Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.4 Nulidad e invalidez de patentes

Además de tener jurisdicción para revisar las decisiones de la Oficina de Patentes en materia de nulidad en relación con las solicitudes de patente (véase la sección 2.2.2.4), con frecuencia se solicita al Tribunal Federal que resuelva sobre alegaciones de invalidez en el contexto de los procedimientos en que se solicita la revocación de una patente concedida o cuando la invalidez se plantea como defensa en procedimientos por infracción iniciados por el titular de la patente o su licenciatario exclusivo.

Las causas en las que se solicita el reconocimiento de la invalidez de patente se asignan a los jueces del registro de expedientes que forman parte de la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de PI. Este principio de asignación está sujeto a las siguientes cuestiones:

• la disponibilidad de jueces del registro de expedientes en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de PI;
• las consideraciones respecto del equilibrio de la carga de trabajo y compromisos de los jueces; y
• la índole de una materia que demanda un enfoque diferente.

Por lo general, los asuntos complejos en materia de patentes, como los relativos a los productos farmacéuticos u otra materia compleja de carácter eminentemente científico, se asignan a jueces con gran experiencia en el sector. Como se refiere en la sección 2.3.1.1, y también en la sección 2.6, que figura a continuación, el sistema de expediente individual significa que el juez al que se asigna la causa se ocupa de su tramitación y resolución.

Si el procedimiento por infracción ya está en curso cuando se inicia el procedimiento por el que se solicita el reconocimiento de la invalidez de esa misma patente (ya sea mediante una reconvención o de otro modo), lo más probable es que el procedimiento de solicitud de invalidez se añada al expediente del juez que entiende en el procedimiento por infracción y los asuntos se ventilen conjuntamente, como si se tratase de un procedimiento único.

2.4.1 El proceso

Por lo general, los procedimientos de revocación de una patente por invalidez se inician por medio de alegaciones. El demandante incoará el procedimiento mediante la presentación de una solicitud inicial y un escrito de demanda. En la solicitud inicial se establecerá la naturaleza de las pretensiones del procedimiento (p. ej., la declaración de invalidez de determinadas reivindicaciones de una patente). En el escrito de demanda se proporcionará más información sobre la impugnación de la invalidez, incluidos los motivos por los cuales se alega que la patente no es válida. Además, el demandante también debe proporcionar datos que establezcan con más precisión la base sobre la cual se afirma la invalidez.

En respuesta, el titular de la patente demandado presentará una defensa al escrito de demanda donde admitirá, negará o, de lo contrario, proporcionará una explicación en respuesta a las alegaciones incluidas en el escrito de demanda. A continuación, el demandante podrá responder a las alegaciones de la defensa o, en su defecto, oponerse y negar las alegaciones formuladas por la defensa.

Una vez finalizadas y cerradas las alegaciones, normalmente se da inicio a la preparación de pruebas. Este tema se analiza en la sección 2.6.7.

2.4.2 El papel de los peritos: Tribunal Federal de Australia (procedimiento de nulidad)

La prueba pericial en los litigios en materia de patentes que dirime el Tribunal Federal de Australia se realiza casi exclusivamente mediante declaración jurada por escrito y a través de un informe conjunto. Cabe esperar que la prueba pericial cumpla con los requisitos establecidos en la nota de práctica vigente (en el momento en que se redactó el presente capítulo, la Nota de práctica de la prueba pericial, vigente desde el 25 de octubre de 2016), así como las normas pertinentes del tribunal.⁴⁵ Estos requisitos ponen especial énfasis en la importancia de la independencia de los peritos, así como de los asuntos orientados a la admisibilidad y la manera en que se preparará y presentará la prueba pericial en el juicio. La nota de práctica requiere específicamente que cada perito lea el Código de Conducta Armonizado para Peritos⁴⁶ y acepte someterse a él. A diferencia de la Oficina de Patentes, en el Tribunal Federal sí se aplican las normas que rigen la admisibilidad de la prueba.

En las causas en que se presenta una alegación de invalidez en respuesta a una solicitud de medidas cautelares preliminares, la prueba pericial que incide en las cuestiones de interpretación de la memoria o del contenido de documentos del estado de la técnica suele proporcionarse mediante declaración jurada. El contrainterrogatorio es poco frecuente en las solicitudes interlocutorias de este tipo.

En el caso de que se reciba una prueba de invalidez en el juicio, cabe mencionar las siguientes cuestiones procesales:

• En primer lugar, la nota de práctica requiere que los litigantes que pretenden basarse en la prueba pericial tengan en cuenta una serie de cuestiones e informen al tribunal al respecto lo antes posible; esas cuestiones incluyen la cantidad de peritos propuestos y su identidad, así como los temas que se espera que aborde cada uno de ellos.
• En segundo lugar, si bien la nota de práctica y las normas del tribunal disponen la contratación de peritos comunes o conjuntos y de peritos nombrados por el tribunal, hasta la fecha se ha recurrido a estos peritos con muy poca frecuencia.
• En tercer lugar, con frecuencia, el tribunal requerirá que los peritos con la misma especialidad o con especialidades superpuestas (o los peritos que aporten pruebas sobre asuntos particulares) participen en una consulta o cónclave de peritos y en la elaboración de un informe conjunto antes del juicio. Si bien los abogados de las partes normalmente estarán involucrados en la formulación de la lista de cuestiones para la consulta o el cónclave, lo normal es que el cónclave se celebre y que el informe se redacte sin la intervención de las partes ni de sus abogados. En algunos casos, esto dará lugar a una serie de informes conjuntos elaborados por diferentes pares o grupos de peritos. En otros casos (sobre todo cuando los campos de especialización se superponen), puede haber un informe más amplio con aportes de una mayor cantidad de peritos. Es frecuente ver informes conjuntos con cuatro o cinco participantes (o más) que contribuyan.
• En cuarto lugar, particularmente en los casos en que se utiliza el proceso de informe conjunto, el tribunal suele disponer que los peritos presenten una parte o la totalidad de sus pruebas simultáneamente en el juicio, en lugar de recurrir a los procesos tradicionales de citación e interrogatorio de peritos en serie. Este proceso, conocido de manera informal como declaración concurrente de peritos, puede adoptar diversas formas, pero normalmente se estructurará en función de los temas o cuestiones que se traten en el informe conjunto. Para cada tema o cuestión, puede que haya una oportunidad para que los peritos aporten “exposiciones iniciales” o respondan a las preguntas del presidente del tribunal. Como norma habitual, el representante legal de una parte iniciará el interrogatorio mediante la formulación de una pregunta de un perito convocado por la parte opuesta. Cada perito tendrá la oportunidad de comentar cualquier respuesta brindada por otros peritos oralmente o por escrito. Una vez que los representantes legales de las partes han agotado sus preguntas para la sesión concurrente sobre un tema, puede presentarse la oportunidad para el interrogatorio individual “tradicional” de los peritos sobre cuestiones que surgen de sus pruebas orales o escritas.⁴⁷

En general, la prueba pericial relacionada con la invalidez hará referencia a las mismas cuestiones analizadas en la sección 2.2.2.3 en relación con los procedimientos de la Oficina de Patentes (en particular, la prueba que permite al tribunal comprender la memoria descriptiva de la patente, el estado de la técnica y el estado de los conocimientos, incluidos los conocimientos generales comunes, en el ámbito pertinente, en la fecha de prioridad). En los casos relativos a patentes más antiguas, puede haber pruebas periciales que permitan establecer que el experto habría verificado un documento concreto y lo habría considerado pertinente para la resolución de un problema técnico determinado.