Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.8 Otros procesos en materia de patentes

2.8.1 Acciones para obtener declaraciones de ausencia de infracción

Toda persona que haya realizado, esté realizando o tenga la intención de realizar un acto podrá solicitar al tribunal una declaración de que la realización del acto no infringe o no infringiría una patente.¹³⁵ Se puede presentar una solicitud independientemente de que el titular de la patente haya hecho alguna afirmación en el sentido de que la realización del acto infringe o infringiría la reivindicación de patente.¹³⁶

El tribunal no debe hacer una declaración de no infracción a menos que

1. a) el solicitante de la declaración:

   1. i) haya solicitado por escrito al titular de la patente el reconocimiento, también por escrito, de que la realización del acto no ha infringido o no infringiría la patente, y
   2. ii) haya proporcionado al titular de la patente detalles completos por escrito del acto que ha realizado tiene previsto realizar, y
   3. iii) se haya comprometido a pagar una suma razonable para compensar al titular de la patente por los gastos en que haya incurrido para obtener asesoramiento sobre si el acto ha infringido o infringiría la reivindicación; y,
2. b) el titular de la patente se haya negado al reconocimiento.¹³⁷

Cuando se haya obtenido una declaración y al titular de la patente se le imponga posteriormente una acción de cesación que le impida realizar el acto, o la declaración sea revocada, el titular de la declaración de no infracción no estará obligado a rendir cuentas al titular de la patente por los beneficios obtenidos, ni a pagar daños y perjuicios por las pérdidas sufridas como resultado de realizar el acto como se especifica en la declaración antes de la fecha en que se concedió la medida cautelar o se revocó la declaración.¹³⁸ Lo mismo se aplica si el titular de la patente admite la ausencia de infracción.¹³⁹

2.8.2 Acciones para detener las amenazas de emprender procedimientos por infracción

El artículo 128 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) permite a una persona perjudicada por amenazas injustificadas de infracción de patentes solicitar a un tribunal un mandamiento judicial para detener esas amenazas, una reparación declaratoria y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultado de las amenazas. Por persona “perjudicada” se entiende toda persona afectada negativamente por las amenazas. Este puede ser el destinatario directo de la amenaza (p. ej., un competidor del titular de la patente que recibe un escrito de requerimiento), pero también puede incluir a otros que pueden verse indirectamente afectados por dicha amenaza, incluidos los clientes o proveedores de la persona.

Sin embargo, la “amenaza” no está definida en la Ley. Si una comunicación o un acto constituye una amenaza es una cuestión de hecho considerada objetivamente. El tribunal considerará la comunicación relevante y el contexto de acuerdo con el entendimiento de un destinatario ordinario, en la posición del destinatario real, leyendo el escrito o la comunicación que se dice que contiene la amenaza, en el curso normal de la actividad.¹⁴⁰ Sin embargo, la amenaza debe referirse a una patente australiana y a procedimientos sustanciados en Australia. Es importante destacar que la “mera notificación” de la existencia de una patente no constituye una amenaza de infracción a los efectos del artículo 128.¹⁴¹ La carga de la prueba recae sobre la parte que amenaza con emprender un procedimiento por infracción, y para poder emprenderlo debe convencer al tribunal de que los actos en cuestión infringieron (o infringirían) una reivindicación válida.¹⁴² La falta de demostración dará lugar a que las amenazas se consideren injustificadas.

Se puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; sin embargo, debe demostrarse que los daños y perjuicios fueron causados “como resultado de las amenazas”. El tribunal también tiene la facultad discrecional de conceder la indemnización por daños y perjuicios adicionales teniendo en cuenta diversas cuestiones, incluida la flagrancia de las amenazas.¹⁴³ Finalmente, en la práctica, las acciones tipificadas en el artículo 128 suelen dar lugar a reconvenciones por infracción.¹⁴⁴ El destinatario de la amenaza también puede optar por solicitar la revocación de la patente.¹⁴⁵