Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

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12.6.10 Resolución alternativa de litigios

Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y pueden someterse a mediación o a arbitraje sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

En el juicio ordinario, al convocar a las partes a la audiencia previa se ha de informar a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso aquellas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

Al inicio de la audiencia previa, el juez puede invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.

De no alcanzarse el acuerdo, continúa la audiencia y tras depurarse las cuestiones procesales y delimitar los hechos controvertidos, el juez puede exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio.

Al margen de las disposiciones de carácter general, la Ley de Patentes contempla de forma expresa mecanismos de resolución alternativa de los litigios en materia de patentes consistentes en la mediación y arbitraje. También se prevé la conciliación previa en materia de invenciones de empleados.

12.6.10.1 Mediación y arbitraje

Los interesados pueden recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio del derecho de patente, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Quedan fuera del ámbito de la mediación y arbitraje, por no ser materias de libre disposición, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes al título de patente, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

En el caso del arbitraje, el laudo arbitral firme produce efectos de cosa juzgada, y la Oficina Española de Patentes y Marcas debe proceder a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

Igualmente, en el caso de mediación, el acuerdo suscrito por el mediador y las partes, una vez elevado a escritura pública u homologado por el Juez, se constituye como título ejecutivo y se tiene que comunicar a la OEPM para proceder a su ejecución.

12.6.10.2 Conciliación en materia de invenciones laborales

Con carácter previo al inicio de acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas relativas a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, la cuestión litigiosa puede ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la OEPM.

Las controversias sujetas a conciliación previa voluntaria pueden estar referidas a la titularidad de la patente o a la compensación económica que en determinados supuestos puede corresponder al inventor. Así, conforme al artículo 15.2 LP, el empleado tiene derecho a una compensación, aun cuando legalmente la patente corresponda al empresario,94 cuando la aportación personal efectuada por el empleado y la importancia de la invención para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de empleo.

Cuando la patente en principio corresponde legalmente al empleado,95 pero en su obtención han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o se han utilizado medios proporcionados por ella, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de esta mediante el pago de una compensación económica justa.96

Las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación corresponden a estos centros si así lo deciden. Si las asumen, el investigador tiene derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre esas invenciones. En caso de conflicto, si se somete la cuestión a conciliación, se constituye una comisión de conciliación presidida por un experto de la OEPM y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto con la finalidad de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.97