Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.5.2 Análisis de la infracción

8.5.2.1 Comparación de la invención patentada con el procedimiento o el producto ilícito

El producto o el procedimiento del demandado infringen la patente únicamente si están dentro del alcance protegido de la patente. En la práctica, el demandante desglosa la reivindicación controvertida en elementos y los compara con los elementos correspondientes del producto o procedimiento del demandado. Este último presenta su respuesta acerca de si los elementos se han identificado y comparado correctamente, y el tribunal interviene después para garantizar que ambas partes tienen el mismo conocimiento sobre el asunto. A menudo se elabora un cuadro de comparación donde se comparan los elementos uno a uno. Los elementos deben ser los confirmados en el proceso de interpretación de las reivindicaciones.

En el caso de los productos o procedimientos del demandado que estén dentro del alcance de la protección de la invención patentada, todos los elementos indicados en las reivindicaciones y su combinación orgánica deben estar presentes en el procedimiento o producto del demandado. Si falta alguno de los elementos, el producto o procedimiento del demandado no entra dentro del alcance protegido de la invención patentada (norma de la totalidad de los elementos).

8.5.2.2 Infracción literal

La infracción literal es el tipo de infracción más básica. Se establece cuando todos los elementos y la forma en que se combinan orgánicamente (según lo especificado por una interpretación literal de las reivindicaciones) se encuentran en el producto o procedimiento del demandado.

8.5.2.3 Infracción por equivalencia

La infracción por equivalencia se establece cuando los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada.

La infracción por equivalencia tiene requisitos positivos y negativos. En cuanto a los requisitos positivos: i) ambas invenciones deben haber adoptado el mismo principio para resolver el problema (identidad de los principios de solución); ii) a pesar de las sustituciones, el producto o procedimiento del demandado debe tener un efecto sustancialmente idéntico al de la invención patentada (identidad sustancial de los efectos); y iii) la sustitución debe ser obvia en la medida en que cualquier persona con habilidades ordinarias en la técnica la habría concebido fácilmente (facilidad de sustitución). En cuanto a los requisitos negativos: iv) el producto o procedimiento del demandado no debe ser una tecnología de práctica libre que esté en el dominio público; y v) el elemento sustituido en el producto o procedimiento del demandado no debe haber sido excluido intencionadamente del alcance de las reivindicaciones en el proceso de tramitación. El titular de la patente tiene la carga de la prueba con respecto a los requisitos positivos, mientras que el infractor tiene la carga de la prueba con respecto a los negativos.

Para determinar si una invención patentada y el producto o procedimiento del demandado emplean el mismo principio para resolver el problema, la deducción superficial de los rasgos enumerados en las reivindicaciones no es suficiente. En su lugar, se debe identificar la esencia de la idea técnica subyacente a la solución que es exclusiva de la invención patentada, en comparación con el estado de la técnica, en referencia a la descripción pormenorizada de la invención, junto con las tecnologías conocidas en el momento de la presentación, y debe someterse a una revisión sustantiva.⁸⁴

8.5.2.4 Infracción indirecta

Además de la infracción directa, la Ley de Patentes regula algunos actos indirectos como constituyentes de infracción desde el punto de vista de la interpretación. En virtud del artículo 127.1 y 127.2, también se considera infracción la fabricación, la cesión, el arrendamiento, la importación y la oferta de cesión o arrendamiento de un producto utilizado únicamente para fabricar un producto patentado o para poner en práctica un procedimiento patentado con fines comerciales.⁸⁵ El objetivo de esta disposición es considerar los actos que aún no han llegado a la fase de puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada como constituyentes de infracción en algunos casos si es muy probable que dichos actos conduzcan a la puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada. Esta disposición ofrece medidas de reparación eficaces contra las infracciones futuras predecibles.⁸⁶

El titular de la patente tiene la carga de la prueba. Para demostrar una infracción indirecta, el titular de la patente debe demostrar que el supuesto bien se emplea para utilizar la invención patentada (el requisito de uso), que se utiliza exclusivamente para esto (requisito de exclusividad) y que se fabrica con fines comerciales.