Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.12.5 Interacción con la aplicación de la ley por los tribunales de distrito

A menudo los titulares de las patentes solicitan medidas de reparación ante la USITC y los tribunales de distrito de forma simultánea. El artículo 337 establece que, si una parte que sea demandada ante la USITC y demandante ante el tribunal de distrito lo solicita, se concederá una suspensión automática del procedimiento del tribunal de distrito respecto de las reivindicaciones que afecten a las mismas cuestiones. No obstante, aunque esto implica que la USITC normalmente resolverá la tramitación de la demanda relativa a la patente antes de que el tribunal de distrito proceda, la resolución de la USITC no es vinculante para el tribunal de distrito en las causas relativas a las patentes.³⁶⁸ No obstante, puede ser informativa, y a menudo lo es. Además, el litigio ante la USITC puede conducir a la resolución del proceso paralelo ante el tribunal de distrito. Por el contrario, las resoluciones anteriores de los tribunales de distrito pueden afectar a las investigaciones de la USITC, si se cumplen los requisitos del efecto excluyente de la cosa juzgada.

10.12.5.1 Suspensiones

En virtud del título 28 del USC, artículo 1659.a), las partes de un proceso civil que también son demandadas en un procedimiento paralelo ante la USITC pueden solicitar la suspensión del proceso ante el tribunal de distrito como cuestión de Derecho:

por petición de una parte del proceso civil que también sea demandada en el procedimiento ante la [USITC], el tribunal de distrito suspenderá, hasta que la resolución de la [USITC] sea definitiva, los procedimientos del proceso civil respecto de las reivindicaciones que impliquen las mismas cuestiones tratadas en el procedimiento ante la [USITC], pero solo si esta solicitud se realiza en un plazo de:

1. 1) 30 días después de que la parte sea nombrada como demandada en el procedimiento ante la [USITC], o
2. 2) 30 días después de que se registre la acción del tribunal de distrito,

lo que se produzca antes.

La suspensión seguirá vigente hasta que la USITC adopte una resolución definitiva. Después de que se disuelva la suspensión, el título 28 del USC, artículo 1659.b), permite a las partes utilizar el expediente de la investigación de la USITC en el procedimiento del tribunal de distrito suspendido. Un tribunal de distrito también debe decidir si suspende sus procedimientos con respecto a las reivindicaciones en cuestión, incluso si únicamente algunas de ellas son objeto de la investigación en virtud del artículo 337.

Por lo tanto, a pesar del mandato legal del título 28 del USC, artículo 1659.a), todavía se puede exigir a un demandado que presente argumentos de peso para demostrar la dificultad o injusticia antes de que se decrete la suspensión. No obstante, cuando la patente presentada ante el tribunal de distrito es una continuación de una patente presentada ante la USITC, el tribunal puede optar por una suspensión para reducir las cuestiones complejas y evitar la duplicación de la revelación probatoria.

10.12.5.2 Efectos de las sentencias anteriores de los tribunales de distrito y de la resolución anterior de la USITC

Después de la disolución de una suspensión, el tribunal de distrito debe decidir qué deferencia conceder a una resolución de la USITC. De igual forma, el ALJ y la USITC deben determinar qué grado de deferencia debería concederse a una sentencia anterior de un tribunal de distrito.

10.12.5.2.1 Efecto excluyente de la cosa juzgada en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

El Circuito Federal ha declarado que, cuando una acción “que da inicio a la investigación en virtud del [artículo 337] estaría precluida por una sentencia anterior si se hiciera valer en una segunda demanda por infracción, esa acción por infracción también puede ser objeto de preclusión en un procedimiento en virtud del artículo 1337”.³⁶⁹ Por lo tanto, las decisiones anteriores de los tribunales de distrito de los Estados Unidos de América tienen un efecto excluyente en las investigaciones posteriores en virtud del artículo 337. Dicho esto, puede que no exista preclusión cuando el producto específico objeto de la investigación es muy diferente del producto objeto del litigio ante el tribunal de distrito anterior.³⁷⁰

10.12.5.2.2 Preclusión de cuestiones en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

La norma general para la preclusión de cuestiones exige a la parte que solicita la exclusión de un nuevo litigio sobre una cuestión que demuestre que 1) la cuestión cuya preclusión se solicita es idéntica a la cuestión decidida en el proceso anterior, 2) la cuestión se litigó realmente en ese proceso, 3) la parte contra la que se alega el efecto prejudicial de la cosa juzgada tenía una oportunidad amplia y justa de litigar la cuestión en el proceso anterior y 4) la resolución fue fundamental para la sentencia definitiva del proceso anterior.³⁷¹ Los tribunales aplican la norma del efecto prejudicial de cosa juzgada del circuito regional, pues la preclusión de cuestiones es un asunto procesal.³⁷²

La AIA especifica varios procedimientos posteriores a la concesión que tienen efectos de preclusión sobre las patentes presentadas ante la USITC. La decisión definitiva en las revisiones posteriores a la concesión o las IPR prohíbe al demandante plantear cuestiones que haya planteado o podría haber planteado durante los procedimientos posteriores ante la USITC, el tribunal de distrito o la USPTO. No obstante, si las partes llegan a un acuerdo, no se producirá un efecto preclusivo.

10.12.5.2.3 Las resoluciones relativas a patentes de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América no tienen un efecto de cosa juzgada en los tribunales de distrito y no anulan las patentes.

El Circuito Federal ha establecido que las resoluciones de la USITC sobre diferentes cuestiones relativas a las patentes (por ejemplo, la validez y la infracción) no tienen un efecto de preclusión en los litigios posteriores ante los tribunales de distrito.³⁷³ Esta conclusión también abarca las excepciones basadas en patentes. Al autorizar a la USITC para que analice las cuestiones y excepciones relativas a las patentes, el Congreso dejó claro que “las disposiciones de un proceso ante la [USITC] por parte del Tribunal Federal no deben tener un efecto prejudicial o negativo de cosa juzgada en las causas de [infracción] ante estos tribunales de [distrito]”.³⁷⁴ Como consecuencia, “el Congreso no pretendía que las decisiones de la [US]ITC sobre las cuestiones relativas a las patentes tuvieran un efecto de preclusión”.³⁷⁵ No obstante, en la práctica, las resoluciones de la USITC suelen tener un peso persuasivo, si no vinculante. Si los tribunales de distrito llegan a conclusiones diferentes a las de la USITC sobre los mismos hechos, generalmente será necesario explicar el origen de esa diferencia. Esta puede ser la razón por la que el nuevo litigio sobre las cuestiones ante el tribunal de distrito después de una resolución completa en la USITC es poco habitual, si bien es perfectamente legal.