12.6.2 Pre-acción / Pre-juicio
Con carácter previo a la interposición de una demanda de infracción, el titular de la patente y demás legitimados para ejercitar las acciones derivadas de la patente pueden solicitar al Juez de lo Mercantil competente en la materia que, con carácter urgente, acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir una infracción del derecho exclusivo otorgado por la patente.
Con esta petición de diligencias de comprobación de hechos reguladas en los artículos 123 y siguientes de la Ley de Patentes, se pretende facilitar al legitimado que tiene indicios de la infracción de la patente la constatación de la efectiva infracción de su derecho de exclusiva.
Se trata de evitar el desarrollo de un largo y costoso proceso sobre una eventual infracción de una patente cuando el futuro demandante no puede constatarla de otro modo.
Dado que estas diligencias se desarrollan con carácter previo a la eventual demanda su concesión se subordina a requisitos que tratan de proteger al supuesto infractor de peticiones infundadas.
De este modo, el juez, antes de resolver sobre la petición formulada, puede requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.
Además, solo puede acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de esta sin recurrir a las diligencias solicitadas.
El juez, de acceder a las diligencias, debe fijar la caución que tiene que prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
Con la finalidad de que no se eliminen los vestigios de la infracción, las diligencias se practican sin previa notificación a quien deba soportarla.
En la práctica de las diligencias, tampoco interviene la parte solicitante con la finalidad de proteger los secretos empresariales o información confidencial de la persona contra la que se dirigen las diligencias y evitar la posible comisión de ulteriores actos de competencia desleal por el peticionario.
Las diligencias se practican por el juez con la intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado. El juez, oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente.
Si el juez considera que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia y ordenará la formación de una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y se notificará al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
Por el contrario, si considera presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, el juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se estaría llevando presumiblemente a cabo la infracción alegada.
De las diligencias de comprobación realizadas se facilita copia o certificación al peticionario, que solo puede utilizarla para promover la demanda, para lo que dispone el breve plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias. En caso de que no presente la demanda en plazo ejercitando la acción judicial, las diligencias quedan sin efecto y la información no puede ser utilizada en ninguna otra acción judicial.
Si las diligencias son rechazadas o no se presenta la demanda en plazo, la parte afectada puede solicitar la oportuna compensación de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, con cargo a la fianza, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos en que a ello hubiere lugar.