10.5.3 Excepciones
El artículo 282 de la Ley de Patentes prevé las siguientes excepciones: 1) ausencia de infracción, ausencia de responsabilidad civil por una infracción o inaplicabilidad; 2) nulidad de la patente; y 3) cualquier otro hecho o acto usado como excepción.
10.5.3.1 Nulidad de las patentes
Según el artículo 282.a) de la Ley de Patentes, “se presumirá la validez” de las patentes. Por lo tanto, el titular de una patente no tiene que demostrar su validez en una acción por infracción, sino que es el impugnante quien debe demostrar su nulidad aportando “pruebas claras y convincentes”.118
10.5.3.2 Otras excepciones
Un presunto infractor puede defenderse basándose en el hecho de que el titular de la patente lo ha autorizado a usar la tecnología, por ejemplo, por medio de una licencia.
Con arreglo a la doctrina de la primera venta (en ocasiones denominada “principio de agotamiento”), un tipo de licencia implícita por aplicación de la ley, la primera venta no restringida de un producto patentado agota el control del titular de la patente sobre dicho producto, que puede revenderse y repararse sin que el titular de la patente pueda hacer valer sus derechos.119 No es fácil distinguir la línea que separa una reparación permitida de una reconstrucción inaceptable, lo que da lugar a resoluciones sumamente imprecisas y válidas únicamente en un contexto determinado.120 Estos problemas surgen con frecuencia en el contexto de las demandas por infracción indirecta en las que el presunto infractor suministra piezas de recambio especializadas.
Los tribunales reconocen desde hace tiempo una excepción de uso experimental basada en el common law. Sin embargo, el Circuito Federal ha interpretado esta doctrina de una forma bastante restrictiva y la limita a usos “para el divertimento, para satisfacer una mera curiosidad o para indagaciones estrictamente filosóficas”.121 Además de la doctrina de uso experimental basada en el common law, el artículo 271.e) crea una excepción para usos experimentales limitados para suministrar información con fines de regulación.
El artículo 273 de la Ley de Patentes reconoce el derecho de uso previo a un demandado que haya utilizado comercialmente la invención en los Estados Unidos de América al menos un año antes de 1) la fecha de presentación efectiva o 2) la fecha en que se hizo pública por primera vez la invención reivindicada, lo que sucediera primero. La excepción basada en el uso previo debe sustentarse con pruebas claras y convincentes.
Incluso cuando un demandado no pueda demostrar que no se ha infringido la patente o que esta es nula, puede evitar que se le atribuya responsabilidad civil si se demuestra que el titular de la patente se comportó de una manera injusta o hizo un uso indebido de la patente, o se prueba que es aplicable otra excepción basada en la equidad (doctrina de los actos propios o prescripción del enjuiciamiento). Una conducta injusta puede “desprenderse de la tergiversación de un hecho fundamental, la no divulgación de información importante o la presentación de información importante falsa, con el objetivo de inducir a engaño o error a la [US]PTO”.122 Si se concluye que existió una conducta injusta en relación con una o varias reivindicaciones, la patente en su conjunto será inaplicable.123
De conformidad con la regla 9.b) del FRCP, las reivindicaciones por conducta injusta deben argumentarse con un alto grado de detalle y “deben señalar específicamente quién, qué, cuándo, dónde y cómo se cometió la tergiversación u omisión ante la [US]PTO”.124 El infractor acusado debe demostrar la importancia y la intencionalidad con pruebas claras y convincentes.125 Una vez establecidas estas cuestiones mínimas, el tribunal “debe sopesarlas para determinar si la equidad lleva a concluir que se produjo una conducta injusta”.126 “La intencionalidad y la importancia constituyen requisitos independientes. Un tribunal de distrito no debe utilizar una ‘escala variable’ con la que una demostración endeble de la intencionalidad se considere suficiente porque la importancia se ha demostrado sobradamente, y viceversa”.127
La excepción afirmativa del uso indebido de patentes existe para evitar los efectos perjudiciales para el mercado de que el titular de una patente amplíe el derecho de exclusión de esta.128 El principio subyacente del uso indebido es que un presunto infractor debe demostrar con pruebas claras y convincentes que el titular de una patente ha “ampliado de forma inaceptable el alcance físico o temporal de la concesión de la patente” y ha causado “efectos nocivos para la competencia”.129 No obstante, nunca se considerará que hay un uso indebido de la patente cuando la conducta del titular se circunscriba al derecho de exclusión de la patente.130 En respuesta a la preocupación de que esta doctrina jurisprudencial era imprecisa, impredecible y demasiado general, el Congreso excluyó varias conductas concretas de la doctrina mediante la adición del artículo 271.d. Por ejemplo, la aplicación de una patente o la denegación de una licencia no pueden considerarse uso indebido de una patente.131
La exclusión basada en la doctrina de los actos propios se aplica cuando el titular de una patente engaña a un presunto infractor para que crea que no lo demandará si utiliza la tecnología patentada. La exclusión puede evitar todas las medidas de reparación en una reivindicación de infracción.132 La prescripción del enjuiciamiento hace inaplicable una patente cuando el titular tardó en tramitarla sin motivos justificados y dicho retraso tuvo efectos perjudiciales para el infractor acusado u otras personas.133
Véase Microsoft Corp. c. i4i Ltd P’ship, 564 U.S. 91, 108 a 113 (2011).
Véase Aro, 377 U.S. en 484 (que indica que “es fundamental que la comercialización de un artículo patentado por parte del titular de la patente […] lleve asociada una ‘licencia de uso implícita’”).
Véase, por ejemplo, Hewlett-Packard Co. c. Repeat-O-Type Stencil Mfg Co., 123 F.3d 1445 (Fed. Cir. 1997).
Véase Madey c. Duke Univ., 307 F.3d 1351, 1361 y 1362 (Fed. Cir. 2002).
Purdue Pharma L.P. c. Endo Pharm. Inc., 410 F.3d 690, 695 (Fed. Cir. 2005).
Kingsdown Med. Consultants, Ltd c. Hollister, Inc., 863 F.2d 867, 877 (Fed. Cir. 1988) (en sesión plenaria en la parte pertinente).
Exergen Corp. c. Wal-Mart Stores, Inc., 575 F.3d 1312, 1327 (Fed. Cir. 2009).
Véase Purdue Pharma L.P., 410 F.3d en 695.
Véase Purdue Pharma L.P., 410 F.3d en 696.
Therasense, Inc. c. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290 (Fed. Cir. 2011) (en sesión plenaria) (cita interna omitida).
Véase Motion Picture Patents Co. c. Universal Film Mfg Co., 243 U.S. 502 (1917).
Véase Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997).
Véase Monsanto Co. v. McFarling, 363 F.3d 1336, 1341 (Fed. Cir. 2004).
Véase A.C. Aukerman Co. c. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1041 (Fed. Cir. 1992) (en sesión plenaria).
Véase Cancer Research Tech. Ltd c. Barr Labs., Inc., 625 F.3d 724, 729 (Fed. Cir. 2010) (donde se afirma que, “para determinar los perjuicios[,] el infractor acusado debe aportar pruebas de los derechos de intervención, es decir, que el infractor acusado o terceras partes invirtieron o trabajaron en la tecnología reivindicada, o bien la utilizaron, durante el tiempo que se retrasó su tramitación”).