Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.12.1 Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

La USITC ofrece una instancia para que las industrias nacionales soliciten exclusiones para productos que infringen los derechos de propiedad intelectual estadounidenses.³⁰⁰ Actualmente, la USITC gestiona anualmente más resoluciones de patentes completas que cualquier tribunal de distrito. En la figura 10.8, se muestra el número de investigaciones nuevas, finalizadas y activas en virtud del artículo 337 de la USITC desde 2006 hasta 2022.³⁰¹ Desde 2010, la USITC ha llevado a cabo, en general, más de 100 investigaciones activas al año y ha realizado aproximadamente 60 investigaciones en materia de patentes al año.³⁰²

En virtud del artículo 337 de la USITC, los jueces de Derecho administrativo (ALJ, por el término en inglés) se centran de manera prácticamente exclusiva en las investigaciones sobre patentes, lo que convierte a este organismo en la única instancia especializada en la resolución judicial en materia de patentes del país. Los ALJ llevan a cabo una audiencia probatoria similar a un juicio sin jurado. Las resoluciones de los ALJ se someten a una revisión por parte de seis comisarios de la USITC y las decisiones de esta última en las que se aprecien incumplimientos del artículo 337 se someten a la revisión de la presidencia.

La aplicación del Derecho de patentes por los tribunales de distrito federales y las investigaciones en materia de patentes en virtud del artículo 337 están estrechamente relacionadas, pues aproximadamente dos tercios de las causas relativas a patentes de la USITC cuentan con una contraparte en los tribunales de distrito. Más del 90 % de las investigaciones en materia de propiedad intelectual de la USITC iniciadas desde mediados de los años 90 contienen alegaciones de infracción de patentes.

10.12.1.1 Potestad en virtud del artículo 337

La potestad de la USITC para prohibir la importación de productos ilícitos se remonta al artículo 337 de la Ley sobre Aranceles de 1930 (compilado en el título 19 del USC, artículo 1337). En la Ley de Comercio de 1974 se constituyó la USITC como organismo independiente y se le otorgó la potestad de proteger a las industrias nacionales frente a las prácticas desleales. Se le concedió a la USITC la potestad de emitir órdenes de exclusión, de cese y desistimiento y sanciones civiles en el marco de las disposiciones formales de enjuiciamiento previstas en la APA. La ley exigía a la USITC que concluyera sus investigaciones “lo antes posible, pero a más tardar un año (18 meses en los casos más complicados)” después del inicio de la investigación y modernizaba el organismo para que estuviera en consonancia con las disposiciones formales de la APA en materia de enjuiciamiento. Estos cambios brindaron un entorno más acogedor para los titulares de patentes y orientaron la era moderna de las investigaciones de la USITC sobre importaciones desleales.

El Congreso modificó el artículo 337 en 1988 para facilitar el uso de las investigaciones de la USITC con el fin de luchar contra las prácticas comerciales desleales.³⁰³ Entre otros cambios, la Ley de 1988 eliminó el requisito en materia de daños de los derechos de propiedad intelectual previstos en la ley, por lo que se redujo el umbral para iniciar investigaciones de la USITC. Además, la Ley de 1988 eliminó el requisito de la ley anterior según el cual las industrias nacionales debían estar “explotadas de manera eficiente y económica” y amplió el alcance de lo que constituye la industria nacional. La Ley 1988 dispuso que los demandantes podrían satisfacer los requisitos de la industria nacional si demostraban que existen industrias nacionales en los Estados Unidos de América o que “[están] en proceso de crearse”.³⁰⁴. La ley también añadió la inversión en la explotación de los derechos de propiedad intelectual, en particular a través de la “ingeniería, la investigación y el desarrollo o la concesión de licencias”, como posible base para demostrar la existencia de una industria nacional.³⁰⁵ Asimismo, la Ley de 1988 agilizó las vías de ejecución al exigir a la USITC que emitiera órdenes de exclusión temporales en un plazo de 90 días (o 150 días en casos más complejos) después de la publicación de la notificación de investigación por parte de la USITC en el Registro Federal. Según la práctica anterior, los ALJ disponían de cuatro meses para elaborar la resolución inicial (ID, por el término en inglés) de las peticiones de reparación temporal, sin ningún requisito legal relativo al momento en el que la USITC debe pronunciarse sobre la ID.

El Congreso aprobó una ley en 1994 para armonizar el artículo 337 de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio añadido durante la Ronda Uruguay.³⁰⁶ Los cambios principales fueron 1) sustituir una directiva para llevar a cabo las investigaciones de la USITC “lo antes posible” por el límite establecido de 12 a 18 meses para finalizar las investigaciones; 2) permitir a los demandados presentar reconvenciones sujetas al requisito de que estas se trasladen inmediatamente a un tribunal de distrito de los Estados Unidos de América con competencia para conocer de ellas; 3) exigir a los tribunales de distrito que suspendan sus procedimientos si lo solicita una parte que también sea demandada en un procedimiento según el artículo 337 con respecto a una reivindicación que afecte a las mismas cuestiones; y 4) limitar la emisión de órdenes de exclusión general a situaciones en las que esta exclusión general de ingreso sea necesaria para evitar la elusión de la orden o en casos en los que exista un patrón de infracción y en los que resulte complicado conocer la fuente de los productos ilícitos.

10.12.1.2 Requisitos sustantivos en virtud del artículo 337

Las investigaciones sobre patentes de la USITC se basan en el artículo 337.a)1)B) de la Ley sobre Aranceles, que prohíbe:

[l]a importación en los Estados Unidos de América, la venta para importación o la venta dentro de este país por parte del titular, el importador o el consignatario de artículos que

1. i) infrinjan una patente válida y ejecutable de los Estados Unidos de América […]; o
2. ii) estén fabricados, producidos, procesados o extraídos mediante un procedimiento amparado por las reivindicaciones de una patente estadounidense válida y ejecutable.

Un demandante debe establecer tres elementos: 1) importación, 2) industria nacional e 3) infracción de una patente estadounidense válida (u otra propiedad intelectual).

10.12.1.2.1 Importación

La USITC interpreta que el requisito de importación engloba, en general, todas las transacciones comerciales que impliquen artículos importados en los Estados Unidos de América. El término “artículo” suele hacer referencia a los supuestos productos ilícitos e importados que se introducen en los Estados Unidos de América a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de este país. El artículo 337 también se aplica a los archivos de datos y software que se introducen en el país a través de medios físicos, a menos que la importación de estos artículos se produzca en un formato de lectura mecánica por medios electrónicos.³⁰⁷ La USITC ha declarado que el “demandante solo debe demostrar la importación de un único producto objeto de acusación para satisfacer el elemento de importación”.³⁰⁸ El objetivo por el que un demandado importa un artículo ilícito es irrelevante, excepto si se trata de la explotación por el Estado, en cuyo caso el artículo 337.l) prevé una excepción, a condición de que el Estado compense a los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados por el valor “razonable y total” de los artículos ilícitos en un procedimiento ante el Tribunal de Demandas Federales de los Estados Unidos de América. Como consecuencia, la USITC tiene competencia sobre los fabricantes extranjeros, sobre las empresas nacionales que fabrican sus productos en el extranjero y los importan en los Estados Unidos de América y sobre las empresas nacionales que exportan productos que más adelante se vuelven a importar.

En la mayoría de las investigaciones de la USITC, las partes estipulan la importación o la USITC toma una decisión sobre la cuestión por vía sumaria. Por lo tanto, la importación no suele presentar una cuestión controvertida en la audiencia. Normalmente, basta con que el demandante proporcione fotografías de los productos ilícitos que están en venta en los Estados Unidos de América o que incluya las órdenes de compra que indican la importación previa.

10.12.1.2.2 Industria nacional

Los demandantes que alegan un incumplimiento de las disposiciones en cuanto a artículos ilícitos deben demostrar que “existe o está en proceso de crearse” una industria nacional.³⁰⁹ A efectos de este requisito, existe o está en proceso de crearse una industria nacional si:

existe en los Estados Unidos de América, con respecto a los artículos protegidos por la patente [u otro derecho de propiedad intelectual]

1. A) una inversión considerable en plantas y equipos;
2. B) un empleo considerable de mano de obra o capital; o
3. C) una inversión importante en su explotación, ingeniería, investigación y desarrollo o concesión de licencias.³¹⁰

Históricamente, el requisito relativo a la industria nacional ha sido relativamente fácil de cumplir. No obstante, sí plantea dificultades cuando el demandante no participa de manera significativa en la producción nacional sobre la base de las patentes en cuestión. Las modificaciones de 1988 al artículo 337 aclararon que la inversión importante en la explotación del derecho de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América, en particular la ingeniería, la investigación y el desarrollo, o la concesión de licencias, cumple con el requisito relativo al sector de industria nacional.

El requisito de industria nacional tiene dos elementos: el económico y el técnico. “El demandante de una investigación sobre patentes en virtud del artículo 337 debe demostrar que existe o se está creando una industria nacional (elemento económico) y que el sector practica al menos una reivindicación de la patente en cuestión (elemento técnico)”.³¹¹ Dado que el lenguaje del elemento técnico hace referencia a los artículos protegidos por “la patente” (no solo a las reivindicaciones que determinan su infracción), el elemento técnico se cumple si el artículo del demandante pone en práctica una de las reivindicaciones de la patente.³¹² La reivindicación de la patente de la que es titular el demandante que se emplea para cumplir con el elemento técnico no tiene que ser la misma reivindicación de patente que la supuestamente infringida por el demandado.³¹³

10.12.1.2.3 Infracción de una patente estadounidense

El tercer elemento necesario para demostrar un incumplimiento del artículo 337 es la infracción de una patente estadounidense válida. Esta disposición se basa en el Derecho de patentes federal sustantivo interpretado por los tribunales federales. Sin embargo, las investigaciones relativas a las patentes en virtud del artículo 337 no permiten excepciones basadas en el título 35 del USC, artículo 271.g, ni la concesión de una indemnización.

10.12.1.3 Excepciones al título 35 del USC, artículo 271.g

El artículo 271.g) amplía la responsabilidad por infracción de una patente a las personas que, sin autorización, “importen a los Estados Unidos de América, vendan u ofrezcan para su venta o uso en este país un producto fabricado mediante un proceso patentado en los Estados Unidos de América”. No obstante, el Congreso excluye, “a efectos de este título”, los productos fabricados mediante un proceso patentado y que “se modifican sustancialmente por procedimientos posteriores” o “se convierten en un componente trivial y no esencial de otro producto”.³¹⁴ Dado que las investigaciones en virtud del artículo 337 se rigen por el título 19 (y no el 35) del Código de los Estados Unidos de América, el Circuito Federal mantiene que, aunque el artículo 337.c) de la Ley sobre Aranceles establece que “[t]odas las excepciones jurídicas y equitativas se pueden presentar en todos los casos”, los puertos seguros establecidos en el título 35 del USC, artículo 271.g, no pueden hacerse valer en el artículo 337 porque el Congreso limitó estas excepciones a “los efectos de este título”.³¹⁵

10.12.1.4 Vías de reparación

En el artículo 337 no se concede al titular de una patente la potestad de solicitar indemnizaciones pecuniarias. En su lugar, el único tipo de reparación disponible en la USITC son las medidas cautelares derivadas de la competencia de este organismo respecto de los artículos infractores, ya que no son aplicables los factores de la causa eBay.