Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.1 Descripción general del sistema de patentes

3.1.1 Evolución del sistema de patentes

Hubo un tiempo en el que los inventores preferían mantener sus invenciones en secreto, puesto que no existía un mecanismo que garantizara la exclusividad durante un período determinado. Ello permitía al inventor beneficiarse de sus resultados, porque era normal que nadie conociera sus invenciones y hallazgos. La idea básica de conceder a los inventores la exclusividad temporal para comercializar sus invenciones es antigua, aunque el hito más recordado es la institucionalización y la internacionalización de las leyes de propiedad intelectual, en particular, las de patentes, que se establecen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de París).¹

Sin embargo, la idea de conceder a los inventores exclusividad temporal tiene su origen en la Inglaterra del siglo XV, en concreto en el año 1449, y estaba relacionada con la fabricación de vidrieras, especialmente las utilizadas en las iglesias católicas de la Edad Media. En ese momento, el rey Enrique VI concedió a un inmigrante flamenco, Juan de Utynam, la exclusividad durante 20 años para fabricar un tipo de vidriera de colores que había inventado, que todavía se puede ver en la capilla del Eton College en Inglaterra. En ese momento, el inventor tenía el deber de enseñar el proceso de fabricación a los fabricantes de vidrieras ingleses. Es interesante destacar que la presión para conceder a los inventores algún tipo de exclusividad comenzó en las “sociedades” de la Edad Media. También en el siglo XV, los famosos sopladores de vidrio venecianos, por ejemplo, crearon un sistema similar para proteger su conocimiento.

El tema de la propiedad intelectual se ha analizado internacionalmente durante muchos decenios y ha generado controversias políticas debido a cuestiones sin resolver, como la definición de la materia patentable y los límites de la protección, la conciliación de los intereses de las empresas innovadoras y los titulares de derechos de propiedad intelectual con los de la sociedad e incluso el equilibrio entre los países desarrollados (que dominan el conocimiento y hacen uso de mecanismos de protección) y los países que deben promover el desarrollo para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de su población.

Patentar un producto o proceso parece ser uno de los recursos más utilizados en el país para evitar copias y para garantizar la exclusividad de la explotación comercial. De hecho, la patente es un mecanismo de protección muy utilizado por la industria farmacéutica. La premisa básica en esta industria es lograr un rendimiento razonable de la inversión realizada en investigación y desarrollo. Las patentes garantizan la exclusividad y ayudan a la empresa a cobrar precios que le permitan cubrir los costos de la investigación y financiar otras actividades de innovación.

El monopolio que proporciona una patente es esencial para hacer que sea difícil para los competidores copiar invenciones libremente durante el período establecido por la ley. Esto desalienta a otras empresas a ingresar en el sector tecnológico o ámbito de interés. El hecho de ser titular de patentes puede influir en la percepción de los inversores, especialmente en las empresas que cotizan en bolsa, porque las patentes dan confianza a los inversores y reflejan la financiación de actividades innovadoras.

Tener patentes muestra —no solo a los inversores, sino también a otras instituciones (por ejemplo, los competidores y las universidades)— quiénes son estas empresas y hacia dónde se dirigen en términos de tecnología e innovación. También ayuda a difundir el conocimiento de su competencia tecnológica, lo que puede contribuir a generar otras oportunidades, a saber, licencias, fusiones o adquisiciones, entre otras.

Otro aspecto de interés para las empresas en relación con las patentes farmacéuticas, especialmente entre las empresas más pequeñas, es la posibilidad de obtener recursos mediante la concesión de licencias. A los laboratorios más pequeños les cuesta cubrir los costos de desarrollo y necesitan colaborar con empresas grandes para este proceso. Sin la protección por patente, y dado el tamaño pequeño de sus negocios, estas empresas pueden estar en desventaja en las negociaciones con las grandes empresas. Para los laboratorios más grandes, que suelen tener negocios a escala mundial, la concesión de licencias de tecnología puede ser una estrategia para acceder a determinados mercados. En cualquier caso, la protección por patente es un requisito fundamental para garantizar los ingresos por regalías.

El largo período de desarrollo de nuevos productos, que comprende los ensayos clínicos y los procesos regulatorios, y los costos elevados del desarrollo refuerzan la importancia de las patentes, especialmente en el sector farmacéutico. Sin embargo, obtener y mantener las patentes, así como hacerlas valer para protegerse de las infracciones, conlleva unos costos. También pueden plantearse preguntas retóricas sobre si el monopolio temporal garantiza el rendimiento de las inversiones, sobre los riesgos de las actividades de investigación y desarrollo, sobre los gastos ocasionados por el registro general y especial de los medicamentos y sobre la colocación del producto en el mercado.

Este incentivo que ofrece el Estado en forma de patente está concebido para establecer un intercambio con el inventor, que presenta una invención útil para la sociedad (por ejemplo, máquinas, medicamentos, herramientas y procesos industriales), lo que justifica la recompensa del Estado, que consiste en garantizar esa protección temporal y conceder “el derecho de impedir que terceros exploten esta invención sin el consentimiento del inventor”.²

En el Brasil, el sistema de patentes está basado en el artículo 5.XXIX de la Constitución, en el que se prevé este privilegio temporal y la protección que conceden las patentes, con vistas a promover el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.³ El sistema de patentes está regido, en particular, por la Ley Federal n.º 9279, de 14 de mayo de 1996 (Ley de la Propiedad Industrial, LPI),⁴ promulgada tras la ratificación por el Congreso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁵ e incorporada al sistema jurídico brasileño mediante el Decreto n.º 1355 de 30 de diciembre de 1994.⁶

Aunque la LPI ha innovado sustancialmente en materia de propiedad industrial en la legislación nacional, se ha avanzado poco en la definición de los aspectos procesales. Por ende, una parte considerable de las normas y las reglas aplicables a las demandas judiciales relativas a las patentes derivan de normas procesales generales que la jurisprudencia nacional adaptó a las peculiaridades inherentes a los litigios sobre patentes. Por consiguiente, cabe destacar que el procedimiento civil en las causas de patentes se guía mayoritariamente por las normas procesales generales previstas en la Ley Federal n.º 13 105, de 16 de marzo de 2015 (Código Procesal Civil, CPC)⁷ y por las resoluciones de los tribunales, sin dejar de cumplir con las disposiciones específicas de la propia LPI.

En el Derecho brasileño, la propiedad intelectual abarca el derecho de autor y los derechos conexos y los derechos de propiedad industrial. En general, la LPI regula los derechos de propiedad industrial y, en algunas situaciones específicas, es aplicable una legislación especial que tiene prioridad respecto del Derecho general. Es el caso, por ejemplo, de la Ley n.º 9456, de 25 de abril de 1997,⁸ respecto del material reproductivo o del material de multiplicación vegetativa de toda la planta.

El Estado —en el Brasil, mediante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)— concede patentes a los inventores o a las personas jurídicas titulares de derechos de explotación (es decir, del monopolio de explotación de una invención o de un modelo de utilidad). En el Brasil, las patentes se conceden solamente si se cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

La palabra “patente” proviene del latín, del nominativo singular patens, cuyo genitivo es patentis,⁹ y significa algo que es claro, accesible, expuesto y, para nuestro estudio, evidente para todos.

Una patente, en términos sencillos, es un contrato entre el inventor y la sociedad. En virtud de este contrato, los inventores hacen públicas sus invenciones de manera vinculante para todas las personas (erga omnes) y obtienen a cambio, durante un período fijo, el derecho exclusivo a la explotación comercial de la invención. Este sistema garantiza la transferencia de conocimiento del inventor a otras personas interesadas en la producción y la comercialización de ese producto, porque, una vez vencido el plazo de protección de la patente, cualquiera puede copiar el producto y utilizar la información contenida en la solicitud de patente original.

En virtud de los derechos concedidos por una patente, los titulares tienen el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, produzcan, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto protegido por la patente, lo que comprende los procesos o los productos obtenidos directamente mediante un proceso patentado. Por el contrario, el titular de la patente se compromete a revelar, en detalle, todo el contenido técnico de la materia protegida por la patente.

3.1.2 Tipos de patentes

Existen dos tipos de patentes. Las patentes de invención protegen las creaciones resultantes del ejercicio de la capacidad creativa que representen una solución nueva a un problema técnico existente dentro de un ámbito tecnológico determinado y que puedan fabricarse. Las invenciones pueden hacer referencia a productos industriales (por ejemplo, compuestos, composiciones, objetos, equipos y dispositivos) y a actividades industriales (por ejemplo, procesos y métodos). Una invención es patentable cuando cumple simultáneamente con tres requisitos básicos, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (artículo 8 de la LPI). Las patentes de invención protegen las creaciones de naturaleza técnica que tengan como objetivo un efecto técnico concreto. El plazo de protección de este tipo de patente es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación.

Un objeto de uso práctico (o una parte de este) es patentable como modelo de utilidad si es susceptible de aplicación industrial, si tiene una forma o disposición nuevas y si implica actividad inventiva, todo lo cual tiene como resultado una mejora funcional del uso o la fabricación del objeto (artículo 9 de la LPI). Este objeto debe ser tridimensional (por ejemplo, instrumentos, utensilios y herramientas). El plazo de protección de este tipo de patentes es de 15 años a partir de la fecha de presentación.

Además, el solicitante o titular de una patente de invención puede pedir, previo pago de una tasa específica, un certificado de adición de la invención para proteger una mejora o un desarrollo introducidos en el objeto de la invención, aunque carezca de actividad inventiva, siempre que el objeto esté comprendido en el mismo concepto inventivo (artículo 76 de la LPI). La solicitud de certificado de adición se deniega si la materia no presenta el mismo concepto inventivo (artículo 76.3 de la LPI).

El certificado de adición es un complemento de la patente; tiene la misma fecha de caducidad que esta y está vinculado a ella a todos los efectos jurídicos (artículo 77.4 de la LPI). En los procedimientos de nulidad, el titular puede pedir que la materia contenida en el certificado de adición se examine para comprobar la posibilidad de su subsistencia, sin perjuicio del plazo de la patente (artículo 77.1 de la LPI).

3.1.3 La concesión de una patente

La concesión de una patente es un acto administrativo de declaración (después del cual se reconoce el derecho del titular de la patente) y de atribución (constitución) que requiere que se presente una solicitud de patente y que el Estado la tramite.

3.1.3.1 Dibujos

Los dibujos se deben presentar claramente mediante líneas firmes, uniformes y en tinta indeleble. Deben aportarse tantos dibujos como sea necesario para que se comprenda perfectamente el objeto de la patente, y dichos dibujos deben numerarse de manera consecutiva. Cada parte, pieza o elemento de un dibujo debe contener referencias numéricas que deben describirse en la memoria descriptiva y en las reivindicaciones.

En las solicitudes de patente relativas a modelos de utilidad, es esencial presentar uno o varios dibujos, ya que la lectura de las reivindicaciones siempre está asociada con ellos, teniendo en cuenta que las patentes de modelos de utilidad hacen referencia específicamente a objetos tridimensionales.

3.1.3.2 Memoria descriptiva

Las solicitudes de patente o los certificados de adición deben estar suficientemente especificados, es decir, deben contener todos los detalles necesarios para permitir a una persona experta en la materia reproducir el objeto y deben indicar, cuando corresponda, la mejor forma de ejecución (artículo 24 de la LPI). En la memoria descriptiva también debe indicarse el problema existente en el estado de la técnica y la solución propuesta, así como el sector técnico en el que se prevé utilizar la invención. Además, en la memoria descriptiva debe resaltarse con claridad la novedad, el efecto técnico logrado (en el caso de una invención) y sus ventajas en relación con el estado de la técnica. En la memoria descriptiva de las solicitudes de patente de modelos de utilidad, también deben destacarse las condiciones en las que mejor se utiliza el objeto (o parte de este) como resultado de la forma o el diseño nuevos, para demostrar la mejora funcional que se ha logrado.

Una solicitud debe comenzar con un título, que no puede ser una marca ni un nombre inventado. Este título debe definir de manera concisa, clara y precisa el alcance técnico de la invención y debe ser el mismo para el petitorio, la memoria descriptiva, el resumen y la lista de secuencias, si la hubiere. Una solicitud de patente debe hacer referencia a una única invención, o a un grupo de invenciones interrelacionadas de manera que constituyan un único concepto inventivo, y describir el fin, la aplicación y el sector técnico en el que se utilizará la invención. Además, en ella se debe comparar el objeto de la protección con el estado de la técnica y resaltar sus ventajas y el problema que pretende resolver. A continuación, se deben listar los dibujos, si los hubiera, y estos deben ir numerados de manera consecutiva y acompañados de una descripción de su significado. Posteriormente, en la solicitud se debe describir con detalle la materia objeto de la solicitud de patente de acuerdo con los dibujos, remitiendo a las referencias numéricas de cada parte del dibujo.

Por último, a continuación del título, que debe indicar de manera clara la materia objeto de la solicitud, debe figurar un resumen de dicha materia. La solicitud debe contener entre 50 y 200 palabras y un máximo de 25 líneas de texto. El resumen debe abarcar las características técnicas, la solución al problema descrito y sus usos principales. El principal objetivo de ello es facilitar la búsqueda de los investigadores en los bancos de patentes.

3.1.3.3 Reivindicaciones

La redacción de las reivindicaciones es de suma importancia al preparar una solicitud de patente. El grado de protección que ofrece una patente está determinado por el contenido de estas reivindicaciones según su interpretación basada en la memoria descriptiva y en los dibujos, es decir, las reivindicaciones definen y limitan el grado de protección conferido por la patente (artículo 41 de la LPI). Las reivindicaciones deben estar basadas en la memoria descriptiva, en la que se caracterizan las particularidades de la solicitud y se define de manera clara y precisa la materia objeto de protección, para lo que deben evitarse las expresiones que generen incertidumbre (artículo 25 de la LPI).

Las reivindicaciones se pueden clasificar en:

• Reivindicaciones independientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de los modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, tienen como objetivo la protección de las características técnicas esenciales y específicas de la invención o del modelo de utilidad, en su concepto integral. Las reivindicaciones independientes pueden servir de base a una o varias reivindicaciones dependientes.
• Reivindicaciones dependientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, incluyen características de otras reivindicaciones anteriores y definen detalles de estas características o de características adicionales; además, contienen una indicación de su dependencia de esas reivindicaciones.

En las solicitudes de patente de invención debe figurar una definición, presentada por la expresión “caracterizado por”, de las características técnicas esenciales y particulares que deben protegerse junto con los aspectos explicados en el preámbulo.

Cuando se trate de una solicitud de patente de invención, el cuadro de reivindicaciones puede consistir en más de una reivindicación independiente, ya que, en este caso, las reivindicaciones pueden clasificarse en una o varias categorías (por ejemplo, producto y proceso o proceso y equipo). Sin embargo, deben estar conectadas por el mismo concepto inventivo y organizadas de la manera más práctica posible, y pueden contar con más de una reivindicación independiente de la misma categoría si definen conjuntos distintos de características alternativas y esenciales para la realización de la invención. Es preferible que las reivindicaciones independientes de categorías diferentes en las que una de las categorías está especialmente adaptada a la otra se redacten de manera que se muestre su interconexión, mediante expresiones en la parte inicial de la reivindicación como “equipo para ejecutar el proceso definido en la reivindicación” o “proceso para obtener el producto definido en la reivindicación”.¹⁰

Si se trata de una solicitud de patente de modelo de utilidad, después de la expresión “caracterizado por”, se deben definir todos los elementos que constituyen el modelo, así como sus posiciones e interconexiones en relación con el conjunto. En las solicitudes de este tipo de patentes, el conjunto de disposiciones y formas de las que depende el mejor uso del objeto debe estar completamente caracterizado en una reivindicación principal única e independiente. El modelo de utilidad puede contener elementos complementarios de uso opcional o variaciones de formas caracterizadas en reivindicaciones dependientes, definidas en la reivindicación principal, que no afectan a la unidad del modelo ni a su funcionamiento. Si el modelo de utilidad tiene una estructura plana de acuerdo con la definición de la reivindicación principal, se admite una reivindicación dependiente en la que se describa la forma tridimensional secundaria del objeto que surge de la estructura plana.

3.1.3.4 Novedad

Una invención o modelo de utilidad se considera nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica, es decir, cuando no está completamente descrito por un único documento en el estado de la técnica (artículo 11 de la LPI) existente antes de la fecha de presentación, excepto si el inventor utiliza el período de gracia o reivindica la prioridad de una solicitud anterior. La invención o el modelo de utilidad no se debe haber revelado al público de ninguna manera, verbal o escrita, mediante ninguna forma de comunicación, utilización, presentación en ferias comerciales o venta en ninguna parte del mundo.

Sin embargo, cuando la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad se produzca durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente, no se considera parte del estado de la técnica si esa divulgación la realiza el inventor o una persona autorizada por este, ya sea en exposiciones, conferencias o publicaciones (artículo 12 de la LPI). Cabe destacar que el INPI puede exigir una declaración del inventor respecto de la divulgación, acompañada por pruebas o no, en la que se indique la forma, el lugar y la fecha de la divulgación. Además, el inventor puede indicar esta información cuando presenta la solicitud.

La prioridad “unionista” (aplicable en los países de la Unión de París) establecida en el artículo 4 del Convenio de París garantiza que la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad como resultado de la primera presentación de una solicitud en uno de los países firmantes del Convenio distinto del Brasil no impide la presentación posterior de una solicitud correspondiente en el Brasil durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud (artículo 16 de la LPI). Por lo tanto, cualquier divulgación que se produzca entre la fecha de prioridad reivindicada y la fecha en la que se presentó la solicitud en el Brasil no afecta la novedad ni a la actividad inventiva de la solicitud que se presenta en el Brasil.

Si en la solicitud presentada en el Brasil figura material adicional en relación con la primera solicitud presentada en el extranjero, cuya prioridad se reivindica, la fecha de examen del estado de la técnica es la fecha de presentación en el Brasil. Cabe destacar que el plazo de protección por patente se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud en el Brasil.

Una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad presentada originalmente en el Brasil (sin reivindicación de prioridad y todavía sin publicar) garantiza el derecho de prioridad para una solicitud posterior respecto de la misma materia presentada en el Brasil por el mismo solicitante o sus sucesores en un período de un año (artículo 17 de la LPI). Tras la presentación de la solicitud posterior, se debe presentar el formulario de reivindicación de prioridad, en el que se debe indicar el número y la fecha de la solicitud anterior. Por ende, la solicitud anterior que sirve de base a la reivindicación de prioridad interna no se puede utilizar para invalidar la novedad de la posterior. Además, se considera que la solicitud anterior se ha desestimado definitivamente.

La prioridad solo se admite respecto del objeto divulgado en la solicitud anterior y no se extiende a ningún objeto nuevo añadido (artículo 17.1 de la LPI). Tanto la solicitud anterior como la posterior deben tener un contenido técnico completo (con memoria descriptiva, dibujos y un cuadro para el examen de las reivindicaciones), cada uno con su propia numeración. Cabe destacar que una solicitud de patente que se derive de la división de una solicitud anterior no puede servir de base para la reivindicación de prioridad (artículo 17.3 de la LPI).

La prioridad interna no amplía los plazos de la reivindicación de prioridad unionista. Es decir, si el solicitante desea presentar solicitudes correspondientes en otros países, debe hacerlo en los 12 meses siguientes a la primera solicitud (es decir, la que sirvió de base para la prioridad interna).

3.1.3.5 Actividad inventiva

Una invención presenta actividad inventiva si no deriva del estado de la técnica de manera evidente u obvia para una persona experta en la materia (artículo 13 de la LPI). Es decir, la solución que ofrece una invención conlleva actividad inventiva si no es obvia para una persona experta en la materia, con los recursos disponibles en el estado de la técnica, en el momento de la presentación de la solicitud. Por consiguiente, una invención con actividad inventiva debe representar algo más que el resultado de una mera combinación de características conocidas o de la simple aplicación del conocimiento habitual para un experto en la materia.

Un modelo de utilidad presenta actividad inventiva si, para una persona experta en la materia, el objeto de la protección no deriva, de manera común u ordinaria, del estado de la técnica (artículo 14 de la LPI). En los modelos de utilidad que conllevan actividad inventiva, se aceptan las combinaciones de características obvias o simples en el estado de la técnica y los efectos técnicos previsibles, siempre que el modelo que se desea patentar presente una nueva forma o diseño que dé como resultado una mejora funcional en el uso o la fabricación del objeto al que corresponde el modelo.

En la doctrina jurídica se afirma lo siguiente:

Por regla general, se entiende que existe novedad siempre que la invención o el modelo no esté descrito completamente en un único documento del estado de la técnica. Esto se debe a que, si dos o más documentos del estado de la técnica se deben combinar para dar lugar a la invención, la cuestión se desplaza a la determinación de la actividad inventiva, es decir, se debe determinar si la combinación de esos documentos era obvia para la persona experta en la materia.¹¹

3.1.3.6 Aplicación industrial

Se considera que una invención o modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial si se puede utilizar o producir en cualquier tipo de industria (artículo 15 de la LPI).

3.1.3.7 Invenciones y modelos de utilidad no patentables

Una materia es patentable si no lo prohíbe la ley y si cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 8, 9, 11, 13, 14 y 15 de la LPI y las condiciones establecidas en los artículos 24 y 25 de la LPI.

La legislación del Brasil no prevé el concepto de idoneidad de la materia patentable. En cambio, en ella se aclara qué materia es patentable y se exige que esta sea el resultado de una actividad inventiva.

Según el artículo 18 de la LPI, no son patentables los elementos siguientes:

I. todo lo que sea contrario a la moral, las buenas costumbres y la seguridad, el orden y la salud públicos;

II. las sustancias, los materiales, las mezclas, los elementos o los productos de cualquier tipo, así como la modificación de sus propiedades fisicoquímicas y los procesos respectivos para obtenerlos o modificarlos, cuando sean el resultado de la transformación del núcleo atómico; y

III. los seres vivos o partes de estos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplan con los tres requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 8, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, y que no sean un mero descubrimiento.

En el artículo 18 se definen los “microorganismos transgénicos” como

los organismos distintos de las plantas y los animales o partes de ellos que expresan, a través de la intervención humana directa en su composición genética, una característica que la especie normalmente no puede lograr en condiciones naturales.

En el artículo 10 de la LPI también se indican varias materias que no se consideran invenciones ni modelos de utilidad:

I. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

II. las concepciones puramente abstractas;

III. los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo y de inspección;

IV. las obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética;

V. los programas informáticos;

VI. la presentación de información;

VII. las reglas de juegos;

VIII. las técnicas y los métodos de operación o quirúrgicos, así como los métodos terapéuticos o de diagnóstico, aplicables al cuerpo de seres humanos o animales; y

IX. los seres vivos naturales o partes de ellos y la materia biológica hallada en la naturaleza o incluso aislada de esta, incluido el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y procesos biológicos naturales.

3.1.4 Calidad de inventor y titularidad

Los artículos 6 y 7 de la LPI regulan la titularidad de la patente. El autor de una invención o de un modelo de utilidad tiene derecho a obtener la patente que le garantiza la propiedad, en las condiciones establecidas en la LPI (artículo 6). Si no se cumple esta norma, el inventor puede, alternativamente, solicitar la concesión de la patente por vía judicial (artículo 49 de la LPI).

Conforme a la ley, se presume que los solicitantes de patente tienen derecho a obtenerla, a menos que se demuestre lo contrario (artículo 6.1 de la LPI). Se trata de una presunción legal que puede contradecirse; se puede determinar la nulidad administrativa o judicial (artículos 50.I y 46 de la LPI, respectivamente).

Pueden solicitar una patente el propio autor en su nombre, los herederos o sucesores del autor, el cesionario o la persona titular de la patente conforme a la ley o al contrato de trabajo o de prestación de servicios (artículo 6.2 de la LPI). Se nombrará y calificará como tal al inventor, que puede pedir que no se divulgue su nombre (artículo 6.4 de la LPI).

Cuando dos o más personas hayan elaborado conjuntamente una invención o un modelo de utilidad, todos o cualquiera de ellos pueden solicitar la patente mediante el nombramiento y la calificación de los demás para proteger sus derechos (artículo 6.3 de la LPI). Si dos o más autores han creado la misma invención o el mismo modelo de utilidad de manera independiente, el derecho a obtener la patente se reconoce a quien demuestre que ha presentado la solicitud en primer lugar, independientemente de las fechas de invención o creación (artículo 7 de la LPI). Mediante este artículo se establece en el Brasil el principio del primero en presentar la solicitud.¹² La retirada de una solicitud de patente anterior que no haya producido efectos traslada la prioridad a la solicitud inmediatamente posterior (artículo 29.2 de la LPI).

De conformidad con el artículo 42 de la LPI, una patente otorga a su titular el derecho de impedir que terceros produzcan, utilicen, pongan a la venta, vendan o importen para estos fines, sin el consentimiento del titular:

I. el producto protegido por la patente;

II. un proceso o producto obtenido directamente del proceso patentado.

El titular de la patente también tiene el derecho de impedir que terceros contribuyan a que otras personas realicen alguno de estos actos (artículo 42.1 de la LPI). Si el poseedor o el propietario del producto no puede probar, mediante determinación judicial específica, que dicho producto se obtuvo mediante un proceso de fabricación diferente del protegido por la patente, se considerará que se ha infringido el derecho de patente de procedimiento (artículo 42.2 de la LPI).

Sin embargo, el titular de la patente no puede impedir que un tercero produzca, utilice, ponga a la venta, venda o importe con estos fines productos o procesos, en los siguientes casos:

I. los actos realizados por terceros no autorizados de manera privada y no comercial, siempre que no perjudiquen el interés económico del titular de la patente;

II. los actos realizados por terceros no autorizados con fines experimentales relacionados con estudios o investigaciones de carácter científico o tecnológico;

III. la preparación de medicamentos según una prescripción médica para casos particulares realizada por un profesional cualificado, así como el propio medicamento preparado de ese modo;

IV. un producto fabricado según la patente de proceso o de producto que haya sido colocado en el mercado local por el titular directamente o por un tercero con su consentimiento;

V. cuando se trate de patentes relacionadas con una materia viva, la utilización por terceros del producto patentado, sin fines de lucro, como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos; y

VI. cuando se trate de patentes relacionadas con una materia viva, la utilización, distribución o comercialización por terceros de un producto patentado que el titular de la patente o de la licencia haya introducido legalmente en el mercado, siempre que el producto patentado no se utilice para multiplicar o propagar con fines comerciales la materia viva protegida.

VII. los actos de terceros relacionados con la invención protegida por la patente y encaminados exclusivamente a producir información, datos y resultados de pruebas, con el objetivo de obtener una licencia comercial en el Brasil o en otro país para la explotación y venta del producto protegido por la patente tras el vencimiento de los plazos previstos en el artículo 40 (artículo 43 de la LPI).

El titular de una patente, además de poder impedir la infracción de esta, tiene derecho a obtener una indemnización por la explotación indebida del objeto patentado (artículo 44 de la LPI).

3.1.5 Titularidad de las patentes de invención y los modelos de utilidad en el contexto de las relaciones laborales

Los artículos 88 a 93 de la LPI rigen la titularidad de las patentes de invención y los modelos de utilidad en el contexto de relaciones laborales.

La invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador si surgen de un contrato laboral que se ejecuta en el Brasil y que tiene por objeto una investigación o actividad inventiva, o cuando la invención es el resultado de la naturaleza de los servicios para los cuales se contrató al empleado (artículo 88 de la LPI). A menos que en el contrato se disponga expresamente lo contrario, la contraprestación por el trabajo al que se hace referencia en este artículo está limitada al salario acordado (artículo 88.1 de la LPI). Salvo que se demuestre lo contrario, se considera que la invención o el modelo de utilidad se ha creado durante la vigencia del contrato cuando el empleado haya solicitado la protección en el plazo de un año contado a partir de la finalización de la relación laboral (artículo 88.2 de la LPI).

El empleador (es decir, el titular de la patente) puede conceder al empleado (es decir, el autor de la invención o mejora) una participación en las ganancias económicas procedentes de la explotación de la patente con arreglo a lo negociado con la parte interesada o con lo dispuesto en los estatutos de la empresa (artículo 89 de la LPI). La participación a la que se hace referencia en el presente documento no está comprendida de manera alguna en el salario del empleado. No obstante, pertenecen exclusivamente al empleado las invenciones o modelos de utilidad que haya creado fuera del marco del contrato laboral y sin haber empleado los recursos, medios, datos, materiales, instalaciones o equipos del empleador (artículo 90 de la LPI).

La propiedad de una invención o de un modelo de utilidad se comparte, a partes iguales, cuando sea el resultado de la contribución personal del empleado y de los recursos, los datos, los medios, los materiales, las instalaciones o los equipos del empleador, excepto si el contrato determina expresamente lo contrario (artículo 91 de la LPI). Cuando hayan contribuido a la creación varios empleados, su participación se reparte de manera equitativa entre todos ellos, a menos que se determine lo contrario (artículo 91.1 de la LPI).

Se reconocen al empleador los derechos de explotación exclusivos y se garantiza al empleado una indemnización justa (artículo 91.2 de la LPI). En ausencia de un contrato, el empleador debe iniciar la explotación del objeto patentado en el plazo de un año a partir de la fecha de la concesión de la patente. De lo contrario, la titularidad de la patente se pasa a ser del empleado exclusivamente, excepto cuando la falta de explotación se deba a motivos legítimos (artículo 91.3 de la LPI).

En caso de cesión, cualquiera de los cotitulares, en igualdad de condiciones, puede ejercer el derecho de prioridad (artículo 91.4 de la LPI).

Las normas mencionadas son aplicables, cuando corresponda, a las relaciones de las empresas contratantes con los trabajadores por cuenta propia, con los aprendices o con los contratistas (artículo 92 de la LPI).

3.1.6 Duración y caducidad de la patente

El plazo de las patentes de invención es de 20 años y el de los modelos de utilidad, de 15 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 40 de la LPI).

Según esta disposición, si el INPI tardara más de 10 años en conceder una patente, este tiempo estaría comprendido en la duración de la patente.

En el año 2015, el tiempo promedio de tramitación administrativa fue de 11 años o, en determinados ámbitos tecnológicos, de 14 años.¹³ El INPI puso en marcha un plan para hacer frente a las demoras que permitió reducir el tiempo promedio de concesión de una patente a aproximadamente ocho años.¹⁴

Anteriormente, el artículo 40 de la LPI establecía una duración mínima de diez años para las patentes de invención y de siete años para los modelos de utilidad. De esta manera se trataba de garantizar que las patentes estuvieran vigentes durante un plazo razonable y se evitaba que se concedieran patentes cerca del vencimiento del plazo. En otros países (por ejemplo, Australia, China, la República de Corea y los Estados Unidos de América), donde las patentes se conceden en menos de cuatro años de promedio,¹⁵ los titulares de patentes tienen más de 16 años de exclusividad de mercado.

La constitucionalidad de la disposición que garantiza una duración mínima para las patentes tiene por finalidad que tanto las empresas del sector privado como las empresas públicas y las universidades puedan explotar sus patentes. Sin embargo, recientemente, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional la referida disposición al resolver la acción directa de inconstitucionalidad (ADI) n.º 5529/DF.¹⁶ La decisión es válida para todas y cada una de las categorías de invenciones y abarca tanto las solicitudes ya presentadas que esperan una resolución del INPI como las solicitudes nuevas. El 12 de mayo de 2021, el STF matizó los efectos de la decisión de la semana anterior y, en sesión plenaria, decidió que las patentes que ya se habían concedido respecto de productos y procesos farmacéuticos y equipos o materiales de uso sanitario ya no podían contar con la ampliación del plazo dispuesta en el artículo 40.1 de la LPI. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad de la disposición no alcanza a otras patentes ya concedidas y vigentes como resultado de la ampliación del plazo y entra en vigor a partir de la publicación del acta del juicio de la ADI n.º 5529. El apartado 1 del artículo 40 fue derogado por la Ley n.º 14 195, promulgada el 26 de agosto de 2021.

Las patentes se conceden una vez que se aprueba la solicitud y se justifica el pago de la tasa correspondiente, con la publicación de la respectiva carta patente (artículo 38 de la LPI). El pago de la tasa y el respectivo comprobante de pago se deben realizar en un plazo de 60 días a partir de la fecha de concesión de la patente (artículo 38.1 de la LPI). Una patente se considera concedida en la fecha de publicación del acta pertinente (artículo 38.3 de la LPI). Las cartas patente deben contener el número, el título y la naturaleza de la patente; el nombre del inventor; la identificación y la dirección del titular; el plazo de validez; la memoria descriptiva; las reivindicaciones; los dibujos y los datos relacionados con la prioridad (artículo 39 de la LPI).

Una patente es válida solamente en los países en los que se solicitó y se concedió la protección. Cada país tiene potestad para conceder o no una patente, independientemente de la decisión en otros países sobre las solicitudes de patente correspondientes presentadas en ellos (artículo 4bis del Convenio de París).

3.1.7 Evolución de las solicitudes de patente

En la figura 3.1 se muestra el número total de solicitudes de patente (directas y en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT) presentadas en el Brasil desde 2000 hasta 2021.

Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?tab=patent.