Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

6.5.4 Reconvención de nulidad

Los demandados presentan de forma sistemática una reconvención para solicitar la revocación en virtud del artículo 64.1 de la Ley de Patentes de 1970. En el artículo 64.1 se recogen todos los fundamentos que se pueden proporcionar para esta revocación. Hay quien sostiene que los tribunales tienen derecho a no revocar una patente, a pesar de la presentación de uno o más fundamentos en virtud del artículo 64.1,¹²⁴ pero esta postura no parece acorde a la ley. Demostrar uno de los fundamentos contemplados en el artículo 64.1 debería desembocar en la revocación de la patente.

Los fundamentos para la revocación que se suelen alegar en los casos de reconvención son la falta de novedad o de actividad inventiva y la materia no patentable. Los demandados también suelen respaldar los fundamentos para la revocación, sobre todo con respecto a la falta de novedad o de actividad inventiva, con reivindicaciones concedidas en otras jurisdicciones. Si, en cualquier otra jurisdicción extranjera, las reivindicaciones concedidas en patentes correspondientes son más restrictivas que las otorgadas en la India, los demandados del país suelen cuestionar la validez de la patente india mediante la alusión a dichas reivindicaciones. Por consiguiente, es recomendable que los titulares de patentes que actúen como demandantes en causas por infracción en la India comprueben si el alcance de las reivindicaciones en otras jurisdicciones de renombre difiere —al menos, en general— del de las reivindicaciones de la India. Si el titular de la patente restringe las reivindicaciones en otras jurisdicciones, es recomendable que realice reivindicaciones igualmente más restrictivas en la India en la fase de tramitación.

Las citas a las reivindicaciones correspondientes en otras jurisdicciones están relacionadas con la doctrina de los actos propios en el historial de tramitación (“file-wrapper estoppel”). A pesar de que los derechos de patente son estrictamente territoriales, los demandados aducen que el titular de la patente debería estar sujeto a las declaraciones, las concesiones y las modificaciones que haya realizado ante oficinas de patentes extranjeras con relación a la misma invención. Por lo general, dichas modificaciones restrictivas en jurisdicciones extranjeras, si no se realizan las correspondientes modificaciones indias, podrían tener un efecto adverso en la concesión de medidas provisionales de reparación.

Otro fundamento que los demandados suelen aducir es el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8. El artículo 8.1 de la Ley obliga a informar de los detalles de todas las solicitudes correspondientes en el extranjero. El artículo 8.2 obliga a presentar el historial de tramitación de las solicitudes correspondientes en el extranjero si así lo dicta la Oficina de Patentes de la India.

Un asunto que suele provocar agitación en los tribunales indios en materia de impugnaciones de nulidad a patentes farmacéuticas es el de la cobertura y la divulgación. En Novartis AG contra Union of India,¹²⁵ el Tribunal Supremo sostuvo que un titular de patente no puede afirmar que la cobertura de una patente tiene más alcance que su divulgación. La siguiente observación realizada por el magistrado Jacob en la causa inglesa Banco Central Europeo contra Document Security Systems Inc. suele citarse en el contexto de la India:

El profesor Mario Franzosi compara al titular de una patente con un gato de Angora. Cuando se impugna la validez, el titular de la patente afirma, como un gato cariñoso y tranquilo de pelaje suave, que su patente es muy pequeña. Pero cuando el titular de la patente se lanza al ataque, es un gato el doble de grande que enseña los dientes y tiene los ojos encendidos y pelo erizado.¹²⁶

Dado que las reivindicaciones solo se admiten tras una divulgación suficiente, los tribunales deben dar por sentado que una patente anterior divulga la materia reivindicada de una forma suficiente. No obstante, ha habido diversas opiniones en lo relativo a que la cobertura de la patente podría ser mayor que la divulgación, lo que por consiguiente desemboca en múltiples patentes. Recientemente, el Tribunal Superior de Delhi ha analizado este problema en una serie de órdenes provisionales en las que la preponderancia de la perspectiva favorecía la interpretación en la causa Novartis.¹²⁷ Esta perspectiva es la que prevalece en la actualidad.