Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.9 Ejecución de las sentencias

Después de que se dicten medidas permanentes, las partes infractoras suelen modificar el proceso o producto ilícito para intentar crear un diseño alternativo a la invención reivindicada y empezar a comercializar el producto modificado. Si el titular de la patente cree que el nuevo diseño del producto infringe la patente, puede impugnar el diseño alternativo iniciando un segundo proceso por infracción. En algunos casos, el titular de la patente puede solicitar que se declare a la parte objeto de la medida en desacato civil indirecto por incumplir la medida.

Para demostrar el desacato civil, el titular de la patente debe proporcionar pruebas claras y convincentes de que el nuevo producto objeto de acusación no difiere más que de forma visual del producto declarado ilícito y de que el producto objeto de nueva acusación infringe realmente la patente.²⁸³ Para resolver este primer y “principal” elemento, el tribunal debe determinar “si el producto objeto de una nueva acusación es tan diferente del producto previamente declarado ilícito que suscita ‘un motivo fundado de duda en cuanto a la ilicitud de la conducta del demandado”’.²⁸⁴ Para determinar esta cuestión, el tribunal se centra en “aquellos aspectos del producto objeto de acusación que constituyeron […] una de las bases para la anterior declaración de infracción y las características modificadas del producto objeto de una nueva acusación”. Si un elemento anteriormente declarado ilícito se ha modificado o eliminado, el tribunal debe determinar si esta modificación es significativa.²⁸⁵ Si el cambio no resulta obvio, se suele considerar que la diferencia es significativa.²⁸⁶ Si la modificación del producto refleja una diferencia que va más allá de la apariencia, independientemente de que infrinja o no la patente, no existe desacato, sino que la infracción debe probarse en un nuevo juicio con jurado.²⁸⁷

El segundo elemento independiente de la prueba es que el producto objeto de acusación debe seguir infringiendo la patente. Para realizar esta evaluación, el tribunal debe determinar si se ha infringido cada elemento de una reivindicación basándose en la interpretación de las reivindicaciones aplicada en las causas relativas a la responsabilidad.²⁸⁸ No obstante, debe interpretar cualquier reivindicación adicional para determinar la cuestión de la infracción.²⁸⁹ Finalmente, el tribunal debe determinar si existen pruebas claras y convincentes de que se han incumplido las disposiciones específicas de las medidas. Para tomar esta decisión, las medidas deben interpretarse de forma restrictiva y resolver cualquier ambigüedad en contra del titular de la patente.²⁹⁰ Sin embargo, la idoneidad de las medidas o de sus disposiciones específicas no es objeto de impugnación durante el procedimiento por desacato.²⁹¹

Para determinar la sanción adecuada por desacato, el tribunal dispone de una amplia discrecionalidad. Al ejercer esta discrecionalidad, puede tener en cuenta “los esfuerzos de buena fe y la diligencia” del infractor para crear un producto que no sea ilícito. Aunque ni la diligencia ni la buena fe son una excepción contra el desacato, estos factores son pertinentes a la hora de imponer la sanción adecuada.²⁹²

Como parte o consecuencia del procedimiento de desacato, es posible que se solicite al tribunal que modifique sus medidas para garantizar que no se produzca ninguna infracción similar en el futuro mediante la adición de una disposición en la que se exija que los diseños alternativos se presenten ante el titular de la patente o ante el tribunal antes de distribuirlos públicamente. Se permite este tipo de orden si el tribunal determina que es razonablemente necesario que se cumplan las medidas anteriores.²⁹³