Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.3.3 Relación entre los procedimientos de nulidad y de infracción

En los Estados Unidos de América, es habitual que los litigios en materia de patentes conlleven procesos paralelos en los que las partes intentan aprovecharse de las características particulares de los distintos fueros para la solución de controversias. La concurrencia de los litigios referentes a la misma patente puede llevar a la duplicación del gasto de recursos judiciales e imponer una carga innecesaria a las partes. Varias normas dispositivas y doctrinas discrecionales tratan de evitar la duplicación de litigios y el derroche de recursos.

10.3.3.1 Procedimientos ante los tribunales de distrito

No es extraño que los titulares de patentes interpongan demandas por infracción de la misma patente al mismo tiempo en diferentes jurisdicciones, como consecuencia de consideraciones de competencia y jurisdicción. Asimismo, puede haber litigios concurrentes relativos a la misma patente cuando una empresa que se encuentra bajo la amenaza de medidas de ejecución de una patente trata de obtener una sentencia declarativa de nulidad, no infracción o inaplicabilidad en una jurisdicción distinta de aquella en la que el titular de la patente está intentando hacerla valer contra dicha empresa u otras entidades. La política pública que favorece la pronta resolución de controversias tiene especial relevancia cuando se trata de activos degradables como las patentes.⁸¹ No obstante, cuando se interponen en distritos diferentes dos demandas en las que las partes son prácticamente idénticas y que se refieren a cuestiones de infracción de patentes estrechamente relacionadas entre sí, la norma general es que tiene prioridad la que se haya interpuesto primero. El principio del primer solicitante también se aplica a las sentencias declarativas.

No obstante, la norma del primer solicitante “no se aplica de manera rígida o mecánica; debe dejarse a los tribunales de primera instancia un alto grado de discrecionalidad, como corresponde a los jueces disciplinados y con experiencia”.⁸² En ocasiones, los tribunales hacen excepciones basándose en “consideraciones de economía judicial y de las partes, así como en la resolución justa y eficaz de las controversias”.⁸³ Al valorar las peticiones para transferir la competencia o suspender una causa, los tribunales se han fijado en el estado de la causa concurrente, los daños que implicaría retrasar las causas suspendidas, si el otro tribunal no tiene competencia sobre todas las partes necesarias o deseables, la posibilidad de acumular los procesos, la conveniencia para las partes y la economía judicial.

La suspensión de litigios concurrentes sobre patentes en los que las partes eran diferentes se ha concedido, sobre todo, en situaciones de “pleitos con clientes”. Estos litigios surgen cuando el titular de la patente se encuentra inmerso en un litigio contra un proveedor de la tecnología objeto de acusación y en otro litigio contra el comprador de esta tecnología. En algunas circunstancias, los tribunales han suspendido litigios sobre patentes contra esos clientes a la espera del resultado del pleito con el proveedor, principalmente cuando la resolución respecto de la responsabilidad civil del proveedor determinará la responsabilidad civil del cliente.

Las causas relativas a la misma patente en las que las partes son las mismas (por ejemplo, una acción emprendida por el presunto infractor para obtener una sentencia declarativa y una acción por infracción emprendida por el titular de la patente) suelen resolverse aplicando la norma del primer solicitante: tiene preferencia la causa que se haya presentado antes, y la que se haya emprendido después se traslada, suspende o desestima.

Incluso cuando una causa o un conjunto de causas tenga claramente prioridad atendiendo al principio del primer solicitante, si las causas posteriores se presentaron poco después de la causa considerada prioritaria, es probable que el titular de la patente argumente que la suspensión sería perjudicial y que la posibilidad de abreviar la causa es ilusoria; es más, es posible que las reivindicaciones del titular de la patente contra algunos de los demandados queden suspendidas durante años mientras se resuelve el otro litigio. Asimismo, también es probable que los tribunales valoren la posibilidad de que la causa o las causas consideradas prioritarias no resolverán cuestiones que abrevien la causa que se suspenderá (por un acuerdo, porque venza el titular de la patente o por otro motivo) y que, aunque se hagan valer las mismas reivindicaciones de patente, la interpretación de las reivindicaciones y las cuestiones de nulidad pueden diferir sustancialmente (por ejemplo, porque el titular de la patente acuse de infracción a distintos demandados por diferentes razones). Por estos motivos, cuando la suspensión se solicite al inicio de la causa, la mayoría de los tribunales valorarán otras opciones, como la resolución del litigio en varios distritos, una importante innovación en la administración de causas que acumula varias causas complejas y conexas en un único tribunal de distrito.⁸⁴ Este análisis puede variar considerablemente en función de en qué fase se encuentre la causa considerada prioritaria. Si, por ejemplo, se solicita suspender una causa que acaba de comenzar hasta que se resuelva otra que está a punto de ser juzgada en la que la nulidad está en juego, es posible que los factores inclinen mucho la balanza hacia la suspensión. Igualmente, si la causa considerada prioritaria está pendiente en otro tribunal y queda poco para el juicio, es posible que la situación también favorezca la suspensión.

10.3.3.2 Procedimientos de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

Tras la decisión del Tribunal Supremo en el asunto eBay, Inc.c. MercExchange, L.L.C.⁸⁵ (véase el apartado 10.7.1), la USITC se convirtió en un tribunal competente para la ejecución de patentes porque “no está obligada a aplicar el criterio tradicional de cuatro factores para conceder medidas cautelares”.⁸⁶ Cuando en un procedimiento de la USITC se concluye que se ha infringido una patente, habitualmente la USITC dicta órdenes de exclusión que prohíben la importación de los artículos ilícitos en los Estados Unidos de América.

Como reflejo de la brevedad de los plazos de resolución de la USITC, el Congreso autorizó que las partes en una causa de patentes ante un tribunal de distrito que también sean la parte demandada en un procedimiento paralelo ante la USITC tengan derecho a pedir la suspensión de los procedimientos ante el tribunal de distrito.⁸⁷ La suspensión seguirá vigente hasta que la USITC adopte una resolución definitiva. Una vez que se termine la suspensión, el artículo 1659.b) del título 28 del USC permite a las partes usar el expediente de investigación de la USITC en el procedimiento ante el tribunal de distrito.

Aunque la suspensión prevista en el artículo 1659.a) es obligatoria, solo se aplica a “las reivindicaciones que se refieran a las mismas cuestiones que se estén dirimiendo en el procedimiento ante la [USITC]”. No obstante, cuando en la causa hay más patentes que no sean objeto de un procedimiento ante la USITC, a menudo se pide a los tribunales de distrito que suspendan el procedimiento íntegro. Para decidir si concede o no dicha suspensión, normalmente el tribunal de distrito sopesará varios factores, como los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar la suspensión, las dificultades o desigualdades que podría sufrir una parte si se la obligase a seguir adelante y el correcto curso de la justicia, medido en términos de la simplificación o complicación de los asuntos, las pruebas y las cuestiones de Derecho que podrían desprenderse de una suspensión.

Aunque los tribunales de distrito pueden tener en cuenta las actas del procedimiento de la USITC, las decisiones de la USITC relativas a patentes (por ejemplo, respecto a la interpretación de las reivindicaciones, la validez, la infracción y las excepciones) no tienen efecto excluyente sobre un posterior litigio ante el tribunal de distrito.⁸⁸ La ley general sobre la competencia en materia de propiedad intelectual concede a los tribunales federales la competencia original y exclusiva de los procesos civiles “que se deriven de cualquier ley del Congreso relativa a las patentes”.⁸⁹ Aun así, los tribunales de distrito pueden tener en cuenta, y de hecho lo hacen, los fallos de la USITC cuando resuelven causas sobre las mismas patentes consideradas por la USITC.

10.3.3.3 Procedimientos ante la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes

La introducción de las IPR y las PGR a través de la AIA ha fortalecido la potestad de la USPTO para anular patentes. La AIA exige que estos procedimientos, llevados a cabo por la PTAB, se desarrollen con celeridad en un proceso simplificado. Además, las patentes revisadas en procedimientos de la PTAB no tienen presunción de validez, de modo que la parte impugnante solo tiene que demostrar que la probabilidad de que la reivindicación impugnada sea nula es superior a la probabilidad de que no lo sea. Es decir, no es obligatorio que el impugnante cumpla la norma de que las pruebas sean “claras y convincentes” aplicable en los procedimientos ante tribunales de distrito. En consecuencia, un alto porcentaje de los demandados en litigios sobre patentes ante tribunales de distrito solicitan la revisión administrativa de las patentes que se hacen valer contra ellos.

Los procesos de la USPTO afectan principalmente a la administración de causas de patentes por las suspensiones a la espera de la revisión de esta Oficina. Muchos jueces de distrito se han mostrado dispuestos a suspender procedimientos cuyo objeto eran las mismas reivindicaciones de patente sujetas a la revisión de la PTAB, a la espera de que se resolviese el procedimiento de la Comisión. El porcentaje de suspensiones concedidas, sin embargo, varía entre distritos y de unos jueces a otros. Los jueces del distrito Norte de California y del distrito de Delaware han concedido un alto porcentaje de peticiones de suspensión, mientras que los jueces de los distritos Este y Oeste de Texas han sido reacios a hacerlo. Este factor influye mucho en el lugar donde los titulares de las patentes emprenden acciones de ejecución.

La mayoría de los tribunales siguen evaluando las peticiones de suspensión sobre la base del criterio de tres factores que se elaboró antes de la aprobación de la AIA:

1) si se han revelado todas las pruebas y se ha establecido la fecha del juicio; 2) si la suspensión simplificará las cuestiones planteadas y el juicio de la causa; y 3) si la suspensión perjudicaría indebidamente o supondría una clara desventaja táctica para la parte no demandante.⁹⁰

La decisión sigue basándose en la “totalidad de las circunstancias” y la investigación no se limita a los tres factores que se citan normalmente.⁹¹ Como la PTAB dispone de seis meses para decidir si inicia un procedimiento de IPR tras la presentación de la petición⁹² y el alcance del procedimiento no se sabrá hasta su inicio, muchos tribunales esperan a fallar respecto de la petición de suspensión hasta que se admite el inicio de la investigación.

Al evaluar las peticiones de suspensión, es importante valorar si la revisión de la PTAB podría resolver todas las pretensiones presentadas al tribunal. La petición de suspensión brinda al tribunal la oportunidad de aclarar las posibles consecuencias de la revisión de la PTAB. Si las cuestiones pendientes no se resolverían aunque la impugnación prosperase, el tribunal puede valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo para simplificar el litigio ante el tribunal de distrito.

Las decisiones de la PTAB también pueden afectar al modo en que un tribunal de distrito interpreta el texto de las reivindicaciones. Aunque la interpretación de las reivindicaciones de la PTAB no es vinculante para los tribunales de distrito, los jueces de distrito pueden tener en cuenta las normas de la Comisión en la materia en el marco de su proceso de interpretación de las reivindicaciones. Desde 2018, la PTAB ha aplicado la misma norma que los tribunales de distrito, establecida en el asunto Phillips c. AWH Corp.,⁹³ para interpretar las reivindicaciones de las patentes.