Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.6.7 Pruebas

El titular de la patente que alega una infracción suele iniciar los procedimientos judiciales en materia de patentes, y el demandado niega la infracción y reclama la revocación de la patente. En general, el tribunal conoce de la infracción y la invalidez y las determina simultáneamente.

Una vez que se completan los pasos procesales iniciales, incluida la presentación de alegaciones, cada parte prepara las pruebas de acuerdo con un cronograma establecido por el tribunal. En los casos en materia de patentes, las pruebas suelen presentarse en forma de declaraciones juradas escritas y verificadas. Los documentos se pueden adjuntarse como anexos o elementos probatorios a las declaraciones juradas, que luego se presentan ante el tribunal y se admiten como prueba. Por lo general, antes del juicio se celebrarán una o más vistas consultivas para la gestión de la causa y las fases del procedimiento, a fin de determinar las partes de la declaración jurada que se utilizarán en el juicio. Cada parte también notifica a qué testigos de la parte contraria llamará para el interrogatorio.

En el juicio, cualquier declaración jurada en la que una parte pretenda basarse será “leída” de manera formal por la parte interesada y admitida como prueba. A una persona que haya aportado una declaración jurada se le puede exigir que comparezca para un interrogatorio oral por parte de la contraparte. El contrainterrogatorio del testigo no se limita únicamente al contenido de la declaración jurada: se puede abordar cualquier cuestión pertinente para el procedimiento. Una vez finalizado el contrainterrogatorio, la parte que llama al testigo tiene derecho a volver a interrogarlo en relación con las cuestiones que surjan en el contrainterrogatorio.

2.6.7.1 Prueba pericial

Las cuestiones relativas a la interpretación de las patentes y, en consecuencia, la infracción y la validez se consideran a través de la lente de un destinatario hipotético de la memoria de la patente: un experto en la materia. Los antecedentes y la experiencia del experto en la materia diferirán según el tema de la memoria. Desde luego, en última instancia, es el tribunal quien determina estas cuestiones. Aunque los jueces del Tribunal Federal que conocen de los asuntos de patentes suelen tener mucha experiencia y, a menudo, han sido ellos mismos asesores de patentes, no siempre tienen calificaciones técnicas. Por consiguiente, en casi todas las causas en materia de patentes se recurre a la prueba pericial independiente a fin de ayudar al tribunal a ponerse en el lugar del experto en la materia.

Aunque el Tribunal Federal de Australia puede nombrar a su propio perito o asesor (asistente técnico), rara vez se hace uso de estas facultades y, en la mayoría de los casos, los peritos de la competencia son contratados por las propias partes. El propósito de la prueba pericial es que el tribunal reciba el beneficio de la evaluación objetiva e imparcial de un asunto mediante el conocimiento especializado del perito.⁹⁶

Cuando se contrata a un testigo especialista con el fin de que elabore un informe o preste declaración sobre una opinión sostenida por el perito con base en su conocimiento especializado, se le facilita la Nota de práctica de la prueba pericial (GPN-EXPT) del Tribunal Federal y toda la información pertinente para que el perito pueda elaborar un informe independiente. La obligación final del perito es ayudar al tribunal y no actuar como abogado de una de las partes. Las partes y sus representantes legales tienen la obligación de mantener la independencia del perito y no deben presionarlo ni influenciarlo para que ajuste sus opiniones a los intereses de las partes.

La prueba pericial puede ayudar al tribunal en algunas de las cuestiones que se plantean en una causa en materia de patentes. Es importante destacar que, en relación con la interpretación de las patentes, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el contexto de una patente y el significado de cualquier término técnico o “términos de la técnica”.⁹⁷ En materia de infracción, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender la funcionalidad y las características de un supuesto producto o proceso infractor y cómo puede corresponderse con las reivindicaciones de patente en cuestión. En relación con la validez, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el alcance y la naturaleza de las divulgaciones en el estado de la técnica para ayudar en la evaluación de la novedad. Además, a menudo se recurre a la prueba pericial a fin de establecer el estado de los conocimientos generales comunes en el ámbito pertinente antes de la fecha de prioridad. Este es un paso importante para evaluar si la invención reivindicada habría sido “evidente” para un experto en la materia.

Aunque el tribunal escuchará y valorará las pruebas aportadas por los expertos en la materia convocados por las partes, en última instancia, todas estas cuestiones son de su competencia.

2.6.7.2 Declaraciones de posición, descripciones de productos y “documentos técnicos de referencia”

En los casos apropiados, se puede exigir a la parte que alega la infracción de patente que proporcione una declaración de posición sobre la infracción. Se trata de un documento que complementa una alegación de infracción y proporciona más información detallada sobre la alegación del titular de la patente respecto a que el producto impugnado adopta las características de las reivindicaciones de la patente. En el documento se establecen de manera concisa los hechos y las cuestiones en que se basa la alegación de infracción, incluida la referencia a los elementos de cualquier reivindicación que haya sido presuntamente infringida. Si bien no constituye una prueba, a menudo el documento se elaborará con el aporte de un perito.

Con frecuencia se solicita al demandado que proporcione una declaración de posición sobre la no infracción en respuesta. En algunos casos, también se puede solicitar al demandado que proporcione una descripción del producto. Se trata de una descripción detallada del producto o proceso, cuya infracción se alega. Este procedimiento se ha desarrollado en un intento de evitar trámites de revelación de pruebas o de experimentación largos y costosos para establecer la forma y la funcionalidad de la presunta infracción. Por lo general, un funcionario del demandado con conocimiento del producto es quien verifica la descripción del producto.

En los casos apropiados, el tribunal podrá exigir a las partes que presenten un documento técnico de referencia convenido. De ese modo pueden determinarse los antecedentes técnicos acordados para la invención reivindicada en la patente. El documento técnico de referencia suele incluir una descripción acordada de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad. En los casos apropiados, el documento técnico de referencia podrá ir acompañado de un glosario consensuado de términos clave. El documento técnico de referencia proporciona un punto de partida para que el tribunal aborde el estado de la técnica, particularmente en relación con la validez.

2.6.7.3 Consulta entre los peritos e informe conjunto

Cuando se contrata a varios peritos para que proporcionen pruebas, cada vez es más frecuente que el tribunal exija que los peritos celebren una consulta antes del juicio, a fin de intentar limar las diferencias entre ellos. En las declaraciones juradas de los peritos suele haber mucha información de contexto en torno a cuestiones no controvertidas relativas a la tecnología en cuestión y a los conocimientos generales comunes. Las partes y sus representantes legales no participan en la consulta entre peritos, pero, a menudo, se convocará a un funcionario judicial —por ejemplo, un secretario— para que actúe como facilitador.

Al finalizar la consulta, los peritos preparan un informe conjunto, en el que se identifican las cuestiones con respecto a las cuales están de acuerdo o en desacuerdo. El informe conjunto suele contener una explicación sucinta de las diferencias de opinión. Este procedimiento permite al tribunal y a las partes centrarse en las cuestiones que realmente están en disputa en el juicio.

2.6.7.4 Prueba concurrente

En la mayoría de los casos de patentes, el Tribunal Federal de Australia ha adoptado la práctica de la prueba pericial concurrente (también conocida coloquialmente como “careo de peritos”). En el juicio, después de prestar juramento, los peritos contratados por cada parte son interrogados conjuntamente. Antes de una vista en la que vaya a practicarse una prueba pericial concurrente, las partes y sus representantes legales se reúnen y estudian el orden del día, el orden y el modo en que se formularán las preguntas, y si el contrainterrogatorio tendrá lugar durante la prueba concurrente o después de ella.

La prueba pericial simultánea suele implicar el siguiente proceso:

1. 1. Los peritos de las partes elaboran un informe conjunto en el que señalan los puntos de acuerdo y desacuerdo.
2. 2. Los peritos son llamados conjuntamente al estrado de los testigos y
3. 3. se turnan para declarar.
4. 4. Un perito puede comentar las pruebas de otro perito.
5. 5. Los representantes de las partes contrainterrogan a los peritos, y cada uno de ellos puede declarar y comentar la declaración de otro perito.

Esta práctica facilita que cada perito considere y comente la opinión de otros peritos en tiempo real y permite que el tribunal y las partes se centren en las cuestiones reales en disputa. El objetivo es facilitar un entorno en el que los peritos, las partes y el tribunal puedan entablar un diálogo que permita un examen exhaustivo y directo de las cuestiones.

2.6.7.5 La prueba pericial en los procedimientos por infracción

La prueba pericial relacionada con las demandas por infracción se prepara y presenta de manera similar a la prueba de invalidez.

Entre las cuestiones relacionadas con la infracción sobre las que habitualmente se recibe prueba pericial cabe destacar las siguientes:

• cuestiones técnicas relacionadas con la interpretación adecuada de la memoria y las reivindicaciones;
• evaluaciones de si un producto o proceso posee los elementos referidos en las reivindicaciones pertinentes (p. ej., por un ingeniero, un médico, un especialista del sector o un abogado de patentes);
• cuestiones de conocimiento del sector pertinentes para la infracción (p. ej., los usos que se le pueden dar a un producto en particular o las características del mercado en el que se suministra el producto); y
• cálculos que influyen en la cuantía de la reparación a la que un solicitante puede tener derecho a la liquidación de los beneficios obtenidos por el demandado o en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Aunque hasta cierto punto es posible separar las cuestiones de infracción de las cuestiones de nulidad en los procesos de informe conjunto y de prueba concurrente, existe un grado significativo de superposición entre las cuestiones (particularmente en relación con la interpretación y los conocimientos generales comunes), de modo que cada parte presentará a menudo uno o más peritos que aporten pruebas sobre cuestiones de infracción y de invalidez.