Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.3 Causas civiles por infracción de patentes

4.3.1 Alcance de la protección de las patentes de invención y los modelos de utilidad

El alcance de la protección de los derechos de patente define los límites de estos. En el artículo 64.1 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente: “El alcance de la protección del derecho de patente de una invención o un modelo de utilidad se limitará al contenido de sus reivindicaciones. La descripción y los dibujos adjuntos pueden servir para explicar el contenido de las reivindicaciones”. Según esta disposición, el alcance de la protección de una patente de invención o de un modelo de utilidad se determina en función del contenido de sus reivindicaciones. Cuando las partes tienen una controversia sobre el contenido de las reivindicaciones, estas se interpretan para determinar el alcance de la protección de los derechos de patente. Los tribunales populares deben respetar la idea de “fortalecer la protección y equilibrar los intereses” e interpretar las reivindicaciones de manera razonable de conformidad con las leyes para, de este modo, garantizar que el alcance de la protección de los derechos de patente sea compatible con el grado de novedad y contribución inventiva.

4.3.1.1 Base para la determinación

El artículo 20.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece que las reivindicaciones deben contener reivindicaciones independientes y pueden contener reivindicaciones dependientes. Las reivindicaciones generalmente contienen varias reivindicaciones, cada una de las cuales es una solución técnica completa. El titular de los derechos puede elegir cualquier reivindicación como base del alcance de la protección de los derechos de patente que se reclaman.

De conformidad con el artículo 1 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, el titular del derecho puede elegir una o varias reivindicaciones específicas antes de que finalicen los alegatos orales en el tribunal de primera instancia. Cuando las reivindicaciones contengan varias reivindicaciones, el titular del derecho deberá especificar en su demanda cuáles son las reivindicaciones en las que se basa la demanda interpuesta contra la supuesta infracción de patente. Cuando dichas reivindicaciones no se especifiquen o no se indiquen claramente en la demanda, el tribunal popular exigirá al titular del derecho que especifique las reivindicaciones de conformidad con el artículo 1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. En caso de que el titular de los derechos se niegue a hacerlo conforme a lo exigido por el tribunal popular, este podrá desestimar la demanda.

4.3.1.2 Doctrinas fundamentales y sujeto que determina el alcance de la protección

En la interpretación de las reivindicaciones, los tribunales populares deben adherirse a la doctrina del compromiso para reforzar la función de la notificación pública de las reivindicaciones y aumentar la certeza en la determinación del alcance de la protección de los derechos de patente, proporcionando así una anticipación jurídica clara para el público y facilitando la mejora de las habilidades de redacción de documentos de patente. Los tribunales populares también deben cumplir el principio del “equilibrio de intereses” para proteger los derechos e intereses legítimos del titular del derecho y fomentar las invenciones y creaciones y, al mismo tiempo, evitar la expansión indebida de los derechos de patente, lo que puede reducir el potencial de innovación adicional y perjudicar los intereses públicos y los derechos e intereses legítimos de terceros. En cuanto a la doctrina del compromiso, el artículo 2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente: “los tribunales populares determinarán el contenido de las reivindicaciones, tal como se define en el artículo 59.1 de la Ley de Patentes, basándose en las palabras de las reivindicaciones y en la comprensión de las reivindicaciones por una persona experta en la materia tras leer la descripción y los dibujos”.

La doctrina de los equivalentes es un principio utilizado para determinar la infracción de una patente. Las características técnicas equivalentes también se incorporan al alcance de la protección de los derechos de patente. En el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: “el alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance determinado por todas las características técnicas contenidas en las reivindicaciones y por las características equivalentes a esas características técnicas”.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Ningbo Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.,⁵⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar el alcance de la protección de los derechos de patente, los tribunales populares no deberán limitar el alcance de la protección de los derechos de patente al estricto significado literal de las reivindicaciones ni utilizar las reivindicaciones como guía técnica para expresiones arbitrarias. El alcance de la protección de los derechos de patente se determinará en función del contenido sustancial de las reivindicaciones. Cuando las reivindicaciones no proporcionen una definición clara, la descripción y los dibujos podrán utilizarse para aclararla. El alcance de la protección de los derechos de patente puede ampliarse para abarcar también características equivalentes en las que pueda pensar una persona experta en la materia tras leer la descripción y los dibujos sin realizar una labor creativa.

Para determinar el alcance de la protección de los derechos de patente, la “persona experta en la materia” será el sujeto de la decisión. La expresión “persona experta en la materia” es una ficción jurídica y hace referencia al personal técnico con conocimientos promedio en el sector técnico relacionado con la patente en cuestión. No se trata de expertos técnicos ni de personal sin conocimientos técnicos en la materia. El alcance de la protección de los derechos de patente se limitará al alcance de la comprensión de las reivindicaciones por parte de una persona experta en la materia a partir de la descripción y los dibujos.

4.3.1.3 Métodos específicos de determinación

El artículo 3 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes señala los métodos específicos para la interpretación de las reivindicaciones de la manera siguiente:

Los tribunales populares pueden interpretar una reivindicación utilizando la descripción y los dibujos, la o las reivindicaciones pertinentes de las reivindicaciones y los expedientes de examen de patentes. Se respetarán, si las hubiera, las expresiones definidas específicamente para las reivindicaciones contenidas en la descripción.

En caso de que no se logre aclarar el significado de las reivindicaciones incluso después de aplicar los métodos mencionados anteriormente, se podrá realizar una interpretación en combinación con documentos publicados, como libros de referencia y manuales, así como el entendimiento común del significado por parte de una persona experta en la materia.

La aplicación de esta disposición implica los siguientes aspectos:

• La descripción, los dibujos y las reivindicaciones relacionadas en el conjunto de reivindicaciones suelen ser la mejor pauta para aclarar las expresiones en las controversias, ya que son los componentes de los documentos de concesión de patentes más estrechamente relacionados con las reivindicaciones.
• Los expedientes de examen de patentes, aunque no forman parte de los documentos de concesión de patentes, son de acceso público. Dado que las expresiones de las reivindicaciones tienen el mismo significado en el procedimiento de examen de patentes y en los juicios por infracción, los expedientes de examen de patentes pueden desempeñar un papel importante en la interpretación de las reivindicaciones.
• En contraste con la “prueba interna” mencionada anteriormente, los libros de referencia y manuales son considerados “prueba externa”, utilizados únicamente cuando la prueba interna es insuficiente para proporcionar una interpretación clara. La interpretación de las reivindicaciones no requiere necesariamente la aplicación individual o conjunta de estos métodos. Cuando el uso de la descripción y los dibujos es suficiente para aclarar el significado de las reivindicaciones, no es necesario recurrir a otros medios.

Por lo general, las expresiones de las reivindicaciones se interpretan con su significado habitual en el sector técnico correspondiente. Si, en determinadas circunstancias, la descripción proporciona una definición concreta para una expresión que define claramente el alcance de las reivindicaciones, esa definición específica se considera el significado de dicha expresión. Al mismo tiempo, al interpretar las reivindicaciones, “las limitaciones en la descripción no se tendrán en cuenta respecto de las reivindicaciones”. Por ejemplo, las explicaciones ilustrativas, como las formas de realizar la invención indicadas en la descripción, no pueden utilizarse para limitar el alcance de la protección de los derechos de patente.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Wuxi Shenglong Cable Materials Plant contra Xi’an Qinbang Telecommunication Materials Co.,⁵⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando una persona experta en la materia puede determinar claramente el significado de expresiones relevantes de las reivindicaciones y la descripción no proporciona definiciones específicas de las expresiones relevantes en las reivindicaciones, prevalece la comprensión de una persona experta en la materia sobre el contenido de las reivindicaciones, y el contenido de la descripción no puede utilizarse para negar el contenido de las reivindicaciones.

En un nuevo juicio de una controversia o infracción de patente de invención, en la causa Xu Yongwei contra Ningbo Huatuo Solar Energy Technology Co.,⁶⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando se utilizan la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, las descripciones ilustrativas no se pueden utilizar para limitar el alcance de la protección del derecho de patente, porque las formas de realizar la invención son solo ejemplos de esta.

En un nuevo juicio de una controversia por la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Shenzhen Lanying Hardware and Plastic Products Plant contra Luo Shizhong,⁶¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando una descripción no proporciona definiciones específicas para expresiones de las reivindicaciones, la interpretación puede hacerse generalmente basándose en el significado habitual tal como lo entiende una persona experta en la materia, en lugar de restringir el significado de las expresiones al contenido reflejado por un modo específico de llevar a cabo el modelo de utilidad detallado en la descripción.

Con respecto a los términos técnicos creados por los solicitantes de patentes, en un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Shanghai Modiluke Locks Manufacturing Plant contra Shanghai Gujian Locks Co.,⁶² la Corte Popular Suprema sostuvo que los solicitantes de patentes están autorizados a utilizar términos técnicos creados al redactar los documentos de solicitud de la patente para satisfacer la necesidad objetiva de describir las nuevas soluciones técnicas de las patentes. Sin embargo, como los significados de dichos términos técnicos no son conocidos por una persona experta en la materia, los solicitantes están obligados a dar definiciones, explicaciones o descripciones claras y correctas de dichos términos técnicos en las reivindicaciones o en la descripción donde se utilicen. En ausencia de tales explicaciones o definiciones, se deben indicar la metodología de trabajo, la función y el efecto de los términos técnicos mediante referencia al estado de la técnica, el propósito de la invención o los efectos técnicos, entre otros, tal como se detalla en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos. Esto permitirá determinar el significado de tales términos técnicos en el contexto de la solución técnica en su conjunto.

Con respecto a los expedientes de examen, en el artículo 6 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se indica lo siguiente:

Para interpretar las reivindicaciones de una patente, los tribunales populares pueden recurrir a otra patente relacionada con ella derivada de una solicitud divisional y a los expedientes de examen de patentes de esa otra patente, así como a las sentencias y resoluciones eficaces relacionadas con la concesión y la confirmación de la patente.

Los expedientes de examen de patentes deberán incluir los documentos escritos presentados por los solicitantes o los titulares de la patente durante los procedimientos de examen, de nuevo examen y de invalidación de patentes, así como las notificaciones sobre las opiniones del examen, las actas de reuniones, los registros de audiencias orales, las decisiones eficaces sobre solicitudes de nuevo examen de patentes o las solicitudes de declaración de invalidación de patentes, etc. emitidas por el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado.

4.3.1.4 Interpretación de las características funcionales

En el artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Los tribunales populares determinarán el contenido de las características técnicas en las reivindicaciones que se expresan en términos de funciones o efectos, así como el modo de llevar a cabo las funciones o los efectos y sus modos equivalentes, como se representan en la descripción y los dibujos.

Las características funcionales, un tipo de característica técnica que tiene una naturaleza relativamente especial, definen el alcance de la protección de los derechos de patente a través de las funciones o efectos que deben conseguirse mediante las características técnicas relevantes, en lugar de a través de los medios técnicos específicos para conseguir dichas funciones o efectos. Por lo tanto, el significado literal de “características funcionales” es tan amplio que engloba todos los métodos para llevar a cabo la invención que puedan lograr esas funciones o efectos, independientemente de si dichos métodos existían antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, si se descubren o inventan después de dicha fecha, si los titulares del derecho tenían conocimiento de estos métodos en la fecha de presentación o si se divulgan en la descripción.

En la Parte II.2 de las Directrices para el Examen de Patentes,⁶³ aunque se permite el uso de características funcionales o basadas en efectos para definir una invención en las reivindicaciones, también se establecen muchas disposiciones restrictivas para este tipo de característica técnica y se exige que “se evite su uso en la medida de lo posible” (Parte II.2, artículo 26.4 de las Directrices para el Examen de Patentes). En una demanda por infracción de patente, si se siguen aplicando las reglas generales de interpretación de las reivindicaciones para entender que el alcance de la protección de las “características funcionales” abarca todos los modos de realizar la invención que pueden lograr esas funciones o efectos, el alcance de la protección del derecho de patente no será acorde con el grado de innovación y la información divulgada en la patente, lo que limitará innecesariamente las mejoras e innovaciones posteriores y afectará de manera negativa el desarrollo tecnológico y los avances sociales y económicos. Por lo tanto, el artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes ofrece una disposición especial relativa a la interpretación de las “características funcionales” según la cual el alcance de la protección de los derechos de patente puede ser compatible con el grado de innovación de las patentes y de los contenidos divulgados en la descripción y los dibujos, lo que equilibra los intereses del público y de los titulares de patentes y deja el espacio necesario para la mejora y la innovación posteriores. De acuerdo con las prácticas actuales en el examen de patentes, es poco frecuente que en la descripción y los dibujos no se describan las maneras de realizar las invenciones; por eso en el artículo 4 se utiliza la expresión “así como”.

Determinar si una característica técnica objeto de controversia es una “característica funcional” tiene efectos importantes sobre el alcance de la protección de un derecho de patente. A este respecto, el artículo 8 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Una característica funcional se refiere a una característica técnica en la que las estructuras, los componentes, los pasos, las condiciones o las relaciones entre ellos se definen por sus funciones o los efectos logrados en la invención o creación, a menos que una persona experta en la materia pueda determinar de forma directa y específica y mediante la sola lectura de las reivindicaciones una manera de realizar la invención para lograr las funciones o los efectos mencionados.

Según esta disposición, para determinar si una característica técnica objeto de controversia es una “característica funcional” es necesario no solo considerar el significado literal de la expresión de la característica técnica, sino también incorporar la característica técnica en la solución técnica global definida por las reivindicaciones. En el caso de una característica técnica que contenga una función o efecto específicos, si una persona experta en la materia puede determinar de forma directa y específica el modo de lograr esa función o efecto leyendo únicamente las reivindicaciones, la característica técnica no es una “característica funcional” con arreglo al artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. Cabe señalar que las características técnicas indicadas en la salvedad anterior se determinan en función de los conocimientos y la capacidad de una persona experta en la materia, y las partes interesadas deben presentar la prueba pertinente.

En la fase de apelación de una controversia por la infracción de una patente de invención, la causa Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.,⁶⁴ la Corte Popular Suprema especificó además que, si una característica técnica en las reivindicaciones de una patente ha definido o insinuado estructuras, componentes, pasos, condiciones específicos o las relaciones entre ellos, no es una característica funcional, aunque defina las funciones o efectos que se pueden lograr simultáneamente a través de ella.

En un nuevo juicio por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie,⁶⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que si una característica técnica, además de definir funciones o efectos, también describe la característica estructural correspondiente a dichas funciones o efectos, si una persona experta en la materia puede determinar de forma directa y específica el método para lograr esa característica estructural leyendo únicamente las reivindicaciones y si dicho método puede lograr las funciones o efectos en cuestión, entonces la característica técnica que define simultáneamente la estructura y las funciones o efectos no se considera una característica funcional.

4.3.1.5 Características del entorno de uso

El artículo 9 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “cuando una solución técnica supuestamente infractora no sea aplicable respecto del entorno de uso definido por las características del entorno de uso en las reivindicaciones, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente”.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa Shimano Inc. contra Ningbo Richeng Industry and Trade Co.,⁶⁶ la Corte Popular Suprema estableció que las características del entorno de uso que aparecen en las reivindicaciones son características técnicas necesarias que pueden ayudar a definir el alcance de la protección de las reivindicaciones. Sin embargo, la medida en que las características del entorno de uso pueden definir el alcance de la protección de las reivindicaciones debe determinarse caso por caso. La comprensión general es que la materia objeto de protección puede —en lugar de debe— utilizarse en dicho entorno de uso, a menos que una persona experta en la materia pueda concluir de manera específica y razonable que la materia objeto de protección debe utilizarse en dicho entorno de uso después de leer las reivindicaciones, la descripción y los expedientes de examen de la patente.

4.3.1.6 Reivindicaciones de composición cerradas

El artículo 7 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una solución técnica supuestamente infractora tenga características técnicas adicionales basadas en todas las características técnicas contenidas en las reivindicaciones de composición cerradas, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no se encuentra dentro del alcance de la protección del derecho de patente, a menos que las características técnicas adicionales sean impurezas inevitables y estén presentes en cantidades normales.

Las reivindicaciones de composición cerradas que se indican en el párrafo anterior generalmente no abarcan las reivindicaciones de composiciones de medicina tradicional china.

Aunque las Directrices para el Examen de Patentes han sido modificadas en varias ocasiones, las disposiciones son coherentes con respecto a las limitaciones típicas para las reivindicaciones abiertas y las cerradas y a las normas de interpretación de ellas. Por ejemplo, en las Directrices para el Examen de Patentes de 2006⁶⁷ en las normas generales sobre las reivindicaciones, se prevé lo siguiente:

Por lo general, en las reivindicaciones abiertas deben utilizarse expresiones como “que comprende”, “que incluye” o “que consiste esencialmente en”, con lo cual se interpreta que posiblemente contengan elementos estructurales o pasos de método adicionales que no se mencionan en las reivindicaciones. En las reivindicaciones cerradas se debe utilizar la expresión “que consiste en”, que se suele interpretar en el sentido de que excluye los elementos estructurales adicionales o los pasos del método que no se mencionen en las reivindicaciones.

A pesar de las modificaciones posteriores, las Directrices para el Examen de Patentes han mantenido las mismas disposiciones sobre las reivindicaciones de composición cerradas (es decir, que no deben contener componentes adicionales distintos de las características mencionadas en las reivindicaciones, salvo impurezas inevitables que estén presentes en cantidades normales).

A través de la práctica a largo plazo en el examen y la concesión de patentes, la manera de redactar las reivindicaciones y la norma de interpretación anteriores han sido ampliamente aceptadas en este ámbito. La norma de interpretación expuesta en el artículo 7.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes es coherente con la de las Directrices de Examen de Patentes. Cuando solicitan una patente, los titulares de patentes pueden hacer elecciones razonables entre reivindicaciones abiertas, reivindicaciones cerradas y reivindicaciones cerradas de componentes activos para obtener una protección adecuada.

La exclusión de otros componentes es una de las características inherentes a las reivindicaciones cerradas. Si una solución técnica supuestamente infractora contiene componentes adicionales, puede considerarse que no “abarca” todas las características técnicas y, por lo tanto, no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. Si, por cualquier motivo, el titular de la patente ha elegido reivindicaciones cerradas con un alcance de protección relativamente limitado en un procedimiento de concesión de patente y, como resultado, el alcance de la protección de las reivindicaciones de la patente concedida no es tan amplio como se esperaba, el titular, al no haber afirmado un alcance de la protección más amplio a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo, asume las consecuencias jurídicas correspondientes. En otras palabras, en una demanda por infracción de patente, la afirmación del titular de la patente de que sus reivindicaciones cerradas no excluyen otros componentes no definidos no será respaldada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de invención, en la causa Shanxi Zhendong Taisheng Pharmaceutical Co. contra Hu Xiaoquan,⁶⁸ la Corte Popular Suprema estableció que, generalmente, las reivindicaciones cerradas deben interpretarse en el sentido de que excluyen elementos estructurales o pasos del método que no se mencionan en las reivindicaciones. Por lo general, las reivindicaciones de composición cerradas deben interpretarse en el sentido de que la composición contiene los componentes enumerados y excluye todos los demás componentes, excepto las impurezas presentes en cantidades normales (los excipientes no son impurezas). Al escoger reivindicaciones cerradas, los titulares de patentes indican que tienen la intención específica de excluir otros elementos estructurales o pasos del método indefinidos del alcance de la protección de los derechos de patente y, por lo tanto, no pueden volver a incluirlos posteriormente en el alcance de la protección mediante la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa Hebei Xinyu Welding Co. contra Yichang Houwang Welding Co.,⁶⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que las reivindicaciones cerradas son un tipo especial de reivindicación que utiliza palabras o expresiones específicas para limitar el alcance de la protección a fin de abarcar únicamente las características técnicas mencionadas de manera específica en las reivindicaciones y sus equivalentes, pero excluye otros componentes, estructuras o pasos. Por lo tanto, con respecto a las reivindicaciones cerradas, si un producto supuestamente ilícito contiene características adicionales aparte de las características técnicas mencionadas de manera específica en las reivindicaciones, se determinará que no está dentro del alcance de la protección de las reivindicaciones.

4.3.1.7 Tratamiento de los errores o defectos en las reivindicaciones

De conformidad con los artículos 45 a 46 de la Ley de Patentes, a partir de la fecha del anuncio de la concesión de un derecho de patente por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, toda persona física o jurídica podrá solicitar al Departamento que declare inválido el derecho de patente. El Departamento de Administración de Patentes examinará la solicitud de declaración de invalidación y tomará una decisión. Si las partes interesadas se niegan a aceptar la decisión, pueden presentar una demanda administrativa ante el tribunal popular. Por lo tanto, en una causa civil por infracción de patente, los tribunales populares no pueden examinar directamente la validez de la patente y declararla inválida. Sin embargo, con respecto a las ambigüedades y errores evidentes en las reivindicaciones, los tribunales populares pueden hacer las determinaciones correspondientes de acuerdo con las leyes.

Con respecto a los errores evidentes en las reivindicaciones y la descripción, el artículo 4 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando la gramática, los caracteres, la puntuación, las cifras, los símbolos, etc. utilizados en las reivindicaciones, en la descripción y en los dibujos sean ambiguos, pero una persona experta en la materia pueda deducir una única interpretación al leer las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, los tribunales populares tomarán una decisión de acuerdo con esa única interpretación.

Según esta disposición, a pesar de las ambigüedades en las reivindicaciones y otros documentos de patente, si una persona experta en la materia puede deducir una interpretación única, los tribunales populares corregirán los errores basándose en dicha interpretación. Al tiempo que se hace hincapié en la orientación básica de la notificación pública de las reivindicaciones, es necesario mantener cierta flexibilidad en la interpretación de las reivindicaciones para evitar la sumisión rígida a significados literales, de modo que las patentes con verdaderas contribuciones tecnológicas puedan protegerse adecuadamente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa Wuxi Shenglong Cable Materials Plant contra Xi’an Qinbang Telecommunication Materials Co.,⁷⁰ la Corte Popular Suprema estableció que cuando se detecten errores evidentes en expresiones específicas de las reivindicaciones, y una persona experta en la materia pueda corregir el significado de dichas expresiones de manera específica y directa, sin lugar a dudas, mediante la consulta de los contenidos relevantes en la descripción y los dibujos, dichas expresiones deberán interpretarse como si tuvieran el significado corregido.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de modelo de utilidad, en la causa Hong Liang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,⁷¹ la Corte Popular Suprema estableció que los “errores evidentes” se refieren a errores en las características técnicas que una persona experta en la materia puede detectar de inmediato al leer las reivindicaciones sobre la base de su conocimiento técnico común, y la única interpretación correcta que dicha persona puede determinar de inmediato al leer los contenidos relevantes de la descripción y los dibujos, teniendo en cuenta su conocimiento técnico común. La existencia de errores evidentes no hace ambiguo el límite de las reivindicaciones. Cuando existan errores evidentes en las reivindicaciones, si una persona experta en la materia puede determinar la única interpretación correcta de estas basándose en el contenido pertinente de la descripción y los dibujos, entonces la solución técnica protegida por las reivindicaciones se determina a partir de la versión corregida.

4.3.2 Determinación de la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad

Con respecto al alcance de la protección de los derechos de patente, el artículo 64 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “el alcance de la protección de una patente de invención o de un modelo de utilidad se determinará por el contenido de sus reivindicaciones, y la descripción y los dibujos pueden utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones. Esta disposición se aclara en el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, que establece que el alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones e incluirá también el alcance definido por características equivalentes a esas características técnicas.

Según estas disposiciones, la infracción de una patente comprende dos circunstancias: en primer lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance de la protección del derecho de patente definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, lo que constituye una infracción literal; y, en segundo lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance determinado por características equivalentes, lo que constituye una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Bai Wanqing contra Chengdu Nanxun Commo dity Sales Service Center,⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el alcance de la protección de los derechos de patente debe ser claro. Cuando existen defectos evidentes en las expresiones de las reivindicaciones de una patente de modelo de utilidad y el alcance de la protección del derecho de patente resulta claramente confuso porque no es posible determinar el significado específico de los términos técnicos en las reivindicaciones mediante la descripción y los dibujos de la patente en cuestión ni recurriendo al conocimiento general en la materia o al estado de la técnica pertinente, entre otros aspectos, resulta imposible compararlo con la solución técnica supuestamente ilícita. En consecuencia, la solución técnica supuestamente ilícita no puede ser considerada constitutiva de infracción.

4.3.2.1 Infracción literal

En el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: El alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance determinado por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. El artículo 7 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Para determinar si una solución técnica supuestamente ilícita está dentro del alcance de la protección del derecho de patente, los tribunales populares examinarán todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones alegadas por el titular del derecho.

Si una solución técnica supuestamente infractora contiene características técnicas idénticas o equivalentes a todas las mencionadas en las reivindicaciones, los tribunales populares determinarán que dicha solución técnica está dentro del alcance de la protección del derecho de patente; si la solución técnica supuestamente infractora carece de una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones o tiene una o más características técnicas que no son ni idénticas ni equivalentes, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no está dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Según estas disposiciones, se aplica la “regla de todos los elementos” para determinar la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad. Se determinará que una solución técnica supuestamente infractora solo constituye una infracción literal cuando contenga todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. Cuando la solución técnica supuestamente infractora no contenga una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, no constituirá infracción. La incorporación de características técnicas adicionales a la solución técnica supuestamente infractora, en caso de existir, no afecta, en principio, a la determinación de la infracción, siempre y cuando se tengan en cuenta las características técnicas adicionales de la solución técnica supuestamente infractora en el caso de reivindicaciones cerradas.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Zhang Jianhua contra Shenyang Zhilian Highrise Building Heating Technology Co.,⁷³ la Corte Popular Suprema estableció que, si la solución técnica supuestamente infractora carece de una característica técnica mencionada en las reivindicaciones, lo que resulta en una disminución de los efectos técnicos, se determinará que no se encuentra dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Con respecto a las reivindicaciones dependientes, el artículo 1.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece específicamente lo siguiente:

Cuando el titular de un derecho afirme que el alcance de la protección del derecho de patente debe determinarse a partir de las reivindicaciones dependientes, los tribunales populares determinarán el alcance basándose tanto en las características técnicas adicionales mencionadas en esas reivindicaciones dependientes como en las características técnicas de las reivindicaciones a las que se hace referencia.

En el artículo 5 de la Interpretación II) mencionada se establece que “todas las características técnicas, ya sean las mencionadas en la parte del preámbulo y la caracterización de las reivindicaciones independientes o las mencionadas en la parte de la referencia y la definición, desempeñan una función definitoria”. Por lo tanto, el alcance de la protección de las reivindicaciones dependientes se define mediante dos aspectos, a saber, las características técnicas adicionales que se mencionan en las reivindicaciones dependientes y todas las características técnicas presentes en las reivindicaciones a las que se hace referencia en las reivindicaciones dependientes. Si una reivindicación a la que se hace referencia también es una reivindicación dependiente, es necesario seguir rastreándola hasta dar con la reivindicación independiente a la que se hace referencia al final.

Con respecto a la función definitoria del título del objeto en las reivindicaciones, en un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Xinghe Industry Co. contra Jiangsu Runde Pipes Industry Co.,⁷⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que el título del objeto mencionado en las reivindicaciones debe tenerse en cuenta y que su función definitoria real en el alcance de la protección del derecho de patente depende de sus efectos en el objeto que se busca proteger en las reivindicaciones.

4.3.2.2 Infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes

Con respecto a la infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes establece lo siguiente:

Las características equivalentes son aquellas que utilizan básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en una reivindicación y que una persona experta en la materia podría deducir sin tener que realizar una labor creativa cuando se produce el supuesto acto de infracción.

La doctrina de los equivalentes es un criterio importante para superar las limitaciones de las reivindicaciones debidas a las formulaciones y para alcanzar una protección justa de los derechos de patente. La doctrina de los equivalentes se utiliza para compensar la insuficiencia de la infracción literal. Al mismo tiempo, para evitar la aplicación demasiado amplia y excesiva de esta doctrina, existen limitaciones suficientemente estrictas que impiden la expansión indebida del alcance de la protección de los derechos de patente basada en la doctrina, ya que esto podría limitar la innovación y dañar los intereses públicos. Las limitaciones a la doctrina de los equivalentes se reflejan principalmente en dos aspectos. Por un lado, esta doctrina se aplica a las características técnicas de las reivindicaciones, pero no a la solución técnica en su conjunto, y los criterios de determinación son relativamente estrictos y lo más objetivos posible. Por otro, se utilizan la doctrina de los actos propios y la regla de dedicación. La determinación de una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes se basa en las circunstancias existentes en el momento en que se produjo el supuesto acto de infracción.

La aplicación de la doctrina de los equivalentes amplía la protección que definen literalmente las reivindicaciones y añade incertidumbre a la determinación de su alcance, lo que puede afectar a las expectativas razonables del público sobre el alcance de la protección de los derechos de patente. Por lo tanto, la determinación de la infracción en virtud de esta doctrina debe atenerse al principio de aplicación prudente de conformidad con las leyes. En cuanto a los criterios de determinación, deben cumplirse simultáneamente dos condiciones para que las características puedan declararse equivalentes. En primer lugar, estas características deben adoptar básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, una persona experta en la materia debe ser capaz de pensar en estas características sin tener que realizar una labor creativa (es decir, deben ser obvias para una persona experta en la materia). El artículo 12 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que, cuando se mencionen expresiones como “al menos”, “no más de”, etc. en las reivindicaciones para definir características numéricas, y una persona experta en la materia deduzca de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos que la solución técnica patentada ha enfatizado específicamente el papel limitador de dichas expresiones en las características técnicas, los tribunales populares rechazarán el argumento del titular del derecho de que las características numéricas diferentes de las mencionadas constituyen características equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Ningbo Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.,⁷⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Se deben determinar las soluciones técnicas patentadas y el público debe poder disponer del espacio para hacer uso libre de las tecnologías para lograr invenciones o creaciones. Por lo tanto, se debe determinar una protección razonable para los titulares de patentes junto con una seguridad jurídica suficiente para el público. De acuerdo con este principio, el alcance de la protección de una patente de invención o modelo de utilidad incluye el alcance definido por las características técnicas necesarias específicamente mencionadas en las reivindicaciones y las características equivalentes a las que se mencionan.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Beijing Jerrat Damping Elastomer Technical Research Center contra Beijing Jinzi Tianhe Buffer Technology Co.,⁷⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una solución técnica supuestamente infractora que utiliza medios técnicos es opuesta a las características técnicas mencionadas específicamente en las reivindicaciones y produce efectos técnicos opuestos, por lo que no se alcanza la finalidad de la invención, no se constata infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Sun Junyi contra Renqiu Bocheng Water Heating Apparatus Co.,⁷⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar la doctrina de los equivalentes, debe tenerse en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico en la fecha de presentación y en el momento de los supuestos actos de infracción a fin de evitar que las características técnicas de la solución técnica patentada sean simplemente sustituidas por nuevas tecnologías aparecidas después de la fecha de presentación para evitar la infracción y poder determinar así los límites razonables del alcance de la protección de los derechos de patente.

4.3.2.3 Sentencia sobre infracción de características funcionales

Con respecto a las sentencias sobre infracciones relacionadas con características funcionales, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando, al comparar las características técnicas que son indispensables para lograr las funciones o los efectos mencionados en el párrafo anterior de conformidad con la descripción y los dibujos, las características técnicas correspondientes de la solución técnica supuestamente infractora adopten básicamente los mismos medios para realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos y puedan ser deducidos por una persona experta en la materia sin tener que realizar una labor creativa en el momento del supuesto acto de infracción, los tribunales populares determinarán que dichas características técnicas correspondientes son idénticas o equivalentes a las características funcionales.

En esta disposición, “las correspondientes características técnicas [determinadas como] idénticas o equivalentes a las características funcionales” son diferentes de las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes. En primer lugar, las bases de comparación son diferentes: las primeras se refieren a las características técnicas mencionadas en la descripción y los dibujos que son indispensables para lograr las funciones o los efectos, mientras que las segundas se refieren a las características mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, los criterios son diferentes: el primero exige que las funciones y los efectos sean los mismos, mientras que el segundo exige que las funciones y los efectos sean básicamente los mismos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie,⁷⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que observar la existencia de características equivalentes (en un caso de infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes) no es lo mismo que reconocer las correspondientes características técnicas [determinadas como] equivalentes a las características funcionales según el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. Aunque ambas requieren “básicamente los mismos medios” y “pueden concebirse sin realizar una labor creativa”, presentan diferencias esenciales en dos aspectos principales. En primer lugar, tienen diferentes objetos de aplicación y diferentes bases de comparación. Las “características equivalentes” en virtud del artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se aplican a una gama más amplia de objetos que implican características técnicas distintas de las “características funcionales”, y las bases de comparación son las características técnicas que se mencionan en las reivindicaciones. En cambio, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se aplica a las “características funcionales” establecidas, y las bases de comparación son las “características técnicas” mencionadas en la descripción y los dibujos que sean indispensables para lograr las funciones o los efectos de las características funcionales. En segundo lugar, los criterios de identificación son diferentes. Las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se definen en función de los criterios de realizar básicamente las mismas funciones y lograr básicamente los mismos efectos, mientras que las características técnicas correspondientes [determinadas como] equivalentes a las características funcionales de acuerdo con el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes tienen criterios de identificación más estrictos porque estas características deben realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos.

4.3.2.4 Doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios, como limitación necesaria de la doctrina de los equivalentes, tiene por objeto obligar a las partes a actuar de buena fe y evitar que, en los litigios por infracción, la interpretación de las reivindicaciones difiera de la interpretación hecha en los procedimientos administrativos de concesión y confirmación de patentes relacionados. De este modo, la doctrina de los actos propios garantiza que el alcance de la protección de los derechos de patente se determine de forma razonable y que se equilibren los intereses entre los titulares de la patente, los supuestos infractores y el público. En el artículo 6 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando el solicitante o el titular de la patente renuncia a una solución técnica mediante observaciones o modificaciones en las reivindicaciones y la descripción durante el procedimiento de concesión o invalidación de la patente, los tribunales populares no admitirán el argumento del titular del derecho para recuperar la solución técnica a la que haya renunciado en una demanda por infracción de patente”. Por lo tanto, los expedientes de examen de patente no solo son la base para la interpretación de las reivindicaciones, sino que también implican la aplicación de la doctrina de los actos propios para determinar la infracción.

Con respecto al concepto de “solución técnica renunciada”, el artículo 13 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando el titular del derecho haya demostrado que las modificaciones restrictivas de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos o las observaciones realizadas por el solicitante o el titular de la patente sean rechazadas específicamente en los procedimientos de concesión y confirmación de la patente, los tribunales populares determinarán que no se ha renunciado a ninguna solución técnica debido a dichas modificaciones u observaciones.

En esta disposición, la frase “rechazadas específicamente” se refiere al rechazo por parte de la CNIPA durante el procedimiento de examen de la patente y por parte de un tribunal popular en un litigio administrativo. De acuerdo con esta disposición, el titular de un derecho tiene la carga de probar que las modificaciones restrictivas han sido “específicamente rechazadas”, de lo contrario, la renuncia a una solución técnica da lugar a la aplicación de la doctrina de los actos propios.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Shen Qiheng contra Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co.,⁷⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar si existe una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, aunque el supuesto infractor no haga valer la aplicación de la doctrina de los actos propios, los tribunales populares pueden aplicarla para imponer la limitación necesaria al alcance de los equivalentes sobre la base de los hechos que se han constatado, a fin de determinar el alcance de la protección del derecho de patente de manera razonable.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Zhongyu Electronics (Shanghai) Co. contra Shanghai Jiuying Electronic Technology Co.,⁸⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una reivindicación independiente se declara inválida, pero las reivindicaciones dependientes siguen siendo válidas, y si el titular de la patente no renuncia a la reivindicación, no se aplicará la doctrina de los actos propios a esas reivindicaciones dependientes y no se limitará la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Cao Guilan contra Chongqing Lifan Automobile Sales Co.,⁸¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para juzgar si las observaciones realizadas por los titulares del derecho son “rechazadas específicamente”, los tribunales populares deberán valorar si las declaraciones restrictivas con respecto a la solución técnica realizadas por los titulares de los derechos son finalmente aceptadas por los responsables de la toma de decisiones y si, en ese caso, la patente fue concedida o fue declarada válida.

4.3.2.5 Cuestiones relacionadas con la infracción de patente de procedimiento

4.3.2.5.1 Determinación de la secuencia de pasos en las reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento se definen principalmente mediante pasos, una secuencia de pasos, parámetros y condiciones del procedimiento, etc. Con respecto a la secuencia de pasos de una patente de procedimiento, el artículo 11 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una secuencia específica de pasos técnicos no se menciona explícitamente en las reivindicaciones del procedimiento, pero una persona experta en la materia la puede deducir de manera directa y específica de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, los tribunales populares determinarán que dicha secuencia de pasos tiene una función definitoria con respecto al alcance de la protección del derecho de patente.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa OBE – Werk Ohnmacht and Baumgartner GmbH contra Zhejiang Kanghua Glasses Co.,⁸² la Corte Popular Suprema sostuvo que, para una invención de procedimiento con secuencias de pasos, tanto los pasos como sus secuencias tienen una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente. Las secuencias de pasos en las reivindicaciones no deben ignorarse con el argumento de que las secuencias no se mencionan en las reivindicaciones. Por el contrario, si los pasos se realizan en una secuencia particular debe determinarse desde la perspectiva de una persona experta en la materia tomando como referencia la descripción y los dibujos, los expedientes de examen, la solución técnica global mencionada en las reivindicaciones y las relaciones lógicas entre los pasos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Zhejiang Lexueer Household Supplies Co. contra Chen Shundi,⁸³ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la secuencia de pasos de una patente de procedimiento tiene una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente, lo que puede limitar la aplicación de la doctrina de los equivalentes en el caso de pasos intercambiables, la clave es analizar si esos pasos deben realizarse en una secuencia particular y si los pasos intercambiables pueden generar diferencias sustanciales en las funciones o los efectos técnicos.

4.3.2.5.2 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Todas las características mencionadas en las reivindicaciones tienen una función definitoria del alcance de la protección de los derechos de patente. Según el artículo 10 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, con respecto a una característica técnica en las reivindicaciones en las que un producto se define por su método de fabricación y cuando el método de fabricación del producto supuestamente ilícito no es idéntico ni equivalente al método mencionado en la reivindicación, el tribunal popular determinará que la solución técnica presuntamente infractora no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. Por lo tanto, en el supuesto de una reivindicación de producto que contenga una característica técnica en forma de método de fabricación, es necesario examinar si el producto supuestamente ilícito tiene una característica técnica idéntica o equivalente a ese método de fabricación.

4.3.2.5.3 Alcance de la protección de las patentes de procedimiento y proceso judicial por infracción

Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de infracción de las patentes de procedimiento consisten en la utilización del procedimiento patentado y la utilización, oferta para la venta, venta e importación de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado.

El concepto de “productos obtenidos directamente del procedimiento patentado” tiene efectos directos en el alcance de la protección de una patente de procedimiento. En este sentido, el artículo 13 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un producto se obtiene originalmente de un procedimiento patentado, los tribunales populares determinarán que se trata de “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, como se establece en el artículo 11 de la Ley de Patentes. Cuando un producto posterior se obtenga a partir de un procesamiento o tratamiento adicional del producto original, los tribunales populares también determinarán que dicho procesamiento o tratamiento es la “utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado”, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En el artículo 20 de la Interpretación II) mencionada se establece lo siguiente:

Cuando un producto posterior, obtenido del procesamiento o el tratamiento de un producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado, se somete a un nuevo procesamiento o tratamiento, los tribunales populares determinarán que el acto no constituye una utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Shenzhen Dunjun Technology Co. contra Shenzhen Jixiang Tengda Technology Co.,⁸⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un presunto infractor incorpora de manera sustancial un procedimiento patentado en el producto supuestamente ilícito con fines de producción y operación, y este acto o su resultado cumple la función esencial e irremplazable de abarcar todas las características técnicas de las reivindicaciones de la patente para permitir a los usuarios finales reproducir de manera natural el procedimiento patentado durante el uso normal del producto supuestamente ilícito, se considerará que el supuesto infractor ha explotado el procedimiento patentado y, en consecuencia, ha infringido los derechos del titular de la patente.

4.3.2.5.4 Carga de la prueba en los casos de infracción de patente de invención del procedimiento de fabricación de un producto

Con respecto a la carga de la prueba en el caso de una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una controversia por infracción de patente involucre una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, la persona física o jurídica que fabrique el producto idéntico debe proporcionar pruebas para demostrar que el procedimiento de fabricación utilizado en su producto es diferente del procedimiento patentado.

Esta disposición se corresponde con el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Determinar si un producto supuestamente ilícito constituye un “producto nuevo” influye directamente en a cuál de las partes se atribuirá la carga de la prueba. En el artículo 17 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando un producto o la solución técnica para fabricar el producto sean conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, los tribunales populares determinarán que el producto no es un producto nuevo de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Patentes”. Esta disposición procede de las disposiciones sobre la novedad de la Ley de Patentes, según las cuales, si un producto o la solución técnica para fabricar el producto son conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, el producto no se considera nuevo.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Yiwu Beige Plastic Products Co. contra Air-Paq Composite Material (Shanghai) Co.,⁸⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si el titular del derecho proporciona pruebas preliminares para demostrar que un producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo, las pruebas preliminares deben poder demostrar que el producto en cuestión es significativamente diferente al mismo tipo de productos existentes antes de la fecha de presentación en lo que respecta a componentes y estructura o calidad, rendimiento y función.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa CSPC Ouyi Pharmaceutical Co. contra Zhang Xitian,⁸⁶ y en la fase de apelación de una controversia por la infracción de una patente de invención, en la causa Eli Lilly Co. contra Hansoh Pharma,⁸⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en el caso de una patente de invención de un nuevo procedimiento de fabricación de producto, se deben cumplir ciertos prerrequisitos para que la carga de demostrar que el procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado recaiga en el supuesto infractor, y el titular del derecho debe poder demostrar que el producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo e idéntico al producto fabricado por el supuesto infractor. En la causa CSPC Ouyi Pharmaceutical, se señaló además que, para determinar si una patente de procedimiento es una patente para la invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, se debe analizar “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, lo cual hace referencia a un producto obtenido originalmente a partir del procedimiento patentado, y no a un producto posteriormente obtenido mediante un tratamiento adicional del producto obtenido originalmente.

Si un producto fabricado a partir de un procedimiento patentado no es un “producto nuevo”, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes no se aplica directamente para imponer al supuesto infractor la carga de probar que su procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado. Sin embargo, cuando las pruebas aportadas por el titular de la patente cumplan determinados requisitos, podrá imponerse la correspondiente carga de la prueba al supuesto infractor. A este respecto, el artículo 3 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

En las controversias por infracción de patente, el demandante deberá presentar pruebas que demuestren los siguientes hechos:

1. 1) el producto fabricado por el demandado es idéntico al producto fabricado a partir del procedimiento patentado;
2. 2) la probabilidad de fabricar el producto supuestamente ilícito a partir del procedimiento patentado es relativamente alta; y
3. 3) el demandante ha realizado esfuerzos razonables para demostrar que el demandado ha utilizado el procedimiento patentado.

Después de que el demandante haya presentado pruebas para demostrar los puntos anteriores, los tribunales populares podrán exigir al demandado que presente pruebas que demuestren que el procedimiento de fabricación de su producto es diferente del procedimiento patentado.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Weifang Henglian Pulp and Papermaking Co. contra Yibin Changyi Pulp Co.,⁸⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el titular de una patente puede demostrar que el supuesto infractor ha fabricado un producto idéntico pero no que ha utilizado el procedimiento patentado después de realizar esfuerzos razonables, y si existe una alta probabilidad de que el producto idéntico se haya fabricado mediante el procedimiento patentado según las circunstancias específicas del caso, hechos conocidos y experiencia cotidiana, y si el supuesto infractor se niega a colaborar en la recolección o conservación de pruebas por parte de los tribunales populares, se puede presumir, que el supuesto infractor ha utilizado el procedimiento patentado.

4.3.2.5.5 Procedimiento presentado y procedimiento de fabricación real de productos farmacéuticos supuestamente ilícitos

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Eli Lilly Co. contra Changzhou Watson Pharmaceuticals Co.,⁸⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en las controversias por infracción de patente de procedimiento de fabricación de productos farmacéuticos, en ausencia de pruebas en contrario, se presumirá que el proceso de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito presentado al Departamento Regulador de Productos Médicos es el procedimiento real de fabricación de este. Si existen pruebas que demuestren que el procedimiento presentado del producto farmacéutico supuestamente ilícito no es auténtico, se examinarán minuciosamente la fuente tecnológica, los procedimientos y los registros de fabricación por lotes, los documentos presentados al Departamento Regulador de Productos Médicos y otros elementos del producto farmacéutico supuestamente ilícito para determinar su procedimiento de fabricación real de acuerdo con la ley. Con respecto a hechos técnicos complicados como el procedimiento de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito, se puede recurrir ampliamente a la asistencia de investigadores técnicos, asistentes expertos, tasación judicial y consultoría de expertos tecnológicos.

4.3.2.6 Regla de dedicación

En el artículo 5 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando una solución técnica se describe únicamente en la descripción o en los dibujos, pero no se menciona en las reivindicaciones, los tribunales populares no admitirán la pretensión del titular del derecho de incluirla en el alcance de la protección del derecho de patente en una controversia por infracción de patente”. Se considerará que el titular de la patente donó al público una solución técnica que se menciona en la descripción, pero no en las reivindicaciones y, por lo tanto, no podrá volver a incluirse en el alcance de la protección definido por las características equivalentes en una demanda por infracción de patente. La regla de dedicación es, en esencia, una limitación a la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

4.3.2.7 Efectos de la declaración de invalidez de la patente

En una causa civil de infracción de patente, si la CNIPA declara inválida la patente, los efectos de esta decisión administrativa de invalidez deben decidirse en función del estado de ejecución o cumplimiento de las sentencias civiles relacionadas o de los documentos escritos de mediación relativos a la infracción de la patente. En el artículo 47 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Todo derecho de patente que haya sido declarado inválido se considera inexistente desde el principio.

La decisión de declarar la invalidez del derecho de patente no tendrá efectos retroactivos sobre ninguna sentencia o declaración de mediación sobre una infracción de patente que haya sido emitida y ejecutada por el tribunal popular, sobre ninguna decisión relativa a la tramitación de una controversia por infracción de patente que haya sido realizada o ejecutada de manera forzosa ni sobre ningún contrato de licencia de explotación de patentes o contrato de transferencia de derechos de patente que haya sido cumplido antes de la declaración de invalidez del derecho de patente. Sin embargo, se compensará el daño causado de mala fe a otras personas por el titular de la patente.

Cuando las indemnizaciones pecuniarias por infracción de patente, las regalías por la explotación de la patente o las tasas por la transferencia del derecho de patente no se reembolsen de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, pero dicha ausencia de reembolso sea evidentemente contraria al principio de equidad, se realizará un reembolso total o parcial.

La “decisión de declarar la invalidez del derecho de patente” que se menciona en el artículo 47 abarca dos circunstancias: en primer lugar, la parte interesada no presenta una demanda administrativa contra la decisión dentro del plazo previsto en la ley; y, en segundo lugar, aunque se haya presentado una demanda administrativa, la decisión administrativa no es revocada por un fallo o sentencia administrativa eficaz. Por lo tanto, la determinación de si la decisión administrativa de invalidación tiene efectos retroactivos sobre cualquier decisión de sanción administrativa, sentencia, fallo, mediación escrita o contrato pertinentes debe basarse en el fallo o sentencia administrativa eficaz si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra una decisión administrativa de invalidación.

El artículo 2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una reivindicación afirmada por el titular de los derechos en una demanda por infracción de patente se declara inválida por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, el tribunal popular que conoce del caso puede desestimar la demanda sobre la base de la reivindicación invalidada.

Cuando existen pruebas de que la decisión por la que se declara inválida la reivindicación antes mencionada fue revocada por una sentencia administrativa eficaz, el titular del derecho podrá presentar otra demanda.

Cuando el titular de la patente interponga otra demanda, el plazo de prescripción se contará a partir de la fecha de notificación de la sentencia administrativa, como se indica en el párrafo 2 del presente artículo.

Esta disposición tiene por objeto mejorar la eficiencia de la tramitación de las causas civiles por infracción de patentes y evitar la prolongación innecesaria del proceso judicial. En la práctica judicial, solo una proporción relativamente pequeña de las decisiones administrativas de invalidación se revoca en procesos administrativos. Por lo tanto, después de que la CNIPA haya tomado la decisión de declarar inválido un derecho de patente, el tribunal popular que conoce de la causa civil de infracción por patente puede desestimar la demanda sin esperar al resultado final del proceso administrativo. Si finalmente se revoca la decisión administrativa de invalidación, el titular del derecho puede presentar otra demanda.

Si la CNIPA toma la decisión administrativa de declarar una patente inválida en segunda instancia, el tribunal de segunda instancia decide si desestima la demanda en función de las circunstancias del caso.

Una vez dictada la decisión administrativa de invalidación y cuando no se haya ejecutado plenamente una sentencia civil eficaz relativa a la infracción, si una parte interesada solicita un nuevo juicio de conformidad con la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular podrá suspender el examen del nuevo juicio y la ejecución de la sentencia eficaz de conformidad con el artículo 29 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, teniendo en cuenta si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra la decisión administrativa de invalidación. Si la parte afectada no presenta una demanda administrativa, o una sentencia administrativa eficaz no revoca la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular volverá a tramitar la sentencia civil o la mediación escrita sobre la infracción que no haya sido plenamente ejecutada.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Shaanxi Dongming Agricultural Technology Co. contra Shaanxi Qinfeng Agricultural Machineries (Group) Co.,⁹⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, de acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley de Patentes, el momento en que una patente se declara inválida corresponde a la fecha de la decisión indicada en la resolución escrita sobre la tramitación de la solicitud de declaración de invalidación de la patente.

4.3.2.8 Protección temporal de las patentes de invención

Una solicitud de patente de invención debe someterse a procedimientos como la publicación anticipada y el examen de fondo antes de que pueda concederse la patente. Una vez que se publica la solicitud de patente de invención, su contenido técnico se hace público. Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de explotación de la solución técnica de una patente antes de que sea concedida no constituyen actos de infracción. Por lo tanto, se plantea la cuestión de la protección temporal entre la publicación de la solicitud de patente de invención y el anuncio de la concesión de la patente.

En el artículo 13 de la Ley de Patentes se establece que “tras la publicación de una solicitud de patente de invención, el solicitante podrá exigir a la persona física o jurídica que explote dicha invención el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías”. Estas regalías solo pueden reclamarse una vez que ha sido concedida la patente de invención. El artículo 85.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes también establece que la solicitud de una parte a un Departamento de Administración de Patentes para que medie en el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías solo podrá presentarse después de que se haya concedido la patente. El artículo 18.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes especifica que la cuantía específica de las regalías puede determinarse razonablemente tomando como referencia las regalías de la licencia de la patente.

Como suele ser necesario modificar las reivindicaciones antes de la concesión, el alcance de la protección reclamada por el solicitante en la fecha de publicación de la solicitud de patente de invención puede diferir del alcance de la protección del derecho de patente una vez concedido. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, cuando la solución técnica supuestamente infractora esté comprendida en ambos alcances de protección, el tribunal popular determinará que el demandado ha explotado la patente, en cuyo caso se admitirá la petición del titular del derecho de recibir una cantidad adecuada en concepto de regalías. Cuando la solución técnica presuntamente infractora solo esté comprendida en uno de los alcances de protección, se rechaza la petición.

Durante el período de protección temporal, la fabricación, venta e importación del producto no constituyen actos de infracción, y la parte interesada solo está obligada a pagar una “cantidad adecuada en concepto de regalías”. El artículo 18.3 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando se haya pagado la cantidad adecuada en concepto de regalías prevista en el artículo 13 de la Ley de Patentes o se haya hecho una promesa de pago por escrito, la afirmación del titular del derecho de que los actos de uso, oferta para la venta y venta constituyen una infracción no será admitida por los tribunales populares.

4.3.3 Infracción conjunta y complicidad en la infracción

4.3.3.1 Infracción conjunta

En una infracción conjunta de patentes, dos o más personas conspiran o cooperan para realizar actos que infringen los derechos de patente. Para determinar la existencia de esta infracción, se aplican varias disposiciones del Código Civil. El artículo 1168 del Código Civil establece que “cuando dos o más personas cometen conjuntamente un acto lesivo que cause daño a otra persona, son solidariamente responsables”. Con respecto a las responsabilidades por infracción conjunta, se distinguen las responsabilidades externas y las internas. En el primer caso, los coinfractores son responsables solidarios. Según el artículo 178 del Código Civil, la responsabilidad solidaria es una responsabilidad general frente a una parte externa. Por lo tanto, el titular del derecho tiene derecho a solicitar que algunas o todas las personas solidariamente responsables asuman esa responsabilidad. En otras palabras, cada persona responsable asume la responsabilidad total de la infracción.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa SMC Inc. contra Leqing Zhongqi Pneumatic Technology Co.,⁹¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que la infracción conjunta tiene los siguientes prerrequisitos: los infractores son dos o más personas; cada infractor tiene una intención subjetiva conjunta; existe uso, cooperación o apoyo mutuos entre los actos de los infractores desde una perspectiva objetiva; y las consecuencias del daño resultante de los actos de cada infractor se corresponden con su intención conjunta.

Los infractores conjuntos son responsables solidarios de los actos de infracción conjunta. En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Dongguan Hongding Home Co. contra Dongguan Kangsheng Furniture Co.,⁹² la Corte Popular Suprema sostuvo que, si algunos coinfractores han llegado a un acuerdo con el titular del derecho y lo han indemnizado por parte de sus pérdidas, los coinfractores restantes solo serán responsables solidarios de la indemnización al titular del derecho por sus pérdidas como consecuencia de la infracción una vez deducida la indemnización pagada, para evitar el doble enriquecimiento del titular del derecho.

4.3.3.2 Complicidad en la infracción

En el artículo 1169 del Código Civil se establece lo siguiente:

La persona que ayude o instigue a un actor a cometer un acto ilícito asumirá la responsabilidad solidaria junto con el actor.

La persona que ayude o instigue a un actor sin capacidad o con capacidad limitada para realizar actos jurídicos civiles a cometer un acto lesivo asumirá la responsabilidad civil extracontractual. El tutor legal del actor sin capacidad o con capacidad limitada para realizar actos jurídicos civiles asumirá la responsabilidad correspondiente cuando incumpla sus deberes de tutor.

El artículo 21 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una persona sabe que el producto de que se trata es una materia prima, equipo, componente o producto intermedio especialmente utilizado para explotar una patente y proporciona dicho producto a otra persona, sin la autorización del titular del derecho y con fines comerciales y de producción, para cometer una infracción de patente, los tribunales populares respaldarán la afirmación del titular del derecho de que los actos del proveedor constituyen complicidad en la infracción.

Cuando una persona sabe que se ha concedido un derecho de patente sobre un producto o un procedimiento e induce activamente, sin la autorización del titular del derecho y con fines comerciales y de producción, a otra persona a infringir la patente, la afirmación del titular del derecho de que los actos del inductor constituyen instigación a que otros cometan una infracción será […] respaldada por los tribunales populares.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Liu Hongbin contra Beijing Jinglianfa Digital Control Technology Co.,⁹³ la Corte Popular Suprema sostuvo que el acto de complicidad en la infracción en virtud de la Ley de Patentes no se refiere a cualquier acto de ayuda, sino que se refiere específicamente al acto de proporcionar a otros un producto especialmente utilizado para cometer actos de infracción, con el objetivo de que infrinja una patente sin la autorización de su titular y con fines de producción y operación. Si un actor sabe que el producto en cuestión es una materia prima, un equipo, un componente o un producto intermedio utilizado específicamente para explotar la solución técnica de la patente y lo proporciona a otra persona sin la autorización del titular del derecho y con fines comerciales y de producción, y esa otra parte posteriormente comete una infracción de patente, el acto de proporcionar el producto constituye una ayuda a terceros para infringir la patente.

El “producto utilizado específicamente” se determina mediante el criterio de si la materia prima, el producto, el componente o el producto intermedio tiene una importancia sustancial para la realización de la solución técnica protegida por la patente y tiene “usos sustanciales no infractores”. Si la materia prima o el producto son indispensables para realizar la solución técnica protegida por la patente en cuestión y no tienen otro “uso sustancial no infractor” que su utilización en la solución técnica protegida, la materia prima o el producto se identifican generalmente como “utilizados especialmente”. La carga de la prueba de que el producto en cuestión es “utilizado especialmente” recae en el titular del derecho.

4.3.4 Argumentos de defensa en demandas por infracción de patente

4.3.4.1 Defensa del estado de la técnica

Según el artículo 67 de la Ley de Patentes, cuando un supuesto infractor tenga pruebas de que la tecnología o el diseño que ha explotado forma parte del estado de la técnica o es un diseño anterior, dicha explotación no constituye una infracción del derecho de patente. Esta disposición se añadió a la Ley de Patentes de 2008 en consideración de que el alcance de la protección de los derechos de patente no debe abarcar el estado de la técnica y las tecnologías que son evidentes y equivalentes al estado de la técnica (véase la sección 4.8.9 relativa a la defensa de un diseño anterior).

Con respecto a la definición del estado de la técnica, el artículo 22.5 de la Ley de Patentes establece que “el término ‘estado de la técnica’ se refiere a cualquier tecnología conocida por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Esta formulación se introdujo en la Ley de Patentes de 2008. Anteriormente, la disposición había definido diferentes ámbitos geográficos de divulgación pública a través de publicaciones, uso público u otros medios. Para determinar el estado de la técnica de una patente, se tiene en cuenta la versión de esta disposición en la Ley de Patentes que fuera aplicable en la fecha de presentación de la solicitud de patente. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estuviera en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”.

Para determinar si se admite la defensa del estado de la técnica, el principal factor que debe tenerse en cuenta es la relación entre la solución tecnológica supuestamente infractora y el estado de la técnica. Aunque la solución técnica supuestamente infractora constituya una infracción literal, la defensa del estado de la técnica es admisible siempre que el presunto infractor pueda aportar pruebas que demuestren que la tecnología supuestamente infractora forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Strix Ltd contra Ningbo Shenglida Electric Manufacturing Co.,⁹⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que la aplicación de una defensa del estado de la técnica solo depende de si todas las características técnicas del producto supuestamente ilícito que de manera presunta entran en el alcance de la protección del derecho de patente son idénticas o equivalentes a las características técnicas correspondientes de soluciones técnicas divulgadas al público en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no puede excluirse por el mero hecho de que el producto supuestamente ilícito sea idéntico a la patente.

Con respecto al método para juzgar si procede la defensa del estado de la técnica, el artículo 14.1 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando todas las características técnicas que supuestamente están comprendidas en el alcance de la protección de un derecho de patente sean idénticas o no presenten diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes a una solución técnica del estado de la técnica, los tribunales populares determinarán que la solución técnica explotada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Patentes de [2008].

Esta disposición aclara que las características técnicas que se comparan con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica son las que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente, y no todas las características técnicas de la tecnología utilizada por el supuesto infractor. Si ambas son idénticas o no presentan diferencias sustanciales, la tecnología implementada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Yancheng Zetian Machinery Co. contra Yancheng Geruite Machinery Co.,⁹⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando se examina la defensa del estado de la técnica, la solución técnica que debe compararse con el estado de la técnica es la supuestamente infractora, y no la patentada. El método de examen consiste en determinar las características técnicas que supuestamente entran dentro del alcance de la protección del derecho de patente en relación con las reivindicaciones de la patente y juzgar si existen características técnicas idénticas o equivalentes divulgadas en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no exige que la solución técnica supuestamente infractora sea completamente idéntica al estado de la técnica. Las características técnicas de la solución técnica supuestamente infractora que sean irrelevantes para el alcance de la protección del derecho de patente no se tendrán en cuenta al determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Beijing Sogou Technology Development Co.,⁹⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para determinar si las características técnicas que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente son idénticas o no presentan diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica, la atención debe centrarse en los problemas técnicos que debe resolver la patente y en las funciones y efectos técnicos de las características técnicas controvertidas que se mencionan en las reivindicaciones. Se examina la diferencia entre ambas en relación con los medios, las funciones, los efectos y el grado de impacto.

Para determinar si existe una “diferencia sustancial” en la defensa del estado de la técnica, puede utilizarse como referencia la doctrina de los equivalentes. En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Foshan Shunde Fashion Electrical Appliances Mfg. Co. contra Zhejiang iSMAL Hi-Tech Electrics Co.,⁹⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una característica técnica en la solución técnica supuestamente infractora y la característica técnica correspondiente en una solución técnica anterior son medios habituales directamente intercambiables en el sector técnico, se puede determinar que no existe una diferencia sustancial.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,⁹⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que la defensa del estado de la técnica es admisible cuando la solución técnica patentada indica de manera específica sus aspectos inventivos y enfatiza que todas las características técnicas distintas de los aspectos inventivos son componentes generales, si las características técnicas correspondientes a los aspectos inventivos se han divulgado en el estado de la técnica, pero no otras características técnicas, y si la combinación de la tecnología anterior y los componentes generales conduce inevitablemente a una solución técnica general anterior correspondiente a la solución técnica patentada.

4.3.4.2 Defensa basada en una solicitud en conflicto

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

“Novedad” significa que la invención o el modelo de utilidad no forma parte del estado de la técnica, que ninguna persona física o jurídica ha presentado una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación y que el contenido de la solicitud se ha divulgado en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación de la solicitud.

Por “solicitud en conflicto” se entiende una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos [presentada] antes de la fecha de solicitud y [cuyo contenido] se divulga en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de dicha fecha. Una solicitud en conflicto puede utilizarse para realizar comparaciones separadas con una patente a fin de evaluar la novedad, pero no puede utilizarse en combinación con otro elemento del estado de la técnica, con otras solicitudes en conflicto o con conocimientos generales muy extendidos para evaluar la capacidad inventiva de la patente. Si una solución técnica se ha divulgado en una solicitud en conflicto, se considera que carece de novedad en comparación con la solicitud en conflicto y, por lo tanto, no se le puede conceder una patente. En consecuencia, una solución técnica supuestamente infractora que haya sido divulgada en una solicitud en conflicto no está dentro del alcance de la protección de la patente, según el mismo razonamiento que se sigue para determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Cixi Bosheng Plastic Products Co. contra Chen Jian,⁹⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando un supuesto infractor afirme que no infringió la patente sobre la base de que la solución técnica supuestamente infractora se divulgó en una solicitud en conflicto, los tribunales populares pueden examinar si ha lugar a la defensa de solicitud en conflicto con arreglo a las disposiciones relativas a la defensa del estado de la técnica. Dado que las defensas basadas en la existencia de una solicitud en conflicto y en el estado de la técnica difieren en su definición y naturaleza, los criterios para determinar la admisibilidad de la defensa de solicitud en conflicto son compatibles con la propia naturaleza de la solicitud. Solo podrá determinarse ha lugar a la defensa basada en una solicitud en conflicto cuando cada característica técnica de la solución técnica supuestamente infractora se haya divulgado por separado y en su totalidad en una solicitud en conflicto y no presente novedad alguna en comparación con dicha solicitud.

4.3.4.3 Defensa de fuente legítima

En el artículo 77 de la Ley de Patentes se establece que “cualquier persona que, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que fue fabricado y vendido sin la autorización del titular de la patente, no estará obligado a pagar una indemnización, siempre que pueda probar la fuente legítima del producto”. Según esta disposición, la defensa de fuente legítima tiene dos prerrequisitos. En primer lugar, la persona actuó de buena fe sin culpa subjetiva al utilizar, ofrecer en venta o vender el producto infractor y no sabía o no debería haber sabido que el producto en cuestión era un producto infractor. En segundo lugar, puede probarse la fuente legítima del producto infractor utilizado, ofrecido a la venta o vendido por el demandado. Si se admite la defensa de fuente legítima, el demandado no es responsable de pagar una indemnización.

Con respecto a la defensa de fuente legítima, el artículo 25, párrafos 2 y 3, de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

“Sin conocimiento” […] significa que no se sabe ni se debería haber sabido.

“Fuente legítima” […] significa que un producto se obtiene a través de un procedimiento comercial normal, como un canal de venta legítimo o un contrato de venta ordinario. Para que se admita la defensa de fuente legítima, la persona que utiliza, ofrece para la venta o vende el producto deberá aportar las pruebas pertinentes de conformidad con la práctica comercial.

Para definir los requisitos de las pruebas que demuestren la existencia de una fuente legítima en una controversia, la práctica comercial se determina en función de si los sujetos comerciales son personas físicas, “establecimientos industriales y comerciales gestionados por particulares o empresas”, el precio del objeto, las formas habituales de comercio en la industria o región, etc.

Con respecto a si se ordena el cese de la infracción cuando se admite la defensa de fuente legítima, el artículo 25.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una persona, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que dicho producto se fabrica y vende sin autorización del titular de la patente, y la fuente legítima del producto pueda demostrarse mediante pruebas, los tribunales populares apoyarán la afirmación del titular del derecho de ordenar a dicha persona que ponga fin a los actos mencionados de utilización, ofrecimiento para la venta o venta, a menos que el usuario del producto supuestamente ilícito aporte pruebas que demuestren que se ha pagado una contraprestación razonable por dicho producto.

La “contraprestación razonable” en esta disposición se refiere a un precio o condición comercial que sea básicamente equivalente o ligeramente inferior al del producto patentado. Si la contraprestación es significativamente inferior al precio o condición comercial del producto patentado, normalmente se presume que el comprador debería haber sabido que el producto adquirido no estaba autorizado por el titular de la patente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de diseño, en la causa Guangdong Archie Hardware Co. contra Yang Jianzhong,¹⁰⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que la defensa de fuente legítima es un derecho concedido por ley a los usuarios y vendedores de buena fe de productos ilícitos. De acuerdo con el principio de que la carga de la prueba recae sobre la parte que presenta la demanda, para invocar la defensa de fuente legítima, el usuario o vendedor de un producto infractor debe aportar pruebas (por ejemplo, facturas de compra, recibos y comprobantes de pago) que demuestren que el producto infractor se obtuvo de forma legítima. La defensa de fuente legítima tiene dos prerrequisitos, a saber, que en el usuario o vendedor no se observe culpabilidad subjetiva y que el producto supuestamente ilícito se haya obtenido de una fuente legítima. En cuanto a la condición subjetiva, el usuario o vendedor del producto supuestamente ilícito tiene que demostrar que no sabía que estaba utilizando, ofreciendo a la venta o vendiendo un producto ilícito. Como hecho negativo, la carga de la prueba suele recaer en el titular del derecho para demostrar la condición subjetiva de que el supuesto infractor conocía o debería haber conocido el carácter ilícito. En cuanto a si existe una fuente legítima para el producto supuestamente ilícito, el usuario o el vendedor carga con la responsabilidad de probar que existe un canal de compra legítimo, un precio razonable y un proveedor directo para el producto supuestamente ilícito.

Con respecto a la admisión de la defensa de fuente legítima alegada por un vendedor, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad Baokou (Xiamen) Sanitary Ware Co. contra Guantao Peilong Water Heating Installation and Maintenance Store,¹⁰¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un vendedor puede probar que ha cumplido con las reglas de comercio legítimas y normales del mercado, que el producto que se vende se obtuvo de una fuente cierta, un canal legítimo y a un precio razonable, que su acto de venta fue de buena fe y que cumplió con la práctica comercial, se puede presumir que el vendedor no tiene culpa subjetiva. En esta circunstancia, el titular del derecho deberá presentar pruebas en contrario.

Con respecto a la asunción de responsabilidad cuando se admite una defensa de fuente legítima, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Guangzhou Surui Mechanical Equipment Co. contra Shenzhen Helitai Technology Co.,¹⁰² la Corte Popular Suprema sostuvo que una defensa de fuente legítima libera de la obligación de pagar una indemnización, pero no exime de responsabilidad por infracción. La defensa de fuente legítima de un vendedor no cambia la naturaleza ilícita del acto de vender el producto infractor ni libera al vendedor de la responsabilidad de cesar las ventas del producto infractor. El vendedor sigue debiendo asumir todos los costos razonables del titular del derecho para obtener el cese de la infracción.

4.3.4.4 Defensa de los derechos de uso anterior

El artículo 9.2 de la Ley de Patentes establece que “si dos o más solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invención o creación, el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero”. La defensa de los derechos de uso anterior pretende compensar la deficiencia de este principio del primero en presentar. Según el artículo 75.2) de la Ley de Patentes, no se considerará que ha infringido el derecho de patente la persona que, “antes de la fecha de presentación de la solicitud, ya haya fabricado el producto idéntico, utilizado el procedimiento idéntico o realizado los preparativos necesarios para su fabricación o utilización y siga fabricándolo o utilizándolo dentro del alcance original”.

Con respecto a la defensa de los derechos de uso anterior, el artículo 15 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un supuesto infractor alegue derechos de uso anterior de una tecnología o diseño adquiridos ilegalmente, los tribunales populares no admitirán dicha alegación.

En cualquiera de los siguientes casos, los tribunales populares determinarán que la circunstancia de “realizar los preparativos necesarios para su fabricación o uso” recogida en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes se ha producido si:

1. 1) se han completado los principales dibujos técnicos o documentos de proceso para llevar a cabo una invención o creación; o
2. 2) se han fabricado o adquirido los principales equipos o materias primas para implementar una invención o creación.

El “alcance original” establecido en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes abarca la escala de producción existente y la escala de producción alcanzable haciendo uso del equipo de producción existente o a partir de los preparativos de producción existentes en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Cuando, después de la fecha de presentación de la solicitud de patente, el titular del derecho de uso anterior transfiere o concede licencias a otros para aplicar la tecnología o el diseño que ha aplicado o ha hecho los preparativos necesarios para aplicarlos, los tribunales populares rechazarán la alegación del supuesto infractor de que dicho acto constituye una aplicación continuada dentro del alcance original, a menos que la tecnología o el diseño se transfieran o sucedan junto con la empresa original.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,¹⁰³ la Corte Popular Suprema sostuvo que los dibujos de diseño son la base fundamental para el procesamiento y la inspección de productos en el ámbito de la fabricación de maquinaria. Por lo tanto, cuando un supuesto infractor haya diseñado los dibujos de las piezas clave del producto supuestamente ilícito y todas las demás piezas de este sean piezas generales, se puede determinar que el supuesto infractor ha terminado los principales dibujos técnicos esenciales para la implementación de la invención o creación y ha hecho los preparativos necesarios para fabricar el producto supuestamente ilícito, por lo que se puede sostener la defensa de los derechos de uso anterior.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Jiangxi Yintao Pharmaceutical Co. contra Shaanxi Hanwang Pharmaceutical Co.,¹⁰⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que la admisibilidad de una defensa de los derechos de uso anterior depende principalmente de si el supuesto infractor, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, había explotado la patente o realizado los preparativos técnicos o materiales necesarios para explotarla. Si los expedientes de solicitud de registro del producto supuestamente ilícito —en este caso, un producto farmacéutico— muestran que el presunto infractor había terminado los documentos de proceso y el equipo para fabricar el producto farmacéutico supuestamente ilícito antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se considera que había hecho los preparativos necesarios para fabricar o explotar la patente. Dado que un Departamento Regulador de Productos Médicos revisa y concede la certificación de fabricación de un producto farmacéutico, los preparativos necesarios para la fabricación o el uso no se determinarán en función de la aprobación de dicha certificación.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Beijing Yingtelai Technology Co. contra Beijing SinoShield Chuangzhan Doors Co.,¹⁰⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el fabricante no es el demandado, pero el vendedor puede demostrar que el producto supuestamente ilícito se obtuvo de una fuente legítima y que el fabricante gozaba de derechos de uso anterior, el vendedor también puede alegar la defensa de los derechos de uso anterior.

4.3.4.5 Otras circunstancias que no se consideran infracción de patente

Además de los argumentos de defensa descritos anteriormente, según el artículo 75 de la Ley de Patentes, ninguna de las siguientes circunstancias se considerará infracción de patente:

• el agotamiento del derecho de propiedad intelectual (es decir, después de la venta de un producto patentado o de un producto adquirido directamente de acuerdo con un procedimiento patentado por el titular de la patente o cualquier persona física o jurídica autorizada por el titular de la patente, otra persona utiliza, ofrece en venta, vende o importa dicho producto);
• cualquier medio de transporte extranjero —que atraviese temporalmente el territorio, las aguas o el espacio aéreo territoriales de China— que utilice la patente de que se trate en sus dispositivos e instalaciones para sus propias necesidades y de conformidad con cualquier acuerdo celebrado entre China y el país al que pertenezca el medio de transporte extranjero, de conformidad con cualquier tratado internacional en el que ambos países sean partes o en virtud del principio de reciprocidad;
• cualquier persona que utilice la patente en cuestión especialmente con fines de investigación y experimentación científica; y
• excepciones Bolar (es decir, cualquier persona que fabrique, utilice o importe un producto farmacéutico o equipo médico patentado con el fin de proporcionar la información necesaria para el examen y la aprobación administrativos y cualquier otra persona que fabrique o importe un producto farmacéutico patentado o un equipo médico patentado para dicha persona).