Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.5 Demandas por infracción de patentes

9.5.1 Actos de infracción

Según el artículo 60.1 de la Ley, una persona infringe⁷¹ una patente si realiza en el Reino Unido, sin el consentimiento del titular de la patente y mientras esta esté en vigor, alguno de los actos que se enumeran a continuación:

1. a) cuando la invención consista en un producto, fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar o importar el producto, así como conservarlo para su venta u otros fines;
2. b) cuando la invención sea un proceso, utilizarlo u ofrecerlo para su uso en el Reino Unido, a sabiendas de (o cuando sea evidente para una persona razonable teniendo en cuenta las circunstancias) que el uso en ese territorio sin el consentimiento del titular constituye una infracción de la patente;
3. c) cuando la invención sea un proceso, vender, ofrecer en venta, utilizar o importar un producto obtenido directamente por medio del proceso, así como conservar dicho producto para su venta u otros fines.

En el artículo 60.2 se establece que también infringe⁷² una patente toda persona que, sin el consentimiento del titular y mientras la patente esté en vigor,

proporcione u ofrezca proporcionar en el Reino Unido a una persona distinta del titular u otra persona con derecho a realizar la invención cualquiera de los medios relativos a un elemento esencial de la invención que permitan ponerla en práctica, a sabiendas de (o cuando sea evidente para una persona razonable teniendo en cuenta las circunstancias) que dichos medios son adecuados para poner en práctica la invención en el Reino Unido y están concebidos con tal fin.

Estas disposiciones tratan de reflejar las disposiciones correspondientes (artículos 25 y 26) del Convenio sobre la patente comunitaria (pese a que este instrumento nunca llegó a entrar en vigor).⁷³ En consecuencia, los tribunales británicos toman como referencia las decisiones de los tribunales de otros Estados parte en el Convenio para interpretar esas disposiciones.⁷⁴

El Derecho inglés también reconoce la responsabilidad accesoria de las personas que colaboran con otras en la comisión de actos que constituyen infracción o que han elaborado un plan común con otras personas para cometer dichos actos.⁷⁵

En el artículo 61 de la Ley se establece el derecho del titular de una patente a iniciar un procedimiento ante los tribunales (por ejemplo, el Tribunal Superior en Inglaterra y Gales)⁷⁶ respecto de cualquier acto que infrinja presuntamente la patente. El licenciatario exclusivo⁷⁷ de la patente también tiene derecho a iniciar un procedimiento respecto de toda infracción cometida en una fecha posterior a la de la concesión de la licencia.⁷⁸ Una vez concedida la patente, el titular o un licenciatario exclusivo también pueden presentar una demanda respecto de los actos cometidos tras la publicación de la solicitud de patente que habrían constituido infracción si la patente estuviera en vigor.⁷⁹

También se pueden presentar demandas contra las amenazas de cometer actos de infracción, aunque estos aún no se hayan producido (las denominadas demandas quia timet, en las que se solicita una orden judicial para impedir daños futuros). Estas demandas solo prosperan si, en la fecha de inicio del procedimiento, existe una probabilidad elevada —un riesgo concreto, importante y tangible— de que sea necesario establecer medidas cautelares para evitar que el demandado cometa una infracción.⁸⁰

9.5.2 Interpretación de las reivindicaciones

En las disposiciones del artículo 60 de la Ley se habla de “la invención”. En el artículo 125 se define la invención de la siguiente manera:

1) A efectos de la presente Ley, a menos que el contexto exija otra cosa, se considerará que la invención respecto de la que se solicita una patente o de la que se ha concedido una patente es aquella especificada en las reivindicaciones de la memoria descriptiva de la solicitud de la patente, según proceda, interpretada en función de la descripción y los dibujos contenidos en dicha memoria descriptiva; el alcance de la protección concedida por la patente se determinará en consecuencia.

[…]

3) El Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea (que contiene una disposición correspondiente al apartado 1), mientras esté en vigor, será aplicable a los efectos del apartado 1) del mismo modo que se aplica a los fines del artículo 69 del CPE.

En el “Protocolo interpretativo del artículo 69” del CPE se establece lo siguiente:

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.⁸¹

Hasta 2017, los tribunales británicos no reconocían la doctrina de los equivalentes, sino que determinaban el alcance de la protección por patente en función de una “interpretación teleológica”. Este criterio consistía en determinar lo que habría entendido una persona experta en la materia del texto de las reivindicaciones expresado por el titular de la patente; en ese proceso, se podían tener en cuenta los equivalentes. Solo se puede infringir una patente si el producto o proceso coincide con las reivindicaciones según una interpretación teleológica.⁸² En 2017, el Tribunal Supremo sostuvo que la interpretación del texto de las reivindicaciones es el primer paso para determinar la existencia de infracción. El tribunal también señaló que un producto o proceso que no coincida con las reivindicaciones con arreglo a una interpretación normal podría, no obstante, constituir una infracción si difiere de las reivindicaciones de manera inmaterial, y propuso varias ideas para ayudar a determinar si la variación era inmaterial.⁸³

9.5.3 Vías de reparación ante las infracciones

En el artículo 61 de la Ley se especifican algunas de las vías de reparación que pueden reclamarse ante una infracción:

1. a) una medida cautelar que impida al demandado cometer presuntos actos de infracción;
2. b) una orden para que entregue o destruya todos los productos patentados relacionados con la patente infringida o los artículos que contengan de manera indisociable dichos productos;
3. c) una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la infracción;
4. d) una liquidación de los beneficios que el demandado haya obtenido de la infracción;
5. e) una declaración en la que quede constancia de que la patente es válida y que el demandado la ha infringido.⁸⁴

Sin embargo, según el artículo 61, esas vías de reparación son aplicables “sin perjuicio de cualquier otra potestad del tribunal”. En la sección 9.7 se analizan en mayor detalle las vías de reparación.

9.5.4 Solicitud de una sentencia declaratoria

Como se ha mencionado, en el artículo 61 de la Ley se expresa claramente que, como respuesta a una demanda presentada por el titular de la patente o de un licenciatario exclusivo, el tribunal tiene la facultad de emitir una declaración de la validez y de la infracción de la patente. Por otra parte, en el artículo 71 se establece una vía mediante la que una persona puede obtener una declaración en la que se afirme que la patente no se ha infringido o no se infringiría:

En los procedimientos entre la persona que cometió un acto o propuso cometerlo y el titular de la patente, el tribunal o la Intendencia pueden, sin perjuicio de la potestad del tribunal de emitir una declaración distinta de la prevista en la presente disposición, declarar que un acto no constituye —o una propuesta de acto no constituiría— una infracción de la patente, siempre que el titular no haya afirmado lo contrario, si se demuestra que:

1. a) esa persona ha solicitado por escrito al titular que emita un reconocimiento escrito del contenido de la declaración solicitada y ha aportado por escrito detalles pormenorizados del acto de que se trate; y
2. b) el titular se ha negado a emitir dicho reconocimiento o no lo ha hecho.⁸⁵

Las partes que deseen obtener una declaración de no infracción, antes de presentar una demanda contra el titular de la patente, deben enviarle una notificación en la que se describa el producto o proceso de las partes solicitantes, con la finalidad de brindar al titular la oportunidad de reconocer, antes de iniciar un proceso judicial, que dicho producto o proceso no constituye una infracción.⁸⁶

Sin embargo, la potestad declaratoria del tribunal no se limita a estas declaraciones, como se establece claramente en los artículos 61 y 71. En el CPR, regla 40.20, se establece que “el tribunal puede emitir declaraciones vinculantes independientemente de que se solicite otra reparación”. Esta disposición concede al tribunal la potestad discrecional de emitir una sentencia declaratoria, si bien por lo general solo ejercerá dicha potestad si existe una controversia suficientemente bien definida entre las partes y si emitir la declaración resulta de utilidad. El tribunal también tiene en cuenta la justicia entre las partes y otros motivos especiales.⁸⁷

Esta potestad se ha empleado para emitir declaraciones en el sentido de que un producto concreto era antiguo o evidente en una fecha determinada.⁸⁸ El efecto práctico de estas declaraciones es que el titular de la patente no puede hacer valer, frente a esos productos, ninguna patente obtenida con esa fecha de prioridad o posterior. Este tipo de declaración (que en ocasiones se denomina declaración Arrow, por la primera causa en la que se concedió)⁸⁹ resulta especialmente útil cuando el titular de la patente tiene en trámite solicitudes divisionales que la otra parte teme que el titular ejerza contra ella cuando se concedan, si se conceden. Estas declaraciones dan a esta parte seguridad comercial sin necesidad de esperar a que se concedan las patentes para presentar una demanda de revocación. Sin embargo, siempre es necesario probar que la declaración tendrá alguna utilidad.⁹⁰

9.5.5 Demandas por amenazas

Las amenazas de iniciar un proceso judicial por infracción de patente pueden desincentivar el comercio, especialmente cuando se dirigen a los clientes (reales o potenciales) de un comerciante. En consecuencia, en la Ley se permite a las personas que reciban estas amenazas presentar una demanda y solicitar una reparación. Estas demandas:

• solo pueden presentarse respecto de las comunicaciones que den a entender a una persona razonable en la posición del destinatario que la patente existe y que una persona tiene intención de demandar a otra por una infracción de patente cometida mediante un acto realizado, o que se realizará, en el Reino Unido;⁹¹
• no pueden presentarse si la supuesta infracción consiste en fabricar o importar un producto para su venta o en utilizar un proceso, o cualquier otro acto respecto del producto o proceso cometido por una persona que ha fabricado o importado el producto o utilizado el proceso (o pretende hacerlo);⁹²
• no pueden presentarse si la amenaza no es expresa y se efectúa en una “comunicación permitida” (básicamente, aquella que contenga solo la información necesaria para notificar los derechos del titular de la patente o para solicitar información sobre la fabricación o la importación de un producto o el uso de un proceso);⁹³ y
• no pueden presentarse contra asesores profesionales que actúen según las instrucciones de otra persona identificable.⁹⁴

Las vías de reparación posibles como resultado de una demanda por amenazas son las siguientes:

• la declaración de que las amenazas son injustificadas;
• una medida cautelar para impedir que continúen las amenazas; o
• una indemnización por las pérdidas que haya sufrido la persona amenazada como consecuencia de las amenazas.⁹⁵

Para justificar sus actos, la persona que realizó la amenaza puede demostrar que el acto objeto de la amenaza de iniciar un proceso judicial constituye (o constituiría, de cometerse) una infracción de la patente.⁹⁶ Por consiguiente, en respuesta a la mayor parte de las demandas por amenazas, los demandados alegan esta justificación y presentan una reconvención por infracción, a la que los demandantes replican alegando la invalidez de la patente y presentan a su vez una reconvención para reclamar la revocación.