Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.2 La Oficina Japonesa de Patentes y los procedimientos de revisión administrativa

7.2.1 La Oficina Japonesa de Patentes

La JPO es el organismo administrativo del Gobierno del Japón responsable de la administración de las leyes de propiedad industrial, incluida la Ley de Patentes. Está dirigida por un comisario y cuenta con los departamentos de examen, que analizan las solicitudes de patente²¹ y el TAD, que se encarga de los procesos de demandas y recursos relativos a la validez y el alcance de las patentes concedidas.²²

La JPO es una de las mayores oficinas de patentes del mundo. Al realizar una comparación a nivel mundial, la JPO suele recibir anualmente el tercer mayor número de solicitudes de patente, por detrás de la Administración de la Propiedad Intelectual de la República Popular China y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.²³ También colabora con otros países en la protección y la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en virtud del PCT y como administración encargada de la búsqueda internacional, la JPO emitió, en 2021, 48 502 informes internacionales de búsqueda y, como administración encargada del examen preliminar internacional, 1 562 informes internacionales de examen preliminar.²⁴

7.2.2 Examinadores y examen de las solicitudes de patente

Los departamentos de examen de la JPO están organizados en cuatro sectores técnicos: infraestructura física, óptica y social; tecnología mecánica; química, ciencias de la vida y de los materiales; y tecnología electrónica.²⁵ Los examinadores de la JPO son expertos en tecnología y Derecho de patentes y se encargan de examinar las solicitudes de patente para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Patentes.

Los exámenes se llevan a cabo de acuerdo con el documento Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (“Directrices para el examen”).²⁶ La JPO prepara las Directrices para el examen a fin de ayudar a garantizar que se toman decisiones coherentes y se adoptan procesos transparentes, y de abordar un abanico de asuntos, incluidos los principios y procedimientos de examen, los requisitos de patentabilidad, las descripciones y las reivindicaciones, la prioridad, las solicitudes por escrito en idiomas extranjeros y la ampliación del plazo de la patente. En el sitio web de la JPO hay disponible una versión en inglés del documento de las Directrices para el examen.

Los examinadores deben rechazar las solicitudes de patente que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes. No obstante, antes de tomar esa decisión, los examinadores deben notificar al solicitante los fundamentos en que se basa la denegación de su solicitud y darle la oportunidad de enviar una opinión por escrito dentro de un determinado plazo.²⁷

7.2.3 El Departamento de Demandas y Recursos

El TAD de la JPO se compone de 38 comisiones repartidas en sectores técnicos. De estas, 33 comisiones supervisan las patentes y los modelos de utilidad.²⁸ Las demás comisiones son una de diseño y cuatro de marcas.²⁹ El TAD desempeña dos funciones importantes:

• Valorar, a modo de revisión interna, los recursos contra las decisiones de los examinadores de la JPO.
• Resolver las controversias relativas a la concesión de derechos de PI.

7.2.3.1 Recursos contra las decisiones de los examinadores

Este papel del TAD en los recursos implica determinar si un examen realizado por el departamento de examen de la JPO fue apropiado y garantizar la corrección del derecho de patente concedido. En concreto, el TAD examina los recursos del demandante contra la denegación de un examinador (que, en ocasiones, se conoce como “decisión de denegación”).³⁰. Los recursos contra la denegación de un examinador desempeñan un papel importante al garantizar el examen adecuado de las solicitudes de patente.

El TAD también es el encargado de examinar las oposiciones a la concesión de una patente. Un tercero puede presentar una oposición a una patente en un plazo de seis meses desde la fecha de publicación de un boletín oficial donde figure la patente.³¹ Las oposiciones a la concesión de una patente ayudan a garantizar la corrección de un derecho de patente.³²

7.2.3.2 Solución de controversias

La función de solución de controversias del TAD consiste en:

• la resolución de la validez de los derechos de patente (demanda de anulación);
• la corrección del alcance de las reivindicaciones de la patente (demanda de corrección); y
• la provisión de un dictamen (Hantei) oficial sobre el alcance técnico de una invención patentada.

En las demandas de anulación de una patente concedida, una persona interesada presenta ante la JPO una solicitud de decisión judicial según la cual la patente no es válida, para lo que deben indicarse los motivos por los que debe anularse la patente.³³ Las demandas de anulación constituyen un medio para que se invalide una patente que nunca se debería haber concedido y se considere que nunca ha existido.³⁴

En las demandas de corrección, el titular de una patente presenta una solicitud ante la JPO para corregir el alcance de las reivindicaciones de la patente.³⁵ No obstante, no se puede presentar una demanda de corrección en el período que transcurre entre la espera del juicio en el proceso de anulación ante la JPO y la confirmación de que la decisión judicial es definitiva y vinculante. Por el contrario, esta solicitud de corrección solo se puede presentar en un momento establecido dentro de este período.³⁶

En cuanto al proceso de Hantei, a petición de una de las partes, el TAD emite y después publica un dictamen oficial sobre el alcance técnico de una invención patentada.³⁷

El TAD lleva a cabo los procedimientos relativos a los recursos contra las denegaciones emitidas por un examinador, las oposiciones a la concesión de patentes, las demandas de anulación y corrección y el sistema de Hantei de acuerdo con el documento Manual for Trial and Appeal Proceedings (“Manual para los procedimientos de demanda y recurso”) y las Directrices para el examen, así como las decisiones del tribunal y otras decisiones en materia de demandas y recursos.

7.2.3.3 Jueces administrativos de patentes, asesores ejecutivos y consultores

Son los jueces administrativos de patentes con formación técnica quienes llevan a cabo los procedimientos del TAD. Son expertos en tecnologías concretas y deben contar con más de diez años de experiencia en el examen de patentes. En junio de 2021, había aproximadamente 380 jueces administrativos de patentes.

Los jueces administrativos de patentes tienen ocasión de escuchar, por boca de los propios inventores, las explicaciones relativas a asuntos técnicos a través de consultas orales o entrevistas, o en los procedimientos orales. Las causas relacionadas con tecnologías complejas se pueden asignar a un órgano colegiado de jueces administrativos de patentes que sean expertos en el sector especializado correspondiente.

Los jueces administrativos de patentes reciben apoyo jurídico respecto de las demandas y los recursos por parte de asesores ejecutivos a tiempo parcial con experiencia, como jueces y abogados, y respecto de las decisiones y sentencias judiciales, por parte de consultores a tiempo completo que los asisten en causas concretas.

7.2.3.4 Recurso de las decisiones del Departamento de Demandas y Recursos ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual

Se puede presentar un proceso de revocación (una demanda administrativa) ante el Tribunal Superior de PI contra las siguientes decisiones del TAD: una decisión que resuelve el recurso contra la denegación de un examinador; una decisión por la que se revoca una patente en un proceso de oposición a la concesión de una patente; o una decisión judicial que resuelve una demanda de anulación o de corrección. La competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI con relación a estas demandas y su personal clave se tratan en la sección 7.4.

7.2.4 Validez y alcance de la patente: el sistema de demandas y recursos de la Oficina Japonesa de Patentes

En este apartado se resume el sistema de demandas y recursos administrado por el TAD de la JPO. En primer lugar, se presentan algunas características comunes a los procesos de demandas y recursos de la JPO con relación a las patentes. A continuación, se describen los siguientes procesos relativos a la validez y el alcance de la patente: recursos contra la denegación de un examinador, oposiciones a la concesión de una patente y demandas de anulación y de corrección.³⁸ También se describe el sistema de Hantei (dictamen en materia de infracción).

7.2.4.1 Características comunes de los procesos de demandas y recursos de la Oficina Japonesa de Patentes

Los examinadores de la JPO se encargan de examinar las solicitudes de patente para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Patentes. Los exámenes se llevan a cabo de acuerdo con las Directrices para el examen.³⁹

El TAD de la JPO se encarga de diferentes demandas y recursos. Los tribunales de jueces administrativos de patentes pueden examinar los recursos contra la decisión de un examinador de rechazar la solicitud de una patente, así como las oposiciones a la concesión de una patente. También llevan a cabo procesos judiciales, como los derivados de las demandas de corrección del alcance de las reivindicaciones de las patentes y las demandas de anulación para determinar la validez de los derechos de patente. Bajo petición, el TAD también puede proporcionar Hantei, un dictamen oficial y no vinculante en materia de infracción relativo al alcance técnico de una invención patentada.⁴⁰

7.2.4.1.1 Comprobación de requisitos formales

Cuando los demandantes presentan una demanda o una apelación ante el TAD de la JPO, los secretarios judiciales llevarán a cabo, en primer lugar, una comprobación de los requisitos formales para evaluar, por ejemplo, si se indica el objetivo y el motivo de la solicitud, si se han abonado las tasas y si se adjuntan los documentos necesarios, por ejemplo, un poder. Tras la realización de una comprobación de los requisitos formales, los secretarios judiciales enviarán las causas solicitadas a la comisión del TAD especializada que esté a cargo de los procedimientos.⁴¹

7.2.4.1.2 Tribunales de jueces administrativos de patentes y procedimientos ex officio

De las demandas y los recursos se encarga un tribunal formado por tres o cinco jueces administrativos de patentes.⁴² Los procedimientos ex officio permiten que el tribunal investigue los hechos y analice las pruebas conforme a su propia potestad.⁴³

7.2.4.1.3 El Manual para los procedimientos de demanda y recurso

Los jueces administrativos de patentes llevan a cabo los procedimientos de demanda y recurso de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual para los procedimientos de demanda y recurso y las Directrices para el examen, así como las decisiones del tribunal y otras decisiones relativas a demandas y recursos.

La JPO prepara y publica el Manual para los procedimientos de demanda y recurso con el fin de garantizar:

• un entendimiento uniforme dentro del TAD del objetivo de las leyes y los reglamentos y su interpretación en las decisiones del tribunal y otras decisiones relativas a demandas y recursos;
• unos procedimientos y unas decisiones coherentes y transparentes en materia de demandas y recursos; y
• decisiones justas y correctas en demandas y recursos.

La versión inglesa de algunas partes del Manual para los procedimientos de demanda y recurso está disponible en el sitio web de la JPO.⁴⁴

7.2.4.1.4 Pruebas

El plazo para que las partes envíen las pruebas a la JPO está abierto hasta la conclusión del proceso de demanda o recurso. Cuando hay pruebas, las partes deben indicar el medio de prueba en una solicitud por escrito de demanda o recurso o en una respuesta por escrito y adjuntarlas. Al presentar las pruebas, estas deben indicarse por escrito junto con su relación con los hechos que se han de probar.

Las pruebas documentales —que pueden ser boletines oficiales de patentes, libros, revistas, publicaciones académicas, catálogos, proyectos, formularios de pedidos y albaranes— se suelen enviar como medios de prueba. Al enviar un documento redactado en un idioma extranjero, las partes deben adjuntar una traducción del texto de la parte que se ha de analizar.

En las demandas de anulación, se puede interrogar a los testigos. Atendiendo al Reglamento del Procedimiento Civil, las pruebas se pueden obtener a través de dictámenes periciales y de la inspección de pruebas. Los tribunales de jueces administrativos de patentes también pueden interrogar a un testigo por videoconferencia.

Un tribunal puede conservar las pruebas de acuerdo con el Reglamento del Procedimiento Civil si concluye que será difícil usarlas a menos que su análisis se haga por adelantado.⁴⁵

7.2.4.1.5 Interpretación de las reivindicaciones

El tribunal debe especificar la invención reivindicada con base en la descripción de las reivindicaciones. El tribunal interpreta las reivindicaciones atendiendo a la descripción, los dibujos y los conocimientos generales comunes en el sector técnico de la invención reivindicada en el momento de la presentación. Aun cuando la invención especificada en la descripción de las reivindicaciones y la descrita en la descripción o los dibujos no se correspondan, el tribunal no debe especificar la invención reivindicada en función solo de la última, pues siempre se han de tomar en consideración las cuestiones descritas en las reivindicaciones.⁴⁶

7.2.4.2 Recurso contra la denegación de un examinador

Un solicitante que no está satisfecho con la denegación de un examinador de la JPO (que, en ocasiones, se conoce como “decisión de denegación”) puede presentar una solicitud de recurso contra la decisión en un plazo de tres meses (cuatro meses en caso de que la parte no resida en el Japón) a partir de la fecha en que se proporcionó la copia certificada de la decisión del examinador.⁴⁷

Si, por motivos que escapan a su control, una persona no ha podido presentar el recurso contra una denegación en el plazo prescrito, tiene 14 días para presentarla (o dos meses, en caso de que resida en el extranjero) a partir de la fecha en la que desaparecieron dichos motivos, pero antes de que transcurran seis meses desde la finalización de ese período.⁴⁸

La impugnación de la denegación de un examinador consiste en un recurso ex parte incoado por el recurrente (un demandante) contra la JPO. Un tribunal de jueces administrativos de patentes la lleva a cabo como procedimiento documental.⁴⁹ Si un tribunal determina que la decisión es inapropiada, puede llevar a cabo una investigación ex officio para determinar si hay otros motivos para la denegación.⁵⁰ Si se ratifica la decisión del examinador, el recurrente puede iniciar un proceso ante el Tribunal Superior de PI para revocar dicha decisión de apelación.⁵¹ Se puede ver un resumen de este proceso en la figura 7.2.

Fuente: Adaptado de TAD, Handbook, pág. 6.

En 2021, la JPO recibió 16 894 solicitudes de recurso contra la denegación de un examinador. La JPO ha informado de que el porcentaje de recursos que acaban en la concesión de una patente ha aumentado desde 2012 y alcanzó el 77 % en 2021.⁵²

7.2.4.3 Oposición a la concesión de una patente

Cualquier persona puede presentar una oposición a la concesión de una patente ante la JPO. Las oposiciones no requieren que el demandante tenga ningún “interés”.⁵³ No obstante, no está permitido realizar oposiciones anónimas.⁵⁴

Es posible oponerse a la concesión de una patente por numerosos motivos; por ejemplo, que la patente reivindique una invención que pertenece al estado de la técnica en el Japón u otro país extranjero en el momento en que se presenta la solicitud de patente.⁵⁵

Se debe presentar una oposición en un plazo de seis meses tras la publicación del boletín oficial en el que se incluya la patente. Si una patente tiene dos o más reivindicaciones, se puede presentar por cada reivindicación una oposición a la patente concedida.⁵⁶

El proceso de oposición a la concesión de una patente lo puede llevar a cabo un tribunal formado por tres o cinco jueces administrativos de patentes (véase la figura 7.3). No obstante, suele llevarlo a cabo un tribunal formado por tres jueces administrativos de patentes como procedimiento documental.⁵⁷

Fuente: Adaptado de TAD, JPO (2020) pág. 8.

La JPO y el titular de la patente llevan a cabo este proceso.⁵⁸ El TAD ha indicado que el motivo de ello es facilitar los procedimientos a los demandantes y que el proceso les resulte más sencillo.⁵⁹ Un demandante tiene derecho a expresar su opinión si así se lo solicita la JPO y puede enviarla por escrito en caso de que el titular de la patente presente una solicitud de corrección.⁶⁰

El tribunal solo examinará las reivindicaciones para las que se presente una oposición a la patente concedida y llevará a cabo el examen atendiendo a los motivos y las pruebas que haya aportado el demandante.⁶¹ No obstante, el tribunal puede analizar motivos que no se hayan alegado en los procedimientos ex officio.⁶² La decisión de invocar procedimientos ex officio debe tener en cuenta el interés público, el objetivo del proceso, cualquier atraso en los procedimientos y una posible resolución correcta como resultado del análisis ex officio de las pruebas.⁶³

El tribunal debe fallar que se revoque la patente si se demuestran los fundamentos a favor de la oposición a la concesión de la patente. Una vez que la decisión de revocación pase a ser definitiva y vinculante, se considerará que nunca ha existido un derecho de patente.⁶⁴ Si un tribunal pretende dictar una decisión de revocación, el juez debe notificar los fundamentos al titular de la patente y a cualquier interviniente, así como proporcionarles la oportunidad de enviar por escrito una opinión dentro de un plazo específico y razonable. El titular de la patente puede presentar una solicitud de corrección de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito solo dentro de ese plazo.⁶⁵

Si un grupo de jueces decide revocar una patente, su titular puede iniciar una acción para revocar dicha decisión ante el Tribunal Superior de PI, para lo que se nombrará como demandado al comisario de la JPO. No obstante, si los jueces administrativos de patentes deciden conservar la patente, la decisión pasa a ser definitiva y vinculante tras la emisión de una copia certificada de la decisión; las partes que presentaron la oposición no pueden iniciar un proceso de revocación contra esta decisión.⁶⁶

El número de oposiciones a la concesión de una patente aumentó entre 2015 (264 oposiciones) y 2017 (1 251 oposiciones). El número disminuyó ligeramente entre 2018 (1 075 oposiciones) y 2020 (1 029 oposiciones), pero aumentó de nuevo en 2021 (1 260 oposiciones)⁶⁷ La JPO informó de que, de las 4 977 causas de oposición acerca de las que se tomó una decisión entre abril de 2015 y diciembre de 2018, el 32,3 % se conservaron sin correcciones, el 45,3 % se conservaron con correcciones y el 10,2 % se revocaron.⁶⁸

7.2.4.4 Demanda de corrección

El titular de una patente puede presentar una demanda de corrección de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos de la patente.⁶⁹ Las demandas de corrección inician procedimientos ex parte llevados a cabo por un tribunal de jueces administrativos de patentes como procedimiento documental (véase la figura 7.4).

Fuente: Adaptado de TAD, Handbook, pág. 13.

Una demanda de corrección permite que el titular de una patente corrija voluntariamente las reivindicaciones, la descripción o los dibujos adjuntos a la solicitud. La corrección se suele solicitar como una medida preventiva para salvaguardar la patente contra un juicio en busca de anulación cuando una patente es parcialmente defectuosa o para descartar una controversia mediante la aclaración de cualquier parte ambigua de la patente.

Una solicitud de corrección en una demanda de anulación o en una oposición a la concesión de una patente permite corregir las reivindicaciones o los dibujos como mecanismo del titular de la patente para defender la validez de esta durante dichos procedimientos.⁷⁰

El artículo 126.1) de la Ley de Patentes establece que las correcciones que pueden solicitarse en una demanda de corrección se limitan a lo siguiente: una restricción de las reivindicaciones, una corrección de los errores o los fallos de traducción, una aclaración de cualquier declaración ambigua o el cambio en la redacción de una reivindicación que cita la reivindicación anterior para que el texto final no lo haga.⁷¹

No se puede presentar una demanda de corrección mientras estén pendientes ante la JPO una demanda de anulación o una oposición a la concesión de una patente y hasta que el fallo de ese proceso judicial o de la oposición pasen a ser definitivas y vinculantes.⁷² Sin embargo, se puede presentar una solicitud de corrección en un momento establecido dentro de ese período.⁷³

Se puede presentar una demanda de corrección aun tras la pérdida del derecho de patente. No obstante, esto no es aplicable después de que una patente se haya revocado por motivo de una decisión de revocación o se haya anulado en un proceso judicial.⁷⁴

En caso de que una demanda de corrección no se corresponda con uno de los objetivos establecidos en el artículo 126.1) de la Ley de Patentes o no cumpla con otros requisitos, el presidente del tribunal de jueces administrativos de patentes debe notificar al titular de la patente los motivos y darle la oportunidad de enviar una opinión por escrito, para lo que establecerá un plazo adecuado.⁷⁵

En los casos en los que no se ha enviado una opinión por escrito en el plazo designado o en los casos en que se ha enviado una opinión por escrito, pero no se ha adoptado, se emite una notificación con la conclusión de los procedimientos y se debe dictar una decisión judicial de desaprobación (en algunos casos, aprobación parcial) de la solicitud.⁷⁶

Si el objetivo de la solicitud que se describe en una demanda escrita se ha modificado en respuesta al aviso donde se explicaban los motivos para la denegación de la solicitud de corrección y la modificación no ha cambiado la esencia de la demanda por escrito, se examinará el objetivo modificado de la solicitud. En los casos en que cambia la esencia de la demanda por escrito como resultado de la modificación, esta no se adoptará y la decisión judicial se dictará mediante la emisión de una notificación de conclusión de los procedimientos. En ese caso, los motivos para la decisión judicial deben incluir la denegación de la modificación y las razones.⁷⁷

Si se toma una decisión conforme a la cual se permite una corrección (ya sea como resultado de una demanda o de una solicitud de corrección) y se confirma que esa decisión es definitiva y vinculante, se considerará que lo que a continuación se menciona se ha basado, con efecto retroactivo, en las reivindicaciones, las descripciones o los dibujos corregidos: la presentación y la publicación de la solicitud de la patente; la decisión del examinador o una decisión en primera instancia o en apelación en el sentido de que se va a conceder la patente; y el registro del derecho de patente.⁷⁸

En 2021, la JPO recibió 196 demandas de corrección.⁷⁹

7.2.4.5 Demanda de anulación

Las personas interesadas pueden presentar una demanda de anulación si desean que se anule una patente que nunca se debería haber concedido, con efectos jurídicos vinculantes para terceros. En 2021, hubo 106 demandas de la anulación de una patente.⁸⁰ Es necesario distinguir entre la demanda de anulación y la “excepción de nulidad”, que se puede plantear en las demandas por infracción de patente.⁸¹

7.2.4.5.1 Fundamentos a favor de la anulación

Los motivos para que se dicte una anulación son cualquier razón o hecho que anule un derecho. Dichos motivos se limitan a los motivos legales para la anulación en virtud del artículo 1231 de la Ley de Patentes.⁸² Si una patente se enmarca dentro de cualquiera de los siguientes casos —según lo establecido en la lista exhaustiva del artículo 123.1)i) a viii)—, se puede presentar una demanda de anulación de la patente (si la solicitud abarca dos o más reivindicaciones, la presentación se debe realizar reivindicación por reivindicación):

• Se ha concedido la patente a raíz de una solicitud de patente (excluidas las solicitudes escritas en un idioma extranjero) con una modificación que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 17-2.3) (es decir, cualquier modificación de la descripción, del alcance de las reivindicaciones o de los dibujos debe hacerse dentro del alcance de la materia descrita en la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos que se adjuntaron en un primer momento a la solicitud).
• La concesión de la patente ha incumplido los artículos 25 (disfrute de los derechos por parte de ciudadanos extranjeros); 29 y 29-2 (condiciones para la patentabilidad); 32 (invenciones no patentables, como las que es probable que perturben el orden público, corrompan los valores morales públicos o dañen la salud pública); 38 (solicitudes conjuntas); o 39.1) a 39.4) (solicitud previa; si para la obtención de la patente se ha incumplido el artículo 38, excepto cuando la transferencia de un derecho de patente en virtud de dicha patente se haya registrado sobre la base de una solicitud en virtud del artículo 74.1).
• La concesión de la patente ha incumplido un tratado.
• La patente se ha concedido en virtud de una solicitud de patente que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36.4)i) o el artículo 36.6), salvo el artículo 36.6)iv), que contiene los requisitos para las declaraciones en las que se explica detalladamente la invención y las declaraciones de las reivindicaciones.
• La materia enunciada en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito en un idioma extranjero no entran en el alcance de la materia enunciada en los documentos escritos en un idioma extranjero.
• La concesión de la patente se produjo en virtud de una solicitud de patente presentada por una persona que no tenía derecho a la concesión de una patente por la invención, excepto cuando se haya registrado la transferencia de un derecho de patente en virtud de la patente sobre la base de una solicitud realizada de acuerdo con el artículo 74.1).
• Después de que se le haya concedido una patente, el titular entra dentro de la categoría de persona que no puede disfrutar de un derecho de patente en virtud del artículo 25 o, tras la concesión, la patente incumple un tratado.
• La corrección de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito de la patente se han obtenido mediante el incumplimiento de las condiciones de los artículos 126.1), 126.5) a 126.7) —incluida en su aplicación mutatis mutandis en virtud del artículo 120-5.9) o el artículo 134-2.9)—; 120-5.2); o 134-2.1).

Ningún otro motivo fuera de las disposiciones establecidas en la ley constituye un motivo para presentar una demanda de anulación.⁸³

7.2.4.5.2 Partes

Las demandas de anulación dan comienzo a procesos judiciales inter partes en los que participan un demandante (una persona interesada con relación a una patente concedida) y un demandado (el titular de la patente). Un tribunal de tres o cinco jueces administrativos de patentes del TAD es quien conoce de la demanda de anulación.⁸⁴ El proceso comienza cuando un demandante presenta ante la JPO una demanda de anulación de una patente en la que indica los motivos por los que la patente debería anularse. El demandante puede presentar dicha solicitud en cualquier momento tras el registro de la constitución de un derecho de patente.⁸⁵

Solo una “persona interesada” puede presentar una demanda de anulación.⁸⁶ Si se considera a alguien o no “persona interesada” es algo que se determina caso a caso. El tribunal ha indicado que el concepto de “persona interesada” puede aplicarse a alguien que ha sido demandado por la infracción de una patente o que fabrica el mismo tipo de producto que la invención patentada.⁸⁷

Además, las personas que alegan tener un derecho legítimo de obtener una patente pueden presentar una demanda de anulación con el argumento de que para la concesión de la patente:

• se han incumplido los requisitos de solicitud conjunta en virtud del artículo 38 de la Ley de Patentes; o
• la solicitud de patente la presentó una persona diferente al inventor que no ha logrado el derecho a obtener una patente por esa invención (solicitud usurpada).⁸⁸

Entre las personas que cuentan con el derecho legítimo a la obtención de una patente se incluyen sus verdaderos cotitulares reales y las personas a las que el verdadero inventor se lo ha transferido.

En la figura 7.5, se resume este proceso, cuyos pasos se describen de forma pormenorizada más adelante.

Fuente: Adaptado de JPO (2020), art. 51-03, figs. 1-1 y 1-2.

7.2.4.5.3 Respuesta por escrito del titular de la patente y solicitud de corrección

Después de que un demandante presente una demanda de anulación, el titular de la patente puede enviar las respuestas por escrito y presentar una solicitud de corrección para proteger sus derechos de patente. En la respuesta por escrito, el titular de la patente responderá a los alegatos que el demandante aportó en la demanda.

Los titulares de patentes pueden solicitar la corrección de las descripciones, las reivindicaciones o los dibujos para aclarar y corregir el alcance de las reivindicaciones y evitar la anulación. Entre las correcciones que se pueden solicitar se incluyen, por ejemplo, la restricción de las reivindicaciones y la aclaración de declaraciones ambiguas. Cuando la decisión sobre una corrección pasa a ser definitiva y vinculante, se considera que el registro original de la creación de un derecho de patente se ha realizado sobre la base de las reivindicaciones corregidas.⁸⁹

Una solicitud de corrección:

• debe señalar el objetivo de la corrección (restricción del alcance de las reivindicaciones, corrección de errores o fallos de traducción, aclaración de cualquier descripción ambigua, etc.);
• no debe añadir ningún asunto nuevo;
• no debe ampliar ni modificar sustancialmente el alcance de las reivindicaciones; y
• debe cumplir los requisitos para la patentabilidad independiente.

Existen plazos para la solicitud de correcciones. Por ejemplo, el titular de una patente (demandado) solo puede presentar una solicitud de corrección dentro del plazo para el envío de una respuesta por escrito tras recibir las copias de la respuesta por escrito (por ejemplo, la primera vez que se tenga oportunidad de contestar a los supuestos motivos para la anulación) o después de que el presidente del tribunal de jueces administrativos de patentes avise con antelación sobre la decisión judicial.⁹⁰

7.2.4.5.4 Respuesta del demandante a la contestación del titular de la patente

Después de que los demandantes presenten una demanda de anulación, pueden enviar respuestas por escrito (resúmenes de réplica) o modificar la solicitud. Un demandante puede indicar sus objeciones a las declaraciones formuladas por el titular de una patente en su respuesta en cuanto a la validez de esta.⁹¹

Para evitar retrasos poco razonables en un procedimiento, al modificar la demanda, los demandantes no pueden, en principio, cambiar la esencia de los motivos que sustentan la solicitud (por ejemplo, que el motivo para la anulación pase de ser el incumplimiento del requisito de actividad inventiva a ser el de claridad).⁹² No obstante, pueden modificar la demanda para cambiar la esencia de los motivos que la sustentan si no hay riesgo de retraso poco razonable en los procedimientos y si la modificación es en respuesta a la solicitud de corrección realizada por el titular de la patente.⁹³

7.2.4.5.5 Procedimientos ex officio

Un tribunal de jueces administrativos de patentes puede llevar a cabo un examen ex officio de los fundamentos a favor de la anulación que el demandante no haya alegado o el incumplimiento de cualquier requisito de corrección.⁹⁴ No obstante, no puede examinar una pretensión que el demandante no haya reivindicado.⁹⁵

Si un grupo de jueces lleva a cabo procedimientos ex officio, debe proporcionar a ambas partes un “aviso de los motivos que sustentan la anulación” o un “aviso de los motivos que sustentan la denegación de la solicitud de corrección”. Las partes pueden responder formalmente a dichas decisiones ex officio.

7.2.4.5.6 Procedimientos orales

Las demandas de anulación suelen tramitarse en procedimientos orales.⁹⁶ En los procedimientos orales, el tribunal y las partes se comunican para entender y resolver las cuestiones en controversia, incluido cualquier asunto técnico.

El tribunal suele llevar a cabo procedimientos orales con las partes que se presentan ante el tribunal de primera instancia. No obstante, ahora también es posible llevar a cabo procedimientos orales en línea.⁹⁷ El tribunal puede solicitar a las partes que aborden las cuestiones que hayan surgido a raíz del examen ex officio. El tribunal también puede interrumpir el procedimiento para interrogar a los testigos.

Los procedimientos orales brindan la oportunidad de que tanto el demandante como el titular de la patente presenten sus alegatos, y eliminan la necesidad de intercambiar múltiples documentos. También son un mecanismo eficiente para que las partes presenten las pruebas suficientes, de modo que el tribunal pueda establecer los hechos a la vez que tiene en cuenta el efecto jurídico vinculante de los derechos de patente de terceros. Por lo tanto, el efecto vinculante de las admisiones constructivas reconocidas en los procedimientos de litigios civiles no es aplicable.⁹⁸

Se admiten las alegaciones documentales, y las partes no necesitan volver a exponer las alegaciones enviadas por escrito en los procedimientos orales.

Antes del procedimiento oral, el tribunal enviará por escrito a ambas partes una “notificación sobre los asuntos procedimentales”. La notificación por escrito aclara los asuntos que se alegarán y demostrarán en los procedimientos orales, así como los asuntos en controversia entre las partes. Esto ayuda a facilitar los procedimientos y garantiza que se tengan en cuenta todos los asuntos importantes.

la notificación por escrito debe contener los siguientes asuntos:

• La opinión preliminar del tribunal: el tribunal presenta una opinión preliminar acerca de las características idénticas y diferentes de la invención patentada y la invención citada.
• Los asuntos que conciernen a las alegaciones realizadas por las partes: para garantizar que las partes puedan realizar alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes, el tribunal determina los asuntos en controversia y los que el tribunal debe analizar para tomar una decisión.
• La solicitud de explicaciones técnicas: el tribunal puede solicitar a las partes una explicación técnica de la invención patentada y sus antecedentes (entre otros aspectos).

Sobre la base del contenido de la notificación por escrito, las partes pueden enviar por adelantado un “resumen de la declaración de los procedimientos orales” (resumen de la declaración). El resumen de la declaración se prepara para garantizar que no haya omisiones y para aclarar la estructura lógica de los alegatos a fin de que el procedimiento oral se pueda llevar a cabo de forma eficiente.

7.2.4.5.7 Preaviso de una decisión judicial

El tribunal proporcionará a las partes y a los interventores un preaviso de la decisión judicial cuando:

• el tribunal esté listo para emitir la decisión judicial tras el procedimiento oral; y
• se trate de una causa en la que, por ejemplo, se aprueba el motivo que sustenta la demanda o no se aprueba la solicitud de corrección.⁹⁹

En respuesta al preaviso, el titular de la patente (el demandado) puede presentar una solicitud de corrección o modificar la descripción, la reivindicación o el dibujo corregidos. Si no se realiza dicha solicitud, el tribunal pondrá fin a los procedimientos y emitirá una decisión judicial.¹⁰⁰

Los asuntos que se incluyen en el preaviso y los que se establecerán en la decisión judicial son los mismos. El preaviso describirá todos los asuntos —incluida la conclusión, los motivos en que se basa la decisión judicial, la determinación de la pertinencia de cualquier corrección y la validez de las reivindicaciones— con el mismo nivel de detalle que la decisión judicial definitiva. El tribunal también puede indicar en el preaviso todos los motivos que sustentan la decisión de validez de una patente.¹⁰¹

El procedimiento de preaviso se estableció para evitar una situación en la que primen las idas y venidas entre el Tribunal Superior de PI y la JPO. Una situación de idas y venidas es aquella en la que:

• una de las partes inicia ante el Tribunal Superior de PI un proceso para revocar una decisión judicial de la JPO;
• el titular de la patente presenta ante la JPO una demanda de corrección;
• el Tribunal Superior de PI revoca la decisión judicial de la JPO porque las reivindicaciones en que se basa esta han cambiado como resultado de la finalización del proceso en busca de corrección; a continuación, el tribunal traslada de nuevo la causa a la JPO.

El procedimiento de preaviso evita esa situación en la que se remite a la JPO la demanda de anulación. En lugar de mostrar al titular de la patente (demandado) la decisión definitiva del tribunal y permitirle solicitar las correcciones con base en esa decisión, al Tribunal Superior de PI se le impide opinar antes de la finalización del proceso judicial de anulación.

En principio, el tribunal enviará un preaviso con la decisión judicial una vez que esté preparado para tomar la primera decisión judicial (véase la figura 7.6). No obstante, no enviará preaviso en los siguientes casos:

• el titular de la patente (demandado) ha indicado que no desea recibir el preaviso;
• el titular de la patente no presenta la solicitud de corrección y se aceptan como válidas todas las reivindicaciones de la demanda; o
• se aprueban todas las correcciones solicitadas de las reivindicaciones y se aceptan como válidas todas las reivindicaciones solicitadas.¹⁰²

Fuente: Adaptado de JPO (2020), art. 51-17 fig.

Si el titular de la patente presenta una solicitud de corrección después de haber recibido un preaviso, el demandante tiene la oportunidad de responder. Si el titular de la patente no presenta una solicitud de corrección, el tribunal suele dar los procedimientos por concluidos y dicta una decisión judicial basada en los contenidos de la resolución descrita en el preaviso.

7.2.4.5.8 Motivos que sustentan la decisión judicial

La decisión judicial del tribunal incluye los asuntos en controversia y la resolución de dichos asuntos. En la decisión judicial, el tribunal determinará y decidirá todos los motivos que sustentan la anulación (incluidos los supuestos motivos aducidos por los demandantes y los motivos por los que el tribunal ha enviado una notificación a las partes ex officio) y presenta sus conclusiones y los motivos específicos para su decisión.

El tribunal determinará el nivel en el que abordará los motivos para la anulación que no estén directamente relacionados con la conclusión de la decisión judicial. Esto puede incluir motivos para la anulación que el tribunal decide desestimar cuando un demandante presenta una demanda de anulación con base en múltiples motivos. La decisión judicial también debe describir los motivos del tribunal para no aprobar la modificación de los motivos de la demanda con base en que cambiaría la esencia de dichos motivos.¹⁰³

Cualquier persona que no esté satisfecha con la decisión judicial que resuelve la demanda de anulación puede iniciar un proceso ante el Tribunal Superior de PI para revocarla. La persona que inicia el proceso será el demandante y la parte contraria, el demandado. La JPO no actúa como parte en una demanda de revocación de una decisión judicial.¹⁰⁴

7.2.4.6 El sistema de Hantei

En virtud del sistema de Hantei (dictamen en materia de infracción), una de las partes puede solicitar que el TAD de la JPO emita y publique un dictamen oficial relativo al alcance técnico de una invención patentada.¹⁰⁵ En 2021, la JPO recibió 24 solicitudes de Hantei.¹⁰⁶

El resultado de un dictamen carece de efecto jurídico vinculante sobre las partes de las causas, por lo que no se requiere interés jurídico alguno para solicitar un dictamen. Sin embargo, es necesario demostrar que se obtiene algún beneficio del dictamen.¹⁰⁷ Por ejemplo, el titular de una patente (el demandante) puede solicitar una resolución en cuanto a si el producto de otra persona (el demandado) entra dentro del alcance de su invención patentada. Una persona que no sea titular de la patente (demandante) también puede solicitar una resolución cuando desee saber si la tecnología sobre la que se planea realizar una inversión o un proyecto o si una tecnología en la que se está trabajando entra dentro del alcance técnico de una invención patentada propiedad del titular de la patente (que, en ese caso, suele pasar a ser el demandado).¹⁰⁸

Un demandante puede enviar a la JPO una solicitud de dictamen por escrito.¹⁰⁹ Cuando se presenta una solicitud de dictamen, el tribunal debe proporcionar al demandado una copia de dicha solicitud por escrito y permitirle presentar una respuesta escrita. Tras la aceptación de la respuesta por escrito, el tribunal debe enviar una copia al demandante (véase la figura 7.7).¹¹⁰

Fuente: Adaptado de JPO (2019), art. 15.

Durante el proceso de Hantei, el TAD examina el alcance técnico de una invención patentada concreta. Por lo tanto, no se admitirán las solicitudes de examen de una infracción indirecta en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes. No obstante, un proceso de Hantei sobre el alcance técnico de una invención patentada incluirá la resolución de la doctrina de los equivalentes.¹¹¹ Durante el proceso, el TAD puede examinar las pruebas y solicitar información adicional; el último paso es la emisión de un dictamen por escrito que incluye una declaración sobre el alcance técnico de la patente.

El sistema de Hantei es un servicio administrativo y, por lo tanto, no es ni vinculante ni apelable jurídicamente.

En 2018, la JPO aplicó un nuevo sistema de Hantei con relación a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.¹¹² El objetivo del nuevo sistema consiste en facilitar las negociaciones de licencia mediante la mejora de la transparencia de la esencialidad real de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas. Se puede realizar una solicitud de Hantei con relación a una patente esencial para cumplir con las normas técnicas cuando se manifiestan las diferentes perspectivas de un demandante y un demandado sobre la “esencialidad” de una invención patentada; por ejemplo, en las negociaciones de licencia. Los demandantes han de identificar de forma específica un “objeto virtual” de una norma técnica que suele instaurar un organismo de establecimiento de normas. Un tribunal formado por tres jueces administrativos de patentes compara y determina la invención patentada y el objeto virtual identificado, y evalúa si el objeto virtual entra en el alcance técnico de la invención patentada. De ser así, se determina que es una patente esencial para cumplir con las normas técnicas.

7.2.4.7 Estadísticas

Los cuadros 7.1 y 7.2 muestran el número de causas y el porcentaje de revocación de decisiones judiciales o de apelación —como apelaciones ex parte e inter partes, respectivamente— entre 2012 y 2021.