Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.6.4 Medidas provisionales y medidas cautelares preliminares

El Tribunal Federal de Australia tiene jurisdicción de equidad para dictar acciones de cesación provisionales con el fin de que el presunto infractor deponga una determinada conducta hasta que se pueda determinar el fondo del asunto.⁶⁵ Estas acciones de cesación se denominan requerimientos cautelares o, si se conceden a la espera de que se admita una solicitud de requerimiento cautelar, requerimientos cautelares provisionales.

Los requerimientos cautelares pueden ser útiles para que los titulares de patentes que los solicitan preserven el statu quo en el mercado durante el período de preparación para el juicio y la vista y mientras la sentencia permanece retenida. Es importante tener en cuenta que el “precio” de un requerimiento cautelar o provisional es que el demandante asuma el compromiso ante el tribunal de indemnizar a la contraparte de los posibles daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la acción de cesación dictada, cuestión que se analiza en la sección 2.6.4.3 del presente capítulo. Otra cuestión que los profesionales deben tener en cuenta es que, en lugar de conceder un requerimiento cautelar, el tribunal puede estar dispuesto a convocar una vista final anticipada. Esta opción puede beneficiar a una de las partes o a ambas, y elimina la necesidad de que el titular de la patente que solicita la acción de cesación se comprometa a indemnizar a la contraparte por los posibles daños y perjuicios. También es probable que la anticipación de la vista acelere la solución final de la controversia, al eliminar la posibilidad de demoras derivadas de la apelación de toda decisión del tribunal consistente en conceder o rechazar un requerimiento cautelar.

Las solicitudes de requerimiento cautelar deben presentarse tan pronto como sea razonablemente posible después de que el demandante tenga conocimiento de una conducta supuestamente ilícita. La concesión de requerimientos cautelares queda a discreción del tribunal. En general, los factores que van en contra de la concesión de una solución de equidad se aplican por igual a los requerimientos cautelares, como cuando se da la negligencia del demandante para hacer valer su derecho de equidad (demoras). Además, el hecho de que un demandante no actúe con celeridad para solicitar un requerimiento cautelar o provisional tiende a socavar toda afirmación de que uno de esos requerimientos es necesario de manera urgente para mantener el statu quo y proteger la posición del demandante antes de la valoración sustantiva de los derechos de las partes.

Cuando sea necesario solicitar medidas cautelares con carácter urgente (sin perjuicio de los aspectos prácticos de la obtención de pruebas para establecer la existencia de indicios razonables de infracción de patente), los profesionales deben estar familiarizados con los apartados 3.1 a 3.5 de la Nota de práctica en materia de PI (IP-1). En dicha nota se dispone que, cuando se solicita una reparación urgente, una vez que se ha preparado la documentación adecuada para respaldar dicha solicitud, se debe contactar al auxiliar (o “secretario”) del juez de turno con el fin de programar la vista relativa a la solicitud. El juez de turno asignado del Tribunal Federal, que cambia de vez en cuando, está indicado en la lista diaria del sitio web del Tribunal Federal.

En el momento de decidir si concede el requerimiento cautelar solicitado, el tribunal considerará si el demandante ha establecido indicios razonables (por lo general, en respuesta a la pregunta de si hay algún motivo de peso para que se considere la cuestión) y si el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión del requerimiento cautelar.⁶⁶ En la mayoría de las ocasiones se exigirá al demandante que se comprometa ante el tribunal al resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Estos conceptos se describen con más detalle a continuación.

2.6.4.1 Indicios razonables (o motivos de peso para que se considere la cuestión)

Al conocer de una solicitud de requerimiento cautelar, el tribunal no adoptará una decisión definitiva sobre los derechos de las partes ni sobre el fondo del asunto. En cambio, intentará determinar de forma preliminar la solidez de la causa presentada por el demandante, quien no tiene que demostrar que tiene motivos razonables para alegar una infracción ante el tribunal, sino que simplemente debe demostrar que, habida cuenta de las circunstancias, tiene argumentos suficientemente sólidos para justificar la concesión del requerimiento cautelar con el fin de preservar el statu quo en espera del juicio. Como en cualquier procedimiento sustantivo, se necesitarán pruebas (y, a menudo, pruebas periciales) para establecer indicios razonables. Sin embargo, dadas las circunstancias —a menudo urgentes— en las que debe obtenerse reparación, las pruebas pueden ser menos detalladas y expresarse de una manera más circunstancial que en el juicio.

Si bien el titular de la patente solo necesita establecer indicios razonables o justificar que hay motivos de peso para el juicio, cuanto más sólidos sean sus argumentos, más probable será que el criterio de mayor conveniencia favorezca la concesión de un requerimiento cautelar, como se analiza más detalladamente en la sección 2.6.4.2.

Como en todo procedimiento sobre patentes, la defensa contra las solicitudes de requerimiento cautelar a partir de demandas por infracción de patente permite al presunto infractor impugnar la validez de la patente. Sin embargo, si el demandado solo puede presentar argumentos discutibles de que la patente no es válida, no logrará que se desestimen los indicios razonables de infracción de patente esgrimidos por el demandante. Los argumentos de que la patente es inválida deberán ser suficientemente sólidos, de modo que no se pueda decir que el demandante tiene indicios razonables de la infracción, dado que una patente inválida no puede infringirse.

2.6.4.2 El criterio de mayor conveniencia

Al considerar si el criterio de mayor conveniencia favorece o contradice la concesión de un requerimiento cautelar, el tribunal tiene en cuenta las repercusiones que dicha medida tendrá sobre el demandante, el demandado y los terceros. Como se menciona en la sección 2.6.4.1, el criterio de mayor conveniencia se considera a la luz de la solidez del argumento del demandante. En igualdad de condiciones, una argumentación más sólida en favor de la infracción sugerirá que el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión de una acción de cesación.

Como punto de partida, un factor clave que se debe considerar a fin de determinar cuál es el criterio de mayor conveniencia es si la indemnización por daños y perjuicios sería una reparación adecuada para el demandante. Es decir, que habría que determinar si, en caso de que no se concediera el requerimiento cautelar y el demandado llevara a cabo las acciones que han dado lugar a la demanda, el demandante sería adecuadamente compensado por esa conducta mediante un mandato de indemnización por daños y perjuicios si la cuestión se resolviera finalmente a su favor. Si la indemnización por daños y perjuicios se considerase una reparación adecuada, no cabría la concesión del requerimiento cautelar, ya que no habría necesidad de preservar el statu quo en espera del juicio.

Los factores que concurren en contra de esa decisión incluyen a) que el demandado no esté en una posición financiera que le permita pagar los daños y perjuicios otorgados, b) la probable dificultad para cuantificar los daños y perjuicios, c) la escasa probabilidad de que parte de los daños y perjuicios que pueda sufrir el titular de la patente sean resarcibles como daños y perjuicios por infracción de patente, y d) la irreversibilidad del efecto que la conducta del demandado tiene sobre el demandante, incluso si se dicta una acción de cesación contra el demandado en el juicio (p. ej., ante el hecho de que el acceso del demandado a un determinado mercado cambie irrevocablemente la naturaleza del mercado).

Con respecto a las patentes farmacéuticas, el funcionamiento del Plan de Prestaciones Farmacéuticas —que permite al Gobierno subvencionar la compra de productos farmacéuticos en Australia— tiene efectos importantes en el criterio de mayor conveniencia. Según la legislación por la que se rige el Plan de Prestaciones Farmacéuticas, la entrada de una segunda marca de producto farmacéutico en el mercado australiano tiene como consecuencia la reducción del precio al que el titular de la patente puede vender la primera marca de producto farmacéutico en Australia y, por lo tanto, la cuantía de las subvenciones pagadas por el Gobierno australiano con arreglo al Plan de Prestaciones Farmacéuticas. El tribunal puede prever la concesión de un requerimiento cautelar para restringir la explotación de la segunda marca en virtud de que, si la segunda marca entra en el mercado, el titular de la patente sufrirá un perjuicio irrevocable porque se reducirá el precio al que puede vender la primera marca.⁶⁷

Además de considerar cómo se verá afectado el demandante si no se concede un requerimiento cautelar, el tribunal también tendrá en cuenta el efecto sobre el demandado y los terceros si efectivamente se concede. Al proceder de este modo, el tribunal tendrá en cuenta que el demandado y los terceros pueden beneficiarse del compromiso que asumió el demandante ante el tribunal de asumir el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Si, en la práctica, el requerimiento cautelar pusiera fin a la disputa (p. ej., porque la actividad del demandado se vería afectada de manera irreversible, o porque la agilidad del mercado fuese tal que, cuando la disputa se resolviera finalmente, el producto del demandado ya no tendría valor comercial), dicha circunstancia puede pesar en contra de conceder la acción de cesación o al menos puede implicar que el demandante tenga que presentar indicios razonables más sólidos. Del mismo modo, otro argumento en contra de la concesión del requerimiento cautelar sería que los terceros se vieran perjudicados de un modo difícil de compensar mediante el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios.

En última instancia, el ejercicio de ponderación será discrecional y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

2.6.4.3 El compromiso en materia de resarcimiento por daños y perjuicios

Si un demandante pide un requerimiento cautelar, casi siempre se le exigirá que se comprometa a resarcir a la contraparte de los posibles daños y perjuicios. El formato del compromiso es el establecido en la Nota de práctica sobre el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios (GPN-UNDR).⁶⁸ En esencia, ese compromiso exige que el demandante asuma que se someterá al mandamiento que el tribunal considere “justo” para el pago de una indemnización a toda persona afectada por la ejecución del requerimiento cautelar, con independencia de que sea parte en el litigio, y a pagar dicha indemnización. Es decir, si en la vista final, después de agotar las vías de recurso, el demandante no logra demostrar su derecho a que se dicte un mandamiento final por infracción de patente, se le exigirá que compense a quienes hayan sido afectados negativamente por el requerimiento cautelar, a saber, el demandado y terceros, en el período en que haya operado.

En cuestiones de patentes farmacéuticas, el Gobierno australiano ha adoptado la práctica de formular pretensiones sustanciales en virtud del compromiso habitual en materia de daños y perjuicios en circunstancias en las que el titular de la patente que ha presentado la demanda ha logrado obtener un requerimiento cautelar para impedir la explotación en Australia de una segunda marca de su producto, pero en última instancia no ha logrado que se dicte un mandamiento final, ni en el juicio ni tras haber recurrido.

Las reclamaciones en relación con el compromiso habitual del solicitante en materia de daños y perjuicios en el contexto de los casos de patentes farmacéuticas tienden a volverse prolongadas y difíciles, y no se puede asumir que vayan a tener éxito. Ello se tiene en cuenta al evaluar el criterio de mayor conveniencia.

2.6.4.4 Acciones de cesación quia timet

Puede suceder que el demandante y titular de la patente se dé cuenta de que el demandado está preparándose para realizar actos que infringirían una patente, aunque todavía no haya pasado a la práctica. En tal situación, el demandante puede pedir un requerimiento cautelar con carácter quia timet, es decir, una acción de cesación para detener la amenaza de infracción de patente, y son aplicables los mismos principios expuestos anteriormente, aunque, en este caso, el demandante también tendrá que demostrar con cierto grado de probabilidad que el demandado tiene la intención de hacer algo que infrinja la patente. Las acciones de cesación quia timet se solicitan a menudo en el contexto de las patentes farmacéuticas, donde la estricta regulación del mercado provoca que deban adoptarse ciertas medidas públicas antes de que un producto pueda introducirse en el mercado.