Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.7.7 Costas

En Alemania, las costas judiciales para los procedimientos de infracción, así como para los procedimientos de invalidez, se determinan según la cuantía de la controversia.

5.7.7.1 Determinación de la cuantía de la controversia

La determinación de la cuantía de la controversia en Alemania queda a la discrecionalidad del tribunal basada en la equidad, según el artículo 3 del Código Procesal Civil, res. artículo 51.1 de la Ley de Costas Judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG). La cuantía de la controversia se determina provisionalmente en un primer momento sin oír a las partes y, finalmente, después de la conclusión del procedimiento y una vez oídas las partes. Por este motivo, en el escrito de demanda debe proporcionarse información sobre el valor del objeto del litigio siempre que dicho objeto no consista en una cantidad específica de dinero (artículo 253.3 n.º 2 del Código Procesal Civil). Este es el caso en las causas por infracción de patente, en las que el demandante normalmente solicita medidas cautelares, rendición de cuentas, remoción/destrucción y una declaración del derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios. Cuando el demandante presenta estas pretensiones, el valor de estas se debe determinar por separado en caso de que se pretenda la ejecución separada de cada una ellas. La solicitud de medidas cautelares habitualmente representa el 80 % de la suma total en controversia y, además, sirve como punto de referencia para fijar el valor de las demás pretensiones. Al fijar el valor de las medidas permanentes, el tribunal debe realizar un pronóstico razonable mediante el cual se evalúe el valor futuro del derecho de patente para el demandante, así como el riesgo de que la realización monetaria de dicho valor se vea amenazada por el supuesto acto infractor.¹⁶⁷ Los elementos que deben tenerse en cuenta son la importancia de la invención protegida, el tiempo restante de protección, el riesgo futuro generado por los actos supuestamente ilícitos respecto de la realización del valor monetario de la invención, lo cual se puede evaluar mejor sobre la base del uso anterior no justificado, la fuerza económica del demandante y del demandado, como los canales de distribución existentes y posibilidades de fabricación, y el grado de culpa —dolo o negligencia (grave)— por parte del demandado.¹⁶⁸ El valor de mercado de la patente tiene especial importancia para determinar la cuantía de la controversia. En particular, un método de valuación para determinar el valor de mercado es el interés de explotación, que se puede determinar mediante las posibles tasas de licencia. Estas se determinan mediante, por ejemplo, catálogos de tasas de licencia comunes en determinadas industrias. En la mayoría de los casos, los tribunales, a falta de mejores fuentes de información y conocimiento, adoptarán la cuantía de la controversia que se indica en la declaración de la demanda, siempre que haya consentimiento mutuo entre las partes sobre el hecho de que este valor refleja de manera adecuada el valor verdadero de la controversia, excepto cuando sea evidente que la cuantía es demasiado baja. Como regla de oro, el valor de las causas por infracción de patente de poca cuantía suele fijarse entre 250 000 y 500 000 euros, el de las causas medianas, entre 1 millón y 5 millones de euros y el de las causas grandes, en más de 10 millones de euros (la ley establece un máximo de 30 millones de euros).

En los procedimientos de nulidad, la cuantía de la controversia es más elevada que en los procedimientos de infracción respecto de la misma patente en litigio. Al determinar la cuantía de la controversia en los procedimientos de nulidad, el FCJ agrega un recargo del 25 % a la cuantía en el procedimiento de infracción de patente. Esto se justifica por el hecho de que la acción de infracción no incluye todavía el interés del titular de la patente en usarla para sus propios fines durante la vida restante de la patente.¹⁶⁹

5.7.7.2 Cálculo de las tasas judiciales establecidas por la ley

La Ley de Costas Judiciales y la tabla de costas correspondiente incluida en un anexo son las leyes aplicables para determinar las tasas judiciales concretas, que se deben abonar por anticipado para que la demanda se notifique a la contraparte (artículo 12.1 de la Ley de Costas Judiciales). Una tabla de tasas determina el importe de la tasa judicial simple (1,0) para determinados valores de las controversias. La tasa solamente aumenta si hay un salto en el valor. Para cuantías superiores a 500 000 euros, estos saltos en el valor se producen cada vez que la cuantía de la controversia aumenta en 50 000 euros.

Según el tipo de procedimientos o la instancia, el factor de multiplicación para el cálculo del importe de la tasa varía. Por lo tanto, en los procedimientos de infracción en primera instancia se debe abonar tres veces el valor de la tasa y en segunda instancia, cuatro veces. Para una acción de nulidad, debe pagarse 4,5 veces el valor de la tasa en primera instancia y 6,0 veces en segunda instancia.

El demandante debe abonar por anticipado las costas judiciales, que son completamente reembolsables si prospera la acción del demandante.

5.7.7.3 Honorarios reembolsables de los abogados y los abogados de patente

Los honorarios de abogados reembolsables son los honorarios mínimos establecidos por la ley para el abogado de una parte, que al mismo tiempo corresponden a lo que debe reembolsarse a la otra parte en caso de perder. También dependen de la cuantía de la controversia. No son recuperables los honorarios de abogado más elevados que se hayan acordado entre el cliente y el abogado y en los que se haya incurrido realmente. La mayoría de los abogados especializados en patentes cobran más que la tasa mínima establecida por la ley, de modo que incluso la parte que gana tiene una cierta carga de gastos no reembolsable.

En Alemania, la Ley de Honorarios de la Abogacía (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) se aplica al cálculo de los honorarios de abogados que se pueden recuperar en este país. Esto se completa con la tabla de tasas del RVG. Los honorarios básicos del abogado (1,0) se determinan exactamente de la misma manera que la tasa judicial, sobre la base de una tabla de cuantías. También en este aspecto, las tasas se estructuran en escalones de 50 000 euros (que comienzan en 500 000 euros). La Ley establece que por los servicios jurídicos en una causa se puede cobrar una tasa de 1,3 (o de 1,6 en la segunda instancia) y si se celebran vistas judiciales en la causa, se puede cobrar una tasa adicional de 1,2.

La Ley de Honorarios de la Abogacía alemana no solo es aplicable para determinar los honorarios de los abogados, sino también los de los abogados de patente. Debido a la colaboración estrecha de abogados y abogados de patente en las acciones por infracción y las acciones de nulidad, tanto los honorarios de los abogados como los de los abogados de patente se pueden recuperar en cada tipo de procedimiento (véase el artículo 143.3 de la Ley de Patentes). El único requisito es que la colaboración se haya indicado en cada caso. No obstante, el TJUE recientemente sostuvo en una causa sobre marcas que los honorarios de un abogado de patentes solamente se deben reembolsar cuando estos gastos en los que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionados, lo cual debe decidirse teniendo en cuenta debidamente las características específicas de la causa.¹⁷⁰ Mientras que en las causas de marcas puede haber circunstancias en las que la participación de un abogado de patentes no sea necesaria en este sentido, en la mayor parte de las causas de patentes la experiencia técnica del abogado de patentes será indispensable y, por lo tanto, se podrá reembolsar. Por el contrario, es jurisprudencia consolidada que la participación de un abogado en procedimientos de nulidad es necesaria si existe simultáneamente un procedimiento de infracción pendiente respecto de la patente en litigio entre las mismas partes.

5.7.7.4 Ejemplo de costas

Para una causa de infracción de patente típica en la que la cuantía en litigio se fija en 1 millón de euros y donde hay una parte en cada lado, las costas según las normas mencionadas (sin contar los gastos de obtención de pruebas, de traducción, de organización de viajes, etc.) son las siguientes:

Se deberán sumar las costas respectivas de los procedimientos de nulidad ante el Tribunal de Patentes Alemán y el FCJ que la mayoría de los demandados inician en respuesta a una acción de infracción.