Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.5 Infracción de patentes

Las acciones por infracción de patente están reguladas por el CPC y son un procedimiento común.

3.5.1 Análisis de la infracción

La infracción de una patente se analiza teniendo en cuenta el alcance de las reivindicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LPI.

Como norma básica general para determinar la existencia de infracción, se debe comprobar si el producto o proceso acusado tiene todas las características de las reivindicaciones independientes de una patente, o de una de ellas. Esto se debe a que, en sentido estricto, las reivindicaciones independientes definen todas las características esenciales de la invención reivindicada, mientras que las reivindicaciones dependientes solamente definen características opcionales de la invención. Si bien no limitan el alcance de la patente, las reivindicaciones dependientes pueden servir para interpretar los términos de las reivindicaciones independientes a las que están subordinadas. El motivo de ello es que en las reivindicaciones dependientes se detallan los términos con mayor claridad, mientras que en las independientes se definen de manera más amplia. Las reivindicaciones dependientes también pueden ayudar a detectar una infracción, es decir, después de que se haya descubierto que un producto o proceso infringe alguno de los términos amplios de una reivindicación independiente, se puede comprobar si la infracción también se extiende a los términos más específicos de las reivindicaciones dependientes. En tales situaciones, las infracciones se vuelven más evidentes.⁵⁴

La infracción de una reivindicación se puede producir de manera directa (o literal) o por equivalencia. La infracción directa o literal se produce cuando

cada elemento del producto ilícito coincide con la definición contenida en la reivindicación. [...] En la infracción directa, puede que sea necesario interpretar el significado o el alcance de una expresión concreta de la reivindicación […]. Sin embargo, una vez que se ha interpretado la expresión y se ha determinado su extensión, la correspondencia con el elemento del producto ilícito es inmediata.⁵⁵

Por el contrario, una infracción por equivalencia “es una forma de infracción no literal que se produce cuando el elemento del producto ilícito no coincide directamente con la definición del elemento reivindicado, pero constituye un equivalente técnico de este”.⁵⁶

Respecto de la infracción de una patente de modelo de utilidad, se debe actuar con precaución al tratar de ampliar el alcance de una reivindicación más allá de su significado literal además de investigar el estado de la técnica,⁵⁷ porque el preámbulo y la parte de caracterización definen la protección de una reivindicación.

3.5.1.1 Infracción directa de patentes

El titular de la patente no solo tiene la propiedad de la patente (artículo 6 de la LPI), sino también el derecho de impedir que terceros, con o sin su consentimiento, produzcan, utilicen, pongan a la venta, vendan o importen con estos fines un producto protegido por la patente o un proceso o producto obtenido directamente por medio de un proceso patentado (artículo 42 de la LPI). Por consiguiente, la protección jurídica abarca tanto el producto objeto de la patente (artículo 42.I de la LPI) como el “proceso o producto obtenido directamente a través de un proceso patentado” (artículo 42.II de la LPI). También los protege frente a la venta, la compra, la fabricación, la utilización, la oferta para la venta o la importación por terceros y frente a la utilización del proceso obtenido “directamente” de un proceso patentado.⁵⁸ La expresión “directamente” se puede interpretar de diferentes maneras. Para evaluar esta divergencia, se debe analizar la posibilidad de que el titular de patente obtenga la remuneración adecuada por la explotación y examinar si un tercero ha realizado una explotación patrimonial indebida y si la solución es coherente con el propósito de garantizar la protección jurídica.⁵⁹ La utilización indebida de una patente constituye un acto ilícito civil que puede conllevar el pago de una indemnización.

En definitiva, la ley brasileña atribuye a los titulares de patente la facultad de impedir que terceros cometan actos que constituyan una infracción del derecho de propiedad. Los titulares tienen esta facultad aunque los actos se hayan cometido de manera independiente, a menos que sean aplicables los artículos 43 y 45 de la LPI, en cuyo caso estarían en conformidad con el artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁰ Por lo tanto, las actividades enumeradas en el artículo 42, cuando no estén autorizadas, constituyen una infracción directa del derecho del titular de la patente.

El aspecto penal de la infracción de patente es algo diferente y está definido en el artículo 184 de la LPI:

Constituye delito contra la invención o el modelo de utilidad patentados:

I. exportar, vender, exponer o poner a la venta, almacenar, ocultar o recibir, con fines de lucro, un producto cuya fabricación infrinja una patente de invención o un modelo de utilidad, o un producto obtenido a través de un proceso patentado; o

II. importar un producto protegido por una patente de invención o de modelo de utilidad o un producto obtenido a través de un proceso patentado en el país, con los fines mencionados en el párrafo precedente y que el titular de la patente no haya introducido en el mercado extranjero directamente o mediante un tercero con su consentimiento.

En el artículo 42.2 de la LPI se aclara que las patentes de procedimiento, a las que se hace referencia en el artículo 42.II, se infringen cuando el poseedor o propietario no puede probar que su producto se obtuvo mediante un proceso de fabricación diferente del protegido por la patente. En esta norma se invierte la carga de la prueba, que recae sobre el infractor.

La infracción directa o literal se produce cuando cada elemento del producto ilícito coincide con las definiciones contenidas en la reivindicación.⁶¹ En la infracción literal, puede que sea necesario interpretar el significado o el alcance de una expresión en la reivindicación. Sin embargo, una vez que se ha interpretado la expresión y se ha determinado su extensión, la correspondencia con el producto ilícito es inmediata.⁶²

3.5.1.2 Infracción indirecta de patentes

El titular de la patente también puede impedir que terceros contribuyan a la ejecución de los actos ilícitos por parte de otras personas (artículo 42.1 de la LPI).

La descripción del delito, contenida en el artículo 185 de la LPI, es algo más limitada, puesto que se considera delito “proporcionar un componente de un producto patentado o material o equipo para llevar a cabo un proceso patentado, siempre que la aplicación final de dicho componente, material o equipo conduzca necesariamente a la explotación del objeto de la patente. La pena prevista es prisión de 1 (uno) a 3 (tres) meses o una multa”.

Los juristas creen que una interpretación extensa de la redacción del artículo 42.1 de la LPI podría responsabilizar a quien vende piezas de repuesto comunes, que se pueden utilizar con fines no relacionados con una invención patentada. Esto podría favorecer al titular de patente de manera indebida. Por este motivo, se ha argumentado que una interpretación más equilibrada sería entender que la persona que presuntamente comete la infracción indirecta o contributiva induce a otra, al menos de manera parcial, a cometer alguna de las infracciones enumeradas en el artículo 42 de la LPI.⁶³

3.5.1.3 Infracción por equivalencia

La infracción por equivalencia se produce cuando un elemento de un producto no coincide directamente con la definición del elemento en la reivindicación de la patente, sino que constituye un equivalente técnico de este.⁶⁴ Dicha equivalencia puede ser directa —con el fin de ampliar el alcance de los términos de una reivindicación— o inversa —con el fin de restringir el alcance de la reivindicación a términos equivalentes a los mencionados en la memoria descriptiva—.⁶⁵ En este sentido, en el artículo 186 de la LPI se describe lo siguiente: “los delitos mencionados en este Capítulo [se refiere a los artículos 183 a 186 de la LPI] se tipifican aunque la infracción no afecte a todas las reivindicaciones de la patente o esté restringida al uso de medios equivalentes al objeto de la patente.” Si bien esta disposición se refiere a ilícitos penales, también indican ilícitos civiles.

Según los juristas, a pesar de la ausencia de normas positivas, de ello se infieren dos limitaciones, a saber, que la equivalencia no puede extenderse a un producto acusado de infracción que se encuentre en el estado de la técnica y tampoco puede extenderse para permitir al titular de la patente recuperar una protección a la que renunció durante la tramitación de la solicitud de patente.⁶⁶ Si bien la LPI no prevé la aplicación del historial de tramitación, es posible sostener la necesidad de cumplirlo, de conformidad con la doctrina de los actos propios (non venire contra factum proprium), que no permite actuar de manera contraria a los actos anteriores en virtud de la buena fe objetiva.

La LPI no establece criterios para interpretar las reivindicaciones por equivalencia. Sin embargo, los juristas han señalado que las reivindicaciones se deben interpretar teniendo en cuenta el significado jurídico de sus términos, la memoria descriptiva y la información adicional del estado de la técnica disponible, el historial de tramitación y los significados generales de las palabras de la reivindicación en el sector técnico correspondiente.⁶⁷

3.5.1.4 La doctrina de los equivalentes inversa

La LPI no prevé de manera expresa la aplicación de la equivalencia inversa. Sin embargo, la doctrina ha mantenido que, cuando se necesita una interpretación restrictiva para evitar la determinación de la nulidad de una patente, el titular puede pedir esta interpretación restrictiva para obtener una nulidad parcial.

3.5.1.5 Infracción extraterritorial

Si un tercero no autorizado trata de obtener una ventaja económica indebida de una invención patentada, se puede determinar la existencia de infracción, aunque se produjera fuera del territorio brasileño.⁶⁸

En el caso de las importaciones para la explotación de la patente y las importaciones previstas en el artículo 68.3 de la LPI, el artículo 68.4 de la LPI permite las importaciones realizadas por terceros de un producto fabricado según una patente de procedimiento o de producto, siempre que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o por un tercero con el consentimiento de este.

3.5.2 Argumentos de defensa

El tercero puede sostener que no infringió el Derecho de patentes. Sin embargo, en este caso, cuando se trate de la infracción de una patente de procedimiento, se invierte la carga de la prueba (artículo 42.2 de la LPI).

3.5.2.1 Ausencia de responsabilidad

Para evitar ser considerado responsable, el presunto infractor puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la LPI, en los que, por definición legal expresa, se establecen las circunstancias en las que no existe infracción de patente. También se puede alegar la nulidad de la patente en cualquier momento como argumento de defensa.

En el artículo 43 de la LPI se definen los casos en los que no se infringe una patente. Por ejemplo, los actos cometidos en privado y sin fines comerciales por parte de terceros no autorizados no se consideran infracción de patente, siempre que no perjudiquen los intereses económicos del titular de la patente (artículo 43.I de la LPI).

Una persona que haya explotado de buena fe el objeto de una patente en el Brasil antes de la fecha de presentación o de prioridad de una solicitud de patente tiene garantizado el derecho de continuar con dicha explotación, sin carga, como antes (artículo 45 de la LPI). No tendrá este derecho quien haya tenido conocimiento del objeto de la patente mediante la divulgación realizada conforme al artículo 12 de la LPI, siempre que la solicitud se haya presentado en el plazo de un año contado a partir de la divulgación (artículo 45.2 de la LPI). El derecho conferido de conformidad con este artículo solo puede cederse junto con el negocio o empresa, o con la parte de esta que esté directamente relacionada con la explotación del objeto de la patente, mediante enajenación o arrendamiento (artículo 45.1 de la LPI).

3.5.2.2 Consentimiento o licencia

Los terceros pueden alegar que disponen de una licencia que los autoriza a usar la patente. Esto los eximiría de responsabilidad por la presunta infracción.

3.5.2.3 Doctrina de la primera venta (agotamiento)

El principio de agotamiento de los derechos de patente está previsto en el artículo 43.IV de la LPI. Conforme a esta disposición, un tercero también puede argumentar que tiene un producto fabricado según la patente de procedimiento o de producto y que ha sido colocado en el mercado local directamente por el titular de la patente o por otra persona con el consentimiento de este. El consentimiento o la colocación en el mercado por el titular de la patente son condiciones para el agotamiento del derecho del titular. El agotamiento hace referencia al producto vendido y no a la patente como un todo. Sin embargo, aunque el titular de la patente no lleve a cabo la explotación primaria, los actos de explotación secundaria pueden constituir una infracción.⁶⁹

Si la patente tiene más de un titular, se debe comprobar si alguno de ellos tenía derecho a comercializar el producto o de conceder una licencia. Si es así, este derecho se agota en relación con los demás. De lo contrario, puede que no haya agotamiento.

En lo que respecta a las patentes relacionadas con materia viva, no existe infracción del Derecho de patentes si terceros utilizan, distribuyen o venden un producto patentado que el titular de la patente o el de la licencia haya comercializado legalmente, siempre que el producto patentado no se utilice para multiplicar o propagar la materia viva con fines comerciales (artículo 43.VI de la LPI). Además, no se infringe la ley de patentes si los terceros utilizan el producto patentado como una fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos sin fines comerciales. Por último, no constituyen infracción los actos realizados por terceros no autorizados, relacionados con la invención protegida y destinados exclusivamente a producir información, datos y resultados de prueba que tengan como objetivo obtener una licencia comercial, en el Brasil o en cualquier otro país, para la explotación y venta del producto patentado después de la caducidad de los plazos establecidos en el artículo 40 (artículo 43.VII de la LPI).

El artículo 43.IV de la LPI establece el agotamiento únicamente para los productos colocados en el mercado nacional por el titular de la patente o por otra persona con su consentimiento. Por lo tanto, los titulares pueden ejercer su derecho de impedir la importación paralela si importan su producto, aunque el titular de la patente u otra persona con su consentimiento lo haya comercializado en el extranjero.⁷⁰