Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.9 Procedimiento sumario

Los tribunales de distrito “emiten una sentencia por vía sumaria si el solicitante demuestra que no existe ninguna controversia real en cuanto a ningún hecho esencial y el solicitante tiene derecho a obtener una sentencia fundada en cuestiones de Derecho”.²⁰⁰ El uso eficaz del proceso sumario es especialmente importante en las causas relativas a las patentes, pues estas presentan muchas cuestiones complejas. La sentencia por vía sumaria puede ser fundamental para resolver la causa o delimitar o simplificar las cuestiones, por lo que se facilita el acuerdo o se simplifica el juicio. Por el contrario, en las causas relativas a las patentes, el proceso sumario puede suponer una carga significativa para el tribunal, en particular si las partes presentan numerosas y extensas peticiones.

La gestión eficaz del proceso sumario en las causas relativas a las patentes requiere comprender los tipos de cuestiones que motivan la mayoría de este tipo de causas, la manera en la que suelen desarrollarse a lo largo de la duración de una causa y si son susceptibles de resolverse por vía sumaria y en qué situaciones. El momento en el que se solicita una sentencia por vía sumaria puede ser esencial, porque si el procedimiento sumario se celebra demasiado pronto en una causa determinada, las cuestiones de hecho que se habrían resuelto en una fase posterior impiden dictar sentencia por vía sumaria. No obstante, si se aplaza demasiado la sentencia por vía sumaria, se corre el riesgo de malgastar el tiempo y los recursos de las partes y del tribunal en cuestiones que podrían haberse resuelto con una revelación probatoria limitada.

10.6.9.1 Distinción entre las cuestiones de Derecho y las cuestiones de hecho

En la regla 56.a) del FRCP se permite resolver por vía sumaria las cuestiones de Derecho cuando no existen cuestiones de hecho controvertidas. Es decir, un tribunal puede emitir una sentencia por vía sumaria respecto de cuestiones puramente de Derecho, cuestiones mixtas de hecho y de Derecho sobre las que no existe ninguna controversia real en cuanto a ningún hecho material y cuestiones de hecho no controvertidas. Estas distinciones son especialmente sutiles en los litigios en materia de patentes, lo que refleja la compleja interacción entre las cuestiones de hecho y de Derecho. Además, aunque la determinación final de la interpretación de las reivindicaciones es una cuestión de Derecho posiblemente basada en cuestiones de hecho subsidiarias, los hechos subsidiarios se encuentran en el marco de competencias del tribunal, por lo que se amplía la variedad de cuestiones que se pueden resolver en la sentencia por vía sumaria. Los temas habituales en la mayoría de los litigios en materia de patentes (la novedad, la no evidencia y la adecuación de la descripción escrita) están relacionados con cuestiones de hecho o son cuestiones de Derecho basadas en cuestiones de hecho subyacentes.

Las cuestiones menos susceptibles de resolverse por vía sumaria suelen presentar las siguientes características: 1) requieren una alta carga de la prueba, 2) son cuestiones de hecho, 3) son cuestiones amplias que requieren que el demandante establezca una amplia variedad de hechos y 4) se refieren a temas sobre los cuales los hechos subyacentes normalmente son controvertidos. Una de las cuestiones más problemáticas del Derecho de patentes estadounidense en la actualidad es la medida en que la idoneidad de la materia patentable se puede resolver en la fase de petición de desestimación o la fase del proceso sumario.²⁰¹

10.6.9.2 Vía múltiple

La información necesaria para evaluar la sentencia por vía sumaria surge durante la revelación probatoria, las conferencias para la administración de la causa, la interpretación de las reivindicaciones y otros procesos previos al juicio. Por lo tanto, conviene abordar la administración de la causa por vía sumaria como un proceso de múltiples vías: 1) relacionado con la interpretación de las reivindicaciones, 2) no relacionado con la interpretación de las reivindicaciones y 3) fuera de la vía procesal. A pesar de la cautela sobre el desvío de recursos judiciales de la interpretación de las reivindicaciones, al principio del litigio puede surgir una cuestión que no requiera la interpretación de las reivindicaciones y que pueda resolver la totalidad de la causa o agilizarla de manera sustancial.

Por ejemplo, en el artículo 271.a) de la Ley de Patentes se impone la responsabilidad por infracción sobre las personas que “sin autorización para ello, fabrican, utilizan, ofrecen para la venta o venden una invención patentada dentro de los Estados Unidos de América o la importan en este país durante el período de vigencia de la patente”. El hecho de que un acto supuestamente ilícito se produzca dentro o fuera de los Estados Unidos de América es una cuestión de Derecho, mientras que el hecho de que el acto se haya producido dentro de los Estados Unidos de América es suficiente para constituir una venta, oferta de venta, utilización, fabricación o importación es una cuestión de hecho. Generalmente, las partes están de acuerdo en que una serie de acontecimientos se produjeron en determinadas ubicaciones, pero discrepan sobre las conclusiones que deben extraerse de estos hechos en lo que respecta a la infracción. Como consecuencia, ambas cuestiones (el lugar y las características de los hechos) suelen ser susceptibles de resolverse por vía sumaria. Esta decisión no implica la interpretación de las reivindicaciones y, por tanto, podría ser útil abordarla al principio del proceso judicial.

10.6.9.3 El proceso sumario y la audiencia

A pesar de la utilidad de la resolución por vía sumaria a la hora de agilizar y resolver algunas causas relativas a las patentes, existe la posibilidad de que las partes saturen al tribunal con peticiones de sentencia por vía sumaria que pueden perturbar la administración de causas ordenada y eficiente. Como consecuencia, los tribunales han desarrollado una variedad de técnicas de administración de causas para agilizar el proceso sumario, entre las que se incluyen 1) la selección previa (exigir a las partes que presenten un resumen conciso en el que se solicite el permiso para presentar una sentencia por vía sumaria seguido de una audiencia telefónica con el fin de hablar sobre los puntos fuertes y débiles de las peticiones propuestas); 2) las limitaciones cuantitativas, como la restricción del número de peticiones de sentencia por vía sumaria y el número total de páginas del resumen o la acumulación de las peticiones en un solo resumen; y 3) varias rondas de peticiones de sentencia por vía sumaria. Estas técnicas no son mutuamente excluyentes y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes según el carácter de la causa y la conflictividad de las partes. La primera técnica permite al juez seleccionar las causas de forma más eficiente: generalmente, el asesor jurídico competente puede transmitir suficiente información al tribunal en dos o tres páginas y cinco minutos de alegato oral para que el tribunal pueda evaluar si el fondo de una petición propuesta justifica un resumen completo. La segunda técnica motiva a las partes a asignar prioridades a sus peticiones. La tercera promueve la división eficaz en fases.

La mayor parte de los jueces optan por una vista oral sobre las peticiones de sentencia por vía sumaria. Casi nunca es necesario prestar declaración oral en el juicio porque el tribunal no puede resolver controversias basadas en hechos por vía sumaria. No obstante, el testimonio oral en el juicio puede resultar útil cuando las declaraciones presentadas por las partes no se abordan directamente entre sí y crean la percepción de una cuestión de hecho material cuando, en realidad, podría no existir. Es posible que el tribunal desee contar con un tutorial sobre tecnología centrado en las cuestiones concretas que se plantean en las peticiones de sentencia por vía sumaria, especialmente si en el tutorial sobre tecnología de interpretación de las reivindicaciones no se trataron estos ámbitos. El tiempo necesario para una petición de sentencia por vía sumaria varía enormemente en función de las preferencias del tribunal y el alcance y el carácter de las cuestiones planteadas.