Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.5.4 Solicitud de una sentencia declaratoria

Como se ha mencionado, en el artículo 61 de la Ley se expresa claramente que, como respuesta a una demanda presentada por el titular de la patente o de un licenciatario exclusivo, el tribunal tiene la facultad de emitir una declaración de la validez y de la infracción de la patente. Por otra parte, en el artículo 71 se establece una vía mediante la que una persona puede obtener una declaración en la que se afirme que la patente no se ha infringido o no se infringiría:

En los procedimientos entre la persona que cometió un acto o propuso cometerlo y el titular de la patente, el tribunal o la Intendencia pueden, sin perjuicio de la potestad del tribunal de emitir una declaración distinta de la prevista en la presente disposición, declarar que un acto no constituye —o una propuesta de acto no constituiría— una infracción de la patente, siempre que el titular no haya afirmado lo contrario, si se demuestra que:

1. a) esa persona ha solicitado por escrito al titular que emita un reconocimiento escrito del contenido de la declaración solicitada y ha aportado por escrito detalles pormenorizados del acto de que se trate; y
2. b) el titular se ha negado a emitir dicho reconocimiento o no lo ha hecho.⁸⁵

Las partes que deseen obtener una declaración de no infracción, antes de presentar una demanda contra el titular de la patente, deben enviarle una notificación en la que se describa el producto o proceso de las partes solicitantes, con la finalidad de brindar al titular la oportunidad de reconocer, antes de iniciar un proceso judicial, que dicho producto o proceso no constituye una infracción.⁸⁶

Sin embargo, la potestad declaratoria del tribunal no se limita a estas declaraciones, como se establece claramente en los artículos 61 y 71. En el CPR, regla 40.20, se establece que “el tribunal puede emitir declaraciones vinculantes independientemente de que se solicite otra reparación”. Esta disposición concede al tribunal la potestad discrecional de emitir una sentencia declaratoria, si bien por lo general solo ejercerá dicha potestad si existe una controversia suficientemente bien definida entre las partes y si emitir la declaración resulta de utilidad. El tribunal también tiene en cuenta la justicia entre las partes y otros motivos especiales.⁸⁷

Esta potestad se ha empleado para emitir declaraciones en el sentido de que un producto concreto era antiguo o evidente en una fecha determinada.⁸⁸ El efecto práctico de estas declaraciones es que el titular de la patente no puede hacer valer, frente a esos productos, ninguna patente obtenida con esa fecha de prioridad o posterior. Este tipo de declaración (que en ocasiones se denomina declaración Arrow, por la primera causa en la que se concedió)⁸⁹ resulta especialmente útil cuando el titular de la patente tiene en trámite solicitudes divisionales que la otra parte teme que el titular ejerza contra ella cuando se concedan, si se conceden. Estas declaraciones dan a esta parte seguridad comercial sin necesidad de esperar a que se concedan las patentes para presentar una demanda de revocación. Sin embargo, siempre es necesario probar que la declaración tendrá alguna utilidad.⁹⁰