Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.13.1 Patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas y ejecución de la concesión de licencias en condiciones FRAND

Como forma de ayudar al desarrollo, a la adopción y al avance de un creciente abanico de tecnologías de red, los organismos de establecimiento de normas reúnen a ingenieros de distintas empresas y universidades para elaborar normas técnicas para todo el sector. Los participantes en los procesos de establecimiento de normas se comprometen a poner sus tecnologías patentadas a disposición de los demás, de acuerdo con las condiciones FRAND. Los sectores tecnológicos se suelen dedicar a estos proyectos y promueven la innovación conjunta y el desarrollo del producto. Por motivos antimonopolísticos y otras razones comerciales, estos consorcios rara vez establecen tarifas para la concesión de licencias. Además, no siempre especifican qué patentes abarcan. El surgimiento de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN) y de los acuerdos contractuales relacionados para la concesión de licencias de dichas patentes de acuerdo con las condiciones FRAND a lo largo del último decenio ha generado un complejo conjunto de causas relacionadas con las patentes que cuentan con rasgos distintivos en materia de administración de causas.

10.13.1.1 Litigios en materia de establecimiento de las tasas FRAND

Los encargados de aplicar las normas que no han sido capaces de llegar a un acuerdo de concesión de licencias con los titulares de las PEN pueden iniciar acciones para obtener una sentencia declarativa del incumplimiento del contrato, para lo que pueden alegar que los titulares de las PEN han incumplido sus obligaciones FRAND por no ofrecerles tasas en condiciones FRAND por la concesión de licencias.³⁷⁶ Como terceros beneficiarios del consorcio de las PEN, los encargados de aplicar las normas están legitimados para interponer dichas demandas. Lo habitual es que el titular de la PEN interponga una reconvención por infracción de la patente. Aunque la reconvención enmarca el litigio dentro de la esfera de apelación del Circuito Federal, es obligatorio aplicar la legislación en materia de contratos del circuito regional. Si no se presenta una reconvención relativa a la patente, el tribunal del circuito regional que abarca el tribunal de distrito que se ocupa del litigio es el encargado de revisar el derecho —fundamentado en un contrato— de iniciar una acción.

10.13.1.2 Litigio en materia de mandamientos judiciales contra la interposición de demandas

En el contexto de las controversias de carácter mundial relacionadas con PEN y el establecimiento de tasas en condiciones FRAND, se puede buscar el fuero más conveniente. Las empresas han pedido que se establezcan unas tasas FRAND a escala internacional mediante la solicitud de mandamientos judiciales contra la interposición de demandas que prohíban que un demandado inicie un litigio paralelo relacionado con la controversia relativa a las condiciones FRAND o que obligan al demandado a ponerle fin a este tipo de demandas.

Hasta el momento, los tribunales estadounidenses se han resistido a imponer dichas restricciones en los litigios del país. Meses después de que Microsoft presentase una acción para obtener una sentencia declarativa contra Motorola en la que se establecieran unas tasas en condiciones FRAND a escala mundial por la licencia de dos PEN, Motorola inició un proceso en Alemania en el que alegó que Microsoft incumplía las patentes alemanas abarcadas en los mismos acuerdos contractuales en condiciones FRAND objeto del litigio en la causa estadounidense. Después de que el tribunal alemán dictase un mandamiento judicial por el que se prohibía que Microsoft infringiera las patentes alemanas de Motorola, el tribunal de distrito estadounidense prohibió que Motorola ejecutara dicho mandamiento.³⁷⁷ El tribunal de distrito justificó que el acuerdo en condiciones FRAND obligaba a Motorola a conceder la licencia de sus PEN “a escala mundial”. Habida cuenta de que al tribunal estadounidense se le había encomendado determinar los derechos de las partes a escala mundial, también debía decidir si el acuerdo FRAND permitía la medida de reparación. El tribunal concluyó que la aplicación del mandamiento judicial alemán limitaría la capacidad del tribunal de distrito para resolver de forma adecuada las cuestiones que le correspondían.

En otra controversia, un tribunal estadounidense rechazó la iniciativa de un tribunal extranjero de prohibir la aplicación de patentes y el establecimiento de tasas de licencia en los Estados Unidos de América.³⁷⁸ Tras la interrupción de las negociaciones entre Samsung y Ericsson por la renovación de su acuerdo mundial de licencias cruzadas en materia de patentes en 2020, Samsung presentó una demanda en China mediante la que le solicitaba al tribunal determinar las condiciones mundiales de concesión de licencias de acuerdo con el correspondiente acuerdo FRAND. Samsung no notificó a Ericsson acerca del proceso chino. Tras ser conocedor del hecho, Ericsson interpuso una demanda paralela en el distrito Este de Texas el 11 de diciembre de 2020. Tres días después, Samsung solicitó al tribunal chino la emisión de un mandamiento judicial contra la interposición de demandas, que fue concedido el 25 de diciembre de 2020. El 28 de diciembre de 2020, Ericsson solicitó una orden de restricción temporal en el distrito Este de Texas para que se le prohibiese a Samsung aplicar el mandamiento judicial contra la interposición de demandas dictado por el tribunal chino. Tras concluir que dicho mandamiento judicial no tendría fundamento y sería opresivo, el distrito Este de Texas aceptó la solicitud de Ericsson de un mandamiento judicial contra la prohibición de interponer demandas (o contra la interferencia) para evitar que Samsung aplicase el mandamiento judicial contra la interposición de demandas del tribunal chino y, por ende, interfiriese en el ejercicio de la jurisdicción del distrito Este de Texas.³⁷⁹