12.5.5 La infracción por equivalencia
Es preciso evitar, no obstante, que pudiera quedar impune la comisión de una infracción del derecho de exclusiva sobre una invención por medio del subterfugio de introducir variaciones irrelevantes que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente.63 Por ello, deben tenerse en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas sobre la interpretación y el alcance de las reivindicaciones. Pues bien, ha de entenderse que se incurre también en una vulneración de la patente cuando la realización de la parte contraria no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada, según se enuncia en las reivindicaciones, sino que sustituye alguno de los elementos caracterizantes de la invención protegida prioritariamente por otro que ha de considerarse equivalente. La legislación española reseña, de manera explícita, que la protección de la patente también opera cuando se aprecia que en lo que efectúa un tercero existe solo una aparente discrepancia en algún elemento que, en realidad, resulta equivalente al indicado en las reivindicaciones.64 La equivalencia implica que debe considerarse que se ha incurrido en una vulneración del derecho ajeno de patente, por lo que conlleva las mismas consecuencias legales que la infracción literal.
Cuando se efectúa la comparación por elementos del modo que antes ha sido explicado, también ha de prestarse atención a si se estuviera dando el caso de que, prima facie, la realización controvertida no reprodujera algún elemento concreto de la invención patentada, pero se detectara que se estaba empleando una variación no sustancial del mismo, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Nos encontraremos ante una infracción de la patente, que no se considerará en su calificación jurídica como literal sino por equivalencia (aunque su efecto legal venga a ser el mismo), si fueran coincidentes la función de uno y otro elemento, el modo en que la realizan y el resultado que se obtiene, teniendo en cuenta el problema técnico que la patente pretende solventar (y de ahí la trascendencia en estos casos del correspondiente apartado de la descripción de la patente). Siempre que resultara también obvio para un experto en la materia que la variación respecto de algún elemento que se observa en la realización cuestionada estaría incluida en el ámbito de protección de la patente en atención al contenido de las reivindicaciones, interpretado objetivamente en el contexto global de la patente, esto es, tomando en consideración la descripción y los dibujos.
Como regla general, un elemento debe considerarse como equivalente a otro reivindicado si en su contexto realiza la misma función para producir el mismo resultado según el criterio de un experto en la materia. No obstante, deberán tenerse presentes algunos factores de juicio adicionales, como advertir si, con referencia a la fecha de la presentación o de la prioridad (si esta fuese anterior), para no incurrir en juicios ex post facto, un experto en la materia lo habría considerado como excluido del alcance de la protección (a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones). Asimismo, ha de tenerse en cuenta si tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior. También ha de observarse si el titular lo excluyó de forma expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de la patente, para salvar una objeción del examinador basada en el estado de la técnica anterior.
A fin de apreciar si existe equivalencia se emplea con frecuencia el denominado test de la triple identidad, que implica analizar si se cumple la misma función, por el mismo modus operandi y con el mismo resultado. Constituye un método particularmente útil para las patentes mecánicas. Sin embargo, puede resultar insuficiente para dar respuesta a otro tipo de patentes (químicas, de medicamentos, etc.) que deben valorarse en el caso concreto a partir de una aplicación objetiva de las reglas antes expuestas, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Es importante no identificar a este último con la figura procesal del perito, pues se trata de un estándar jurídico que está en función del sector de la técnica de que se trate, por lo que el punto de referencia deberá ser objeto de concreción según las peculiaridades del caso.
También se ha acudido al empleo de un método interesante para la determinación de si se produce o no la equivalencia que proviene de la jurisprudencia británica (casos Catnic e Improver) y que se ha extendido en la práctica forense española. Se trata de plantearse y dar respuesta a tres interrogantes, por su orden sucesivo, hasta donde resulte preciso hacerlo para aclarar la situación. Los pasos de los que consta este sistema son los siguientes: 1.º) preguntarse si la variante que emplea la parte demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora; solo si se descarta la apreciación de la equivalencia, deberá analizarse el siguiente paso; 2.º) plantearse si la alternativa propuesta no resultaba obvia para un experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación; porque si tenía componente inventivo no se apreciaría equivalencia; pero si se detectase obviedad, habría que dar un paso adicional; y 3.º) comprobar ¿si, para el experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, el titular quiso sujetarse al sentido estricto de los términos de la reivindicación como un requisito esencial de la invención.
En cualquier caso, y esto ha de remarcarse hasta la saciedad, no puede prescindirse del empleo del método de análisis a partir de la comparación elemento por elemento entre la patente y la realización cuestionada para la detección de la infracción por equivalencia. No resulta admisible, si se desea ser riguroso, la realización de consideraciones generales a propósito de toda la invención, sino que hay que precisar más, señalando qué elemento concreto es el que por equivalencia estaría supliendo al reseñado en la reivindicación.
Por otro lado, no podrá considerarse equivalente un elemento que hubiera sido objeto de renuncia o limitación por parte del propio titular de la patente en la fase de tramitación para la obtención del título.
STS 309/2011, de 10 de mayo, y STS 389/2019.