Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.6.3 Escritos de alegaciones

9.6.3.1 Escritos formales

El procedimiento comienza con la presentación de un escrito de demanda ante el tribunal.¹⁰¹ El escrito de demanda es un documento breve, de no más de tres páginas aproximadamente, en el formato especificado en las normas procesales del tribunal. En él figuran los datos de identificación del demandante y el demandado y la reparación que se reclama. El escrito de demanda se genera al presentarlo por vía electrónica ante el tribunal.

El demandante debe notificar al demandado el escrito de demanda en un plazo de cuatro meses desde su emisión, si el demandado está en la misma jurisdicción, o de seis meses, si está fuera de la jurisdicción.¹⁰² La parte demandante también debe notificar a la demandada el escrito de pretensiones, ya sea al mismo tiempo que la notificación del escrito de demanda o en los 14 días siguientes.¹⁰³ Se considera una buena práctica que el demandante notifique ambos escritos conjuntamente. El escrito de pretensiones suele ser relativamente breve y aporta datos sucintos sobre las partes en el proceso, la patente objeto de la controversia, la reparación que se reclama y la justificación de su concesión.

Si el demandante es el titular de la patente y alega la infracción de esta, el escrito de pretensiones irá acompañado de una descripción de la infracción en la que se detallen los actos ilícitos concretos objeto de la demanda y se mencione al menos un ejemplo específico de acto que constituye infracción, así como el momento y el lugar en el que se cometió.¹⁰⁴ Si el demandante reclama la revocación de una patente, junto con el escrito de pretensiones se presentará un escrito de motivos de invalidez, es decir, se especificarán de forma pormenorizada los motivos por los que se impugna la validez de la patente.¹⁰⁵

Cuando se alegue la falta de novedad o de actividad inventiva (o ambas), en el escrito de motivos de invalidez deben indicarse los elementos del estado de la técnica que se invocan y debe aportarse una copia de cada documento del estado de la técnica, con una traducción al inglés de ser necesario.¹⁰⁶ No es necesario proporcionar más información para fundamentar que la patente tiene una anterioridad en el estado de la técnica o es evidente respecto del estado de la técnica. Normalmente, es aconsejable no citar más de tres o cuatro elementos del estado de la técnica por patente. Si se alega el uso anterior, deben proporcionarse datos como el nombre de las personas que utilizaron la invención, dónde y cuándo se produjo la utilización y cómo se puso a disposición del público.¹⁰⁷

Cuando se alega la introducción de indicaciones adicionales o la insuficiencia, por lo general se requieren más datos. Si se esgrime el argumento de las indicaciones adicionales, deben aportarse datos sobre la objeción formulada relativos a la materia que supuestamente se divulga en la patente y no en la solicitud de patente. En cuanto al argumento de la insuficiencia, deben presentarse datos que justifiquen la afirmación de que la memoria descriptiva es insuficiente, en particular, es necesario indicar cuáles son los ejemplos de la invención que no pueden ponerse en práctica y explicar en qué sentido no funcionan o funcionan de forma distinta a como figura en la memoria descriptiva.¹⁰⁸

Una vez notificado el escrito de pretensiones, el demandado tiene 14 días para presentar la contestación a la demanda o para acusar recibo de la notificación y, en esa comunicación, indicar si declina la competencia del tribunal o si tiene intención de contestar a la demanda.¹⁰⁹ Si la parte demandada presenta un acuse de recibo, se le concede más tiempo para contestar a la demanda con su defensa, en concreto, tiene un plazo de 42 días a partir de la notificación del escrito de pretensiones.¹¹⁰

Para defenderse, el demandado indica los aspectos del escrito de pretensiones (y, según el caso concreto, la descripción de la infracción o los motivos de invalidez) que admite, los que niega y respecto de los que exige al demandante que presente pruebas. La parte demandada también puede presentar una reconvención como parte de su defensa. Para ello, debe incorporarla al mismo documento de la contestación con el título “reconvención”.¹¹¹ La contestación (y la reconvención) deben notificarse a todas las partes.¹¹² Si se alega una infracción, la reconvención casi siempre contiene una impugnación de la validez de la patente (y, por lo tanto, se detallan los motivos de invalidez como se ha explicado).

Cuando la parte demandada presenta una reconvención para defenderse, el demandante debe contestar para defenderse y emitir una réplica a la reconvención en un plazo de 14 días desde la notificación de la contestación y reconvención. La defensa frente a la reconvención debe constar a continuación de la réplica en el mismo documento y llevar por título “defensa frente a la reconvención”.¹¹³ En el componente de defensa frente a la reconvención se indican los aspectos de la reconvención que el demandante admite, los que niega y respecto de los que exige más pruebas al demandado. El componente de réplica brinda a la parte demandante la oportunidad adicional de responder a los argumentos de defensa formulados por el demandado en su contestación a la demanda.

A continuación, la parte demandada puede presentar, si lo desea, una dúplica como respuesta a la réplica, lo cual le brinda la oportunidad de responder a los argumentos formulados por el demandante en su réplica a la reconvención.

9.6.3.2 Solicitud de información complementaria

Cuando una de las partes considera que necesita más información o datos sobre uno o varios aspectos de la argumentación de la otra parte o requiere una aclaración sobre alguna cuestión controvertida de la causa, puede enviar a la contraparte una solicitud de información complementaria (que en ocasiones se denomina “solicitud de la parte 18”).¹¹⁴ Estas solicitudes deben limitarse estrictamente a cuestiones que sean razonablemente necesarias y proporcionadas para permitir a las partes preparar sus argumentos respectivos o comprender los argumentos contrarios a los que se enfrentarán.¹¹⁵ En las solicitudes de información complementaria debe especificarse —de manera concisa y de conformidad con la dirección práctica 18 del CPR— cuál es la información, dato o aclaración que se pide, y a menudo se hace referencia a los párrafos correspondientes del escrito de alegaciones de una de las partes.¹¹⁶

Por lo general, la parte que recibe la solicitud responde como se especifica en la dirección práctica. Sin embargo, esa parte puede negarse a responder por considerar, por ejemplo, que la información no es necesaria o proporcionada. Si la parte solicitante de la información no recibe respuesta, puede solicitar al tribunal que emita una orden en la que se exija una respuesta dentro de un plazo determinado.

9.6.3.3 Otros escritos de alegaciones

Además de los escritos de alegaciones (incluidas las solicitudes de información complementaria y sus respuestas) mencionados, el tribunal puede ordenar otros escritos formales de manera discrecional, a menudo a petición de las partes. Algunos ejemplos son los escritos de alegaciones sobre otros aspectos específicos de los argumentos esgrimidos por una de las partes, como alegaciones relativas a la existencia de una infracción mediante equivalentes, a la prioridad, a la admisibilidad o a la esencialidad o no esencialidad.