Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.5.2 Controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente)

Las controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente) conllevan principalmente invenciones de servicio, invenciones creadas mediante colaboración o por encargo y la apropiación indebida de secretos técnicos.

4.5.2.1 Creaciones o invenciones de servicio

En el artículo 6 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Una invención que se crea en el desempeño de las funciones del empleado o principalmente utilizando los medios materiales y tecnológicos de un empleador se considera una creación de invención de servicio. En el caso de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente. El empleador puede, de conformidad con la ley, disponer del derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y del derecho de patente, lo que facilita la explotación y utilización de la invención pertinente.

El derecho a solicitar una patente respecto de una invención que no sea de servicio pertenece al inventor o diseñador. Una vez aprobada la solicitud, el inventor o diseñador será el titular de la patente.

En el caso de las creaciones de invenciones de servicio, el artículo 847.2 del Código Civil también establece que “una obra por encargo con cesión automática de derechos es una realización tecnológica que se logra como resultado de la ejecución de las tareas asignadas por o utilizando principalmente los medios materiales y técnicos de una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”. Cabe señalar que la “obra por encargo con cesión automática de derechos” mencionada en este artículo tiene un significado más amplio que la “creación de invenciones de servicio” del artículo 6 de la Ley de Patentes, puesto que la primera no solo abarca los derechos de patente o los derechos de solicitud de patente, sino también otros tipos de derechos de propiedad intelectual, como las obtenciones vegetales, los derechos de autor de programas informáticos, etcétera.

4.5.2.1.1 Creaciones o invenciones realizadas durante el desempeño de las funciones de un empleado

El artículo 12.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Por “creación de invenciones logradas durante el desempeño de las tareas asignadas por el empleador contempladas en el artículo 6 de la Ley de Patentes” se entiende cualquier invención creada:

1. 1) en el curso de la ejecución de una tarea propia del empleado;
2. 2) en ejecución de cualquier tarea, distinta de su propia tarea, que le haya sido encomendada por el empleador; o
3. 3) en el plazo de un año desde su jubilación, dimisión o desde el cese de su relación laboral o de empleo con la entidad a la que pertenecía anteriormente, cuando la invención creada esté relacionada con sus responsabilidades o con cualquier otra tarea que le haya sido encomendada por la entidad a la que pertenecía anteriormente.

Con respecto a “los logros tecnológicos que son resultado de la ejecución de las tareas asignadas por una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”, mencionados en el artículo 847.2 del Código Civil, el artículo 2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos¹¹² establece las dos siguientes circunstancias:

1. 1) desempeñar las funciones propias del empleado o emprender otras tareas de desarrollo técnico asignadas;
2. 2) seguir realizando labores de desarrollo técnico relacionadas con las funciones propias del empleado o tareas asignadas por el antiguo empleador en el plazo de un año tras la separación, salvo disposición legal o norma administrativa en contrario.

En comparación con el artículo 12.3 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, el segundo párrafo de la disposición citada contiene la expresión adicional: “salvo disposición legal o norma administrativa en contrario”.

4.5.2.1.2 Creaciones o invenciones realizadas principalmente utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador

El artículo 6.3 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Para una creación de invención que se realice utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador, si el empleador ha celebrado un contrato con el inventor o diseñador en el que se establezca la titularidad del derecho a solicitar la patente o la titularidad del derecho de patente, prevalecerá dicha disposición.

En la práctica, una invención creada por un antiguo empleado puede conllevar el desempeño de las tareas asignadas por un antiguo empleador, pero utilizando los medios materiales y técnicos del empleador actual. De acuerdo con el artículo 5 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos, en tal circunstancia, los derechos e intereses se determinarán de conformidad con un acuerdo alcanzado entre el antiguo empleador y el empleador actual. En caso contrario, los derechos e intereses se reparten entre ambos en función de sus respectivas contribuciones al logro tecnológico.

Con respecto a la expresión “medios materiales y técnicos” que figura en el artículo 6 de la Ley de Patentes, el artículo 12.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes especifica que se refiere al “dinero, el equipo, las piezas de repuesto, las materias primas o los materiales técnicos del empleador que no estén a disposición del público, etc.”. El artículo 3 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que los “medios materiales y técnicos” descritos en el artículo 847.2 del Código Civil abarcan el dinero, los equipos, los aparatos, las materias primas, la información y documentos técnicos no divulgados, etc.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa Shenzhen Weibond Technology Co. contra Li Jianyi,¹¹³ la determinación de “creaciones de invenciones relacionadas” con las funciones propias de un empleado o cualquier otra tarea que le asigne el antiguo empleador (según el artículo 12.3) del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes) se aclaró aún más:

Se equilibrarán los intereses del empleado, del antiguo empleador y del empleador actual y se examinarán exhaustivamente los siguientes factores: en primer lugar, el contenido específico de la función o tarea asignada al empleado; en segundo lugar, las circunstancias específicas de la patente en cuestión y su relación con la función o tarea del empleado; en tercer lugar, si el antiguo empleador ha llevado a cabo actividades de desarrollo tecnológico e investigación relacionadas con la patente en cuestión o si existe otra fuente legítima para la tecnología patentada; en cuarto lugar, si el titular del derecho o el inventor de la patente (o la solicitud) de que se trate puede dar explicaciones razonables sobre el proceso de desarrollo e investigación o la fuente de la tecnología patentada.

4.5.2.1.3 Titularidad y enajenación de las creaciones de invenciones de servicio

De acuerdo al artículo 6.1 de la Ley de Patentes, “[e]n el caso de la creación de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente”. El artículo 2.2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que “cuando una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica haya firmado un acuerdo con un empleado con relación a los derechos e intereses sobre un logro tecnológico realizado por el empleado cuando estaba contratado o después de su separación del empleo, los tribunales populares tendrán en cuenta dicho acuerdo.

Cuando la Ley de Patentes se modificó por última vez en 2020, en el artículo 6.1 se estableció que “[e]l empleador podrá, de conformidad con la ley, enajenar el derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y el derecho de patente, para facilitar así la explotación y utilización de la invención pertinente. El artículo 847.1 del Código Civil establece lo siguiente:

Cuando el derecho a utilizar o transferir una obra por encargo con cesión automática de derechos pertenezca a una persona jurídica o a una organización sin personalidad jurídica, ambas podrán celebrar un contrato tecnológico sobre la obra por encargo con cesión automática de derechos. Cuando la persona jurídica o la organización sin personalidad jurídica celebre un contrato de tecnología para transferir la obra por encargo con cesión automática de derechos, el creador de la obra tendrá derecho prioritario a adquirirla en condiciones equivalentes.

4.5.2.1.4 Remuneración, recompensa y autoría del inventor o diseñador

En el artículo 15 de la Ley de Patentes se establece que “la entidad a la que se conceda un derecho de patente deberá recompensar al inventor o diseñador por la creación de la invención de servicio. Una vez explotada dicha patente, la entidad pagará al inventor o diseñador una remuneración razonable basada en el grado de difusión y aplicación, así como en los beneficios económicos obtenidos”. Los artículos 76 a 78 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establecen además los métodos y los montos de la recompensa y la remuneración.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Patentes, un inventor o diseñador tiene derecho a mencionarse a sí mismo como tal en los documentos de patente. El artículo 849 del Código Civil también establece lo siguiente: “una persona física que haya elaborado un producto de una obra tecnológica tiene derecho a indicar en los documentos pertinentes que dicha persona es la creadora del producto y a recibir un certificado de honor y recompensas.

Con respecto a la identificación de un inventor o diseñador, existen otras disposiciones en el artículo 13 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y en el artículo 6 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos.

4.5.2.2 Creación de invenciones mediante colaboración o por encargo

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Patentes, en el caso de una invención creada por dos o más personas físicas o jurídicas o por una persona física o jurídica en ejecución de un encargo que le haya encomendado otra persona física o jurídica, el derecho a solicitar una patente corresponde, salvo acuerdo en contrario, a la persona física o jurídica que haya creado la invención o a quienes la hayan creado en colaboración. Una vez aprobada la solicitud de patente, la persona física o jurídica (una o varias) que la haya presentado será el titular de la patente. Los artículos 859 y 860 del Código Civil también contemplan la creación de invenciones por encargo o mediante colaboración, respectivamente.

4.5.2.3 Solicitudes de patente basadas en el uso no autorizado de secretos técnicos ajenos

Si un infractor, sin la autorización del titular del derecho, solicita una patente para un secreto técnico —ya se haya obtenido legítimamente del titular del derecho o ilegalmente mediante robo u otros medios indebidos—, el titular del derecho puede presentar una demanda civil contra la apropiación indebida de secretos comerciales de conformidad con las leyes para solicitar una sentencia que ordene que el infractor asuma las responsabilidades civiles (por ejemplo, el cese de la apropiación indebida y la indemnización por las pérdidas) o para solicitar al tribunal popular competente que declare que el titular del derecho tiene el derecho sobre la patente solicitada unilateralmente por el infractor.

En la fase de apelación de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa Tianjin Greenpine Pharma Co. contra Huabei Pharmaceutical Hebei Huamin Pharmaceutical Co.,¹¹⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando una parte alega la titularidad de un derecho de patente por apropiación indebida de un secreto técnico, el tribunal popular debe examinar si el secreto técnico se divulga en los documentos de la patente y si se incorpora a la solución técnica patentada. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es afirmativa, el secreto técnico ha sido objeto de apropiación indebida. Si el secreto técnico constituye el contenido sustancial de la solución técnica patentada, el titular del derecho del secreto técnico tiene derechos legítimos sobre la patente.