Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

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7.5 Infracción de patente: interpretación de las reivindicaciones, doctrina de los equivalentes y excepciones

En esta sección se presentan algunos conceptos clave que son pertinentes para hacer valer los derechos de patente en una demanda civil relativa a una supuesta infracción de un derecho de patente. Se abordan los siguientes conceptos: la interpretación de las reivindicaciones y los materiales se pueden usar para interpretar una reivindicación, las reivindicaciones de producto definido por el proceso y las reivindicaciones funcionales; la doctrina de los equivalentes; la excepción de nulidad; y la corrección como excepción contra la nulidad de la patente.

7.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Los principios de la interpretación de las reivindicaciones derivan del objetivo del sistema de patentes.¹⁸³. El Tribunal Supremo ha dictado que

[e]l objetivo de un sistema de patentes será el fomento de las invenciones y, por consiguiente, la contribución al desarrollo de la industria mediante la concesión de derechos exclusivos (patentes) a los solicitantes que divulguen sus invenciones. Por un lado, el sistema de patentes puede proteger las invenciones que los titulares de las patentes han creado. Por el otro, facilita, mediante su divulgación, que terceros puedan explotar las invenciones (Ley de Patentes, artículo 1)¹⁸⁴

De esta forma, el sistema de patentes concede un derecho exclusivo a cambio de que el solicitante divulgue la patente de manera pública.¹⁸⁵

En las demandas por infracción de patente, es importante determinar el alcance de este derecho exclusivo, al mismo tiempo que se equilibran la protección de la invención patentada y el interés de los terceros para operar libremente fuera del alcance de la invención patentada.

7.5.1.1 Formulación de las reivindicaciones

Teniendo en cuenta el objetivo del sistema de patentes, el artículo 70.1) de la Ley de Patentes indica que “[e]l alcance técnico de una invención patentada deberá determinarse sobre la base de la declaración de las reivindicaciones de la patente que se adjuntaron a la solicitud”. Existe un principio similar en el Derecho de patentes estadounidense y el europeo.¹⁸⁶

De acuerdo con este principio, todos los elementos y las limitaciones establecidos en las reivindicaciones deben estar presentes en el producto del demandado para determinar que ha habido infracción. Solo cuando se satisface este principio entrará el producto de un demandado dentro del alcance técnico de una invención patentada. Por lo tanto, estas reivindicaciones tienen un estatus especial en comparación con otras fuentes para la interpretación. No es posible usar elementos que no se mencionan en las reivindicaciones —por ejemplo, en la memoria descriptiva u otras fuentes— para interpretar una reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía.¹⁸⁷ En otras palabras, el Derecho de patentes indica que las reivindicaciones se han de interpretar de acuerdo con la formulación de las reivindicaciones y que la formulación no solo es el punto de partida, sino también el objetivo.

El artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Dichas reivindicaciones tienen la función de proporcionar a un tercero las herramientas más importantes para entender el contenido de la invención patentada.

7.5.1.2 Interpretación de las reivindicaciones

Al interpretar la formulación de las reivindicaciones, la norma que se aplica suele ser el significado natural desde el punto de vista de una persona del oficio de nivel medio. El alcance técnico de la invención patentada debe establecerse con base en los términos de las reivindicaciones, sin ampliar ni reducir su significado.

El artículo 24 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes indica que los términos técnicos presentes en la memoria descriptiva han de ser académicos y usarse en su sentido habitual y de manera uniforme a lo largo de toda la memoria descriptiva. Además, será necesario definir los términos en caso de que se usen para indicar un sentido concreto.¹⁸⁸ No obstante, los términos de las reivindicaciones son abstractos si se comparan, por ejemplo, con la certeza que proporciona una línea limítrofe en los bienes inmuebles. No se definen como objetos tangibles particulares y pueden ser esotéricos. Por lo tanto, se suelen necesitar otros materiales para la interpretación de las reivindicaciones.

7.5.1.3 Fuentes para la interpretación de las reivindicaciones

Según el artículo 70.2) de la Ley de Patentes, “el significado de los términos de las reivindicaciones debe interpretarse a la luz de la memoria descriptiva y los dibujos”. Por lo tanto, la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva y los dibujos está establecida por ley como una fuente para la interpretación de las reivindicaciones de las patentes.

El expediente de tramitación de la patente, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica pueden ser fuentes pertinentes para interpretar la reivindicación. Aunque estas fuentes no se establecen en la ley, son fuentes legítimas similares a la memoria descriptiva y los dibujos.¹⁸⁹

El motivo clave para permitir que fuentes distintas de las legales, como la técnica conocida públicamente, se usen para interpretar las reivindicaciones es la divulgación a terceros: la memoria descriptiva y los dibujos se divulgan a terceros en el documento en el que figuran las reivindicaciones. Además, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley de Patentes, cualquier tercero puede consultar el expediente de tramitación. Por otra parte, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica es información especializada que una persona del oficio de nivel medio conoce.

7.5.1.4 Cómo usar las fuentes

Uno de los problemas de los litigios en materia de patentes es cómo se debe tener en cuenta toda esta información para interpretar de forma correcta los términos de las reivindicaciones. Al igual que ocurre en el caso de la memoria descriptiva y los dibujos, no es posible introducir elementos que no se mencionan en las reivindicaciones y, por lo tanto, interpretar los términos de la reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía. No obstante, en las demandas por infracción de patente, el expediente, la técnica conocida públicamente o el conocimiento general de la técnica pueden, en ocasiones, ser un factor decisivo cuando existen controversias acerca de la interpretación de las reivindicaciones. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también son cuestiones de suma importancia. Se supone que las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva, ya conocen estos asuntos.

7.5.1.5 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Las reivindicaciones de producto definido por el proceso son aquellas relativas a invenciones de productos que citan los procedimientos de fabricación de los productos. El Tribunal Supremo ha indicado, en una causa relacionada con una reivindicación de este tipo, que “[i]ncluso en un caso así, el alcance técnico de la invención patentada se determina como un producto que tiene las mismas estructuras y propiedades, y que se fabrica mediante los procesos descritos”.¹⁹⁰ En la misma causa, el Tribunal Supremo determinó que las patentes eran nulas porque contravenían el principio de claridad de las reivindicaciones en virtud del artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes e indicó que dichas reivindicaciones solo cumplirán dicho principio cuando las circunstancias imposibiliten o hagan que sea muy poco práctico pedir al solicitante que defina directamente el producto mediante su estructura o sus propiedades. Por ejemplo, en los casos en que es técnicamente imposible que el solicitante defina directamente el objeto mediante su estructura o sus propiedades, o cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para realizar el trabajo de definición sean excesivos.¹⁹¹

Por el contrario, si se cumplen estos requisitos, en la memoria descriptiva se divulgará la invención de un producto, y no un proceso. En ese caso, se trata de una excepción insuficiente para argumentar que el producto se ha fabricado mediante un proceso diferente. No obstante, a falta de circunstancias imposibles o poco prácticas, como señaló el Tribunal Supremo, la reivindicación de producto definido por el proceso es nula, pues contraviene el principio de claridad de las reivindicaciones.

Por lo tanto, con respecto a la formulación de las reivindicaciones de un procedimiento de fabricación, no se puede asumir que todas las reivindicaciones que contienen cualquier actividad como parte de un procedimiento son reivindicaciones de producto definido por el proceso. Esto debe determinarse desde un punto de vista sustancial y práctico para no anular las invenciones patentadas que todavía no han sido identificadas como reivindicaciones de producto de producto definido por el proceso. En este contexto, se ha señalado que, en la práctica, es importante limitar correctamente el alcance de la solicitud de la decisión del Tribunal Supremo.¹⁹²

Cuando se determina que las reivindicaciones no son una reivindicación de producto definido por el proceso —a pesar de que contengan un procedimiento de fabricación—, estos procedimientos deben constituir elementos o limitaciones en las reivindicaciones para que, de acuerdo con el principio básico de la interpretación de las reivindicaciones, a un producto fabricado mediante un proceso diferente no le afecte el alcance técnico de la invención patentada.

7.5.1.6 Reivindicaciones funcionales

Las reivindicaciones funcionales se definen como reivindicaciones que “no están descritas por estructuras concretas, sino por funciones absolutas de las estructuras”.¹⁹³ Un ejemplo serían unas reivindicaciones donde se describiese la función del pegamento, en lugar de su estructura química, con palabras como “medio adhesivo”. Como se ha indicado, el artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Las reivindicaciones funcionales cumplen con este requisito y, en la práctica, están bien consolidadas.

El alcance técnico de las reivindicaciones funcionales debe determinarse sobre la base de la idea técnica realizada en las estructuras específicas que se divulgan en la memoria descriptiva. Esto no significa que el alcance de las reivindicaciones se limite a las formas de realizar la invención. Una estructura que no esté descrita en las formas de realizar la invención, pero que una persona del oficio de nivel medio pueda determinar a partir de la estructura que se ha divulgado en la memoria descriptiva o de la descripción pormenorizada de la invención, ha de incluirse en el alcance técnico de una invención.

Puede ser complicado entender hasta qué punto está permitido identificar características particulares de las formas de realizar la invención. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también puede ayudar a lidiar con este asunto. Se trata de elementos supuestamente conocidos por las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva cuyo entendimiento se considera que muestra el alcance técnico de la invención patentada.

7.5.2 Doctrina de los equivalentes

No hay ninguna ley japonesa que se refiera a la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes. No obstante, la jurisprudencia ha introducido el concepto de equivalencia en el Derecho de patentes japonés.

7.5.2.1 Los cinco requisitos de la causa del rodamiento de eje estriado

En la causa del rodamiento de eje estriado,¹⁹⁴ el Tribunal Supremo indicó que se puede determinar que se ha infringido una patente no solo por un producto o procedimiento que entra dentro del alcance literal de la reivindicación de una patente, sino también en virtud de la doctrina de los equivalentes. El Tribunal Supremo estableció cinco requisitos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes:

1. Los elementos de las reivindicaciones que faltan en un producto o procedimiento supuestamente ilícito no son partes esenciales de una invención patentada.
2. El objetivo de la invención patentada se puede lograr, así como la misma función y efecto, si los elementos de las reivindicaciones que faltan se sustituyen por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito.
3. Habría sido fácil para una persona del oficio de nivel medio concebir la idea de sustituir los elementos de las reivindicaciones que faltan por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito en el momento de la infracción.
4. El producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácil de concebir a partir del estado de la técnica en el momento en que se presentó la solicitud de patente.
5. No existen circunstancias especiales que excluyan la doctrina de los equivalentes, como en el caso en que se excluyó intencionadamente el producto o procedimiento supuestamente ilícito del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO.

El Tribunal Supremo explicó los fundamentos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes con relación a esos cinco requisitos de la manera siguiente:

Resulta muy difícil prever todos los tipos de infracciones que pueden ocurrir en el futuro y formular el alcance de la reivindicación de patente en la memoria descriptiva; el incentivo para la invención en la sociedad en general se reducirá en gran medida si, mediante la simple sustitución de una parte de los elementos de la reivindicación por la sustancia o la tecnología que la patente dio a conocer, las personas pueden evitar fácilmente estar sujetas a las medidas cautelares que se le puedan conceder al titular de la patente y a otros ejercicios de derechos que este pueda tener. Esto no solo sería contrario a los objetivos de la Ley de Patentes —a la promoción del desarrollo de la industria a través de la protección y el fomento de la invención—, sino también al principio de justicia social y la idea de justicia.

Habida cuenta de lo anterior, el valor sustancial de la invención patentada se extiende a la tecnología que un tercero puede fácilmente concebir como el equivalente sustancial de la construcción, tal y como indica el alcance de la reivindicación de la patente en la memoria descriptiva, y los terceros deberían preverlo.

Por otro lado, no se puede considerar que las tecnologías que ya formaban parte del dominio público —o que una persona con un nivel de competencia corriente en el campo tecnológico usado en esta invención podría haber concebido fácilmente en el momento de la solicitud de la patente, puesto que nadie podría, en ningún caso, haber obtenido una patente al efecto (Ley de Patentes, artículo 29)— se encuentran dentro del alcance técnico de la invención patentada.

Además, si el titular de una patente ha reconocido que la tecnología no entra dentro del alcance técnico de la reivindicación de la patente o su comportamiento ha indicado que este es el caso (por ejemplo, mediante la exclusión intencionada de la tecnología del alcance de la reivindicación de la patente durante su tramitación), el titular de la patente no tiene derecho a reivindicar otra cosa más adelante, puesto que iría en contra de la doctrina de los actos propios).

7.5.2.2 Carga de la prueba

De acuerdo con las decisiones de los tribunales inferiores que han seguido la causa del rodamiento de eje estriado y el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI en la causa del maxacalcitol (véase más adelante):

Al establecer la existencia de una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el titular de la patente quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 1 a 3, como se indica en la causa del rodamiento de eje estriado.
Para negar una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el supuesto infractor quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 4 y 5.¹⁹⁵

7.5.2.3 Requisito 1: parte no esencial

Los criterios empleados para determinar si los elementos de la reivindicación son esenciales han sido objeto de jurisprudencia. En la causa del maxacalcitol, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

El valor sustancial de una invención que la Ley de Patentes pretende proteger existe en la divulgación a la sociedad de un medio con una estructura específica para solucionar un problema técnico que no podría haberse resuelto con el estado de la técnica y que está basado en una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica. Por lo tanto, la parte esencial de una invención patentada debería entenderse como una parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada. Para entender la parte esencial mencionada primero debería entenderse el problema de la invención patentada que se ha de resolver, los medios para hacerlo […] y sus efectos […] sobre la base de la declaración del alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y, después, determinar la parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica que está comprendida en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada.

La opinión anterior se ajusta a la mayor parte de las decisiones de los tribunales inferiores posteriores a la causa del rodamiento de eje estriado.¹⁹⁶ No obstante, esta fórmula no fue suficiente para resolver el problema en la causa del maxacalcitol, donde la reivindicación de la patente que se hacía valer requería que el material inicial e intermedio necesarios para la producción del maxacalcitol fuesen la forma cis de las estructuras de vitamina D, mientras que las usadas en el supuesto procedimiento ilícito tenían estructuras de vitamina D en forma trans que eran isómeros geométricos. En otras palabras, incluso después de concluir que el elemento de la reivindicación era parte de la invención patentada, seguía existiendo la duda de si la forma cis era esencial o no. En cuanto a esta duda, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI dictó que la forma cis no era esencial, para lo que se basó en los siguientes fundamentos:

Esto es, teniendo en cuenta que el valor sustancial de una invención patentada se define dependiendo del grado de contribución en comparación con el estado de la técnica en el sector técnico relevante, la parte esencial de una invención patentada debería ajustarse —con base en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y sobre todo mediante la comparación con el estado de la técnica indicado en la memoria descriptiva— al siguiente principio: i) si el grado de contribución de la invención patentada se considera grande en comparación con el estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera un concepto superior en relación con una parte del alcance de las reivindicaciones. […] i) si el grado de contribución de la invención patentada no se considera muy superior al del estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera igual a lo indicado literalmente en el alcance de las reivindicaciones.

No obstante, en vista del estado de la técnica en la fecha de presentación, si la descripción del problema (que, de acuerdo con la descripción, el estado de la técnica no fue capaz de resolver) en la memoria descriptiva es objetivamente insuficiente […], a efectos de encontrar una parte característica que constituya una idea técnica única de la invención patentada que no sea considerada estado de la técnica, también se debería tener en cuenta el estado de la técnica que no está reflejado en la memoria descriptiva. En dichos casos, se estima que la parte esencial de la invención patentada es más similar al alcance declarado de las reivindicaciones —en comparación con las causas en que la estimación solo se basa en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva— y que el alcance de la solicitud de la doctrina de los equivalentes es menor.

Además, al determinar si se cumple el primer requisito —es decir, si un elemento diferente del producto supuestamente ilícito (entre otros) es una parte no esencial—, no es adecuado dividir primero los elementos de la reivindicación incluidos en el alcance de las reivindicaciones en partes esenciales y no esenciales y después considerar que la doctrina de los equivalentes no es aplicable a todos los elementos de la reivindicación que entran dentro de la categoría de partes esenciales, sino que es necesario determinar primero si el producto supuestamente ilícito (entre otros) suele tener la parte esencial de la invención patentada como se ha indicado y después considerar que una diferencia no es una parte esencial si se reconoce que el producto (entre otros) tiene dicha parte esencial. Aunque el producto supuestamente ilícito (entre otros) presente una diferencia que no es una parte característica constituyente de una idea técnica única no vista anteriormente en el estado de la técnica, esto no es razón suficiente para negar el cumplimiento del primer requisito.¹⁹⁷

7.5.2.4 Requisito 2: posibilidad de sustitución

El segundo requisito de la doctrina de los equivalentes suele denominarse “posibilidad de sustitución”. No siempre está claro cómo se puede juzgar (o si es posible hacerlo) si la función y el efecto del producto o procedimiento supuestamente ilícito son “iguales” que los de la invención patentada cuando solo hay supuestas diferencias insustanciales o insignificantes. Los tribunales no han proporcionado orientaciones claras acerca de esta cuestión.¹⁹⁸

7.5.2.5 Requisito 3: facilidad de sustitución

Con respecto al tercer requisito, esa sentencia debe dictarse en vista del nivel que ha alcanzado la tecnología en el momento de la infracción. Por lo tanto, por ejemplo, si un supuesto infractor sigue fabricando y distribuyendo un producto supuestamente ilícito a pesar de los procedimientos judiciales pendientes, la sentencia se basará en el nivel que haya alcanzado la tecnología en el momento en que finalicen las vistas orales.

7.5.2.6 Requisito 4: dificultad de concepción

Como se ha indicado, el supuesto infractor es quien ostenta la carga de la prueba a la hora de aducir su excepción en virtud del cuarto requisito. El argumento del supuesto infractor en virtud de este requisito puede solaparse, en cierta medida, con una excepción basada en la nulidad de la patente debido a la falta de novedad o de actividad inventiva. Conforme a este requisito, el supuesto infractor debe demostrar que el producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácilmente concebible a partir del estado de la técnica y, al mismo tiempo, la nulidad de la patente, que requiere que la invención patentada sea idéntica o fácilmente concebible a partir del estado de la técnica.

7.5.2.7 Requisito 5: sin circunstancias especiales

El quinto requisito es que no haya circunstancias especiales que puedan impedir la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Una “circunstancia especial” habitual a la que el Tribunal Supremo se refiere en la causa del rodamiento de eje estriado tiene lugar cuando el producto o procedimiento supuestamente ilícito se excluyó de forma intencional del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO. Se trata de algo similar a los impedimentos a causa del expediente de tramitación, que pueden ser alegados por un supuesto infractor como excepción contra una infracción literal.

En la causa del maxacalcitol, el supuesto infractor adujo que había una circunstancia especial que impedía la determinación de la existencia de una infracción de patente de conformidad con la doctrina de los equivalentes. El solicitante no había preparado la reivindicación de la patente de forma que incluyese el procedimiento en el que el material inicial y el intermedio para la producción de maxacalcitol tuviesen estructuras de vitamina D de forma trans, a pesar de que cualquier persona del oficio de nivel medio podría haber concebido fácilmente un material así en el momento en que se presentó la solicitud de patente. El Tribunal Supremo aceptó la apelación del supuesto infractor en lo relativo a esta cuestión, pero acabó rechazando el argumento:

1) […] incluso en una situación en la que el alcance de las reivindicaciones de la patente redactadas por el solicitante de la patente no mencione la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son parcialmente diferentes de la estructura declarada en el alcance de las reivindicaciones, pese a que el solicitante sea capaz de concebir fácilmente la estructura de dichos productos o procedimientos supuestamente ilícitos en el momento de la presentación de la solicitud, el mero hecho de dicha omisión en el alcance de las reivindicaciones de la patente no constituye una circunstancia especial como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de presentación de la solicitud de patente.

2) […] en los casos en que el solicitante no ha descrito la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son diferentes de los elementos correspondientes de la estructura especificada en las reivindicaciones de la patente, debería considerarse que existen circunstancias especiales —como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de solicitud de la patente— si se determina que el solicitante ha indicado su intención, de forma objetiva y visible, de omitir la mención de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos en el alcance de las reivindicaciones de la patente, pese a reconocer que la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos podría sustituir la estructura indicada en el alcance de las reivindicaciones de la patente.

A la luz de los hechos expuestos, nada en la solicitud de la patente indica de forma objetiva y visible la intención del solicitante de omitir la mención a la estructura de su procedimiento en el alcance de las reivindicaciones, pese a reconocer que la estructura adoptada por el solicitante (diferente, en parte, de la estructura fijada en el alcance de las reivindicaciones) podría sustituir dicha estructura.¹⁹⁹

7.5.2.8 Otras causas relevantes

En una causa de equivalencia temprana emitida poco después de la sentencia en la causa del rodamiento de eje estriado y antes de la creación del Tribunal Superior de PI, el Tribunal Superior de Osaka determinó que existía una infracción indirecta en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes con respecto al producto que se usó de forma exclusiva para la explotación del supuesto procedimiento ilícito. El tribunal decidió que el procedimiento para el cual el producto se usaba en exclusiva era equivalente al procedimiento que entraba dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.²⁰⁰ En otro caso más reciente, se consideró que el derecho del titular de una patente a solicitar una compensación por el uso no autorizado de una invención patentada —tras la publicación de una solicitud no examinada, pero antes del registro del derecho de patente en virtud del artículo 65 de la Ley de Patentes— se extendía al uso no autorizado de los productos o procedimientos equivalentes a los que entraban dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.²⁰¹

7.5.3 Excepción de nulidad

La excepción de nulidad de una patente implica que el supuesto infractor reivindique que se anule la patente del demandante.²⁰² Los supuestos infractores reivindican la excepción de nulidad en aproximadamente un 80 % de las causas por infracción de patente.²⁰³ Un supuesto infractor también puede presentar una demanda de anulación ante la JPO (véase la sección 7.4). Estos procesos suelen llevarse a cabo de forma paralela con la resolución judicial respecto de la nulidad y, en ocasiones, se llega a decisiones discordantes (véase más adelante).

A veces, los supuestos infractores adoptarán la estrategia de no presentar ninguna demanda de anulación, porque piensan que es más probable que sea un tribunal y no la JPO quien falle a favor de la nulidad, sobre todo en causas donde se refutan cuestiones de hecho, como el fraude, el incumplimiento de las normas en materia de solicitudes conjuntas o las invenciones explotadas de forma pública. Al igual que cualquier otra pretensión, la excepción de nulidad de una patente se desestima si la alegación no se hace de forma correcta o si la causa se retrasase indebidamente.²⁰⁴

La base legal para la excepción de nulidad se introdujo mediante una modificación de la Ley de Patentes de 2004 en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo (causa de Kilby), que sostuvo que la excepción del abuso de los derechos podría esgrimirse incluso antes de que la resolución relativa a la anulación ante la JPO pasase a ser definitiva y vinculante.²⁰⁵ A pesar de que la decisión del Tribunal Supremo en la causa de Kilby indicaba que una patente se debía anular debido a la falta de actividad inventiva para que se pudiese plantear la excepción, el artículo 104-3.1) de la Ley de Patentes no incluía dicha restricción. No obstante, no hay diferencias importantes entre el nivel de “evidencia” requerido, como se establece en la decisión del Tribunal Supremo y en el artículo 104-3.1).

7.5.3.1 Fundamentos a favor de la nulidad

Los fundamentos a favor de la nulidad que se pueden alegar en una excepción de nulidad es el incumplimiento de los siguientes requisitos de patentes:

requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3);
novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1);
actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2);
efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2);
requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.4)i));
requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i));
requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii)); y
usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7).

A continuación, se enumeran varias de las decisiones judiciales que han examinado estos fundamentos a favor de la nulidad.

7.5.3.1.1 Requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3))

En la causa de la resistencia a la soldadura, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI estimó lo siguiente:

[l]a “materia descrita en la descripción o los dibujos” consiste en cuestiones técnicas que puede deducir una persona del oficio de nivel medio al unir todas las declaraciones incluidas en la memoria descriptiva o el dibujo. Si una corrección no introduce ninguna materia técnica nueva en relación con la obtenida de ese modo, se puede considerar que está dentro del alcance de la materia descrita en la descripción o los dibujos.²⁰⁶

El titular de la patente que modificó la patente ostenta la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la nulidad.²⁰⁷

7.5.3.1.2 Novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1)

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara que la “invención de un producto” se describa en una “publicación”, en primer lugar es necesario divulgar la estructura de la invención en la publicación y, puesto que la invención es una creación de ideas técnicas —véase la Ley de Patentes, artículo 2.1)—, no solo se debe divulgar la estructura de la invención, sino también las ideas técnicas de la invención de modo que una persona del oficio de nivel medio y con acceso a la “publicación” pueda explotarlas fácilmente.²⁰⁸

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.3 Actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2)

En Bridgestone Co., Ltd contra Commissioner of the Patent Office, el Tribunal Superior de PI determinó que

[l]a invención de esta solicitud presenta una capa de goma superficial con un módulo elástico bajo para que el neumático pueda responder sobre hielo incluso en la fase inicial de uso, mientras que la invención citada permite que la capa del cuerpo ofrezca de forma rápida el rendimiento especificado mediante la retirada rápida de la capa superficial, fácil de retirar. Por lo tanto, el problema concreto al permitir que la capa del cuerpo rinda incluso en su fase inicial de uso es diferente, y las ideas técnicas de las capas superficiales de la invención entran en conflicto entre sí.²⁰⁹

Cuando los problemas resueltos por la invención y una invención citada son diferentes, se considera que esa diferencia apoya la constatación de una actividad inventiva. El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.4 Efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2)

Los requisitos para este fundamento son que:

se haya presentado otra solicitud (la otra solicitud) antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
la publicación de la otra solicitud haya tenido lugar tras la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
el inventor de la invención en la otra solicitud no sea el mismo que el inventor de la invención reivindicada en la solicitud en cuestión; y
el solicitante de la otra solicitud no fuera el mismo que el solicitante de la solicitud en cuestión en la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

El Tribunal Superior de Tokio consideró que

[c]uando la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada son diferentes, pero comparten una identidad sustancial, se considera “identidad” en lo que respecta al efecto del estado de la técnica.

La identidad sustancial que aquí se menciona hace referencia a la situación en la que la diferencia entre la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada es nimia (una incorporación, una eliminación, una conversión, etc. de un conocimiento general común o comúnmente usado en la técnica que no reporta ningún efecto nuevo) a la hora de poner en práctica medios para resolver un problema.²¹⁰

El Tribunal Superior de PI indicó que

[a]un sin una declaración particular en la descripción y demás partes de la solicitud previa, se puede determinar la invención de la solicitud previa si se tiene en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio para entender la invención de la solicitud previa. Por otro lado, en el caso de que una invención sea abstracta o el de que el contenido técnico de una invención no se divulgue de manera suficiente, aun teniendo en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio, dicha invención no entra dentro de la “invención” mencionada y no tiene el efecto de excluir la solicitud posterior contemplada en este artículo. Además, el contenido técnico creado que no está configurado para que cualquier persona del oficio de nivel medio pueda, de forma repetida, explotar el contenido técnico para conseguir el efecto técnico que se pretende no constituye una “invención” y no se debería considerar que dicho contenido técnico entra dentro de la “invención”, de acuerdo con el artículo 29-2 de la Ley de Patentes.²¹¹

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

7.5.3.1.5 Requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.1)i))

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara satisfacer el requisito de habilitación de un procedimiento, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención presente una descripción en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento sin demasiados intentos sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación, y la presencia de la descripción en dicha medida es suficiente.

Para satisfacer el requisito de habilitación de un producto, se requiere una descripción pormenorizada de la invención en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda crear el producto sin demasiados intentos sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.²¹²

El Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[p]ara cumplir con el requisito de habilitación de un procedimiento para la producción de un producto, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención la defina en tal medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento y también usar el producto creado mediante dicho procedimiento sin demasiados intentos sobre la base del contenido de la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.²¹³

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente sujeta a un juicio en busca de anulación celebrado ante la JPO (opinión general)—.

7.5.3.1.6 Requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i))

En la causa del procedimiento de fabricación de la película polarizadora, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

[l]as exposiciones de las reivindicaciones se comparan primero con la descripción pormenorizada de la invención; a continuación, se determina el cumplimiento del requisito de fundamento en función de si la invención reivindicada estaba definida en la descripción pormenorizada de la invención, de manera que, o bien una persona del oficio de nivel medio podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir de sus exposiciones, o bien dicha persona podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir del conocimiento técnico común en la fecha de presentación, teniendo en cuenta que las exposiciones no se incluyeron ni se propusieron en la descripción pormenorizada de la invención.²¹⁴

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente que es objeto de una demanda de anulación presentada ante la JPO (opinión general)—.

7.5.3.1.7 Requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii))

El Tribunal Superior de PI consideró que

[el artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes] se redactó en vista de que, si la invención presentada en las reivindicaciones no presenta la claridad suficiente, no quedaría claro el alcance técnico de la invención protegida por la patente y podría causar desventajas inesperadas a terceros. El objetivo de esta disposición es evitar dichos inconvenientes. Se debe determinar si la invención reivindicada en una solicitud de patente es clara a partir no solo de la información presentada en las reivindicaciones, sino también de la información presentada en la descripción y los dibujos que se adjuntan a la solicitud de patente. Además, esa determinación debería hacerse teniendo en cuenta si se puede considerar que la información presentada en las reivindicaciones es tan confusa que causaría desventajas inesperadas para terceros a la luz del conocimiento técnico general común de las personas del oficio de nivel medio en el momento en el que se presentó la solicitud.²¹⁵

Sin embargo, el Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[a]un cuando un procedimiento de fabricación de un producto se describe en el alcance de las reivindicaciones, si del alcance de estas, de la descripción, de los dibujos y del conocimiento general común se desprende claramente que la estructura o las propiedades del producto están representadas por el procedimiento, el beneficio de un tercero no se ve perjudicado indebidamente y, por lo tanto, no se incumple el requisito de claridad.²¹⁶

7.5.3.1.8 Usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7)

El Tribunal Superior de PI consideró que

[e]n una demanda de anulación de patente que se fundamenta en una solicitud usurpada, es el titular de la patente quien tiene la carga de la alegación y de la prueba con relación al hecho de que “el inventor de la invención para la que se solicitó una patente o una persona a la que el inventor cedió el derecho de obtener una patente presentó la solicitud de la patente”. La aceptación de dicha interpretación no significa que el titular de la patente de una invención que se enfrenta a dicha demanda siempre deba presentar alegaciones y pruebas independientes, específicas, concretas y pormenorizadas sobre cómo se realizó dicha invención. Para determinar la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas del titular de la patente que se solicitan, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los fundamentos específicos que alegan que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada; la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas de la persona que presentó una demanda de anulación; y que, si la persona que presentó la demanda de anulación no consigue proporcionar ningún fundamento específico para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada ni proporciona evidencia alguna para dicha alegación, al titular de la patente le basta con proporcionar una alegación y unas pruebas relativamente simples. Sin embargo, si la persona que presentó la demanda de anulación proporciona fundamentos específicos para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada y también proporciona pruebas de dicha alegación, no se considerará que el titular de la patente ha cumplido la carga de la alegación y de la prueba a no ser que aporte alegaciones y pruebas que superen las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante.²¹⁷

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad. No obstante, para este fundamento, la carga de la prueba pasará al titular de la patente si el apelante de un proceso en busca de anulación indica circunstancias a favor de la usurpación.²¹⁸

7.5.3.2 Demanda de anulación paralela ante la Oficina Japonesa de Patentes

Como se ha señalado, un supuesto infractor puede presentar ante la JPO una demanda de anulación, además de alegar la excepción de nulidad en una demanda por infracción de patente. Los procesos ante la JPO se suelen llevar a cabo de forma paralela a los procedimientos que lleva a cabo el tribunal y, en ocasiones, las decisiones que se toman son discordantes. No obstante, una resolución de nulidad por parte del tribunal solo afecta a las partes y, por lo tanto, no anula la patente con respecto a terceros. La JPO es el único organismo que puede anular una patente con efecto erga omnes.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión definitiva y vinculante que declara nula la patente, la patente se invalida para las partes y para cualquier tercero. Por lo tanto, la patente también será nula a efectos de una demanda por infracción de patente, por lo que decisión de la causa será desfavorable para el titular de la patente.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión según la cual la patente es válida y se debe conservar, y la decisión pasa a ser definitiva y vinculante (sin que el demandado recurra la decisión de la JPO ante el Tribunal Superior de PI), no será posible alegar una excepción de nulidad basada en los mismos fundamentos en una demanda por infracción de patente. El motivo es que se incumpliría la doctrina de la buena fe y las prácticas leales.²¹⁹ Por lo tanto, si la decisión que se toma en un proceso paralelo de anulación ante la JPO no resulta favorable para el supuesto infractor en una demanda por infracción de patente, este debe recurrirla ante el Tribunal Superior de PI.²²⁰

7.5.3.3 Limitaciones a las declaraciones realizadas en los nuevos juicios

En los procedimientos por infracción de patente, un demandado puede alegar una excepción de nulidad y un demandante, una excepción de corrección, y ambas partes expondrán sus opiniones en cuanto a la validez y el alcance de la patente supuestamente infringida. No obstante, es posible que una decisión de la JPO relativa a una demanda de anulación o de corrección (que difiere de la sentencia derivada de una demanda por infracción de patente en cuanto a la validez y el alcance de una patente) pase a ser definitiva y vinculante después de que lo sea la sentencia resultante de la demanda por infracción de patente, revirtiendo de este modo dicha sentencia. Así, en 2011, se modificó la Ley de Patentes para aplicar ciertos límites a las declaraciones que pueden realizarse en un nuevo juicio en virtud del artículo 338.1)viii) del Código Procesal Civil (cuando una sentencia en un proceso civil ha sido modificada por una decisión administrativa posterior).

El artículo 104-4 de la Ley de Patentes dispone que si una decisión en primera instancia o en apelación adoptada por la JPO (que disponga que una patente ha de anularse o corregirse) pasa a ser definitiva y vinculante después de que lo sea una sentencia definitiva en una demanda por infracción de patente, una de las partes en la demanda por infracción de patente no podrá alegar dicha demanda o recurso ante la JPO en un nuevo juicio de la decisión definitiva de la demanda por infracción de patente, ni siquiera en los procesos donde se reclame una indemnización por daños y perjuicios y una devolución por enriquecimiento sin causa.

Por ejemplo, una persona sobre quien se haya concluido que es responsable de una infracción en una demanda por infracción de patente, no puede —en un nuevo juicio de la demanda— solicitar la devolución de la indemnización por daños y perjuicios ni el reembolso de la devolución que ha abonado si, más adelante, la JPO dispone que la patente es nula. En estos casos, una orden de medidas cautelares emitida en una demanda por infracción de patente ya no sería efectiva porque los fundamentos para la infracción habrían desaparecido. No puede reclamarse ninguna indemnización o devolución que ya haya sido abonada.

Además, a pesar de no estar inicialmente previsto en el artículo 104-4, el Tribunal Superior de PI consideró que

debido a que la Ley de Patentes establece que un elemento supuestamente ilícito que no esté dentro del alcance técnico de la invención de la patente antes de una corrección tampoco lo está después de esta, la Ley de Patentes no contempla, en un nuevo juicio, una alegación realizada por el titular de la patente de que el elemento supuestamente ilícito está dentro del alcance técnico de la invención de la patente como resultado de una decisión de la JPO que respalda una corrección, pero tras una sentencia que desestimó la solicitud sobre la base de que el elemento supuestamente ilícito no estaba dentro del alcance técnico de la invención de la patente.²²¹

Por lo tanto, un supuesto infractor debe aducir vehementemente la excepción de nulidad y el titular de una patente, la excepción de corrección en los procedimientos de litigio en materia de patentes. Por el contrario, incluso si una decisión favorable en un juicio de la JPO pasa a ser definitiva y vinculante después de que la sentencia de un tribunal en una demanda por infracción de patente pase a ser definitiva y vinculante, esta última sentencia no puede revertirse en un nuevo juicio.

7.5.4 Excepción de corrección

Cuando un demandado alega una excepción de nulidad en los procedimientos por infracción de patente, es posible que el demandante (el titular de la patente) pueda evitar la nulidad mediante una excepción de corrección, según la cual los fundamentos de la nulidad pueden superarse mediante una decisión de corrección definitiva y vinculante de la JPO o mediante una solicitud de corrección. Por lo tanto, de forma paralela, el supuesto infractor puede alegar el efecto de la corrección en una demanda por infracción de una patente.

7.5.4.1 Cuatro requisitos y una excepción

Para una excepción de corrección, deben cumplirse los cuatro requisitos siguientes:

La solicitud de corrección (en los casos en que haya pendiente una demanda de anulación) o la demanda de corrección ante la JPO (en los casos en que no haya pendiente una demanda de anulación) debe ser lícita.²²²
La corrección cumple con los requisitos de corrección, es decir, no se ha añadido materia nueva.
La corrección supera el motivo para la anulación que se alegó en la excepción de nulidad.
El producto (o procedimiento) del demandado está dentro del alcance técnico de la invención patentada tras la corrección.

No obstante, con relación al primer requisito, en virtud de la Ley de Patentes, existe un período en que no se puede solicitar ni una corrección ni un juicio en busca de corrección, por lo que el Tribunal Superior de PI dictó que

en los casos en que al titular de una patente le resulta difícil jurídicamente solicitar una corrección, etc., dichas circunstancias se han de tener en cuenta en cada caso concreto desde el punto de vista de la equidad y, cuando existan circunstancias especiales que no requieran la presentación de una solicitud legal de corrección, etc., es posible que al titular de la patente se le permita alegar una excepción de corrección sin cumplir con dicho requisito.²²³

En este sentido, el Tribunal Superior de PI consideró que

si no se puede formular dicha solicitud debido a que el derecho del titular de la patente a solicitar una corrección o presentar una demanda de corrección está restringido, bastará una declaración conforme a la cual dicha solicitud de corrección (o demanda de corrección) se realizará cuando “sea posible”.²²⁴

Además, el Tribunal Superior de PI también sostuvo que

el apelante no podría presentar una solicitud de corrección ni una demanda de corrección hasta que la JPO le enviase la decisión de primera instancia en virtud de los artículos 126.2) y 134-2.1) de la Ley de Patentes. En estas circunstancias, el apelante no necesita presentar a la JPO la solicitud o la demanda para alegar la excepción de corrección.²²⁵

De la misma forma, se puede alegar la excepción de corrección incluso en el plazo durante el cual no es posible presentar una solicitud o una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes. No obstante, el titular de la patente deberá presentar la solicitud o la demanda de corrección ante la JPO cuando sea posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

El titular de una patente debe alegar una excepción de corrección, a más tardar, antes de que finalice la vista oral del Tribunal Superior de PI para no causar un retraso, independientemente del progreso de los procedimientos de audiencia que se celebren ante la JPO. Por el contrario, será imposible alegar una excepción de corrección cuando se pueda presentar una solicitud o una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes.²²⁶ El titular de una patente debe tener en cuenta esta cuestión de los plazos.

7.5.4.2 Cuándo alegar la excepción

La excepción de corrección se desestimará si se realiza con retraso o si retrasa de forma indebida los procedimientos.²²⁷ Por ejemplo, el Tribunal Superior de PI ha desestimado una excepción de corrección enviada cuatro días antes de la fecha de la primera vista de un juicio de apelación, ya que “era posible alegar la excepción de corrección antes del vencimiento del plazo para presentar el primer resumen ante el Tribunal Superior de PI”.²²⁸

7.5.4.3 Consentimiento del cotitular y del licenciatario exclusivo

En virtud de la Ley de Patentes, el titular de una patente solo puede realizar una demanda de corrección con el consentimiento de los cotitulares y los licenciatarios exclusivos.²²⁹ Además, el Tribunal de Distrito de Tokio también rechazó la alegación de la excepción de corrección del titular de una patente no autorizada por un licenciatario no exclusivo.²³⁰

7.5.4.4 Ausencia de solicitud o demanda de corrección por parte del titular de la patente

Como se ha señalado, la excepción de corrección suele requerir la presentación de una solicitud o una demanda legítima de corrección ante la JPO.²³¹ No obstante, el Tribunal Superior de PI señaló que esto no es necesario durante el período en el que no se puede presentar una solicitud ni una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes. En estas circunstancias, el titular de la patente deberá presentar una solicitud o una demanda de corrección ante la JPO cuando sea posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

Aun así, se corre el riesgo de que los resultados sean complejos e indeseados. Por ejemplo, podría desembocar en una situación en que el titular de la patente alegue la excepción de corrección (sin presentar primero una solicitud o una demanda de corrección) y gane la demanda por infracción de patente gracias a haber alegado esta excepción, pero no presente ante la JPO una solicitud o demanda de corrección con una formulación de la reivindicación diferente, aun cuando fuese posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

Existe cierto debate en cuanto al tipo de penalización que se le podría imponer al titular de la patente en una situación así y a si el demandado podría solicitar un nuevo juicio respecto de la demanda por infracción de patente cuya resolución ya ha adquirido un carácter definitivo y vinculante. No obstante, no hay causas judiciales en las que se haya tenido en cuenta este aspecto. y el debate todavía está en curso.