Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.9 Procedimientos penales

El capítulo XII (disposiciones relativas a sanciones) de la Ley de Patentes establece sanciones penales para determinados actos relacionados con derechos de patente; los procesos relacionados se denominan procesos penales de patentes. Esos actos pueden ser infracciones de patente¹⁷⁵, divulgación de información confidencial,¹⁷⁶ perjurio,¹⁷⁷ indicación falsa,¹⁷⁸ fraude¹⁷⁹ e incumplimiento de órdenes de mantenimiento de la confidencialidad.¹⁸⁰ De estos, en este apartado nos centraremos principalmente en la infracción de patente, ya que es el más común en la práctica.

8.9.1 Delito no punible contra la voluntad de la víctima

Antes, la infracción de patente era un delito sujeto a enjuiciamiento solo en caso de denuncia, es decir, no se podía enjuiciar sin una denuncia por parte de la víctima. Sin embargo, con la modificación del artículo 225.2 de la Ley de Patentes del 20 de octubre de 2020 (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 17536), las infracciones de patente cometidas a partir de ahí pasaron a ser un delito que no se puede enjuiciar contra la voluntad expresa de la víctima, pero es enjuiciable sin una denuncia oficial de la víctima.

8.9.2 Jurisdicción

8.9.2.1 Jurisdicción territorial

A diferencia de lo que sucede en las causas civiles sobre patentes, no existe ninguna disposición sobre la jurisdicción territorial fijada específicamente para las causas penales sobre patentes. Por consiguiente, como en cualquier otra causa penal, el tribunal que posea jurisdicción en el lugar del delito, el domicilio o la residencia del demandado, o el lugar donde se encuentre el demandado en la actualidad posee jurisdicción territorial sobre la causa penal de la patente.¹⁸¹

8.9.2.2 Jurisdicción por razón de la materia

En las causas civiles, un único juez ejerce el poder judicial de un tribunal de distrito, en principio, si bien las causas definidas en el artículo 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales pueden ser juzgadas de manera excepcional por un grupo de jueces del tribunal de distrito (artículos 7.4),7.5) y 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales). El artículo 32.1)iii) de la Ley de Organización de los Tribunales establece que, salvo en determinados tipos de causas, un grupo de jueces presidirá las causas que puedan dar lugar a pena capital o prisión, con o sin trabajo, por tiempo indefinido o por no menos de un año a corto plazo”. No obstante, esas penas no se aplican a los delitos de patentes definidos en el capítulo XII de la Ley de Patentes. Por lo tanto, todas las causas penales de patentes se gestionan mediante un tribunal unipersonal.

8.9.2.3 Jurisdicción por nivel de tribunal

Como se indicó anteriormente, las causas civiles sobre patentes se destinan a un único juez de los tribunales de distrito o sus tribunales de subdistrito y se apelan ante grupos de jueces de los tribunales de distrito (artículo 32.2) de la Ley de Organización de los Tribunales). El Tribunal Supremo conoce de las apelaciones al respecto.

8.9.3 Investigación

8.9.3.1 Investigadores e inicio de una investigación

La Ley Procesal Penal modificada el 1 de enero de 2021 excluyó el incumplimiento de la Ley de Patentes de los delitos sujetos al inicio de una investigación por un fiscal. Por lo tanto, los investigadores principales de las infracciones de patente en la República de Corea se dividieron en agentes generales de la policía judicial y agentes especiales de la policía judicial de la KIPO.

Al mismo tiempo, la disposición que exigía que el titular de la patente presentase una denuncia en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del infractor dejó de aplicarse. La infracción de patente pasó de ser un delito sujeto a enjuiciamiento únicamente en caso de denuncia a ser un delito no punible contra la voluntad de la víctima, y los agentes especiales de la policía judicial pueden reconocer la infracción de patente si la descubren. Aun así, en la práctica, las causas penales por infracciones de patente se inician una vez que el titular de la patente ha analizado si el acto del infractor constituye una infracción. Por tanto, la investigación principal de la mayoría de las infracciones de patente continúa iniciándose a raíz de una denuncia del titular de la patente.

Como se describió anteriormente, existe un sistema de investigación de dos vías en vigor para las causas penales por infracciones de patente, a cargo de agentes generales y especiales de la policía judicial. Tras la investigación principal que realizan, estos pueden transmitir la causa a la fiscalía, pero de diferentes maneras. Los agentes generales de la policía judicial transfieren la causa a la fiscalía si deciden reconocer la alegación o, incluso cuando deciden no reconocerla, si el titular de la patente presenta una objeción (artículos 245-5.1) y 245-7.2) de la Ley Procesal Penal). Cuando los agentes especiales de la policía judicial realizan una investigación principal, expresan su opinión sobre si reconocer la alegación y transfieren todas las causas a la fiscalía (artículos 245-10.5) y 245-10.6) de la Ley Procesal Penal).

La fiscalía puede realizar directamente una investigación complementaria de la causa por infracción de patente transferida, solicitar a un agente de la policía judicial que lleve a cabo la investigación complementaria (artículo 197-2.1) de la Ley Procesal Penal) u ordenar a un agente especial de la policía judicial que vuelva a investigar la causa (artículo 245-10.2) de la Ley Procesal Penal). Si la fiscalía descubre un delito directamente relacionado con el delito transferido durante la investigación complementaria directa, también se puede reconocer e investigar el delito (artículo 4.1)c) de la Ley de Fiscalías).

8.9.3.2 Nombramiento de una fiscalía focal y establecimiento de un departamento especializado de investigación

Desde 2014, la fiscalía responde a las causas penales que requieren formación de carácter profesional y técnica al nombrar fiscalías focales y establecer departamentos especializados. En lo que respecta a los delitos de patentes, en noviembre de 2015, se nombró la Fiscalía del Distrito de Daejeon, que está situada cerca del Tribunal de Patentes y la KIPO, como fiscalía focal para los delitos relacionados con patentes. En febrero de 2018, se creó el Departamento de Investigación de Delitos de Patentes. En marzo de 2018, se nombró la Fiscalía del Distrito de Suwon como fiscalía focal para la protección industrial avanzada. Por último, en febrero de 2019, se creó el Departamento de Investigación de Delitos de Tecnología Industrial (su ámbito de trabajo se amplió cuando pasó a ser el Departamento de Defensa Nacional contra Delitos Penales de Tecnología Empresarial e Industrial).

8.9.3.3 Sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes

Existe un sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes en el marco del enjuiciamiento que ofrece a las fiscalías focales y los departamentos especializados de investigación asesoramiento técnico sobre las nuevas infracciones de patente, el secreto comercial y otras causas de esta clase. Los asesores en las investigaciones en materia de patentes se nombran a través de dos procedimientos: la Fiscalía Suprema contrata directamente a tres asesores de investigación en materia de patentes (abogados con experiencia en patentes) y la KIPO envía seis asesores para la investigación en materia de patentes (funcionarios de grado IV de la KIPO).¹⁸² Los asesores para la investigación en materia de patentes prestan asesoramiento no solo en las causas de la fiscalía a la que pertenecen, sino en todas las causas de las demás fiscalías de distrito a través de la transferencia.¹⁸³ Sin embargo, incluso si la Fiscalía del Distrito de Daejeon (donde se encuentran los asesores para la investigación en materia de patentes) es quien investiga al sospechoso a través del procedimiento de transferencia, el juicio real lo celebra el tribunal que posee jurisdicción territorial sobre la causa penal (es decir, el tribunal con jurisdicción sobre el domicilio o la residencia del sospechoso, el lugar donde se encuentra en esos momentos el sospechoso o el lugar del delito).

8.9.3.4 Disposición por el fiscal

En lo que respecta a las causas transferidas, el fiscal dicta directamente una decisión de no presentar una acusación formal si no se demuestra la alegación o si no se ha conferido la autoridad para presentar una acusación formal. No obstante, en los casos especializados que se transfieren a la Fiscalía del Distrito de Daejeon, el fiscal de dicha Fiscalía puede o bien dictar directamente una decisión de no presentar una acusación formal, o bien, después de la investigación necesaria en esa Fiscalía, devolver el caso al fiscal del distrito que posea jurisdicción territorial sobre la causa para la disposición definitiva. Si el fiscal de la Fiscalía del Distrito de Daejeon decide no presentar una acusación formal, dicha fiscalía se encargará del proceso de apelación.

En 2020, se presentaron un total de 212 causas con enjuiciamiento relativas a infracciones penales de la Ley de Patentes, por ejemplo, infracciones de patente, lo que representa solo un 1,1 % aproximadamente de las 18 943 causas de delitos relacionados con la PI de ese año.¹⁸⁴ El número total de causas enjuiciadas en 2020 fue 385. De esas 385 causas, se tomaron decisiones de presentación de acusación formal solo en 33 causas; la mayoría de las causas restantes se cerraron con “alegaciones no demostradas” o por “ausencia de potestad para presentar una acusación formal”.¹⁸⁵

8.9.4 Juicio y vista

Para que se determine la existencia de una infracción de patente penal, i) debe existir un derecho de patente válido, ii) el producto o procedimiento que utiliza el derecho de patente debe estar dentro del alcance de su protección, iii) la utilización del derecho de patente por el supuesto infractor debe ser ilícita, iv) el supuesto infractor debe tener la capacidad de cumplir su responsabilidad jurídica, y v) el supuesto infractor debe tener intención. A continuación, trataremos fundamentalmente el requisito ii), ya que en la práctica es el más complicado.

8.9.4.1 Si el producto o procedimiento utilizado está dentro del alcance de protección del derecho de patente

Al igual que en las demandas civiles de patentes, se debe definir en primer lugar el alcance de protección de una invención patentada para determinar la infracción de patente. Por lo tanto, primero se necesita una interpretación del alcance de las reivindicaciones, con un enfoque centrado en su lenguaje y su texto (principio de interpretación literal), teniendo en cuenta al mismo tiempo las descripciones y los dibujos de la invención y los conocimientos técnicos comunes en el momento en que se presentó la solicitud (principio de referencia a las descripciones de la invención).¹⁸⁶

Además, para determinar si existe una infracción de patente, los elementos que figuran en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada y los del producto o procedimiento ilícito se deben comparar sobre la base de la interpretación de las reivindicaciones, y los elementos que figuran solo en las descripciones de la invención no se deben comparar. Para que se enmarque dentro del alcance de protección de una invención patentada, el producto o procedimiento del demandado debe incluir todos los elementos de la invención patentada. Si solo se incluyen algunos de los elementos de la invención patentada y el resto están ausentes, entonces el producto o procedimiento no está dentro del alcance de protección de la invención patentada en principio.¹⁸⁷

Las infracciones de patente incluyen tanto las infracciones literales como las infracciones en virtud de la doctrina de los equivalentes. Por lo tanto, se puede establecer la existencia de infracciones de patente en las causas en que los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada por el demandante.

Aun así, la cuestión de si las infracciones indirectas pueden constituir una infracción de patente supone un problema. Según los precedentes judiciales, la infracción indirecta es básicamente un acto preparatorio de infracción y, dado que la pena de un acto preparatorio de un acto penal exige una disposición específica, la disposición de sancionar una infracción de patente no se puede utilizar por sí misma para castigar una infracción indirecta, un acto preparatorio de infracción.¹⁸⁸

8.9.4.2 Motivos para la nulidad de patentes en causas penales por infracción de patente

En las causas donde los elementos de una invención patentada son idénticos a los de una técnica anterior conocida en el momento de la solicitud de la patente y, por consiguiente, carecen de novedad, la invención patentada no está dentro del alcance del derecho de protección independientemente de la ausencia de una decisión de nulidad y, por consiguiente, se determina que no existe infracción de patente.¹⁸⁹

La cuestión de si se puede revisar la falta de actividad inventiva en una demanda penal de patente supone un problema. Como se analizó antes, en una demanda civil de patente, el demandado suele argumentar contra la alegación de infracción de patente del demandante que se trata de un abuso de derechos sobre la base de un derecho de patente claramente nulo que carece de actividad inventiva, y esa exención se ha mantenido como válida.¹⁹⁰ Si bien todavía no ha habido ningún precedente explícito en un proceso penal, la opinión generalizada es que se determinará que no existe infracción penal si en la revisión se concluye que la invención patentada carece de actividad inventiva. No obstante, en la práctica, si se alega la falta de actividad inventiva, por lo general el juicio proseguirá teniendo en cuenta el progreso de los juicios judiciales y administrativos relacionados.

8.9.4.3 Intención y carácter ilícito

La infracción penal de patentes requiere intención por parte del infractor. El término “intención” hace referencia al conocimiento y la aceptación de la infracción de patente;¹⁹¹ no se puede concluir directamente que un infractor tiene intención penal basándose únicamente en la patente registrada. Cuando el titular de un derecho tiene conocimiento de un acto de infracción por parte de otra persona, pueden velar por las pruebas de la intención enviando una carta de advertencia al infractor.

No obstante, la Ley Penal establece que “[c]uando una persona comete un delito por error creyendo que su acto no constituye un delito según la legislación y las reglamentaciones, no será punible si el malentendido se basa en motivos razonables.¹⁹² En este sentido, se plantea la cuestión de si esta disposición se aplica cuando un demandado ha sido asesorado, por ejemplo, por un abogado de patentes sobre la infracción de patente. Los tribunales tienden a adoptar una postura estricta con respecto a si este asesoramiento se puede considerar causa justificada de incomprensión de la ley: el mero hecho de recibir asesoramiento no basta para eludir la sanción.

8.9.4.4 Número de delitos

Dado que el interés jurídico que se persigue en un juicio por infracción de patente es proteger el derecho de patente, aunque una persona haya cometido múltiples delitos, puede establecerse un único delito global si se reconoce la unidad y continuidad de su intención delictiva.¹⁹³ En otras palabras, en estos casos, varias infracciones se tratan como un único delito. Además, independientemente de si el titular de los derechos es el mismo, solo se establece un delito de infracción para cada derecho de patente.

8.9.5 Condena

La infracción de patente se castiga con pena de prisión con trabajo no superior a siete años o multa no superior a 100 millones de KRW. En general, los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de dictar una condena incluyen si el titular de la patente está realmente utilizando la invención patentada, si el demandado está en una relación de competencia con el titular de la patente, si la infracción constituye una infracción literal o una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, el grado de infracción, el grado de daño infligido a la víctima por el acto ilícito, si se llegó a un acuerdo y el grado de intención de cometer una infracción.

Como se puede ver en el apartado 8.9.3.4, ha habido muy pocos casos en los que una persona haya sido realmente acusada de manera formal y objeto de un proceso penal de patentes. La mayoría de estos casos con acusaciones formales se cerraron mediante un acuerdo entre el acusado y la víctima en el procedimiento penal, y rara vez se dictaron sentencias condenatorias. Incluso si una persona es declarada culpable, en la práctica, rara vez se le condena a prisión, sino a una multa y a libertad condicional.

8.9.5.1 Confiscación y disposición penal conjunta

Los artículos creados por infracción de patente u obtenidos por dicha infracción pueden confiscarse o es posible que se ordene su entrega a la parte perjudicada por petición de esta.¹⁹⁴

Si un representante de una empresa o un agente, empleado u otro trabajador de una empresa o un particular comete una infracción de patente en relación con la actividad de la empresa o el particular, no solo se sancionará con una multa al infractor, sino también a la empresa o el particular. No obstante, esto no se aplica si la empresa o el particular no han sido negligentes a la hora de prestar la debida atención y supervisión en relación con la actividad pertinente para evitar dicho delito.¹⁹⁵

8.9.6 Apelaciones

Dado que las causas penales de patentes son causas de un solo juez en los tribunales de distrito y de subdistrito, las apelaciones de las decisiones son juzgadas por el grupo de tres jueces del tribunal de distrito (artículo 32.2 de la Ley de Organización de los Tribunales), y las apelaciones de las decisiones del grupo de jueces son juzgadas por el Tribunal Supremo.