10.7.1 Medidas cautelares
En el artículo 283 de la Ley de Patentes se dispone que un tribunal “puede conceder medidas cautelares de acuerdo con los principios de equidad para prevenir el incumplimiento de los derechos garantizados por la patente, en los términos que el tribunal considere razonables”. Históricamente, los tribunales solían dictar medidas cautelares por rutina después de que se determinase la infracción. La única duda surgía cuando dictar una medida cautelar podría suponer una amenaza para la salud pública.238
La decisión del Tribunal Supremo en la causa eBay Inc. c. MercExchange, LLC239 hizo que aumentase el umbral para la obtención de medidas cautelares en las causas relativas a las patentes. Solo se pueden dictar medidas cautelares si el titular de la patente demuestra:
1) que ha sufrido un perjuicio irreparable; 2) que las vías de reparación previstas en la ley, como las indemnizaciones pecuniarias, son inadecuadas para compensar dicho perjuicio; 3) que, teniendo en cuenta el equilibrio de las dificultades entre el demandante y el demandado, se garantiza una reparación de equidad; y 4) que el interés público no se vería perjudicado por una medida permanente.240
El Circuito Federal ha interpretado que eBay elimina la presunción, reconocida desde hace tiempo, de perjuicio irreparable para el titular de una patente en las sentencias que determinan la existencia de infracción y la validez de la patente.241 El Circuito Federal también ha sostenido que debe existir un “nexo causal” entre dicho perjuicio irreparable y la infracción de la patente.242
Aunque eBay prohíbe normalmente las “clasificaciones generales” de causas a efectos de determinar si una medida cautelar es adecuada o inadecuada, los tribunales suelen considerar que se cumple el criterio de eBay y emiten una medida cautelar en casos en los que existe una relación directa entre el demandado y la medida cautelar o en casos en los que, como resultado de un elemento infractor, el producto del infractor suplanta el mercado del producto del titular de la patente. Incluso si el titular de la patente no la utiliza, sino que vende un producto de la competencia, puede resultar adecuada una medida cautelar contra un competidor. Además, las medidas cautelares contra un competidor pueden resultar adecuadas incluso cuando el titular de la patente concedió la licencia de la patente previamente a otro competidor o a su cliente, cuando otros competidores sin licencia emplean la patente, cuando el producto patentado no es fundamental para el negocio del titular o cuando la medida cautelar puede dejar al infractor sin trabajo. En algunos casos, el tribunal incluirá una “disposición de limitación temporal” que permite proseguir con la venta del producto ilícito por una regalía para conceder al infractor tiempo para eliminar los elementos controvertidos de su producto.243 El uso general de las medidas cautelares en estos casos de competencia, cuando está debidamente respaldado por otros factores, se deriva del carácter fundamental de las patentes como concesión al titular del derecho de exclusión.
A raíz de la causa eBay, los tribunales han denegado medidas permanentes en casos en los que el titular de la patente se limitaba a conceder licencias de su tecnología y no ofrecía su propia materialización comercial, en los que solo el licenciatario del titular de la licencia compite con un infractor, en los que el alcance de las medidas solicitadas era demasiado amplio o en los que una medida generaba importantes problemas de salud pública.
En relación con los procedimientos de establecimiento de normas y de otro tipo, los titulares de las patentes en ocasiones se comprometen a conceder una licencia justa, razonable y no discriminatoria (FRAND) a cualquier posible licenciatario (véase el apartado 10.13.1). Aunque no existe ninguna norma que de por sí impida la concesión de medidas cautelares a este tipo de titular de patente, es improbable que se concedan. Establecer un perjuicio irreparable resulta complicado y permitir el uso de una norma derivada de un compromiso FRAND sirve mejor al interés público.244
Véase City of Milwaukee c. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577 (7th Cir. 1934) (causa en la que se deniegan medidas cautelares porque la prohibición de funcionamiento de la depuradora de aguas residuales de una gran ciudad supondría un grave riesgo para la salud pública).
547 U.S. 388 (2006).
547 U.S. en 391.
Robert Bosch LLC c. Pylon Mfg Corp., 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011).
Apple Inc. c. Samsung Elecs. Co., 735 F.3d 1352, 1360 (Fed. Cir. 2013).
Véase, por ejemplo, Broadcom Corp. c. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683, 704 (Fed. Cir. 2008).
Véase Apple Inc. c. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331 y 1332 (Fed. Cir. 2014) (causa en la que se indica que, en ausencia de circunstancias inusuales, como que un infractor rechace una regalía FRAND o retrase de manera injustificada las negociaciones, será difícil para un titular de patente sujeto a un compromiso FRAND demostrar un perjuicio irreparable o que las indemnizaciones por daños y perjuicios no son una vía de reparación adecuada; y que, aunque un infractor se haya negado a aceptar cualquier oferta de licencia, ello no justifica necesariamente la concesión de una medida cautelar).