Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.8 Patentes de diseño

El artículo 2 de la Ley de Patentes establece que

en la presente Ley, el término “invención” se refiere a las invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos.

[…]

Por “diseño”, con respecto a un producto global o parcial, se entenderá todo nuevo diseño de la forma, el dibujo o la combinación o la combinación del color con la forma o el patrón que sea rico en atractivo estético y apto para la aplicación industrial.

De este modo, de acuerdo con la ley, el diseño global o parcial de un producto puede estar protegido por un derecho de patente.

4.8.1 Principales características de las patentes de diseño

Aunque en la Ley de Patentes se establece que las patentes de diseño, invención y modelos de utilidad poseen características comunes, la patente de diseño tiene algunos rasgos únicos. En primer lugar, una patente de diseño protege “un nuevo diseño que tiene un atractivo estético y es apto para la aplicación industrial”. Esto difiere de la “solución técnica” protegida por las patentes de invención y los modelos de utilidad. En consecuencia, existen diferencias entre las patentes de diseño, por una parte, y las patentes de invención y los modelos de utilidad, por otra, en cuanto al objeto de evaluación, los criterios de concesión y confirmación, el alcance de la protección, la sentencia de infracción, los actos de infracción, los plazos de protección, etc. En segundo lugar, un diseño no puede existir por sí solo sin el producto correspondiente. La categoría de este producto también tiene un impacto importante en la determinación del alcance de la protección, la concesión y confirmación de las patentes de diseño y la determinación de la infracción. En tercer lugar, un diseño protegido de conformidad con la Ley de Patentes puede ser tanto el diseño global como el diseño parcial del producto.

Las disposiciones relativas a los diseños parciales se añadieron a la cuarta modificación de la Ley de Patentes en 2020. Todas las causas descritas en las secciones que siguen se resolvieron antes de esta modificación, por lo que se refieren únicamente a los diseños generales de los productos. En cuarto lugar, los elementos de un diseño pueden ser formas, patrones o la combinación de estos, así como la combinación de colores, formas y patrones. Los colores no pueden protegerse únicamente mediante el diseño. En quinto lugar, las patentes de diseño no están sujetas a un examen de fondo, sino solo a un examen preliminar antes de su concesión. Por último, además de la Ley de Patentes, los diseños de productos también pueden protegerse, al igual que otros tipos de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor,¹⁶⁶ la Ley contra la Competencia Desleal,¹⁶⁷ y otras leyes y reglamentos aplicables.

4.8.2 Procedimientos de concesión y confirmación de patentes de diseño

4.8.2.1 Procedimientos de concesión y causas administrativas

La solicitud de una patente de diseño no está sujeta a un examen de fondo, sino solo a un examen preliminar antes de que se conceda la patente. El examen preliminar consiste en:

• un examen de forma de los documentos de la solicitud;
• un examen de los defectos de fondo evidentes de los documentos de solicitud (artículo 44 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes);
• un examen de forma de otros documentos relacionados; y
• un examen de los costos relacionados.

Cuando, tras el examen preliminar, se compruebe que no hay motivos para rechazar la solicitud, el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado decidirá si concede un derecho de patente de diseño. Después de que el solicitante haya realizado, completado o rectificado las declaraciones de opinión, el Departamento de Administración de Patentes examinará si la solicitud de patente de diseño se ajusta a la Ley de Patentes y al Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes. En caso contrario, la solicitud será denegada.

Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de denegación, puede presentar una solicitud de nuevo examen ante la CNIPA. Si el solicitante sigue sin estar satisfecho con la decisión de nuevo examen, podrá presentar una demanda administrativa (es decir, iniciar una causa administrativa respecto de la concesión de la patente de diseño) ante la Corte de Propiedad Intelectual de Beijing de acuerdo con la ley.

4.8.2.2 Procedimientos de declaración de invalidación y confirmación y causas administrativas

De acuerdo con los artículos 45 a 46 de la Ley de Patentes, cualquier persona física o jurídica puede solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado que declare inválido un derecho de patente de diseño. Si la persona física o jurídica no está satisfecha con la decisión del Departamento de Administración de Patentes, puede interponer una demanda ante el tribunal popular en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. El tribunal popular notificará la demanda a la persona que sea parte oponente en el procedimiento de invalidación para que participe en el litigio en calidad de tercero.

Algunos de los motivos para solicitar la invalidación de un derecho de patente de diseño son que la patente:

• no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Patentes en relación con el objeto de protección de la patente de diseño;
• no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Patentes, que establece que la patente de diseño no debe formar parte de un diseño anterior ni tener un diseño conflictivo, que debe ser considerablemente diferente de diseños anteriores o de la combinación de características de diseños anteriores y que no debe existir conflicto de derechos;
• no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley de Patentes, donde se especifica que los dibujos o fotografías pertinentes presentados por el solicitante deben indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente;
• no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Patentes, que especifica que las modificaciones de los documentos de solicitud de patente de diseño no deben exceder el alcance de la divulgación tal como se muestra en los dibujos o fotografías originales;
• no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 43.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, que especifica que las solicitudes divisionales no deben ir más allá del alcance de la divulgación en la solicitud original;
• entra en el alcance de aplicación del artículo 5 de la Ley de Patentes, que especifica que no se concederá ningún derecho de patente a ninguna creación de invención que infrinja las leyes o la moral social o que sea perjudicial para el interés público;
• entra en el alcance de aplicación del artículo 25.6 de la Ley de Patentes, que especifica que no se concederá ningún derecho de patente para diseños de productos de impresión bidimensionales, constituidos por el patrón, el color o la combinación de ambos, que sirvan principalmente de indicadores; y
• no se ajusta al artículo 9 de la Ley de Patentes, que prohíbe el doble patentamiento.

4.8.3 Consumidores ordinarios

Una patente de diseño no protege la solución técnica, sino la innovación del efecto visual en el diseño del producto. Por lo tanto, la concesión, confirmación o infracción de una patente de diseño se determina en función de la comprensión del producto de diseño por parte de los consumidores ordinarios. A este respecto, el artículo 10 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que “el tribunal popular determinará si los diseños son idénticos o similares basándose en el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios en relación con un producto que tenga una patente de diseño”. Los artículos 14, 15 y 20 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes están relacionados con los consumidores ordinarios. Cada categoría de producto tiene un grupo de consumidores específico y no todos los productos comparten el mismo grupo de consumidores; qué grupo constituye los “consumidores ordinarios” se determina en función de la compra y el uso reales del producto.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, en la causa Honda Technology Research Industry Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁶⁸ la Corte Popular Suprema estableció que el término “consumidores ordinarios” se refiere a los consumidores que tienen una comprensión de sentido común de la condición de diseño de la misma categoría o de categorías similares de productos de diseño y tienen cierta capacidad para distinguir la forma, el patrón y el color de los productos de diseño. Sin embargo, estos consumidores no notarían pequeños cambios en la forma, el patrón y el color de los productos. La “comprensión de sentido común” significa que los consumidores tienen la capacidad de conocer la condición de diseño de los productos pertinentes, pero no son expertos en el diseño; el término no significa que tengan solo una comprensión elemental o simple.

El artículo 14.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que, para determinar el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios en relación con un producto con una patente de diseño, el tribunal debe examinar el espacio del diseño o la libertad de creación del diseñador del producto en la fecha de solicitud. Si el espacio del diseño es relativamente grande, el tribunal puede determinar que, en general, no es fácil para los consumidores ordinarios advertir pequeñas diferencias entre los distintos diseños; si el espacio del diseño es relativamente pequeño, el tribunal puede determinar que, en general, es fácil para los consumidores ordinarios advertir pequeñas diferencias entre los distintos diseños. Esta disposición es coherente con el artículo 14 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

De acuerdo con el artículo 14.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes,

al determinar el espacio del diseño descrito en el [artículo 14.1], el tribunal popular podrá examinar de forma integral los siguientes factores):

1. 1) la función y el uso del producto;
2. 2) las condiciones generales del diseño anterior;
3. 3) el diseño habitual;
4. 4) las disposiciones obligatorias de leyes y reglamentos administrativos;
5. 5) las normas técnicas nacionales e industriales; y
6. 6) otros factores que deban tenerse en cuenta.

En una controversia sobre la invalidación de la patente de diseño, Zhejiang Jin Fei Machinery Co. contra Zhejiang Wanfeng Motorcycle Co.,¹⁶⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la libertad de diseño de los diseñadores en el ámbito de productos específicos suele verse restringida y afectada por muchos factores, como los diseños anteriores, la tecnología, las leyes y los conceptos. El espacio del diseño puede cambiar con la acumulación de diseños anteriores, el progreso tecnológico, los cambios legales y los cambios conceptuales. En un procedimiento de declaración de invalidación de patente, al examinar el espacio del diseño relativo a un producto de diseño, se aplica el espacio del diseño en la fecha de la solicitud de patente.

4.8.4 Alcance de la protección de una patente de diseño

4.8.4.1 Diseño del producto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley de Patentes, “[p]ara el derecho de patente de diseño, el alcance de la protección se limitará al diseño del producto tal como se muestra en los dibujos o fotografías. La descripción breve podrá utilizarse para explicar el diseño del producto que se muestra en los dibujos o fotografías”.

La Ley de Patentes de 2008 añadió los requisitos de que la descripción breve del diseño deberá presentarse al solicitar una patente de diseño (artículo 27.1) y que “[l]os dibujos o fotografías pertinentes presentados por el solicitante deberán indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente” (artículo 27.2). Así, una solicitud de patente de diseño requiere una solicitud, dibujos o fotografías del diseño, una descripción breve del diseño y otros documentos. De acuerdo con el artículo 15 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, cuando las imágenes o fotografías de un diseño sean contradictorias, falten o sean vagas y esto haga que sea imposible que los consumidores ordinarios puedan determinar el diseño que se desea proteger basándose en dichas imágenes o fotografías y en las descripciones breves, el tribunal determinará que dichos elementos incumplen el requisito del artículo 27.2 de la Ley de Patentes según el cual deben indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente.

4.8.4.2 Descripción breve

Con respecto a la descripción breve, el artículo 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En la descripción breve de un diseño se indicará el título y el uso del producto que incorpora el diseño y su característica esencial y se designará el dibujo o fotografía que mejor muestre esa característica esencial. Cuando se omita la vista del producto que incorpora el diseño o cuando se solicite la protección simultánea de colores, se indicará en la descripción breve.

Cuando se presente una solicitud de patente de diseño para dos o más diseños similares incorporados en el mismo producto, en la descripción breve se indicará uno de ellos como el diseño principal.

La descripción breve no contendrá publicidad comercial y no se utilizará para indicar las funciones del producto.

La referencia que se hace en el párrafo 2 a las solicitudes presentadas para dos o más diseños similares remite a lo que se dispone al respecto en el artículo 31.2 de la Ley de Patentes.

En una controversia por infracción del derecho de patente de diseño, en la causa Beijing Huajiesheng Electromechanical Equipment Co. contra Dingsheng Door Control Technology Co.,¹⁷⁰ la Corte Popular Suprema estableció que la descripción breve es un documento que debe presentarse al solicitar una patente de diseño y que desempeña una función explicativa para determinar el alcance de la protección del derecho de patente de diseño. Si no se tiene en cuenta el dibujo de referencia del estado de uso, puede producirse un conflicto evidente con la descripción breve del diseño. Por lo tanto, los tribunales populares deben tener en cuenta el dibujo de referencia del estado de uso al determinar el alcance de la protección del derecho de patente de diseño.

4.8.4.3 Categoría de producto

Un diseño no puede protegerse de forma independiente sin la presencia del producto diseñado. Por lo tanto, al determinar el alcance de la protección de una patente de diseño, se tienen en cuenta tanto el diseño como la categoría de producto. Si solo el diseño supuestamente infractor es similar o idéntico al diseño patentado (es decir, sus productos no son similares ni idénticos) o solo el producto del diseño supuestamente infractor es similar o idéntico al producto del diseño patentado (es decir, los diseños no son similares ni idénticos), el diseño supuestamente infractor no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente de diseño. En el artículo 8 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Cuando un diseño idéntico o similar a una patente de diseño se aplique a una categoría de productos idénticos o similares a los productos que son objeto de la patente de diseño, el tribunal determinará que el diseño supuestamente infractor entra en el alcance de la protección de una patente de diseño según lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Patentes.¹⁷¹

En una causa administrativa de concesión y confirmación de patente, el tribunal también debe observar las categorías de producto con las que se corresponden el diseño y el diseño anterior, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Patentes, al determinar si el diseño es un diseño anterior, si existe una solicitud en conflicto y si es obviamente diferente del diseño anterior o una combinación de características de diseños anteriores. Los artículos 17 a 21 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes contienen las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con el artículo 9 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes y el artículo 17.3 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal debe determinar la categoría de un producto de diseño en función del uso del producto. Para determinar el uso de un producto, el tribunal puede referirse a la descripción breve del diseño, la clasificación internacional de diseños industriales, las funciones del producto, la venta y el uso real del producto y otros factores similares. Con respecto a la categoría de producto, el solicitante debe, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, indicar “un producto que incorpore el diseño y la clase a la que pertenece dicho producto, [remitiéndose] a la clasificación de productos para diseños publicada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado”.

4.8.5 Determinación del “diseño anterior” y la “fecha de prioridad”

El artículo 23.4 de la Ley de Patentes especifica que “a los efectos de esta Ley, por ‘diseño anterior’ se entiende cualquier diseño conocido por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación”. La definición de diseño anterior es coherente con la de “estado de la técnica” del artículo 22.4 de la Ley de Patentes.

Con respecto a los derechos de prioridad, según el artículo 11 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, salvo en las circunstancias previstas en el artículo 28 (determinación de la fecha de presentación) y el artículo 42 (duración de los derechos de patente) de la Ley de Patentes de 2008, “[l]a fecha de presentación mencionada en la Ley de Patentes” significa “la fecha de prioridad en la que se reivindica la prioridad”. Un derecho de prioridad puede ser un derecho de prioridad extranjero o un derecho de prioridad nacional, según si la primera solicitud de patente se presenta en el extranjero o en China, respectivamente. La Ley de Patentes china de 1984 solo hacía referencia a la prioridad extranjera (artículo 29 de la Ley de Patentes de 1984). En 1992, esta ley se modificó y se añadió la prioridad nacional de las invenciones y los modelos de utilidad (artículo 29 de la Ley de Patentes de 1992). En la cuarta modificación a la Ley de Patentes, se añadió la prioridad nacional de las patentes de diseño. En el artículo 29.2 de la Ley de Patentes se establece que se podrá obtener la prioridad si se presenta una solicitud de patente para el mismo objeto ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud de patente de diseño en China.

La determinación de la fecha de presentación y la fecha de prioridad tiene efectos importantes en la decisión de un tribunal sobre si una patente de diseño cumple las condiciones de concesión y confirmación establecidas en la Ley de Patentes y si se establece un diseño anterior y una defensa del diseño anterior en las causas civiles de infracción de patentes.

4.8.6 Aplicación del artículo 23 de la Ley de Patentes

El artículo 23 de la Ley de Patentes es la base jurídica más importante para la concesión y confirmación de una patente de diseño. Para aumentar aún más los requisitos para la concesión de un derecho de patente de diseño y mejorar la calidad de las patentes, en 2008 se incorporó al artículo 23 de la Ley de Patentes la disposición del artículo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a los diseños anteriores que no difieren considerablemente de diseños anteriores o combinaciones de características de diseños anteriores. En el artículo 23, párrafos 1 a 3, de la Ley de Patentes se establece que podrá concederse una patente a un diseño que:

no sea un diseño anterior y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación[;]

[…] difiera considerablemente de un diseño anterior o de la combinación de características de un diseño anterior; [y]

[…] no entre en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación.

El artículo 23.4 de la Ley de Patentes establece que el término “diseño anterior” hace referencia a “cualquier diseño conocido por el público en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación”.

De conformidad con el artículo 16 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal popular, al determinar si un diseño cumple lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Patentes, juzgará integralmente el efecto visual global del diseño.

4.8.6.1 Definición de “diseño anterior”

El requisito de que el diseño “no sea un diseño anterior” (artículo 23.1 de la Ley de Patentes) y de que una invención o modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” (artículo 22.2 de la Ley de Patentes) se corresponden entre sí.

El artículo 17.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes define un diseño como diseño anterior en el caso de que, “en comparación con un diseño anterior de cualquier producto de una categoría igual o similar, el efecto visual global de un diseño sea idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles”.

4.8.6.2 Definición de “solicitud en conflicto” (diseño conflictivo)

Para evitar que se concedieran sucesivamente la misma solicitud o diferentes solicitudes respecto del mismo diseño, en el artículo 23.1 de la Ley de Patentes se añadió la noción de solicitudes en conflicto (diseños conflictivos): “… y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación. La expresión “persona física o jurídica” se refiere también al titular de la patente o al solicitante de la patente. Las disposiciones sobre solicitudes en conflicto son importantes para prohibir el doble patentamiento.

El artículo 19 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además el concepto del “diseño idéntico” mencionado en el artículo 231 de la Ley de Patentes:

Cuando, en comparación con otro diseño de un producto de una categoría igual o similar para el que se haya presentado una solicitud de patente antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación, […] el efecto visual global de un diseño es idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras.

4.8.6.3 Definición de las diferencias significativas

La expresión “diferir considerablemente de” del artículo 23.2 de la Ley de Patentes se refiere a dos situaciones. En primer lugar, el diseño para el que se concede el derecho de patente es considerablemente diferente del diseño anterior (es decir, una comparación separada). En segundo lugar, el diseño difiere considerablemente de la combinación de características del diseño anterior (es decir, comparación de las características combinadas del diseño anterior con el diseño patentado). Esto es similar a la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y modelos de utilidad.

4.8.6.3.1 Definición de “impacto significativo”

Con respecto a las comparaciones por separado entre el diseño patentado y un diseño anterior, el artículo 17.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Si la diferencia entre un diseño y un diseño anterior de un producto de una categoría igual o similar no tiene un impacto significativo en el efecto visual general, el tribunal determinará que el diseño no tiene una “diferencia considerable” según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de Patentes.

La disposición es coherente con el requisito del artículo 23 de la Ley de Patentes de 2000 de que un diseño “no sea similar a” un diseño anterior. También es coherente con los criterios relativos a la determinación de la infracción de patente de diseño previstos en el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, que establece que si no existe una diferencia sustancial en el efecto visual global entre el diseño supuestamente infractor y un diseño patentado, el tribunal determinará que son similares.

Con respecto a la determinación de la similitud establecida en la Ley de Patentes de 2000, en una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Honda Technology Research Industry Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el método básico para determinar si un diseño patentado es idéntico o similar a un diseño anterior es observar cada diseño en su conjunto sobre la base del nivel de conocimientos y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios y examinar de forma integral si las diferencias entre ambos tienen un impacto significativo en el efecto visual del diseño del producto. El término “en su conjunto” significa que deben tenerse en cuenta todas las características del diseño de la parte visual del producto y no solo partes específicas del mismo. La expresión “integral” se refiere a la combinación de todos los factores que afectan al efecto visual global del diseño del producto.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,¹⁷³ la Corte Popular Suprema destacó además que la observación global y el juicio integral consisten en si los consumidores ordinarios pueden determinar diferencias considerables en el efecto visual entre la patente patentada y un diseño anterior en su conjunto y no en cambios parciales de diseño. En tales determinaciones, los consumidores ordinarios observarán las similitudes y diferencias entre las partes visuales del diseño patentado y el diseño anterior y examinarán de forma integral sus respectivos impactos en el efecto visual global.

4.8.6.3.2 Comparación de las características combinadas de diseños anteriores con la patente de diseño

Con respecto a la comparación de las características de diseño combinadas de un diseño anterior con una patente de diseño, el artículo 20.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

cuando, a partir de la motivación de diseños anteriores en su conjunto, se obtenga un diseño con un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico, solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras, en comparación con un diseño patentado, y sin un efecto visual único a través de la conversión, combinación o sustitución de características de diseño que los consumidores ordinarios puedan fácilmente imaginar, el tribunal popular deberá determinar que la patente de diseño no presenta diferencias considerables de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley de Patentes en comparación con la combinación de características de diseño anteriores.

Esta disposición hace referencia a las disposiciones y experiencias pertinentes en la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y los modelos de utilidad. En primer lugar, extrae lecciones del concepto de “motivación técnica” en la determinación de la capacidad inventiva al mencionar la “motivación del diseño”. Las condiciones generales de un diseño anterior pueden considerarse de forma integral y la determinación puede realizarse de acuerdo con la motivación del diseño proporcionada por el diseño anterior en su conjunto. Esto hace que los criterios de determinación sean más objetivos. En segundo lugar, los consumidores ordinarios —no los diseñadores del producto— están en condiciones de realizar la determinación para evitar tener que determinar la legitimidad de una patente de diseño basada en un tema diferente. En tercer lugar, la clave para determinar si una patente de diseño tiene alguna “diferencia considerable” es averiguar si su efecto visual global es fácil de imaginar. Es decir, debe observarse si, según el diseño anterior, es fácil pensar en obtener un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico (solo con diferencias parciales y sutiles) mediante métodos de diseño convencionales, incluso mediante la conversión, combinación o sustitución de características del diseño. En cuarto lugar, el factor de los “efectos técnicos inesperados”, empleado para determinar la capacidad inventiva, se utiliza como referencia y es necesario analizar si una patente de diseño tiene un “efecto visual único”. En el artículo 20.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes se enumeran siete circunstancias en las que se puede encontrar una “motivación de diseño” y en el artículo 21 se establecen los factores que deben tenerse debidamente en cuenta para determinar el “efecto visual único”.

4.8.6.3.3 “Atractivo estético” y características funcionales del diseño

El artículo 2.4 de la Ley de Patentes establece que se entenderá por “diseño”, con respecto a un producto total o parcial, cualquier nuevo diseño de la forma, del patrón o de su combinación, o la combinación del color con la forma o el patrón, que sea rico en atractivo estético y sea apto para la aplicación industrial. Con respecto al requisito del “atractivo estético” de los diseños, no se trata de si el producto es estéticamente llamativo, sino de si el efecto visual del producto es “decorativo”, un concepto relativo a la funcionalidad. El artículo 16.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “las características de diseño necesarias para desempeñar una función técnica concreta o solo con opciones limitadas no tendrán un impacto significativo en la observación global y el juicio integral del efecto visual de una patente para un diseño”.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.,¹⁷⁴ se señaló que la definición de las características funcionales del diseño depende de si, en opinión de los consumidores ordinarios del producto de diseño, la característica está determinada únicamente por la función específica, sin tener en cuenta si la característica tiene atractivo estético. Las características funcionales del diseño no tienen un impacto significativo en el efecto visual global del diseño. Cuando se trata del impacto en el efecto visual global de las características de diseño que son a la vez funcionales y decorativas, debe tenerse en cuenta su grado de ornamentación; cuanto más ornamentados sean, mayor será su impacto en el efecto visual global, y viceversa.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,¹⁷⁵ la Corte Popular Suprema señaló que, para obtener la protección de un derecho de patente de diseño, el diseño debe tener atractivo estético según lo establecido en la Ley de Patentes. Es decir, a partir de la realización de la función específica del producto, se han introducido mejoras innovadoras en el efecto visual del producto de modo que esté presente la combinación de funcionalidad y atractivo estético. Un diseño de producto con funcionalidad, pero sin atractivo estético, puede protegerse solicitando una patente de invención o modelo de utilidad en lugar de una patente de diseño.

Con respecto a la definición de las características funcionales del diseño, la Corte Popular Suprema señaló, en una controversia sobre la invalidación de los derechos de patente de diseño, la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Zhang Dijun,¹⁷⁶ que las características del diseño funcionales se refieren a aquellas características de diseño que, en opinión de los consumidores ordinarios, están determinadas únicamente por la función específica que debe realizarse sin tener en cuenta factores estéticos. Las características funcionales del diseño están relacionadas, en cierta medida, con la selectividad de las características del diseño. Si una característica de un diseño es el único diseño para una función específica, entonces los factores estéticos quedan excluidos de dicha característica de diseño, que es evidentemente una característica funcional. Si una característica de un diseño forma parte de un número limitado de opciones de diseño para realizar una función específica, esto demuestra firmemente que las características del diseño son un tipo de característica funcional. Sin embargo, aunque una característica de diseño solo constituya uno de varios métodos de diseño para realizar una función específica, aún puede considerarse una característica funcional, siempre y cuando la característica de diseño esté determinada únicamente por la función específica y no sea relevante para consideraciones estéticas.

4.8.6.3.4 Ausencia de conflicto con derechos legítimos

Los elementos constitutivos de un diseño son la forma, el patrón y el color, que pueden implicar una obra, un logotipo comercial, un nombre, un retrato y elementos protegidos por derechos legítimos adquiridos por otra persona antes de la fecha de presentación. Mientras se explote una patente de diseño, se pueden infringir o perjudicar los derechos o intereses legítimos anteriores de terceros. El artículo 23.2 de la Ley de Patentes establece que “todo diseño para el que se conceda un derecho de patente no debe entrar en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación”.

Para la determinación del conflicto de derechos, el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que “cuando una causa de infracción de patente implique un conflicto de derechos, el tribunal popular protegerá los derechos e intereses legítimos de la parte con un derecho anterior de conformidad con la ley”. Por otro lado, el artículo 12 establece que “los derechos legítimos mencionados en el artículo 233 de la Ley de Patentes pueden ser derechos e intereses legítimos sobre obras, marcas, indicaciones geográficas, nombres, nombres de empresas o retratos, así como nombres influyentes de productos, envases, decoración, etc.”. Estas disposiciones también se aplican como referencia al resolver las causas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Baixiang Foods Co.,¹⁷⁷ la Corte Popular Suprema estableció que el derecho a solicitar el registro de una marca es de gran importancia para determinar si un derecho de patente de diseño y un derecho exclusivo a utilizar una marca registrada constituyen un conflicto de derechos. Como un tipo de derecho esperable, el titular del derecho relacionado con una solicitud de registro de marca busca en última instancia el derecho exclusivo para hacer uso de la marca registrada. Solo cuando se registra la marca, puede materializarse el interés último derivado de la solicitud. En este caso, el derecho a solicitar una marca debe protegerse retroactivamente y debe reconocerse la importancia jurídica de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca. Si la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca es anterior a la fecha de presentación de la patente de diseño, el derecho exclusivo a la marca registrada puede prevalecer sobre el derecho de patente de diseño. Una vez registrada la marca, la explotación de la patente de diseño entrará objetivamente en conflicto con los derechos de marca; por lo tanto, en este caso, el tribunal decidió de acuerdo con el principio de protección de los derechos anteriores.

4.8.7 Infracción de los derechos de patente de diseño

Con respecto a la infracción de un derecho de patente de diseño, el artículo 11.2 de la Ley de Patentes establece que “después de la concesión de una patente de diseño, ninguna persona física o jurídica podrá explotar la patente sin la autorización de su titular, es decir, fabricar, ofrecer para la venta, vender o importar con fines de producción o comerciales el producto que incorpore el diseño patentado del titular de la patente”. Entre los actos que infringen una patente de diseño no se incluye el “uso”.

Según el artículo 12 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes:

Cuando un producto que infringe un derecho de patente de diseño se utiliza como parte o componente para fabricar y vender otro producto, el tribunal popular lo determinará como un acto de venta según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Patentes, a menos que el producto que infringe la patente de diseño solo tenga una función técnica en ese otro producto.

La principal consideración de esta disposición es que, cuando un producto que infringe un derecho de patente de diseño se utiliza como pieza o componente para fabricar y vender otro producto, dicha actividad se considera venta, ya que el uso por sí solo no constituiría una infracción de la patente de diseño según la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un derecho de patente de diseño protege la apariencia del producto, si la pieza y el componente solo desempeñan una función técnica sin producir ningún efecto visual durante el uso normal del producto final, no se establecerá una infracción por venta.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, la causa Ou Jieren contra Taizhou Jinshen Household Products Co.,¹⁷⁸ se hizo constar en la descripción breve de la patente, titulada “perfil de aluminio”, que la imagen que mejor indicaba los elementos clave del diseño era la vista principal que mostraba la forma de la cara del extremo del perfil de aluminio. El producto supuestamente ilícito era una puerta corredera de cristal. Como componente de la puerta corredera de cristal, el perfil de aluminio estaba incrustado con el cristal en la puerta corredera en su conjunto y la cara del extremo del perfil de aluminio no podía observarse en condiciones normales de uso, por lo que el perfil de aluminio solo desempeñaba una función técnica. Por lo tanto, se sentenció que el hecho de utilizar el perfil de aluminio como pieza en la fabricación y venta de puertas correderas de cristal no constituía una infracción.

4.8.8 Resolución judicial de la infracción de patentes de diseño

El alcance de la protección de una patente de diseño está sujeto al diseño mostrado en la imagen o fotografía. En el artículo 8 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Cuando un diseño idéntico o similar a una patente de diseño se aplique a una categoría de producto idénticos o similares a los productos titulares de la patente de diseño, el tribunal popular determinará que el diseño supuestamente infractor está dentro del alcance de la protección de la patente de diseño según lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Patentes de [2008].

Al juzgar una infracción de patente, el tribunal popular no solo determina si el diseño es idéntico o similar, sino que también determina si las categorías de productos son idénticas o similares. Los criterios para determinar la categoría de producto en una causa por infracción de patente son coherentes con los de los procedimientos de concesión y confirmación de patentes: ambos se basan en el uso del producto.

Los consumidores ordinarios son los sujetos que deben determinar si los diseños son idénticos o similares, por lo que es necesario aclarar con precisión sus conocimientos y capacidad cognitiva y llevar a cabo la “observación global” y el “juicio integral” del efecto visual del conjunto. En el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Al determinar si los diseños son idénticos o similares, el tribunal popular deberá analizar las características del diseño patentado y del diseño supuestamente infractor y hacer un juicio integral basado en el efecto visual global de los diseños; además, el tribunal popular no deberá tener en cuenta las características de diseño determinadas principalmente por funciones técnicas, así como el material, la estructura interna y otras características del producto que no afecten al efecto visual global.

El efecto visual global de un diseño suele verse afectado en mayor medida en las circunstancias siguientes:

1. 1) la parte de un producto que es fácil de observar directamente durante su uso normal en comparación con otras partes;
2. 2) las características del diseño que son distintas de las de los diseños anteriores frente a otras características del diseño patentado.

Cuando no haya diferencia entre el efecto visual global del diseño supuestamente infractor y el del diseño patentado, el tribunal popular determinará que los dos diseños son idénticos. Si no hay una diferencia sustancial entre el efecto visual global de cada uno de ellos, el tribunal popular determinará que son similares.

Estas disposiciones se basan en dos consideraciones principales. En primer lugar, una patente de diseño protege la mejora e innovación del efecto visual de la apariencia del producto más que la innovación de su función y efectos técnicos. Por lo tanto, cualquier material, estructura interna u otras características del producto que no tengan impacto en el efecto visual global —y cualquier característica de diseño determinada principalmente por una función técnica— no se tienen en cuenta al determinar la existencia de infracción. En consecuencia, es más probable que las partes de un producto que pueden observarse directamente con facilidad durante su uso normal tengan un impacto significativo en el efecto visual; y, a la inversa, las partes que no pueden observarse o que son casi imposibles de observar durante su uso normal no tendrán un impacto significativo en el efecto visual global. En segundo lugar, el criterio fundamental para determinar si un diseño es idéntico o similar es el efecto visual global, y las características de diseño de la pieza innovadora son una parte importante que tiene repercusiones en el efecto visual global. Las características distintivas del diseño anterior se reconocen sobre la base de las pruebas sometidas a un interrogatorio por las partes. Dado que las patentes de diseño en China no se someten a un examen de fondo antes de su concesión, las características esenciales mencionadas en la descripción breve del diseño pueden utilizarse como referencia para encontrar la parte innovadora.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.,¹⁷⁹ se indicó que las características de diseño de un diseño patentado no solo reflejan las características innovadoras, que son diferentes de las de los diseños anteriores, sino que también reflejan la contribución inventiva del diseñador a los diseños anteriores. Por lo tanto, si un diseño supuestamente infractor no incluye todas las características de diseño que distinguen al diseño patentado de los diseños anteriores, puede presumirse que el diseño supuestamente infractor no es similar al diseño patentado. Para la determinación de las características del diseño, el titular de la patente debe presentar pruebas de las características del diseño reivindicadas. Tras escuchar las declaraciones del interrogatorio de las partes, el tribunal examinará exhaustivamente las pruebas y determinará las características del diseño patentado de acuerdo con la ley.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Lanxi Changcheng Food Co. contra Chen Chunbin,¹⁸⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que el alcance de la protección de la patente de diseño era la forma del producto sin reivindicar el patrón del diseño. Aunque el producto supuestamente ilícito utilizaba un patrón en el producto, este patrón adicional no tenía un impacto sustantivo o significativo en el efecto visual global. Por lo tanto, el producto supuestamente ilícito entraba dentro del alcance de la protección de la patente en cuestión.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Arc International contra Yiwu Lanzhiyun Glass Crafts Factory,¹⁸¹ la Corte Popular Suprema señaló que un diseño protegido por la Ley de Patentes debe incorporarse a los productos y no puede existir de forma independiente. La categoría de producto de una patente de diseño debe determinarse en función del uso del producto, que tiene una forma independiente del diseño y puede venderse por separado. En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Fujian Jinjiang Qingyang Weiduoli Food Co. contra Zhangzhou Yueyuan Food Co.,¹⁸² la Corte Popular Suprema señaló que el objeto de protección de una patente de diseño no es ni el producto por sí solo ni el diseño independiente de la categoría de producto definida por la patente de diseño. La determinación de si la categoría de producto es idéntica o similar debe basarse en si el uso del producto es idéntico o similar. La venta y el uso real de un producto pueden servir de referencia para determinar el uso del producto.

Los artículos 15 a 17 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes contienen las disposiciones sobre la determinación de la existencia de infracción de patentes de diseño para productos combinados, productos en un juego y productos que tienen estados variables.

4.8.9 Defensa del diseño anterior

En el artículo 67 de la Ley de Patentes se establece que “en una controversia sobre infracción de patente, si el supuesto infractor tiene pruebas que demuestren que la tecnología o el diseño que ha explotado el supuesto infractor es un elemento del estado de la técnica o un diseño anterior, dicha explotación no constituirá una infracción del derecho de patente”. Con respecto al argumento de defensa basado en el diseño anterior, esta disposición significa que el futuro titular puede solicitar una patente y obtener protección solo para su contribución innovadora relativa al diseño anterior; no se le permite incluir en el alcance de la protección diseños que hayan entrado en el dominio público o que pertenezcan a la contribución innovadora de otros. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, “[c]uando un supuesto diseño sea idéntico a un diseño anterior” o no difiera sustancialmente de este, se sostendrá la defensa del diseño anterior.

A partir de la Ley de Patentes de 2008, ya no se distinguía entre el alcance geográfico del uso público o la divulgación de la publicación y se modificaron los criterios de reconocimiento de los dibujos y modelos anteriores. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estaba en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Por lo tanto, en lo que respecta a las patentes de diseño solicitadas antes de la Ley de Patentes de 2008, los diseños anteriores deben seguir determinándose de acuerdo con los métodos específicos de divulgación: un diseño utilizado en el extranjero no puede constituir una divulgación y no puede utilizarse para la defensa del diseño anterior.

Con respecto a los criterios para juzgar la defensa del diseño anterior, en un caso relacionado con una controversia sobre derechos de patente de diseño, Bridgestone Corp. contra Zhejiang Huntington Bull Rubber Co.,¹⁸³ la Corte Popular Suprema señaló que, para determinar si se sostiene la defensa del diseño anterior de un supuesto infractor, el diseño del producto supuestamente ilícito debe compararse primero con un diseño anterior para determinar si son idénticos o si no tienen diferencias sustanciales. Si el diseño del producto supuestamente ilícito es idéntico a un diseño anterior, puede determinarse directamente que el diseño explotado por el supuesto infractor forma parte del diseño anterior y no está dentro del alcance de la protección de la patente de diseño. Si el diseño del producto supuestamente ilícito no es idéntico al diseño anterior, entonces debe juzgarse si son sustancialmente diferentes o similares. La constatación de la existencia de cualquier diferencia o similitud sustantiva es relativa. Si el diseño del producto supuestamente ilícito se compara simplemente con el diseño anterior, pueden ignorarse las diferencias entre ambos y el impacto de estas diferencias en sus respectivos efectos visuales globales, lo que puede dar lugar a una sentencia errónea (es decir, se establecen similitudes entre el diseño del producto supuestamente ilícito, el diseño anterior y la patente de diseño). Por lo tanto, cuando el diseño de un producto supuestamente ilícito no sea idéntico al diseño anterior, para garantizar una conclusión precisa sobre la infracción de la patente de diseño, se utiliza el diseño anterior como base de comparación con el diseño del producto supuestamente ilícito y la patente de diseño antes de emitir un juicio integral. En este proceso, se presta atención no solo a las similitudes y diferencias entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior, así como a su impacto en sus respectivos efectos visuales globales, sino también a las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior (y su impacto en sus respectivos efectos visuales globales). Se presta especial atención a aclarar si el diseño del producto supuestamente ilícito aprovecha las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior. De ser así, puede determinarse si existe una diferencia sustancial entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior.