Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.5 Infracción de la patente

El sistema de patentes ofrece seguridad jurídica a quienes operan en un determinado sector de la tecnología. Quien registra una invención obtiene un derecho de exclusiva, otorgado por la autoridad competente, para explotarla durante un período determinado. A cambio de ello se hace pública una innovación que de otro modo podría haber permanecido ignota. El título de la patente determina qué constituye una invención protegida por el derecho de exclusiva, al tiempo que alimenta el acervo del conocimiento humano y contribuye al progreso social. En él se establecen los límites que han de respetar los demás actores en el mercado durante el período de protección, para no incurrir en una infracción de ese derecho ajeno. El interesado en servirse de la tecnología protegida puede solicitar del inventor una autorización para su uso a cambio del pago de la licencia correspondiente. Alternativamente, puede optar por resolver el mismo problema técnico utilizando medios ya disponibles en el estado de la técnica, que son de dominio público, o buscar una solución creativa diferente mediante su propia investigación independiente. Sin embargo, si utiliza la invención patentada sin la debida autorización, incurrirá en una infracción sujeta a acciones legales.

Si el titular de un derecho de patente, o un licenciatario legítimo de dicho derecho, advierte la presencia en el mercado de prestaciones de un competidor que considera que implican una infracción de su derecho de exclusiva, puede poner en marcha los mecanismos legales para lograr la defensa de su legítimo interés. Es entonces cuando puede suscitarse una disputa, que, si no se solventa de modo previo o por un medio alternativo de solución de conflictos, desembocará en un litigio judicial.

12.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Resulta crucial tomar como punto de partida el objeto de la patente, pues es eso lo que puede justificar que se invoque, con un determinado alcance, la tutela ante las autoridades de un derecho de exclusiva sobre una invención. Por lo que debe atenderse a las denominadas reivindicaciones de la patente.

El contenido protegido de la patente está constituido por una o varias reivindicaciones que son lo que definen el objeto para el que se solicita el derecho de exclusiva. Han de concretarse en la indicación de las características técnicas de la invención (estructurales y funcionales). Estas se materializan en uno o varios elementos, la interrelación entre ellos y el efecto técnico que se provoca como propósito de la invención.

Las reivindicaciones pueden ser de diversas clases. Puede reivindicarse una entidad física (tanto un producto —una sustancia o una mezcla—, como un dispositivo —un aparato o una máquina— o incluso un sistema o conjunto de aparatos que funcionen conjuntamente). También puede reivindicarse una actividad (los procedimientos o métodos de fabricación de un producto e incluso los nuevos usos de un producto tales como la utilización de sustancias o composiciones ya conocidas para su empleo como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas, arts. 6.4 y 6.5 LP). Las reivindicaciones de una entidad física protegen el producto o el dispositivo en su integridad, por lo que concederán el derecho a que su titular pueda impedir que un tercero los explote, sin consentimiento de aquel. Lo que le permitirá prohibir a otro la fabricación, el ofrecimiento y la comercialización (incluso su utilización, importación o posesión con esos fines) del producto patentado (mecánico, eléctrico, alimentario, químico, farmacéutico, fitosanitario, microbiológico, materia biológica, información genética), con independencia del procedimiento por el que aquel se obtuvo (pues las reivindicaciones recaen sobre una entidad física). En cambio, las reivindicaciones de un procedimiento protegen las operaciones mediante las cuales se transforman una o varias sustancias iniciales en uno o varios productos finales. De manera que solo le posibilitarán que impida la utilización del procedimiento patentado y el ofrecimiento de esta utilización. Y la reivindicación de procedimiento de obtención de un producto solo protege el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, pero no la fabricación del producto empleando un procedimiento distinto.

La reivindicación ha de ser expresada a través de la explicitación de unas características positivas. No obstante, de una manera excepcional, el alcance de una reivindicación puede estar limitado, de modo negativo, por medio de una renuncia, de modo que se excluya expresamente un elemento de la protección reivindicada.

Cualquier patente deberá contener, por lo menos, una reivindicación independiente, que es la que define una entidad o una actividad que constituye la solución al problema técnico planteado en la solicitud. La reivindicación independiente debe especificar claramente todas y cada una de las características necesarias para definir la invención. Excepto si tales características están implícitas en los términos genéricos utilizados.

La patente también puede incluir más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización). Pero ha de cumplirse el requisito de unidad de la invención. Lo cual exige que el objeto de las reivindicaciones tenga una materia en común que represente un único concepto inventivo general. De lo contrario, deberían dividirse en patentes diferenciadas.

La reivindicación independiente podrá ir luego seguida, si así se configura de un modo opcional, de una o más reivindicaciones dependientes. Estas se construyen sumando una o más características técnicas adicionales. De esa manera se obtiene un alcance más limitado que el de la reivindicación de la que dependen, pero sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Pueden consistir en diversas realizaciones concretas de la invención.

Las reivindicaciones han de ser claras y concisas, además de fundarse en la descripción.⁵⁰ A partir de ellas debe poder determinarse la concurrencia de los requisitos de patentabilidad (es decir, que existe novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial). El contenido y la forma de las reivindicaciones están regulados con precisión (véase el artículo 7 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes, aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo,⁵¹ en lo que atañe a la patente nacional, y el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patente Europea, en lo que se refiere a esta última). Según esta normativa deben contener, en primer término, un preámbulo que indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas precisas para la definición de los elementos reivindicados que, combinados entre ellos, forman parte del estado de la técnica. Seguidamente, deberán incluir una parte caracterizante que exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el preámbulo, se quiere proteger. Mientras que el preámbulo supone el contexto en el cual han de encajar los elementos caracterizadores de la invención, es la parte caracterizante la que contiene propiamente los elementos inventivos.⁵² Es en ella donde deben aparecer expuestas las características técnicas que se presentan como novedosas y para las que se reivindica la protección.

Hay que tener presente que en el ámbito español la patente no es el único título de propiedad industrial que en el ámbito de lo inventivo está reconocido en el ordenamiento nacional. La LP también relaciona entre ellos al modelo de utilidad (para las denominadas invenciones menores, que son aquellas que, teniendo aplicación industrial, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación – arts. 2 y 137 de la LP) y al certificado complementario de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (que es un título de propiedad industrial que extiende, por un período máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente haya caducado, para así compensar el período de tiempo que se consume con los productos sometidos a trámites especiales de autorización de comercialización – artículo 2 a 6 del Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009⁵³ en relación con los artículos 45 a 47 de la LP). Pero la visión general para el análisis de lo que constituye la infracción del derecho de exclusiva inventivo es aplicable con carácter general a todos ellos, más allá de las particularidades que puedan suscitarse en relación con esos títulos en concreto.

12.5.2 La contienda sobre la infracción de la patente

Quien vaya a activar una iniciativa para defender su derecho de patente ha de identificar claramente, en primer lugar, cuáles son las reivindicaciones que se consideran infringidas por la contraparte. Supone la comisión de un error, en el que en ocasiones se incurre en algunas demandas, que se pierda de vista que el reclamante debería centrarse en el título de patente y en el alcance del derecho que este confiere. Por lo que entraña una estrategia equivocada referirse a las propiedades del objeto, producto o sustancia que pueda estar comercializando la propia parte demandante en la práctica, ya que no debe darse por supuesto que necesariamente tenga que corresponder en todos sus caracteres con lo registrado como invención. Es importante tener presente que en un litigio de patentes lo relevante es esto último y no aquello. Lo que debe quedar perfectamente claro en la demanda es qué tiene registrado, en concreto, la parte actora y cómo estaría siendo indebidamente afectado por la inmisión de un tercero. Se puede perder un litigio si se olvida tan básico presupuesto.

La segunda de las premisas que debe cumplir la demanda es la de identificar las características de lo que la parte demandada haya estado fabricando o comercializando. Eso es precisamente lo que deberá ser confrontado con lo reivindicado en la patente. No es relevante en este contexto qué puede haber registrado con posterioridad la parte demandada, ya que en un litigio sobre infracción no se trata de comparar títulos según una prioridad legal. Lo que importa es comprobar si las acciones de la parte demandada suponen la invasión del derecho prioritario registrado por la parte actora.

En esta clase de contiendas lo más conveniente es que se acompañe la demanda con un dictamen pericial que pueda proporcionar al tribunal, por más que este pudiera estar especializado en esta materia.⁵⁴ la información técnica que no tiene por qué ormar parte del acervo de los conocimientos propios del juzgador.⁵⁵ El dictamen pericial deberá centrarse en mostrar cuál es el alcance de las reivindicaciones que se consideran infringidas, para seguidamente señalar al órgano judicial cómo las acciones de la parte demandada invaden el alcance de protección de dichas reivindicaciones.

Para que pueda apreciarse con nitidez si la conducta de la parte demandada constituye una infracción a la patente de invención ajena debe determinarse cuál es el objeto protegido por ella, de conformidad con el título que es el definidor del derecho de exclusiva.⁵⁶ Lo que supone sumirse en una labor jurídica que ha de asentarse en una información técnica que esté estructurada de una manera adecuada. De lo contrario el planteamiento del reclamante no resultará suficientemente robusto en Derecho.

La concreción de qué constituye el objeto de la patente resulta fundamental para decidir si se ha producido su infracción. Para ello debe tenerse presente que el objeto protegido por la patente está definido por las reivindicaciones. Asimismo, no ha de perderse de vista que la extensión de la protección conferida a la patente resulta del contenido de las reivindicaciones interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos. Para realizar el enjuiciamiento sobre la infracción de la patente es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de protección conferido por la patente.⁵⁷ Porque, como subraya el Tribunal Supremo, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, mediante la indicación de las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste aquella y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de la misma, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

La delimitación del objeto de la invención debe realizarse a partir del análisis de las características técnicas de la parte caracterizante, que deben ser relacionadas con las contenidas en el preámbulo, que son las que la introducen y la contextualizan. Ello permite determinar qué es lo novedoso de la invención y así concretar la extensión y los límites de la protección que resulta conferida al derecho protegido por la patente. Pero para acotar el ámbito de exclusiva de la patente es preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, con lo que poder concretar el alcance de la protección que otorga la patente. Para realizar correctamente esa labor es importante efectuar un balance jurídico adecuado. No debe incurrirse en lo exorbitante a la hora de interpretar las reivindicaciones, pero tampoco ceñirse a lo meramente literal. Debe ser buscado un punto de equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y un grado razonable de certidumbre a los terceros (como se expresa en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE). En este sentido, la jurisprudencia española⁵⁸ admite que no debería seguirse una interpretación estrictamente literal, sino que resulta aceptable un criterio espiritualista, que tienda a la búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación. También se significa en la mencionada jurisprudencia que el historial de solicitud y concesión de la patente (con todas las renuncias y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes), así como cualquier otro acto propio del solicitante, pueden alegarse y ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.

12.5.3 La oposición de la parte contraria

Resulta frecuente que cuando se ejercita una acción para la defensa de una patente el accionante se enfrente a que la parte contraria utilice una estrategia ofensiva contra el derecho de aquel.

Nos referimos a la posibilidad de emplear la vía de reconvenir o de excepcionar la nulidad de la patente en la que funda la parte actora su demanda.⁵⁹ De ese modo se suscitará un objeto de litigio previo al que corresponda a la acción de infracción. En él se examinará, en la medida en que la contraparte haya suscitado controversia al respecto, el cumplimiento de los requisitos para la patentabilidad de una invención o cualesquiera de las causas legales de nulidad⁶⁰ que hayan sido opuestas. Ya se ha examinado previamente cómo debe resolverse una contienda de esa índole, de manera que lo que ahora interesa es la discusión sobre la infracción, entendiendo que se habría superado de manera satisfactoria ese óbice si es que se hubiera suscitado.

Por supuesto, el demandado también podrá oponer que se encuentra autorizado para servirse de la patente, lo que exigirá analizar el origen y alcance de ese pretendido derecho para poder comprender si se encuentra justificada su conducta. O, simplemente, podrá aducir que su comportamiento no resulta infractor porque no invade el ámbito del derecho de exclusiva proporcionado por el título de patente.

12.5.4 La infracción literal

La conducta de un sujeto será constitutiva de infracción a la patente de invención ajena si la solución técnica incorporada por aquel a las prestaciones con las que opera se encuentra incluida precisamente en la parte caracterizadora de las reivindicaciones. Solo si resulta demostrada tal circunstancia podrá considerarse que ha sido infringido en su literalidad el derecho de exclusiva de la parte actora. Si existieran varias reivindicaciones, se apreciará la comisión de infracción si se vulnerase cualquiera de ellas, ya que cada una entraña, por sí misma, una invención legalmente protegida (que deben responder, no obstante, al principio de unidad inventiva). Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes resultará suficiente la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.

A fin de que pueda efectuarse una imputación de infracción va a ser preciso ofrecer al juez un caudal de información técnica adecuadamente estructurada que le permita determinar si se dan en el objeto cuestionado todas y cada una de las características técnicas que aparecen registradas en la patente. Es la parte actora la que ha de proporcionársela, cumpliendo con una carga alegatoria adecuada a las circunstancias del caso de que se trate, que venga acompañada de un soporte probatorio razonablemente suficiente. Supone, sin embargo, seguir una estrategia equivocada que el dictamen pericial acompañado a la demanda no proceda a comparar las reivindicaciones registradas con las características concretas y precisas del objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Así ocurre cuando se obvia el texto del título inventivo y se centra el perito en cotejar dos objetos materiales o productos (los respectivamente fabricados o comercializados por la parte demandante y demandada), sin centrarse en el tenor de la inscripción de la invención. Eso implicaría seguir un modus operandi inapropiado, en lo que atañe al análisis de la posible infracción de la patente. Porque de ese modo no proporcionará un criterio técnico que pueda orientar al juzgador para poder afirmar que se haya incurrido precisamente en la vulneración del derecho de exclusiva que se denunciaba en la demanda, lo que no se puede determinar a partir de meros criterios intuitivos.

La constatación de que ha mediado la comisión de una infracción contra la patente solo puede alcanzarse por medio de una labor jurídica que exige que sean confrontadas las reivindicaciones registradas con las características que presenta el objeto que haya sido fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. El derecho de exclusiva resultará infringido si lo que realiza la contraparte encaja dentro del alcance de la protección de alguna de las reivindicaciones.⁶¹ Se llegará a la conclusión de que la realización controvertida del demandado vulnera el derecho de la parte actora si concurre la premisa de que en ella se dan simultáneamente todos los elementos contenidos en una reivindicación de la patente. Cuando la realización cuestionada incorpora todas y cada una de las características técnicas protegidas por el título inscrito mediará infracción del derecho de exclusiva. La fabricación, comercialización o utilización de objetos que supongan una reproducción, en cuanto a sus características técnicas, de lo que tiene registrado la parte demandante permitirá a esta invocar la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las patentes.⁶²

Ha de subrayarse que para resolver si existe infracción de la patente no bastará con realizar una mera comparación de manera general entre la invención reivindicada y la realización controvertida. Por el contrario, la tarea deberá ser más rigurosa, pues habrá de efectuarse una confrontación elemento por elemento entre ambas. Solamente cuando la totalidad de las características técnicas de la invención patentada fueran reproducidas por la realización cuestionada podrá estimarse que se ha producido una vulneración del derecho conferido por aquella (ha de cumplirse, por lo tanto, la denominada regla de la simultaneidad de todos los elementos). La posibilidad de considerar la comisión de una infracción de patente por aplicación de la doctrina denominada de la “esencialidad” no resulta admisible en el ordenamiento jurídico español, sino que debe estimarse un planteamiento obsoleto. Ya desde la pretérita Ley de Patentes de 1986 la comparación a realizar no es entre la “esencia” de la patente y la realización controvertida, sino que debe efectuarse un cotejo elemento por elemento que ponga de relieve que todas y cada una de las características técnicas del objeto protegido por la patente son reproducidas, por identidad o por equivalencia, por la que realiza la contraparte.

El mero hecho de que un sujeto hubiese actuado a la vista de una patente ajena no supondría que su comportamiento debiera considerarse ilícito, salvo que hubiese infringido el derecho de su titular o licenciatario mediante realizaciones que reprodujesen, elemento por elemento, las características técnicas reivindicadas. Si se hubiera dado una solución distinta al problema que la patente intentaba resolver, de manera que alguno de los elementos de la invención reivindicada no fuese reproducido en la controvertida, bien porque se emplease una vía innovadora o bien porque se tratase de una alternativa que se encontrase en el estado de la técnica no protegida por patente alguna, no se habría producido en tal caso una vulneración del derecho de exclusiva. La acción de infracción no debería prosperar en tal circunstancia.

12.5.5 La infracción por equivalencia

Es preciso evitar, no obstante, que pudiera quedar impune la comisión de una infracción del derecho de exclusiva sobre una invención por medio del subterfugio de introducir variaciones irrelevantes que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente.⁶³ Por ello, deben tenerse en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas sobre la interpretación y el alcance de las reivindicaciones. Pues bien, ha de entenderse que se incurre también en una vulneración de la patente cuando la realización de la parte contraria no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada, según se enuncia en las reivindicaciones, sino que sustituye alguno de los elementos caracterizantes de la invención protegida prioritariamente por otro que ha de considerarse equivalente. La legislación española reseña, de manera explícita, que la protección de la patente también opera cuando se aprecia que en lo que efectúa un tercero existe solo una aparente discrepancia en algún elemento que, en realidad, resulta equivalente al indicado en las reivindicaciones.⁶⁴ La equivalencia implica que debe considerarse que se ha incurrido en una vulneración del derecho ajeno de patente, por lo que conlleva las mismas consecuencias legales que la infracción literal.

Cuando se efectúa la comparación por elementos del modo que antes ha sido explicado, también ha de prestarse atención a si se estuviera dando el caso de que, prima facie, la realización controvertida no reprodujera algún elemento concreto de la invención patentada, pero se detectara que se estaba empleando una variación no sustancial del mismo, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Nos encontraremos ante una infracción de la patente, que no se considerará en su calificación jurídica como literal sino por equivalencia (aunque su efecto legal venga a ser el mismo), si fueran coincidentes la función de uno y otro elemento, el modo en que la realizan y el resultado que se obtiene, teniendo en cuenta el problema técnico que la patente pretende solventar (y de ahí la trascendencia en estos casos del correspondiente apartado de la descripción de la patente). Siempre que resultara también obvio para un experto en la materia que la variación respecto de algún elemento que se observa en la realización cuestionada estaría incluida en el ámbito de protección de la patente en atención al contenido de las reivindicaciones, interpretado objetivamente en el contexto global de la patente, esto es, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

Como regla general, un elemento debe considerarse como equivalente a otro reivindicado si en su contexto realiza la misma función para producir el mismo resultado según el criterio de un experto en la materia. No obstante, deberán tenerse presentes algunos factores de juicio adicionales, como advertir si, con referencia a la fecha de la presentación o de la prioridad (si esta fuese anterior), para no incurrir en juicios ex post facto, un experto en la materia lo habría considerado como excluido del alcance de la protección (a partir de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones). Asimismo, ha de tenerse en cuenta si tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior. También ha de observarse si el titular lo excluyó de forma expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de la patente, para salvar una objeción del examinador basada en el estado de la técnica anterior.

A fin de apreciar si existe equivalencia se emplea con frecuencia el denominado test de la triple identidad, que implica analizar si se cumple la misma función, por el mismo modus operandi y con el mismo resultado. Constituye un método particularmente útil para las patentes mecánicas. Sin embargo, puede resultar insuficiente para dar respuesta a otro tipo de patentes (químicas, de medicamentos, etc.) que deben valorarse en el caso concreto a partir de una aplicación objetiva de las reglas antes expuestas, con arreglo al criterio de un experto en la materia. Es importante no identificar a este último con la figura procesal del perito, pues se trata de un estándar jurídico que está en función del sector de la técnica de que se trate, por lo que el punto de referencia deberá ser objeto de concreción según las peculiaridades del caso.

También se ha acudido al empleo de un método interesante para la determinación de si se produce o no la equivalencia que proviene de la jurisprudencia británica (casos Catnic e Improver) y que se ha extendido en la práctica forense española. Se trata de plantearse y dar respuesta a tres interrogantes, por su orden sucesivo, hasta donde resulte preciso hacerlo para aclarar la situación. Los pasos de los que consta este sistema son los siguientes: 1.º) preguntarse si la variante que emplea la parte demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora; solo si se descarta la apreciación de la equivalencia, deberá analizarse el siguiente paso; 2.º) plantearse si la alternativa propuesta no resultaba obvia para un experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación; porque si tenía componente inventivo no se apreciaría equivalencia; pero si se detectase obviedad, habría que dar un paso adicional; y 3.º) comprobar ¿si, para el experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, el titular quiso sujetarse al sentido estricto de los términos de la reivindicación como un requisito esencial de la invención.

En cualquier caso, y esto ha de remarcarse hasta la saciedad, no puede prescindirse del empleo del método de análisis a partir de la comparación elemento por elemento entre la patente y la realización cuestionada para la detección de la infracción por equivalencia. No resulta admisible, si se desea ser riguroso, la realización de consideraciones generales a propósito de toda la invención, sino que hay que precisar más, señalando qué elemento concreto es el que por equivalencia estaría supliendo al reseñado en la reivindicación.

Por otro lado, no podrá considerarse equivalente un elemento que hubiera sido objeto de renuncia o limitación por parte del propio titular de la patente en la fase de tramitación para la obtención del título.

12.5.6 La infracción indirecta

La tutela de la patente puede extenderse más allá, incluso, de lo expuesto precedentemente. El titular de la patente también está en su derecho para impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios adecuados para la puesta en práctica de la invención patentada que sean relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para ese fin y están destinados a ello. Esto es lo que se conoce como conductas de infracción indirecta o por contribución.⁶⁵

Son tres los requisitos que han de concurrir para que pueda apreciarse la comisión de infracción indirecta. En concreto, se trata de los siguientes:

1. 1. el infractor debe proporcionar los medios que sean precisos para poder poner en práctica un elemento esencial de la patente;
2. 2. quien adquiera esos medios no debe hallarse habilitado para poder explotar lícitamente la patente; y
3. 3. el infractor indirecto debe ser consciente, o cuando menos debería haberlo sido dadas las circunstancias concurrentes en el caso, de que esos medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ello por alguien no habilitado para hacerlo.

La valoración de las circunstancias concurrentes puede realizarse a partir del análisis de datos diversos. A modo de ejemplo, el hecho de que el elemento ofrecido no tenga otro uso que no sea el infractor, el volumen de ventas que el demandado hubiera alcanzado del medio apto para poner en práctica la invención patentada, el ofrecimiento de información o de un manual de instrucciones que expliquen cómo ejecutar la invención y otros más que la experiencia práctica vaya permitiendo descubrir.

No constituye, en cualquier caso, un requisito para la comisión de la infracción indirecta de la patente que el uso que se pretenda de los medios ofrecidos o suministrados se realice en el país en el que los medios se suministran u ofrecen.

Existe una excepción a esta facultad del titular de la patente que concurre cuando los medios de que se trata sean productos que se encuentren disponibles en el comercio y ofrezcan otras aplicaciones al margen de la que sirve para poner en práctica la invención patentada, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos para la infracción de la patente ajena.⁶⁶ En el caso de que se tratase de medios que se encontraran corrientemente en el mercado sería preciso que además el infractor indirecto hubiera inducido a la infracción directa de la patente para que su comportamiento pudiera considerarse ilícito. Ello es coherente con la finalidad de adelantar la línea de defensa del titular del derecho de patente, de modo que la protección de este resulte más efectiva, pero sin que se llegue al punto de ampliar el ámbito de tutela. Por ello, no debe impedirse que el medio concernido pueda ser aplicado a diversos usos lícitos, igualmente significativos, que no comportan la infracción de la patente.