Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.6 Procedimientos judiciales en materia de patentes y administración de causas

5.6.1 Características clave ende los procedimientos de patentes y diferencias con los sistemas basados en el juicio

Las acciones de infracción de patente son acciones civiles genuinas, cuyo procedimiento está regido por el Código Procesal Civil alemán (“Zivilprozessordnung”).⁹³ Más disposiciones básicas están contenidas en la Ley de Constitución de Tribunales (“Gerichtsverfassungsgesetz”).⁹⁴ Sin embargo, la Ley de Patentes alemana también establece una cantidad de elementos procesales específicos que complementan las disposiciones generales del proceso civil sobre causas de infracción de patente (p. ej., artículo 140c sobre las órdenes de inspección previas al juicio). Una característica distingue fundamentalmente las acciones civiles alemanas (de estilo europeo continental) de las acciones civiles angloamericanas y apreciar esta distinción es una manera de resumir las características clave de la acción de infracción de patente alemana, que se tratará en esta sección: las acciones civiles alemanas no tienen una forma basada en el juicio.

En un juicio angloamericano típico, las partes presentan los hechos ante el órgano encargado de determinarlos por medio de pruebas (en particular, peritos contratados por las partes) durante la vista principal y no mediante escritos de alegaciones.⁹⁵ Este juicio suele llevar algunos días, a veces semanas o meses, según la cantidad y la complejidad de las pruebas. La revelación de pruebas anterior al juicio y las peticiones anteriores al juicio (peticiones de desestimación o de procedimiento sumario) son importantes en los procesos basados en el juicio.

Por el contrario, ninguna de estas características está presente en el proceso civil alemán, con la excepción absolutamente inusual de los peritos designados por el tribunal y la necesidad excepcional de que los peritos de las partes presenten dictámenes. No existe la figura del jurado, por lo que el tribunal (formado por jueces especializados) es el único órgano que determina los hechos relativos a una causa y el órgano que toma las decisiones finales. Los procedimientos son preliminares y la mayor parte de la información llega a través de escritos presentados por las partes. Normalmente existe solo una vista sustantiva final muy densa y concisa hacia el final del proceso. Esta vista rara vez trata solo sobre pruebas; en la mayoría de las ocasiones, trata sobre la interpretación de las reivindicaciones y la infracción, así como la validez. Sin embargo, la validez solamente está en peligro con respecto a la decisión de si el tribunal, si halla una infracción de la patente, debe suspender los procedimientos respecto de los procedimientos de validez paralelos ante la OEP o el FPC de conformidad con el artículo 148 del Código Procesal Civil. Aunque estos argumentos suelen ser muy específicos de los hechos y, por lo tanto, técnicos, la controversia entre las partes no versa sobre los hechos técnicos básicos, sino sobre la interpretación correcta de esos hechos con el fin de la infracción (con base en la interpretación adecuada de las reivindicaciones) y la validez (basada en la interpretación adecuada de las reivindicaciones y la determinación correcta de la divulgación de las referencias del estado de la técnica). Por lo general, en este proceso no se plantean peticiones previas al juicio que podrían dar como resultado la desestimación temprana de la acción antes de la vista final. Por ente, toda falta de conclusividad (“Schlüssigkeit”) solo se observará y dispondrá mediante la desestimación de la causa al final del proceso regular (es decir, después de la presentación de escritos y de la vista final).

Dado que no existe un órgano específico que determine los hechos relativos a la causa (jurado), no existen vistas tempranas sobre determinados temas de Derecho, como la “vista Markman” sobre la interpretación de las reivindicaciones.⁹⁶ Habida cuenta de que en el procedimiento las partes no proporcionan información sustantiva a través de las pruebas, sino de sus alegatos principalmente escritos, los peritos no desempeñan un papel esencial y las partes no interrogan a los peritos designados por la contraparte, como se hace en los sistemas basados en el juicio. Sin embargo, el tribunal puede recurrir a peritos (técnicos) independientes si hay hechos pertinentes controvertidos entre las partes, pero esta es la excepción.

Tampoco hay un sistema de revelación probatoria general. En cambio, el demandante revela los hechos que no están disponibles públicamente (p. ej., “órdenes de inspección”) mediante documentos limitados y específicos. Dado que no existe una revelación probatoria general, tampoco hay un sistema integral de privilegios y medidas de protección, como es habitual en el sistema angloamericano. Durante los dos últimos decenios, tanto la falta de una revelación probatoria como de un sistema general de carácter confidencial han sido objeto de varios cambios legales y de jurisprudencia en el sistema alemán. A diferencia de los sistemas de tribunales de primera instancia, el tribunal de primera instancia no es el único tribunal ordinario. En cambio, y principalmente porque el proceso lleva menos tiempo y recursos, también se suele recurrir al sistema de apelación para revelar otros hechos dentro de determinados límites. Por ende, no hay una distinción clara entre los niveles de primera instancia y de apelación respecto de la “investigación de los hechos” y las “cuestiones de Derecho”.

5.6.2 Acción previa y juicio previo

5.6.2.1 Cartas de intimación al cese de la práctica y peticiones del derecho de uso

5.6.2.1.1 Pertinencia de las comunicaciones extrajudiciales

Uno de los puntos más decisivos en cualquier procedimiento judicial en materia de patentes es cómo plantear inicialmente al infractor la cuestión de la infracción, porque, según el modo en que se trate el tema de la infracción, el posible infractor puede iniciar acciones contra el titular del derecho (p. ej., una acción de sentencia declaratoria por ausencia de infracción). Además, la forma de tratar el tema de la infracción podría abrir vías procesales para que el demandado evite que posteriormente se inicie un proceso judicial ofensivo, de modo que el titular de la patente (demandante) debería pagar las costas.

En muchas jurisdicciones, un punto clave del análisis es el umbral para iniciar una acción de sentencia declaratoria. En otras palabras, ¿cuándo un posible tema de infracción proporciona a la contraparte el motivo suficiente para iniciar una acción con el objetivo de que se declare la ausencia de infracción? En la práctica de los Estados Unidos de América, esto se conoce como el requisito de “motivos o controversia” (case or controversy) para presentar una acción de sentencia declaratoria. Existe un requisito similar en el Derecho alemán (véase artículo 256.1 del Código Procesal Civil, “Feststellungsinteresse”). Sin embargo, el efecto sobre la estrategia es menor, porque interponer la acción de sentencia declaratoria no da prioridad a esa causa sobre cualquier acción de infracción ofensiva presentada con posterioridad.

Según la manera en que se trata a los posibles infractores extrajudicialmente, podrían corresponder soluciones jurídicas conforme al Derecho de competencia desleal (p. ej., cuando se envían cartas de cese de la práctica a los clientes).

5.6.2.1.2 Petición del derecho de uso en oposición a una carta de intimación al cese de la práctica.

La manera de eximirse de responsabilidad para evitar una acción de sentencia declaratoria o cualquier otra posible vía de reparación que el posible infractor pueda considerar es plantear la cuestión de la infracción en forma de una petición del derecho de uso. La diferencia de esta petición en comparación con una carta de intimación al cese de la práctica es que esta forma específica no concluye que exista una infracción ni pide que el destinatario deba cesar la práctica. En cambio, el titular del derecho pide que se detallen los motivos por los que el destinatario se considera “facultado” para usar la enseñanza patentada. Esta categoría está diseñada para permitir que el titular del derecho entable una conversación con el destinatario sin someterse a posibles reconvenciones. Por lo general, no se recomienda alegar simplemente la infracción de una determinada patente, sino dotar a la petición de una base fáctica y jurídica en términos de las reivindicaciones de la patente y los dispositivos o métodos acusados de infracción.

La alternativa es enviar una carta de intimación al cese de la práctica en la que se solicita formalmente al destinatario que cese la actividad infractora y también que emita una promesa formal de cese y desistimiento (una “declaración de cese y desistimiento”). El incumplimiento de esta obligación desencadena una sanción financiera.⁹⁷ Si el demandado presenta dicha declaración, cuyo alcance y sanción financiera son suficientes, el demandante ya no puede solicitar judicialmente medidas cautelares. Desde el punto de vista jurídico, la declaración de cese y desistimiento se considera un equivalente funcional a una sentencia del tribunal, por lo que el titular de la patente (demandante) no tendría el interés jurídico de solicitar medidas cautelares a pesar de la declaración de cese y desistimiento.

5.6.2.1.3 Mecanismos procesales en conexión con una carta de intimación al cese de la práctica

Es importante destacar que hay una enorme cantidad de jurisprudencia respecto de los requisitos que las declaraciones de cese y desistimiento deben cumplir para tener efecto. Por ejemplo, no pueden estar condicionadas por la “infracción real” porque se espera que ese tema específico se despache en la declaración. Tampoco pueden abarcar solo de manera restringida los mismos dispositivos (en términos de números de modelo) indicados por el titular de la patente, sino que deberían referirse a todos y cada uno de los dispositivos sustancialmente similares a los dispositivos indicados efectivamente en cuanto a las características técnicas de interés para caracterizar la infracción.⁹⁸ El último punto puede ocasionar problemas importantes relativos al modo correcto de redactar la parte clave de la declaración (definir el dispositivo o método acusado de infracción). En esta suele utilizarse el lenguaje de reivindicación de la patente de que se trate. Sin embargo, esto no significa que el alcance de la declaración deba ser tan amplio como el de la protección de la patente en litigio. En cambio, se redacta en un intento de abstraerse lo suficiente del dispositivo específico. A diferencia de una sentencia del tribunal, la declaración no se fundamenta, por lo que no se dispone de la fuente principal para orientar la interpretación correcta del alcance de la declaración. Por consiguiente, se recomienda especificar parte del lenguaje de la reivindicación mediante la introducción de aspectos fácticos decisivos que representen las características pertinentes en los dispositivos acusados de infracción. Esto puede abrir la puerta a discusiones entre las partes, pero suele ser preferible tratar esto de frente, especialmente si una determinada modificación o solución alternativa es concebible en algún momento posterior.

Si el titular de la patente no envía una carta formal para pedir que el demandado presente una declaración de cese y desistimiento, existe el riesgo de que el demandado “reconozca” de inmediato los argumentos relativos a la infracción presentados con posterioridad para justificar las medidas cautelares. Sobre esta base, el tribunal dictaría una sentencia acordada (“Anerkenntnisurteil”; artículo 307, pero el demandante debe soportar las costas.

Una consideración importante es que cualquier advertencia que se haga al posible infractor antes de presentar una demanda por infracción permitiría al posible infractor reaccionar y adoptar medidas procesales abusivas, particularmente por medio de la interposición de acciones para obtener una sentencia declaratoria (ausencia de infracción) en otras jurisdicciones de la UE aunque no procedan, también respecto de la parte alemana de una patente europea, con el único propósito de demorar el proceso de una acción de infracción posterior en Alemania. Esta práctica —que se denominó “torpedo italiano” hace aproximadamente 20 años debido a que los procedimientos ante los tribunales italianos suelen ser bastante lentos— ya no es habitual, si bien todavía presenta un riesgo que se debe tener en cuenta en función del análisis de las partes y de la controversia que está surgiendo entre ellas.

5.6.3 Competencia territorial, jurisdicción y normas de asignación de causas

5.6.3.1 Competencia territorial y jurisdicciones

El sistema alemán distingue conceptualmente competencia territorial (“örtliche Zuständigkeit”) y “competencia internacional” (“internationale Zuständigkeit”). Se entiende que las normas sobre la competencia territorial que figuran en el Código Procesal Civil (artículo 12 y siguientes) también establecen de manera implícita la competencia internacional de los tribunales alemanes, a menos que tenga prioridad lo dispuesto en un acuerdo internacional. Estas normas distinguen entre los tribunales de “competencia general” (“allgemeiner Gerichtsstand”)⁹⁹ y los tribunales de “competencia específica” (“besonderer Gerichtsstand”).

Un tribunal que tiene competencia general sobre una persona es competente para conocer de todas y cada una de las demandas contra esa persona, a menos que haya una “jurisdicción exclusiva” específica respecto de determinadas demandas. En general, los tribunales del lugar de residencia de la persona (artículo 13 y los tribunales del lugar donde esté situada la sede central de una empresa (artículo 17 son tribunales de competencia general. La “jurisdicción exclusiva” más importante es la del FPC alemán, que tiene competencia exclusiva sobre todas las acciones de nulidad (artículo 81). La norma más importante sobre la competencia específica es la del artículo 32, que dispone que las acciones basadas en el Derecho de responsabilidad civil se pueden presentar en el tribunal del lugar donde se cometió el acto lesivo (forum loci delicti commissi). Esta disposición es la base típica de la competencia territorial y la internacional en acciones de infracción de patente. Debido a que la mayoría de las actividades infractoras se cometen a nivel nacional (p. ej., ventas), el demandante puede elegir la competencia territorial con base en criterios como la calidad y la velocidad de la resolución de causas, o cualquier otro criterio en ese sentido, en lugar de estar obligado a demandar en un tribunal de competencia general. Esta “búsqueda del foro más favorable” ha sido objeto de controversia, pero los tribunales alemanes no han aplicado la disposición de manera restrictiva. Por ejemplo, se ha considerado suficiente para justificar la competencia nacional que el demandado suministre un producto a un cliente y este lo distribuya en el territorio nacional (como en la industria automotriz).¹⁰⁰

La infracción de una patente alemana (o la parte alemana de una patente europea) implica automáticamente la competencia internacional de los tribunales alemanes (“hechos doblemente relevantes”). Si los hechos presentados por el demandante no respaldan la infracción de una patente alemana, tampoco hay competencia internacional. En función de las doctrinas generales del Derecho de la responsabilidad civil extracontractual (artículo 823 y siguientes del Código Civil),¹⁰¹ la jurisprudencia del FCJ ha sido relativamente trascendental respecto de la infracción de una patente alemana por medio de actos cometidos en el extranjero. Por lo tanto, no solo se considera infractora a la entidad que comete el acto de uso por sí misma, sino también a la persona que objetivamente permite o promueve la realización del acto de uso por parte de otra persona, a pesar de que podía tomar conocimiento con un esfuerzo razonable de que el acto que ha respaldado infringe la patente.¹⁰² Por consiguiente, aunque las actividades del demandado se realicen exclusivamente en el extranjero (p. ej., suministrar determinadas piezas a un cliente que importa los productos como parte de un producto más grande y complejo), esos actos pueden dar como resultado la infracción de una patente alemana y, por consiguiente, determinar la competencia de los tribunales alemanes si se indicó un examen de los derechos de propiedad.¹⁰³

Si una de las partes tiene su residencia o sede central de negocios en otro Estado miembro de la UE, se aplica el Reglamento “Bruselas I bis”.¹⁰⁴ Este instrumento generalmente sigue el mismo concepto de competencia general para los tribunales del Estado miembro en el que reside el demandado (artículo 4.1 del Reglamento “Bruselas I bis”) y de competencia específica para los tribunales del Estado miembro donde se produce la actividad de infracción (artículo 7.2 del Reglamento “Bruselas I bis”). Si un país en Europa que no pertenece a la UE está implicado (particularmente Suiza), se debe tener en cuenta el Convenio de Lugano.¹⁰⁵ Su estructura es similar al Reglamento “Bruselas I bis”. En función de la norma de competencia general —según la cual se puede demandar a una parte con respecto a cualquier reclamación en los tribunales del país en el que la parte tiene su residencia o su sede central de negocios— por lo general también es posible hacer valer patentes que no sean patentes nacionales del foro. Esto también correspondería a otras partes nacionales (no alemanas) de una patente europea si el demandado reside en Alemania. Conforme al artículo 8.1 del Reglamento “Bruselas I bis”, también se podría determinar la competencia respecto de demandados que no residan en Alemania.

Estos medios que permiten un proceso judicial transfronterizo en materia de patentes todavía no han desempeñado un papel importante, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo en el asunto Gesellschaft für Antriebstechnik contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs,¹⁰⁶ que se establece automáticamente la competencia exclusiva ni bien el demandado pida la anulación de la patente controvertida por medio de una reconvención o incluso solamente la desestimación de la acción de infracción con base en la nulidad de la patente objeto de controversia. La única excepción a esta norma han sido las medidas preliminares, pero, hasta ahora, ningún tribunal alemán ha contemplado verdaderas acciones transfronterizas en forma de medidas cautelares.

5.6.3.2 Asignación de causas

Las controversias de infracción de patente son cuestiones habituales de Derecho civil que se asignan al sistema jurisdiccional civil, que está formado por tribunales estatales y federales. La primera instancia la constituyen los tribunales regionales (“Landgerichte”; artículo 143.1), de los cuales 12 tienen competencia para conocer de controversias en materia de patentes.¹⁰⁷ Normalmente, existe un tribunal regional competente para todos los circuitos de apelación de un estado o incluso varios estados.¹⁰⁸ El Tribunal Regional de Düsseldorf (“Landgericht Düsseldorf”) tiene competencia exclusiva para conocer de todos los asuntos de infracción de patentes en el estado de Renania del Norte-Westfalia (aproximadamente 18 millones de habitantes) y el Tribunal Regional de Mannheim (“Landgericht Mannheim”) tiene competencia exclusiva para todas las cuestiones de infracción de patentes en el estado de Baden-Wurtemberg (aproximadamente 11 millones de habitantes). Aunque generalmente, según el artículo 32, los 12 tribunales regionales tienen competencia nacional, los tribunales regionales de Düsseldorf, Mannheim y Múnich (“Landgericht München I”) son los más ocupados.

Cada uno de estos juzgados cuenta con dos o tres tribunales. En cada tribunal (“Kammer”, que puede traducirse de manera más literal como “cámara”) un órgano colegiado de tres miembros juzga las causas, mientras que, en la mayor parte de los casos, los miembros permanentes de ese órgano son más de tres jueces. Las causas individuales se asignan a las cámaras competentes mediante un sistema de asignación de causas abstracto y fijado para cada año civil por adelantado por la presidencia del tribunal respectivo.

El poder judicial alemán se basa en un sistema de carrera judicial, por lo que los jueces se embarcan en una carrera judicial temprana, en la mayor parte de los casos después de haberse graduado de la universidad (estudios en Derecho) y tras finalizar un programa de capacitación judicial de dos años que termina con el examen del segundo estado, que es el requisito de ingreso para la admisión en el colegio de abogados y para la carrera judicial.¹⁰⁹ Tradicionalmente, el poder judicial tiene como objetivo reclutar graduados procedentes del 10 % al 20 % de los mejores de cada promoción. En muchos casos, los jueces asignados a los tribunales de patentes tienen incluso mejores credenciales que los jueces promedio. El presidente de un tribunal normalmente tiene más de 10 años de experiencia y habrá ejercido durante un período en un tribunal de apelación o como secretario judicial en el FCJ.

5.6.3.3 Partes

5.6.3.3.1 Demandante

Todo proceso civil en materia de patentes puede ser iniciado por uno o varios demandantes. Puede iniciarse mediante una acción de infracción ordinaria en la que el demandante se considera facultado para solicitar medidas contra las actividades presuntamente ilícitas del demandado o mediante una acción declaratoria en la que el supuesto infractor actúa como demandante y busca medidas declaratorias que nieguen todo tipo de responsabilidad. El demandante en una acción de infracción ordinaria debe tener legitimación activa (“Aktivlegitimation”). El titular de la patente tiene legitimación activa para solicitar medidas cautelares y otro tipo de vías de reparación, en particular, una indemnización por daños y perjuicios. El licenciatario exclusivo también tiene legitimación para reclamar esas formas de reparación.¹¹⁰ De hecho, el titular de la patente y el licenciatario exclusivo generalmente pueden solicitar las mismas formas de reparación, pero, por supuesto, eso no lleva a una duplicación de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.¹¹¹ Sin embargo, los requisitos para que un licenciatario exclusivo obtenga dicha legitimación son estrictos.

Los contratos regidos por el Derecho extranjero suelen admitirse, pero se deben examinar detenidamente para saber si alcanzan los umbrales exigidos para considerar que contemplan una licencia exclusiva genuina a los efectos de la legitimación activa. Toda parte que no sea el titular de la patente o el licenciatario exclusivo debe obtener la legitimación activa por medio de la transferencia de derechos, ya sea del titular o del licenciatario exclusivo. Dichos “titulares” pueden ceder, sin límite alguno, el derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios pasados a cualquier tercero, quien luego puede ejercer ese derecho mediante una acción por infracción de patente. No obstante, la legitimación para reclamar medidas cautelares no se puede ceder sin transferir la titularidad de la patente.¹¹² Si existen intereses jurídicos específicos (p. ej., si un licenciatario no exclusivo desea presentar una demanda), el titular puede “autorizar” al demandante (licenciatario no exclusivo) a que también presente solicite medidas cautelares.¹¹³ De nuevo, ni el titular ni el licenciatario exclusivo tienen obligación de ser parte en ese proceso judicial. En este aspecto, no hay “partes necesarias” que se deban incluir como “codemandantes”.

La acción para solicitar una medida declaratoria requiere un “interés” específico, que es similar a lo que se conoce como el requisito de “motivos o controversia” (case or controversy) en el sistema federal de los Estados Unidos de América (artículo 256 del Código Procesal Civil).

5.6.3.3.2 Demandado

Para que el demandante prevalezca en demandas por infracción, el demandado debe ser responsable. Por lo general, la responsabilidad se determina mediante una de las actividades específicamente previstas en la ley (artículo 9) respecto de dispositivos o métodos protegidos por la patente en controversia, es decir, que estén dentro del alcance de la protección de la patente controvertida de conformidad con sus reivindicaciones (artículo 69 del CPE; artículo 14 de la Ley de Patentes). Dichas actividades se pueden resumir como fabricar y distribuir el dispositivo acusado de infracción o llevar a cabo el proceso protegido (es decir, el método). Sin embargo, no es necesario que el demandado realice personalmente una de estas actividades. En cambio, existe jurisprudencia bien establecida y muy elaborada con base en el Derecho general de la responsabilidad civil extracontractual según la cual también hay responsabilidad en las situaciones en las que el demandado solo provoca que terceros cometan esas actividades posteriores.

Un ejemplo muy ilustrativo desde el punto de vista práctico es el de suministrar en el extranjero los dispositivos acusados de infracción. El demandado puede enviar chips al extranjero a una parte diferenciada, que los utiliza para ensamblar un dispositivo electrónico. Además, otra entidad comercialmente separada puede importar el dispositivo a Alemania para distribuirlo. Aunque solo la última entidad de la cadena realiza una de las actividades especificadas en la ley (importación), la primera entidad de la cadena también puede ser responsable de manera separada por la infracción, incluso en ausencia de cualquier actividad relacionada. En cambio, es suficiente que la fuente sepa que al final parte de los productos también estaban destinados al mercado alemán.¹¹⁴ Cualquiera de las partes de la cadena puede ser demandada por separado por infracción de patente en Alemania. Por consiguiente, demandar a la entidad que originó el chip no implica ni necesita demandar también a la entidad importadora del dispositivo electrónico ensamblado. En el procedimiento alemán, no hay teorías similares a la doctrina de “parte interesada” en la práctica federal de los Estados Unidos de América.

5.6.3.4 Representación de las partes

Un abogado habilitado para ejercer en Alemania debe representar a las partes (artículo 78.1 del Código Procesal Civil). Los abogados de patentes que no son miembros del colegio de abogados general, sino solo de colegio de abogados de patentes, únicamente pueden actuar para prestar asistencia a los abogados y no pueden representar a una parte de manera independiente. Esto es diferente para las acciones de nulidad, tanto ante el FPC como en apelación ante el FCJ, ante los cuales se permite la representación (independiente) de ambos tipos de abogados (artículos 97.2) y 113).

5.6.4 Alegaciones y procedimientos preliminares

5.6.4.1 Fase inicial de la acción por infracción de patente

El proceso comienza y la acción civil se vuelve oficialmente pendiente (“Rechtshängigkeit”) mediante la notificación de la demanda (artículos 253.1) y 261.1) del Código Procesal Civil). La notificación de actos procesales se debe realizar conforme a las normas nacionales¹¹⁵ (notificación a personas físicas o jurídicas que residen o están presentes en Alemania), las normas europeas¹¹⁶ o el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹¹⁷ Consiste en notificar la demanda junto con la orden judicial que establece un plazo para que el demandado presente una respuesta a la demanda (contestación) y la citación de las partes a la vista oral (artículos 274.2 y 275.1). De manera alternativa, el tribunal puede ordenar que se inicie un procedimiento preliminar por escrito (“schriftliches Vorverfahren”), lo cual suele suceder si se debe notificar la demanda en el extranjero (artículo 271.2).

Si se ordena la apertura de un procedimiento preliminar por escrito, el demandado debe presentar un escrito de contestación (“Verteidigungsanzeige”) para evitar una sentencia en rebeldía (artículo 276.1 del Código Procesal Civil). El plazo para presentar dicha notificación varía de dos a cuatro semanas. Tras presentar el escrito de contestación, el tribunal fija una fecha para la vista. Esta fecha de la vista se denomina, por utilizar un término técnico del Código Procesal Civil, “primera audiencia anticipada” (“früher erster Termin”). Sin embargo, este término es engañoso, ya que la vista suele ser la única audiencia oral de la causa (artículo 275.2). Se fija hacia el final del proceso esperado.

Los procedimientos de primera instancia ante el tribunal regional, en líneas generales, toman un año desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, aunque los detalles varían según la competencia territorial y la carga de trabajo actual en cada tribunal competente, que cambia con el tiempo. Antes de la vista, normalmente hay otra ronda de presentación de información (réplica y dúplica). En muchos casos, las partes tienden a presentar escritos adicionales, lo cual es posible, si bien en muchos tribunales competentes este no es el método más favorecido por los jueces.

Algunos tribunales han variado este proceso general. En Düsseldorf, por ejemplo, puede fijarse la fecha para otra vista (verdaderamente) anticipada después de la notificación de la demanda. El propósito de esa vista anticipada es registrar las pretensiones de la demanda (teniendo en cuenta los comentarios del tribunal respecto del modo correcto de redactar las pretensiones de una demanda). Además, se fija la fecha para la vista principal, así como los plazos para todos los escritos por presentar hasta la fecha de la vista final. El procedimiento del Tribunal Regional de Múnich aplica incluso otra variante, según la cual se fija la fecha de dos vistas sustantivas. La primera vista se celebra después de la presentación de la contestación y suele centrarse en la interpretación de las reivindicaciones y en la infracción. La fecha de la segunda vista es el punto final en el proceso (al menos dos semanas después de la dúplica) y principalmente trata cuestiones relativas a la validez (p. ej., con la petición de suspensión respecto de procedimientos de nulidad en curso). El Tribunal Regional de Mannheim generalmente analiza todas las cuestiones pertinentes de la causa dentro de una única vista.

5.6.4.2 Pendencia de la acción

Siempre que otras leyes o tratados internacionales requieran la pendencia de la acción, es de fundamental importancia apreciar que las acciones civiles alemanas (entre ellas las acciones por infracción de patente) solo se consideran pendientes tras la notificación de la demanda (artículo 261.1 del Código Procesal Civil). Este era un punto importante de acuerdo con el Reglamento “Bruselas I”, aplicable anteriormente, pero ahora la cuestión se ha resuelto mediante el artículo 30 del Reglamento “Bruselas I bis”, que se refiere de manera uniforme a la presentación de la acción como el momento decisivo. Sin embargo, todavía es un tema crucial para las acciones de legitimación (artículo 61.1 del CPE) presentadas ante los tribunales alemanes, particularmente ante el tribunal de Múnich (sede de la OEP). Para que se suspenda la tramitación de una patente europea, dichas acciones se deben “entablar” antes de que se conceda la patente europea en cuestión (regla 14.1 del Reglamento de ejecución del CPE), que se considera técnicamente “pendiente” con el significado del Código Procesal Civil alemán. Por consiguiente, la pendencia se debe lograr lo antes posible, motivo por el cual, particularmente cuando la cuestión es la notificación en el extranjero (p. ej., mediante el proceso del Convenio de La Haya), se podría recomendar iniciar la acción de legitimación en una jurisdicción alemana diferente (p. ej., administrativa en lugar de civil) para lograr la pendencia mediante la presentación de la demanda en lugar de la notificación.¹¹⁸

5.6.4.3 Requisitos básicos respecto de la admisibilidad de la acción en relación con las pretensiones de una demanda

En el Código Procesal Civil alemán se prevén determinados requisitos básicos que debe cumplir una demanda de infracción para ser admisible. La demanda debe identificar a las partes (demandante y demandado) y al tribunal (artículo 253.2)1)). En la demanda deben figurar las pretensiones del demandante, que también se denominan “petitum” (“Klageanträge”). La demanda de infracción también debe establecer todos los hechos específicos que se necesiten para llegar a las conclusiones presentadas por el demandante como el fundamento de la reparación solicitada (artículos 253.2) y 138.1)). Esto incluye no solamente los hechos respecto de la legitimación activa, sino también las actividades ilícitas y la responsabilidad del demandado. A pesar de que, estrictamente (iura novit curia), las partes no deben tratar las cuestiones de Derecho, la interpretación de las reivindicaciones, que se considera una cuestión de Derecho, se debe tratar en una cierta medida mínima para que los hechos que constituyen la infracción sean significativos. Si no se caracteriza la infracción de forma específica (es decir, sin poner los hechos técnicos en el contexto del tenor de las reivindicaciones explicado de manera significativa), la alegación de infracción no es lo suficientemente “específica”. Además, dejando de lado los requisitos de forma conforme al artículo 253, el resultado satisfactorio de los procedimientos depende de un análisis claro de la interpretación de las reivindicaciones y de la infracción y de lo bien que las cuestiones posiblemente decisivas ya estén recogidas en la demanda, lo cual pone la causa del demandante en el buen camino.

Aunque el artículo 253.2)2) del Código Procesal Civil establece expresamente que las pretensiones deben ser específicas, los tribunales suelen estar satisfechos con el uso del lenguaje de las reivindicaciones de la patente para redactar las pretensiones. Sin embargo, la jurisprudencia del FCJ alienta a los demandantes a que adopten de manera concreta determinadas características clave para resumir mejor la caracterización específica de la infracción del dispositivo o método acusado.¹¹⁹ Por norma, esto no es un requisito para la admisibilidad, aunque los demandantes generalmente están en mejores circunstancias si esperan una nota formal del tribunal antes de involucrarse en este ejercicio. Es importante darse cuenta de que, en este aspecto, la utilización de un lenguaje de reivindicaciones más amplio o más específico para caracterizar la infracción no afecta per se al alcance de la reparación solicitada, como se explica en la siguiente sección.

5.6.4.4 El alcance de la acción y de la reparación (el dispositivo acusado de infracción y el objeto del litigio o “Streitgegenstand”)

La reparación basada en el lenguaje de las reivindicaciones de la patente no es procesalmente equivalente al alcance de la protección de la patente en litigio (de conformidad con el artículo 69 del CPE). Por el contrario, el alcance se limita, por regla general, al dispositivo acusado de infracción. En este sentido, “dispositivo acusado de infracción” es más un término conceptual o abstracto que un término tangible que se limitaría a los productos indicados en la demanda mediante, por ejemplo, un número de producto. Conforme a la jurisprudencia del FCJ, el dispositivo acusado de infracción está definido por las características técnicas específicas a las que se hace referencia y en las que se basa la alegación de infracción (demanda) o el fallo (sentencia) en virtud de la reivindicación de patente invocada.¹²⁰ Por consiguiente, el dispositivo acusado no abarca todos y cada uno de los dispositivos comprendidos dentro del alcance de la protección de la patente en litigio, sino que su definición se extiende más allá de los productos en cuestión.

Otros productos no mencionados en la demanda, y quizá incluso desconocidos para el demandante, también entran en esa categoría (eo ipso) si son idénticos con respecto a las características técnicas en las que se basa la caracterización de la infracción.¹²¹ Por ende, si en el curso del litigio se dispone de otra línea de producto, el demandante no necesariamente debe introducirla en el proceso judicial. Una línea de producto diferente también sería parte del litigio, y formaría parte del dispositivo acusado, si las características técnicas pertinentes son idénticas. A este respecto, el dispositivo acusado de infracción en el procedimiento judicial en materia de patentes es equivalente a la “pretensión procesal” (artículo 322 del Código Procesal Civil), también denominada “Streitgegenstand” (objeto) del litigio. Esta es una característica esencial de la jurisprudencia alemana.

El objeto está definido tanto por las solicitudes como por los hechos presentados por el demandante para justificar las conclusiones jurídicas subyacentes. Constituye la base de varios otros elementos procesales adicionales, incluido el alcance de la reparación solicitada (medidas cautelares) que es decisivo para los procedimientos por desacato posteriores. También es pertinente para evaluar la admisibilidad de una modificación de la demanda durante la pendencia de la acción.

5.6.4.5 Modificaciones de la demanda pendiente

El proceso alemán generalmente es muy flexible y se pueden admitir cambios incluso en una etapa avanzada del procedimiento. Si se introducen hechos nuevos que cambian la “pretensión procesal” en el sentido del artículo 322 del Código Procesal Civil, se considera una “Klageänderung” (modificación de la pretensión; artículos 263, 264). En una causa de infracción de patente, esto suele ocurrir si se introduce un “dispositivo acusado” diferente o modificado. Por ejemplo, podría ocurrir que el mismo producto identificado en la demanda implementara varios dispositivos acusados porque se pueden invocar diferentes conjuntos de aspectos técnicos en ese producto para varias caracterizaciones independientes de la infracción respecto de las mismas reivindicaciones de patente. Lo mismo ocurriría si se identificara una línea de producto diferente durante el proceso judicial y la caracterización de la infracción recurriera a características técnicas, cuya esencia se desviara de los productos identificados previamente en la demanda. Dicha “ampliación de la pretensión” se admite de manera muy generosa en el procedimiento. Sin embargo, si se introduce muy tarde en el procedimiento, el tribunal podría ordenar un nuevo calendario (es decir, retrasar la fecha de la vista final y prorrogar los plazos para que el demandado tenga la oportunidad de abordar esos cambios).

5.6.4.6 Normas para la alegación

Los hechos presentados en la demanda para mostrar la infracción deben estar lo suficientemente fundamentados: deben ser específicos y el demandante debe indicar de manera concreta cómo considera que materializan las características de las reivindicaciones independientes de la patente en litigio. Aunque en esta etapa no se deben presentar pruebas para ninguno de los hechos alegados, debe existir una base suficiente para las alegaciones de hecho. El demandante no puede presentar meras especulaciones. Si lo hace, el demandado no necesita objetar la alegación de ninguna manera, porque se descartaría procesalmente por no estar expuesto de manera suficiente.

Sin embargo, si los hechos están suficientemente especificados, el demandado debe reaccionar en cuanto al fondo admitiéndolo o negándolo (artículo 138.2) del Código Procesal Civil). Esto implica que el demandado debe negar de manera específica los elementos fácticos concretos de las alegaciones fácticas de infracción presentadas por el demandante. El demandado no puede limitarse a negar de forma general las alegaciones fácticas. Tampoco es suficiente argumentar que las conclusiones del demandante sobre el motivo por el cual el dispositivo o método acusado de infracción debe funcionar de determinada manera (lo que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en el sector de la electrónica) son erróneas, a menos que se impugne expresamente la alegación fáctica respecto de la característica pertinente del propio dispositivo o método. Generalmente, los hechos que no se impugnan expresamente se deben considerar como reconocidos (artículo 138.3). Aunque suele bastar con negar una alegación fáctica determinada y no es necesario divulgar cómo es realmente el mecanismo pertinente, existen excepciones importantes a esta norma procesal a las que se hace referencia con la palabra clave de “carga probatoria secundaria” (“sekundäre Darlegungslast”).

Aunque esta es una categoría general del proceso civil, ha adquirido especial importancia en las causas de infracción de patentes para compensar la falta de una revelación probatoria general. Con base en el principio general de buena fe, esto también se aplica a las normas del procedimiento civil. El demandado en una acción de infracción de patente tiene la obligación de especificar cómo funcionan realmente determinados aspectos que solamente él conoce y de los que el demandante solo podría tener conocimiento mediante un esfuerzo desproporcionado.¹²²

Además, la negación del demandado debe ser tan específica como la alegación del demandante. Por ende, si el demandante presenta una explicación detallada y coherente sobre el motivo y el modo en que funcionan las partes específicas del dispositivo acusado, el demandado no puede limitarse a negarlo de manera general. En cambio, el demandado debe dar explicaciones específicas y detalladas en la misma medida. Aunque generalmente hay límites en términos de consideraciones de equidad (“Zumutbarkeit”) que también pueden admitir la invocación de secretos comerciales, no basta solamente con hacer referencia a ello sin proporcionar más información detallada. Además, se puede esperar que el demandado haga uso de los medios jurídicos para proteger la información confidencial (véase la sección 5.6.8 de este capítulo, que es de especial interés en relación con los cambios más recientes de la Ley de Patentes (véase el artículo 145a). Si algo en este régimen no satisface los intereses específicos de confidencialidad, el demandado deberá justificarlo y solicitar un acuerdo por separado con el demandante.

La misma justificación recién descrita respecto del artículo 138.3 se aplica para limitar las causas en las que el demandado puede negar una alegación mediante la referencia a su falta de conocimiento. Si bien por lo general esto es posible cuando los hechos relacionados no son actos de la propia parte ni son conocidos por ella (véase artículo 138.4 del Código Procesal Civil), esta norma está limitada por el establecimiento de obligaciones para obtener información suficiente. Este es, por ejemplo, el caso si el demandado ha contratado a un tercero para fabricar el producto o llevar a cabo el proceso acusado:¹²³ no puede resultar ventajoso para el demandado utilizar a terceros para impulsar su negocio. Además, un distribuidor no puede afirmar que carece de conocimiento detallado del dispositivo acusado porque se fabrica en otro lugar y que el demandante, por lo tanto, debe dirigirse al fabricante.¹²⁴ En cambio, el distribuidor debe evaluar los hechos, es decir, examinar el dispositivo o recurrir al fabricante para obtener los detalles. Sin embargo, el distribuidor puede basarse en información de una fuente confiable (por ejemplo, el fabricante) y, a menos que el demandante demuestre que la información es errónea, no necesita realizar esfuerzos independientes para explorar más a fondo los hechos mediante el examen del dispositivo acusado.

5.6.4.7 Otros escritos

Hasta la fecha de la vista, las partes generalmente presentan al menos dos rondas de escritos (demanda, contestación, réplica y dúplica). Habitualmente, se intercambian otros escritos hasta la fecha de la vista, aunque los jueces suelen no estar de acuerdo con este método. Sin embargo, la única manera práctica y eficaz de evitarlo es que el tribunal retrase la fecha de la vista si el demandante presenta escritos fuera de plazo muy poco tiempo antes de la vista.

5.6.5 Medidas provisionales

5.6.5.1 Los procedimientos de medidas preliminares son independientes de los procedimientos de medidas permanentes

El Código Procesal Civil alemán dispone procedimientos sumarios, es decir, para acciones civiles en las que se solicitan medidas preliminares, particularmente en forma de medidas cautelares (artículos 916 a 945b). Esta no está concebida como una forma de “reparación provisional” dentro de la acción de medidas permanentes, sino que toma la forma de una acción separada e independiente. Por lo tanto, todos los requisitos (jurisdicción y competencia territorial) se deben verificar de manera independiente. Por lo tanto, las acciones de medidas provisionales y permanentes pueden presentarse en diferentes jurisdicciones y, de hecho, los demandantes a menudo solicitan medidas preliminares en las jurisdicciones cuya práctica se considera generalmente más favorable. La única excepción es la de las causas en las que ya se ha incoado una acción de medidas permanentes, en cuyo caso ese tribunal también tendría competencia exclusiva para conocer de los procedimientos sumarios correspondientes, aunque la acción ya esté pendiente de apelación (artículo 937.1).

El principio de acciones separadas también implica que una resolución sobre una medida permanente no afecta automáticamente una resolución anterior sobre una medida preliminar.¹²⁵ Por lo tanto, el tribunal deberá dejar sin efecto cualquier medida preliminar dentro del marco del procedimiento de medidas preliminares. Esta no deja de existir por el mero hecho de que el tribunal que conoce de la acción de medida permanente desestime la demanda.¹²⁶

5.6.5.2 Procedimientos ex parte: mandamiento judicial de protección

Se puede otorgar la medida preliminar ex parte y, de hecho, las medidas cautelares ex parte todavía son habituales en materia de marcas o de competencia desleal. Ahora bien, es una verdadera excepción en causas de patentes, porque la complejidad de la materia hace que sea indispensable sobre todo dar al demandado la oportunidad de ejercer sus derechos judicialmente antes de tomar una decisión.¹²⁷ Para evitar decisiones ex parte, el posible demandado puede presentar una “carta de protección” ante los posibles tribunales que conocen de la infracción (artículo 945a del Código Procesal Civil). Este es un escrito de defensa anticipada, cuyo propósito es crear al menos dudas suficientes con respecto a los argumentos que defienden que se dicte una medida preliminar, de modo que el tribunal no la conceda sin una vista. Sin embargo, presentar dicha carta de protección no es unívocamente ventajoso para al demandante. Más bien, hay dos riesgos principales que deben tenerse en cuenta:

• El demandante y el tribunal pueden argumentar que, en virtud de la carta de protección, el demandado tuvo la oportunidad de ser oído, de modo que se podría adoptar la medida cautelar solicitada ex parte y se mitigarían los problemas de no oír al demandado. Por ende, la presentación de la carta de protección podría tener el efecto inverso y permitir una medida cautelar ex parte en lugar de evitarla.
• Si, no obstante, se concede la medida cautelar, se puede notificar directamente al abogado del demandado, lo que supone un acortamiento importante de la notificación ordinaria, en particular, la notificación en el extranjero de conformidad con el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹²⁸

Si se concede la medida cautelar ex parte, el demandante lo debe notificar en el plazo de un mes; de otro modo, queda sin efecto (artículo 929.2 del Código Procesal Civil). La notificación suele hacerse mediante un oficial de justicia que el abogado del demandante debe contratar. Debe efectuarse al abogado del demandado, de haberlo en el procedimiento (por ejemplo, cuando ya se presentó un escrito de protección). La medida preliminar solo se vuelve vinculante para el demandado una vez notificada de manera efectiva dentro del plazo. El demandado puede oponerse a la medida cautelar ex parte y el tribunal programará la fecha de la vista después de dicha oposición (artículo 924).

Si el tribunal, tras analizar la solicitud del demandante, considera de modo preliminar que no procede conceder la medida cautelar ex parte, generalmente envía una notificación en ese sentido al demandante (a veces también por vía telefónica). Luego, corresponde al demandante retirar la demanda o mantenerla. Si la mantiene, el tribunal puede desestimar la solicitud de inmediato (ex parte) o programar la fecha de la vista y enviar una notificación del proceso (solicitud y citación) al demandado. El demandante puede apelar la desestimación ex parte y este procedimiento continuará ex parte en la instancia de apelación. El tribunal de apelación puede conceder la medida solicitada ex parte o confirmar la desestimación, citar al demandado o devolver la causa para que se celebre un nuevo procedimiento inter partes.

5.6.5.3 Características procesales distintivas de los procedimientos de medidas preliminares en comparación con los de medidas permanentes

Por lo general, el procedimiento sumario inter partes para las medidas preliminares es similar al procedimiento principal descrito para la obtención de medidas permanentes. Sin embargo, el proceso es bastante más acelerado, de modo que la fecha de la vista debe tener lugar varias semanas o unos meses después de la notificación de la solicitud. Además, surgen varias diferencias procesales debido a la naturaleza inherentemente acelerada del procedimiento:

• La prueba pericial no está disponible en los procedimientos de medidas provisionales (artículos 920.2 y 294.2 del Código Procesal Civil).
• No se fija una fecha de vista separada para la obtención de pruebas, de modo que no se citará a los testigos; en cambio, las partes deben garantizar que están fácilmente disponibles en la fecha de la vista (“präsenter Zeuge”; véase el artículo 294.2).
• No hay preclusión de hechos o pruebas. Por lo tanto, aunque el tribunal establezca un plazo, las partes pueden retrasar la presentación de cualquier hecho o prueba hasta la vista final.
• Tampoco existe suspensión del procedimiento si está pendiente la acción de nulidad o la oposición. En cambio, si existen dudas respecto de la validez de la patente en litigio, se debe desestimar la solicitud.
• El umbral relativo a la prueba es más bajo, ya que es suficiente la “Glaubhaftmachung” (prueba con indicios razonables), que se puede traducir mejor como “demostrar una alegación de hecho para satisfacción del tribunal” (traducción no oficial de los artículos 920.2) y 294). No hay límites para la prueba formal mencionada, por lo que también son posibles las declaraciones juradas, que se utilizan con frecuencia.
• Generalmente, la resolución del tribunal se pronuncia en el día de la vista, por lo que no se fija una fecha separada para pronunciar la sentencia como sucede casi siempre en la acción principal.
• La reparación otorgada en la resolución del tribunal es exigible eo ipso, de modo que el tribunal no se debe pronunciar por separado sobre la exigibilidad preliminar (artículo 928) y, por lo tanto, normalmente tampoco ordena el pago de una caución de garantía para que la medida cautelar sea exigible (aunque esto es posible, véase el artículo 921).

5.6.5.4 Requisitos para obtener medidas preliminares

5.6.5.4.1 Requisitos para las medidas provisionales: “Verfügungsanspruch” (demanda de infracción sustantiva) y “Verfügungsgrund” (interés jurídico específico en las medidas preliminares)

En cuanto a los requisitos para la adopción de medidas provisionales conforme a las disposiciones generales del Código Procesal Civil, se pueden distinguir dos categorías: los requisitos sustantivos relativos a la pretensión ejercitada (“Verfügungsanspruch”) y el motivo o interés específico que justifica la adopción de medidas provisionales antes de las medidas permanentes (“Verfügungsgrund”). Dentro del análisis respecto del “interés específico”, se debe tratar tanto la “urgencia” como el “equilibrio de equidades” del asunto (“Verfügungsanspruch”), mientras que el equilibrio de intereses también abarca el análisis respecto de la validez de la patente en litigio.

Las normas para la “Verfügungsanspruch”, principalmente para la interpretación de las reivindicaciones y los problemas de infracción, por lo general son las mismas que se aplican en los procedimientos principales, con la diferencia descrita respecto de las pruebas. Por ende, a diferencia de otras jurisdicciones, la cuestión de fondo de la infracción tiene un papel decisivo en la concesión de las medidas preliminares, en lugar de centrarse principalmente en un análisis de equidad que pondere los intereses afectados por la concesión o no de la medida preliminar solicitada.

Si este es el caso, la parte prácticamente más decisiva de los procedimientos alemanes de infracción de patente es el “Verfügungsgrund”, el interés jurídico específico que debe demostrar el demandante para proseguir sus pretensiones en forma de procedimiento provisional. En este aspecto, se debe tener en cuenta que las medidas preliminares previstas en el Código Procesal Civil alemán, por regla general, solamente deben preservar la situación garantizando que no se frustre el ejercicio de los derechos después de una acción de medidas permanentes.¹²⁹ En materia de medidas cautelares, por definición y de manera inevitable, no solo se preservan las medidas permanentes, sino que se “anticipan” (“vorweggenommen”). Aun así, las medidas preliminares son posibles y no se limitan a los casos de perjuicio irreparable para el demandante. Por el contrario, si el fondo del asunto está claro a primera vista, el umbral del interés jurídico específico por lo general no es demasiado elevado. Sin embargo, el fondo de una causa de infracción de patente rara vez es suficientemente claro a este respecto, ni en lo que respecta a la infracción ni a la validez. Esto se debe a razones tanto de hecho como de Derecho y es particularmente cierto en el caso de la validez, en el que el elemento de la bifurcación agrava estos problemas.

Por lo tanto, aunque las medidas preliminares son la forma prácticamente predominante de tratar las controversias de marcas y competencia desleal, los tribunales alemanes son bastante cautos cuando se trata de patentes. La justificación es que estas cuestiones suelen ser mucho más complejas desde el punto de vista fáctico y el efecto de la medida cautelar por lo general es mucho más grave que, por ejemplo, en cuestiones de marcas. Además, las acciones de medidas permanentes son mucho más rápidas en Alemania en comparación con otras jurisdicciones, de modo que la necesidad práctica de obtener medidas preliminares es menos urgente. Sin embargo, a pesar de esta reserva general, las medidas cautelares en cuestiones de patente son posibles en la práctica si el análisis de la infracción no es demasiado complejo. Por lo tanto, aunque es posible presentar dictámenes de peritos de parte para corroborar el análisis de la infracción y su base fáctica (la “prueba pericial” genuina no está disponible en los procedimientos sumarios, véanse los artículos 920.2) y 294.2) del Código Procesal Civil), una “batalla de peritos” se toma, en muchos casos, como una indicación de que el asunto de que se trata no es adecuado para un procedimiento preliminar. Cuanto más debe argumentar el demandante para demostrar la infracción, especialmente en lo que se refiere a la base fáctica, mayor será la probabilidad de que el tribunal considere que la cuestión no es adecuada para las medidas preliminares.

5.6.5.4.2 Validez

El factor más difícil en la mayoría de las acciones por infracción de patente para obtener medidas preliminares es la validez. Dado que el sistema alemán prevé la bifurcación, los tribunales que conocen de cuestiones de infracción en general —y también en las acciones de medidas permanentes— no se pronuncian de manera concluyente sobre la validez, sino que solamente necesitan realizar una “predicción” sobre el resultado de las acciones (de oposición o de nulidad) que impugnan la validez, es decir, los tribunales que conocen de la infracción evalúan las perspectivas de éxito de las impugnaciones de validez. Dicha evaluación es similar en los casos de medidas preliminares. No obstante, en muchos casos, debido a la naturaleza acelerada de las acciones para obtener medidas preliminares, es posible que el demandado no haya tenido tiempo suficiente para preparar una impugnación de validez fundamentada (que requiere búsquedas del estado de la técnica y las evaluaciones correspondientes).

Además, como las acciones que impugnan la validez de la patente controvertida llevan bastante más tiempo que incluso las acciones de infracción para obtener medidas permanentes, el “desfase de la acción de cesación” resultante se amplía de manera considerable en el caso de las medidas preliminares para la infracción de patentes. Por lo tanto, la jurisprudencia de todos los circuitos de apelación pertinentes en Alemania establece que las medidas preliminares en materia de infracción de patente generalmente requieren que la patente en litigio ya se haya confirmado de manera suficiente en procedimientos de oposición o nulidad, al menos en primera instancia.¹³⁰

El Tribunal Regional de Múnich ha sostenido que esta práctica es contraria a la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹³¹ según la cual se debe proporcionar la medida preliminar. Por lo tanto, el tribunal ha remitido una causa al TJUE¹³² para solicitar que aclare este tema de Derecho, es decir, si el requisito general para una decisión inter partes sobre la validez contradice la legislación de la UE y, por lo tanto, se debe abandonar.¹³³ La remisión se ha criticado porque no en ella no se describen de manera suficiente las excepciones a la norma mencionada, según la cual, en situaciones especiales (por ejemplo, daño irreparable al demandante en caso de un ingreso al mercado inminente de un medicamento genérico, la falta evidente de fundamento en la impugnación de la validez o la aceptación general de una patente en el mercado),puede concederse una medida preliminar incluso en ausencia de una decisión inter partes previa sobre la validez. La literatura predominante considera que el sistema es adecuado, con esas excepciones, y no infringe la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.¹³⁴

5.6.5.4.3 Urgencia

La urgencia es un requisito necesario para cualquier acción que busque obtener medidas preliminares. Este requisito no implica que el titular del derecho tenga que revisar de manera proactiva el mercado en busca de actividades ilícitas. Sin embargo, una vez que se ha llamado la atención del titular del derecho sobre indicaciones específicas de infracción, este debe actuar sin demora indebida para explorar los hechos. Una vez que los hechos y las pruebas se han explorado sin demora indebida, la jurisprudencia espera que la petición de las medidas provisionales se presente en el plazo de un mes.¹³⁵ Algunos circuitos de apelación son más generosos en este aspecto y permiten que dos o tres meses sean suficientes.¹³⁶ La urgencia también impone límites importantes a la estrategia procesal del demandante. El demandante debe tener mucho cuidado en las negociaciones para llegar a un acuerdo y, en este sentido, aceptar ampliar los plazos o retrasar las fechas de las vistas, incluso la fecha para dictar sentencia. Dichas acciones se pueden tomar como muestras de falta de urgencia genuina, por lo que la causa se deberá desestimar, incluso si ya está en apelación.

5.6.6 Recopilación de información

5.6.6.1 Mecánica básica de las alegaciones

Uno de los principios fundamentales por los que se rige toda acción civil conforme al Código Procesal Civil es que las partes deben presentar todos los hechos y las pruebas pertinentes para las pretensiones sustantivas del litigio (“Beibringungsgrundsatz”; artículo 138.1 del Código Procesal Civil). El tribunal no puede, de oficio o voluntariamente, explorar hechos o pruebas (con algunas excepciones como peritos designados por el tribunal y órdenes de presentar determinados documentos que se comentarán más adelante). Por lo general, corresponde a la parte que presenta las alegaciones la carga de fundamentar y, en caso de impugnación por parte de la contraria, de probar los hechos que constituyen la base de la alegación. Por lo tanto, en un caso de infracción de patente, la parte que afirma que la parte contraria es responsable de infracción de patente (y, por lo tanto, sujeta a una determinada reparación) debe hacer las alegaciones fácticas necesarias y, en caso de impugnación, debe recurrir a las pruebas.

No obstante, esto no significa que dicha parte (quien plantea la acción o demandante)¹³⁷ deba tener un conocimiento concluyente de los hechos, y mucho menos poseer pruebas en ese sentido cuando inicia una acción por infracción de patente. Basta con especificar determinados hechos que el demandado puede admitir, negar o rebatir. El límite a esto es la pura especulación: el demandante no puede limitarse a alegar determinados hechos sin base alguna para obligar procesalmente al demandado a pronunciarse sobre ellos. Las “demandas especulativas de información” no son posibles en el sistema procesal alemán. Si hay una base suficiente a partir de la cual se puede inferir una alegación de hecho y, a pesar de ello, el demandado decide no abordar determinadas alegaciones de hecho, estas se consideran admitidas (artículo 138.3). Si se niegan los argumentos del demandante, el tribunal debe practicar pruebas. Los detalles de estas normas de alegación se proporcionan en la sección 5.6.4.6 de este capítulo.

5.6.6.2 Compra de prueba

La manera más fácil de obtener información objetiva es comprar los dispositivos acusados de infracción y someterlos a un análisis empírico. Está bien establecido que cualquier forma de “compra de prueba” es una manera legítima de procurarse la información necesaria para iniciar una acción por infracción, aunque el comprador (que también puede ser el abogado del demandante) no comunique este contexto. Los límites posibles son las formas ilícitas de obtener dicha información.

5.6.6.3 Revelación probatoria limitada previa al juicio (órdenes de inspección)

Sin embargo, en algunos casos, el titular de la patente no tiene acceso a los dispositivos acusados de infracción ni a la ejecución del método acusado. Además, puede que ni siquiera la ingeniería inversa sea adecuada para divulgar todas las características pertinentes (por ejemplo, características del tipo “producto definido en función de un proceso”). Por consiguiente, aunque el titular de la patente tuviera una base suficiente para hacer determinadas alegaciones fácticas de infracción (véase la Sección 5.6.4.6 de este capítulo) y pudiera presentar una acción sobre esa base, la presunción podría ser incorrecta y la acción se desestimaría en cuanto al fondo. Aunque este es un riesgo general que el titular de una patente (como demandante) debe asumir cuando interpone una acción, no es satisfactorio si ese riesgo se basa en información fáctica insuficiente. Por lo tanto, al aplicar puntos clave de la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹³⁸ la Ley de Patentes prevé un sistema procesal específico (también “previo al juicio”) que permite al titular de la patente afirmar hechos concretos, lo que permite la adopción de medidas previas a la presentación de cualquier acción de reparación permanente.

La parte fundamental de este régimen legal está prevista en el artículo 140c de la Ley de Patentes, en virtud del cual cualquier persona que, con suficiente probabilidad, infrinja una patente, puede ser demandada para que presente un documento o inspeccione un elemento (por ejemplo, un dispositivo o proceso) que se encuentra bajo su control si esto es necesario a los fines de determinar la existencia de la infracción (véase el artículo 140c.1) de la Ley de Patentes). El requisito básico para dicha orden de inspección es que exista cierta probabilidad de infracción. Por lo tanto, el titular de la patente debe fundamentar la infracción distinguiendo las características ciertas y aquellas respecto de las cuales hay una incertidumbre de hecho y, al mismo tiempo, explicando la base para inferir una determinada probabilidad del uso de dichas características en los dispositivos o métodos del demandado. Estas obligaciones de presentar un documento o de acceder a la inspección también se pueden imponer mediante una medida preliminar (artículo 140c.3) de la Ley de Patentes). Se trata de la parte que permite una revelación de hechos antes de presentar una acción para obtener una medida permanente.

Bajo la protección de este régimen legal,¹³⁹ la jurisprudencia, en particular la de los tribunales regionales y los tribunales superiores regionales de Düsseldorf,¹⁴⁰ ha desarrollado un proceso muy equilibrado pero bastante complejo para una orden de inspección ex parte respecto de los dispositivos y procesos poseídos y utilizados respectivamente por un probable infractor de patente. Aunque los matices de este proceso son sutiles, generalmente se basa en una combinación de una medida preliminar (según el artículo 140c.3) de la Ley de Patentes) con un “procedimiento de prueba independiente” (con arreglo al artículo 485.1 del Código Procesal Civil). Con el primero de ambos aspectos, se ordena al probable infractor de la patente que acepte la inspección (realizada por parte de un perito designado por el tribunal), mientras que el segundo permite la obtención de pruebas en forma de un dictamen pericial antes del inicio de cualquier procedimiento de reparación permanente (la acción principal por infracción). De este modo, el dictamen pericial correspondiente se puede adoptar como prueba pericial auténtica en un posible procedimiento posterior sobre el fondo para la medida permanente (respecto de la prueba pericial, véase la sección 5.6.7.1 de este capítulo). Si los dispositivos o métodos acusados de infracción que se deben inspeccionar están ubicados en las instalaciones del probable infractor de patente y se deniega el acceso, se puede emitir una orden de registro adicional (artículo 758a).¹⁴¹ En circunstancias específicas, la inspección incluso se puede llevar a cabo en las instalaciones de un tercero, siempre que se pueda considerar que el infractor está en posesión de los productos pertinentes o tenga influencia suficiente sobre la realización del procedimiento protegido. Si el probable infractor de la patente se niega a la inspección o deniega el acceso a las instalaciones, las órdenes de inspección o de registro se deben ejecutar con la ayuda de un oficial de justicia, quien, a su vez, puede llamar a oficiales de policía para obtener apoyo.

La clave de este proceso es equilibrar los intereses de las partes, es decir, el interés en obtener la prueba para demostrar la infracción contra el interés de preservar la información confidencial. Este es el motivo por el que en el proceso de inspección habitual se prevé que un perito independiente designado por el tribunal realice la inspección. Solamente los abogados (o abogados de patentes) del titular de la patente, pero no este, tienen permitido asistir a la inspección, mientras que el perito y los abogados también actúan bajo una medida de protección que les impide comentar los hallazgos con otras personas, ni siquiera con el titular de la patente. Para garantizar que se preservan los derechos del demandado, se suele obligar al perito a conceder al demandado un cierto tiempo (por ejemplo, dos horas) para que se ponga en contacto con sus abogados mientras se aplaza la inspección. En este sentido, se recomienda que las empresas cuyas instalaciones puedan estar sujetas a dichas órdenes que contraten abogados disponibles con poca antelación para comparecer en dicho contexto.

Si bien el perito simplemente no puede confiscar los dispositivos o documentos (a menos que la confiscación figure en la orden y se ejecute mediante el oficial de justicia), sí puede documentar los hallazgos de la inspección mediante fotografías, capturas de pantalla y medios similares, entre ellos la deconstrucción, si la orden lo autoriza y siempre que no se produzcan daños. Si se trata de datos o códigos digitales, es posible permitir que el perito descargue dichos datos, para lo que el demandado debe colaborar facilitando contraseñas si así se establece en la orden de inspección.

Posteriormente, el perito designado por el tribunal redacta un dictamen pericial sobre los resultados de la inspección con respecto a los hechos y los fundamentos de la infracción de la patente objeto de la demanda. Este informe se entrega sin editar al tribunal y a los abogados del probable infractor de la patente, así como a los abogados individuales del titular de la patente, quienes están vinculados por la obligación de protección en la orden de inspección original. Asimismo, como se ha mencionado, esta orden contiene la obligación de mantener la confidencialidad incluso frente a su cliente (el titular de la patente). El FCJ ha confirmado que dicha obligación es jurídicamente válida y que es suficiente para proteger al demandado.¹⁴² Por ende, el probable infractor de patente por lo general no puede solicitar que solamente se entregue una versión editada del informe a los abogados del titular de la patente obligados por las medidas de protección.

En este aspecto, el régimen de confidencialidad difiere del nuevo régimen legal previsto en el artículo 145a de la Ley de Patentes en combinación con los artículos 16 a 20 de la nueva ley sobre la protección de información comercial confidencial (“Geschäftsgeheimnisschutzgesetz”)¹⁴³ debido a que el nuevo régimen legal exige que al menos una persona de cada parte tenga acceso a la información confidencial y protegida (véase el artículo 191.2 de la Ley sobre la protección de secretos comerciales). Este es el motivo por el cual el artículo 145a de la Ley de Patentes, que permite las medidas de protección previstas en la nueva ley de protección de la información comercial, excluye expresamente los procedimientos en virtud del artículo 140c de la Ley de Patentes.¹⁴⁴ Por lo tanto, en la primera etapa de los procedimientos escritos posteriores a la presentación del dictamen pericial conforme al artículo 140c de la Ley de Patentes, el dictamen pericial no se entrega al titular de la patente (ni a un empleado o persona contratada por el titular de la patente que no sea el abogado presentado en autos). En cambio, se debe realizar una evaluación sobre si dicha divulgación está justificada a la luz de la posible información de carácter confidencial contenida en el dictamen pericial. Al tomar esta decisión, el tribunal debe equilibrar los intereses de las partes (es decir, el interés de demostrar la infracción frente al interés de proteger la información confidencial). Si hay en juego información confidencial y un dictamen pericial no ha confirmado la probabilidad de infracción, la divulgación no está justificada. Si hay una probabilidad considerable de infracción, la divulgación puede justificarse aunque afecte a la información confidencial. En muchas situaciones, basta con divulgar el dictamen pericial editado.¹⁴⁵ La cantidad de solicitudes de órdenes de inspección es reducida; incluso los tribunales regionales que tratan cuestiones de patentes a menudo solo tramitan unas pocas solicitudes al año.

5.6.6.4 El artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América

Debido a la falta de revelación probatoria suficiente, se ha generalizado que los demandantes en las acciones por infracción en Alemania (y a veces también los demandados) invoquen el artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América. Esta disposición permite a los tribunales federales de este país ordenar a una persona que reside en su distrito que dé testimonio o presente un documento para su uso en un procedimiento extranjero o internacional. En la práctica, dicha norma no se interpreta de manera restrictiva,¹⁴⁶ por lo que esta forma de revelación probatoria se ha utilizado con frecuencia en procedimientos judiciales alemanes de patentes en los que participan estadounidenses en calidad de partes o terceros que estén en posesión de pruebas pertinentes para el litigio alemán. Esta norma no solo ha adquirido importancia respecto de la información técnica, sino también para los contratos de licencia en el contexto de los argumentos de defensa basados en las condiciones FRAND justas, razonables y no discriminatorias.

Sin embargo, es importante destacar que el demandante no tiene la obligación procesal de usar la revelación probatoria dispuesta en el artículo 1782 para afirmar hechos o pruebas porque, con respecto al artículo 23 del Convenio de La Haya sobre la Obtención Pruebas,¹⁴⁷ Alemania ha declarado su objeción, de modo que no admite las solicitudes de revelación probatoria previa al juicio.¹⁴⁸ De hecho, en muchas situaciones, los resultados de la revelación probatoria de los Estados Unidos de América podrían incluso demorar la acción. Por lo tanto, puede ser una estrategia beneficiosa confiar en los requisitos de alegación dispuestos en la práctica alemana del proceso civil, particularmente la carga probatoria secundaria del demandado cuando se trata de sus productos (véase la sección 5.6.4.6 de este capítulo).

5.6.7 Pruebas

La obtención de pruebas solamente entra en juego cuando hay cuestiones de hecho controvertidas que resultan decisivas para la resolución del tribunal. Como en cualquier acción civil, el tribunal no puede simplemente investigar los hechos si no son pertinentes según el análisis jurídico del tribunal ni aplicables a la medida solicitada con base en las alegaciones fácticas de las partes. Debido al sistema explicado, altamente equilibrado y eficaz, de obligaciones procesales para fundamentar los argumentos y las objeciones, las diligencias de prueba son claramente la excepción en las acciones por infracción de patente en Alemania.

Si es necesaria la obtención de pruebas, el tribunal debe ordenar que se realice. Por lo general, solo lo hace después de la vista oral, pero también es procesalmente posible antes de la primera vista, especialmente si existen informes periciales (véase el artículo 358.a)4)). La diligencia de prueba generalmente requiere emitir una orden formal por escrito en la que se especifiquen los hechos controvertidos y las pruebas y, en concreto, se identifiquen los testigos y los peritos, así como la parte que propone la prueba (artículo 359). El último punto es importante porque, por lo general, la obtención de pruebas solo es admisible si una de las partes ha recurrido a las pruebas en cuestión. La excepción más importante es la prueba pericial: el tribunal puede solicitar un dictamen pericial aunque las partes no lo hayan pedido expresamente. A estas alturas, identificar a la parte que propone la prueba no implica nada respecto de la carga de la prueba. La carga de la prueba solo cobra importancia si el tribunal, después de evaluar las pruebas, no está suficientemente convencido para afirmar si la cuestión de hecho controvertida es cierta o no (artículo 286). La parte que tiene la carga de la prueba corre el riesgo de que el tribunal no vea clara la cuestión (non liquet), es decir, que la resolución del tribunal le sea desfavorable. En el concepto alemán, estas normas se consideran de naturaleza sustantiva en lugar de procesal.

El Código Procesal Civil alemán prevé varios medios de prueba: peritos, testigos, registros o documentos, pruebas visuales tomadas en el lugar y el interrogatorio de las partes.

5.6.7.1 Peritos

Solamente los peritos designados por el tribunal son considerados un medio formal de prueba. Los peritos contratados por las partes y sus dictámenes correspondientes no se consideran “prueba”. Por lo general, solo se consideran alegatos de las respectivas partes. Sin embargo, tienen más peso (“alegato de parte cualificada”) dependiendo de las cualificaciones y el razonamiento del dictamen pericial, ya que el tribunal no puede simplemente adoptar una visión diferente sin brindar los motivos expresos y las fuentes por los que desestima determinados argumentos fundados científicamente. Por ende, la presentación de informes periciales de las partes puede ser un elemento pertinente y puede hacer que el tribunal se incline más por recurrir a un perito independiente. Aunque es poco frecuente en la práctica, puede que se permita que un perito de parte intervenga durante la vista, pero, de nuevo, esto solo se considera procesalmente como el testimonio de un representante de la parte, no de un “perito”. Por consiguiente, no hay interrogatorio a la parte contraria ni nada que se conozca del sistema angloamericano basado en el juicio.

Aunque el tribunal tiene discrecionalidad para seleccionar a los peritos (véase artículo 404.1), habitualmente pregunta a las partes qué peritos son adecuados para un sector técnico específico (véase artículo 404.4). Si las partes llegan a un acuerdo sobre un perito, el tribunal generalmente debe contratarlo (véase artículo 404.5). El desafío más difícil es encontrar peritos en el sector técnico pertinente que no sean (demasiado) cercanos a alguna de las partes (que, en causas de infracción de patente, a menudo se trata de empresas líderes en el sector que también colaboran de manera estrecha con científicos), ya que las partes pueden rechazar a los peritos por motivos de parcialidad (véase el artículo 406). Esta también es la razón por la que las partes, al evaluar qué peritos son adecuados, deben tener mucho cuidado cuando contactan candidatos de manera unilateral. Una vez que se ha encontrado un perito y se ha indicado que está listo para emitir un dictamen sobre el asunto en cuestión, el tribunal designa formalmente al perito y fija un plazo para que este presente un dictamen escrito sobre determinadas cuestiones previstas en la diligencia de prueba (artículo 411.1)).

El dictamen escrito se presenta ante el tribunal y este lo comunica a las partes de modo que tengan la oportunidad de pronunciarse por escrito al respecto. Con base en estas declaraciones, el tribunal puede especificar otros aspectos para solicitar al perito que complemente el dictamen. En muchos casos, se cita al perito a una vista para dar al tribunal y a las partes la oportunidad de formular preguntas sobre el dictamen. El tribunal puede convocar esa vista mediante una orden por escrito para dar al perito la oportunidad de prepararse. Durante la vista, el tribunal guía principalmente el interrogatorio del perito, pero las partes (por medio de su abogado) también tienen derecho a formular preguntas. Aunque el interrogatorio de peritos se realiza de manera similar a la de los testigos (las normas pertinentes a los peritos se aplican mutatis mutandis a los peritos; véase el artículo 402, no se hace referencia a los peritos como “testigos periciales”. Este término solamente hace referencia a “personas con conocimientos” a las que se debe interrogar para obtener pruebas respecto de hechos y circunstancias del pasado o situaciones que se dieron en el pasado, que requieren de una competencia técnica especial para su percepción (artículo 414). Estos genuinos “testigos periciales” son tratados procesalmente como testigos, no como peritos, a los efectos de las normas sobre la obtención de pruebas.

Como se ha indicado, solo las cuestiones de hecho impugnadas pueden ser objeto de un dictamen pericial. Esto podría estar relacionado, por ejemplo, con una característica del dispositivo acusado que no se puede determinar fácilmente (por ejemplo, visible). Aunque las cuestiones de Derecho no pueden ser objeto de la prueba pericial y la interpretación de las reivindicaciones generalmente se considera una cuestión de Derecho, determinados aspectos relativos a la interpretación de las reivindicaciones se pueden remitir a un perito. Un ejemplo típico son los casos en los que se utilizan términos técnicos específicos en las reivindicaciones que no se definen en la descripción, pero de los cuales el experto en la materia en la fecha de prioridad podría tener una comprensión definida. Si una reivindicación, por ejemplo, utiliza el término “solución”, las partes podrían argumentar si el término está limitado a una solución estrictamente molecular o si también podría cubrir determinadas suspensiones. Sin embargo, los tribunales alemanes con experiencia en asuntos de infracción son bastante reacios a recurrir a dictámenes de peritos en dichas causas, a menos que no haya una indicación clara de función en la patente en litigio ni en otros documentos que constituyan la base indiscutida de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad que se considera que la persona experta en la materia ha tomado como punto de partida.

Ahora bien, es importante destacar que el tribunal no puede solamente depender del perito cuando se trata de la interpretación de las reivindicaciones. El FCJ ha rechazado varias decisiones que no reflejaron un razonamiento genuino e independiente de la infracción respecto de la interpretación de las reivindicaciones, sino que hicieron una referencia general al razonamiento del perito.¹⁴⁹

Aunque, por lo general, se contratan peritos para que proporcionen un informe pericial por escrito sobre determinadas cuestiones según lo establecido en la diligencia de prueba, el tribunal también ha contratado peritos para asistir a una vista y ayudar al tribunal por medio de comentarios sobre determinados temas técnicos.¹⁵⁰

5.6.7.2 Testigos

Aunque la obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos es una parte clave de las disposiciones sobre pruebas en el Código Procesal Civil (artículos 373 a 401), rara vez se interroga a testigos en los procedimientos alemanes de infracción de patente. La cuestión principal en la que los testigos desempeñan un papel importante es el derecho de uso anterior según el artículo 12 de la Ley de Patentes. Esto es diferente de un uso anterior público que se contaría como estado de la técnica y, por ende, solamente sería pertinente para una suspensión de los procedimientos de infracción. El derecho de uso anterior, conforme al artículo 12, es un verdadero argumento de defensa que no impugna la validez de la patente, sino que solo establece un derecho para que el demandado continúe con una determinada utilización de la invención, que debe haber comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad. Otros sectores en los que los testigos pueden ser de utilidad son los que se refieren a la legitimación activa o a las actividades ilícitas del demandado.

La obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos requiere ofrecer esta prueba mediante la designación del testigo y la designación de los hechos respecto de los cuales se debe interrogar al testigo (artículo 373). El tribunal no puede designar un testigo ex officio. Se debe citar al testigo a la vista (artículo 377) y la citación debe incluir la designación de las partes, el objeto del interrogatorio y la indicación de que comparezca en la fecha de la vista fijada a los efectos de prestar testimonio ante el tribunal. La citación también debe incluir la advertencia de que el incumplimiento puede ser sancionado mediante coerción administrativa dispuesta en la ley.

Aunque las declaraciones juradas no se cuentan como prueba testimonial (solamente como documento), el artículo 377.3 dispone que el tribunal puede indicar que se debe responder por escrito a la pregunta de qué pruebas se deben obtener si se considera que, en vistas del contenido de la pregunta y la persona del testigo, es suficiente para proceder sobre esta cuestión. Esta respuesta por escrito calificaría como testimonio de testigo. Cualquier otro tipo de declaración por escrito (o declaración jurada) o el registro del testimonio de testigos de otro procedimiento no se consideraría prueba testimonial, sino solo prueba en forma de “registro o documento”. Aunque no se excluye ofrecer u obtener pruebas de esta forma, el tribunal también debería obtener pruebas escuchando al testigo si la parte contraria lo pide.¹⁵¹ Por consiguiente, aunque no hay un principio general según el cual se deba obtener la prueba más directa, la obtención de pruebas en forma de audiencia de un testigo no se puede evitar con facilidad al hacer referencia a declaraciones por escrito o declaraciones juradas.

Los testigos solamente tienen derecho a negarse a ofrecer testimonio sobre los motivos específicos personales y fácticos dispuestos en los artículos 383 y 384. Entre los motivos generales se encuentran determinadas relaciones personales con alguna de las partes, así como responsabilidades profesionales de carácter confidencial. Entre los fundamentos fácticos se encuentra el derecho de negarse a contestar a preguntas que el testigo no podría responder sin divulgar un secreto técnico o comercial.

5.6.7.3 Documentos

La revelación de registros o documentos requiere que la parte ofrezca las pruebas para que se consideren presentadas de manera efectiva (artículo 420). Si el documento se encuentra en poder de la parte contraria, las pruebas solo se pueden ofrecer mediante la presentación de una solicitud para que el tribunal indique al oponente que presente el registro o documento (artículo 421). A menos que haya una obligación sustantiva específica en el Derecho civil de presentar dicho documento (artículo 422), la parte contraria solamente tiene la obligación procesal de presentar dicho registro o documento cuando también haya ofrecido previamente pruebas a ese fin, aunque fuera en la etapa escrita de los procedimientos (artículo 423).

Por ende, en líneas generales, las partes no tienen la obligación procesal de presentar de manera voluntaria documentos que estén en su poder. No obstante, el tribunal puede ordenar a una de las partes o a un tercero que presente registros o documentos en su poder si alguna de las partes ha hecho referencia a ellos (artículo 142.1). Ocurre lo mismo con elementos que estén en poder del demandado o de un tercero (artículo 144.1) si el tribunal o un perito designado por el tribunal debe examinar dichos elementos. Aunque esto modifica el principio general de la práctica de pruebas por la parte que hace referencia a ellas, no está destinado a permitir una revelación probatoria completa de documentos En cambio, se debe hacer referencia específicamente al registro o documento y se debe fundamentar el motivo por el cual se supone que se encuentra en poder de alguna de las partes o de un tercero. No es posible solicitar la presentación de una colección completa de documentos sin especificar la pertinencia de sus partes individuales.

Además, este mecanismo no está destinado a permitir la alegación concluyente del demandante, como lo haría un mecanismo típico de revelación probatoria. En cambio, el demandante debe fundamentar de manera suficiente los hechos sobre los cuales se basan las pretensiones afirmadas, en lugar de limitarse a explorar los hechos que podrían permitir dicha presentación mediante la presentación de documentos. Con respecto a las acciones de infracción de patente en particular, la jurisprudencia del FCJ ha adaptado los deberes del tribunal que conoce de la infracción para emitir las órdenes correspondientes para ponerlos en consonancia con los requisitos establecidos en la ley para las demandas de inspección independiente dispuestas en el artículo 140c de la Ley de Patentes (véase la sección 5.6.6.3 de este capítulo). Por lo tanto, el demandado solamente debe presentar determinados documentos a los que el demandante hace referencia y que están dirigidos a demostrar la infracción si hay una cierta probabilidad de que esta se haya producido y si la presentación de los documentos es necesaria para demostrar la infracción.¹⁵²

5.6.8 Confidencialidad

La protección de la información confidencial de las partes es un aspecto decisivo en muchas acciones por infracción de patente. Mientras que un sistema basado en la revelación probatoria dispone de manera conceptual un régimen de confidencialidad complejo en forma de medidas de protección o instrumentos similares, este no es el caso en el sistema jurídico alemán, que no prevé una revelación probatoria general previa al juicio. Por consiguiente, originalmente, el único régimen establecido por ley para proteger la información confidencial es el previsto en la Ley del Poder Judicial, en particular, los artículos 172 a 174. Estas disposiciones son excepciones al principio general de que todas las vistas del tribunal deben ser públicas (artículo 169 de la Ley del Poder Judicial). Sobre esta base, el tribunal puede excluir al público de una vista si se debate información comercial de carácter confidencial. Las partes y sus abogados pueden permanecer en la sala, pero todas las personas que asisten pueden estar sujetas a una orden de conservación de la confidencialidad (artículo 174.3) de la Ley del Poder Judicial), cuya infracción conlleva responsabilidad penal (artículo 353d.2 del Código Penal).¹⁵³

Este régimen se ha utilizado con frecuencia no solo para proteger información técnica, sino también información comercial (por ejemplo, en causas relativas a las condiciones FRAND). Sin embargo, el régimen dentro de la Ley del Poder Judicial tiene deficiencias evidentes, ya que el tribunal no puede ordenar que se mantenga el carácter confidencial antes de una vista, porque se obstaculizaría la función de los procedimientos preliminares, que se centran en los alegatos escritos. Estas cuestiones se tratan en el artículo 145a de la Ley de Patentes, cuya promulgación es muy reciente.¹⁵⁴ Al hacer referencia a la reciente ley sobre la protección de información comercial confidencial (artículos 16 a 20 de la Ley de Protección de los Secretos Comerciales), el artículo 145a de la Ley de Patentes da al tribunal la suficiente flexibilidad y discrecionalidad para ordenar regímenes adecuados y proteger la información confidencial ya en las etapas iniciales de los procedimientos. A partir de una solicitud de cualquiera de las partes, el tribunal puede emitir medidas de protección para que se mantenga la confidencialidad de determinada información. Esto abarca toda información que se haya introducido en el procedimiento, siempre que pueda calificarse de secreto comercial o información comercial confidencial. La orden es vinculante para todas las personas que sean parte del procedimiento (partes, abogados externos, peritos y testigos) y todos los terceros que tengan acceso a los documentos del procedimiento. El tribunal también puede limitar el acceso a la información confidencial que contengan los documentos presentados por las partes o por terceros a un determinado número de personas.

Lo mismo se aplica a la asistencia a la vista oral en la que se debe analizar esta información. Sin embargo, al menos una persona de cada parte y el abogado externo de cada parte debe tener acceso (artículo 19.1). Las sanciones previstas para la infracción de las órdenes se limitan a multas de 100 000 euros o hasta seis meses de detención.

5.6.9 Vista oral

La norma es celebrar una vista oral hacia el final del proceso. El tribunal regional normalmente tiene un día de vista por semana (por ejemplo, viernes para la VII Sala de lo Civil del tribunal de Mannheim), para el cual se programa más de una causa. Según la complejidad de la cuestión, el tribunal reserva una o varias horas para la vista. Ocasionalmente, las vistas en causas complejas duran ocho horas o más. No hay límites de tiempo para las alegaciones de las partes y las partes no necesitan entregar notas de presentación antes de la vista.

Las vistas deben ser públicas (véase el artículo 169.1) de la Ley del Poder Judicial), a menos que se excluya al público, por ejemplo, para proteger la información sobre secretos comerciales que se pueda analizar durante la vista. La exclusión del público requiere una vista no pública sobre el motivo de exclusión y puede durar el tiempo que sea necesario (véase el artículo 174.1) de la Ley del Poder Judicial). Habida cuenta de que se debe dar al público la oportunidad de asistir a la vista, se debe exponer el nombre de las partes, el horario de la vista y el número de causa en un aviso frente a la sala del tribunal.¹⁵⁵ Además, el público debe tener acceso al edificio y a la sala del tribunal.¹⁵⁶ No obstante, el expediente no es público. Por lo tanto, generalmente no es posible afirmar si una determinada causa está pendiente mediante la consulta del expediente o un llamado al registro del tribunal. Por supuesto, las partes no necesitan mantener la confidencialidad de la causa.

La vista siempre debe tener lugar de manera presencial en la sala del tribunal, por lo que esta es la ubicación adecuada para garantizar que la vista esté abierta al público en general. Sin embargo, conforme al artículo 128a del Código Procesal Civil, el tribunal también puede permitir que las partes y sus abogados estén en otra ubicación y que se retransmita la vista en tiempo real en esa ubicación. Esto sentó las bases para la utilización frecuente de las vistas en video, que tuvieron una buena acogida durante la pandemia de COVID-19. Además, se puede permitir a los testigos y peritos que se queden en otra ubicación y estén conectados mediante video para su interrogatorio.

Todas las causas de infracción de patente se ventilan ante un tribunal de tres jueces (artículo 75 de la Ley del Poder Judicial). Aunque por lo general es posible delegar una acción civil a un miembro del tribunal, esa posibilidad básicamente nunca se utiliza en asuntos de infracción de patente. Uno de los tres jueces del tribunal (que normalmente no es el presidente) actúa como ponente. Este ponente prepara un análisis detallado de la causa y da una opinión preliminar que sirve de base para la deliberación de los tres jueces que tiene lugar, en la práctica, el día antes de la vista. Se espera que el juez ponente y el presidente del tribunal conozcan los expedientes con un gran nivel de detalle, mientras que el tercer juez recibe la mayoría de la información en la deliberación y la vista (pero tiene el mismo voto respecto de la decisión). En la mayor parte de las causas, el presidente del tribunal habla en nombre del tribunal en la vista, pero, selectivamente, el juez ponente o el tercer juez también pueden formular preguntas a las partes durante la vista.

La vista comienza cuando el presidente del tribunal realiza la convocatoria del asunto nombrando a las partes y el número de causa (artículo 220.1). A diferencia del sistema basado en juicios, no hay un acta completa que forme parte del expediente. En cambio, el presidente del tribunal solamente registra aspectos específicos de la vista.¹⁵⁷ Al comienzo de la vista, el presidente del tribunal registra la asistencia de las partes y sus representantes, así como la de los miembros del tribunal. En algunos casos, también registra la solicitud de una reparación (pretensiones) al comienzo de la vista, a menos que esas pretensiones ya se hubieran registrado en una vista anterior, lo cual es posible según la práctica del tribunal de Múnich y del de Düsseldorf. Sin embargo, en la mayor parte de las causas, las solicitudes de reparación solo se registran hacia el final de la vista oral, ya que determinados aspectos pueden cambiar durante el curso de la audiencia. El registro lo realiza un oficial registrador de la secretaría del juzgado (véase artículo 159.1) o el presidente del tribunal con un dispositivo de grabación (la última opción se ha vuelto la más común).

Tras registrar la asistencia, en primer lugar el presidente del tribunal pregunta a las partes si existe la posibilidad de solucionar la controversia mediante un acuerdo de transacción (artículo 278.2). Si bien las partes casi siempre interrumpen tales debates, pueden remarcar determinadas consideraciones que las han guiado hasta ese momento o que han resultado un problema para solucionar la controversia mediante un acuerdo. Con base en la evaluación inicial del tribunal sobre el fondo de la causa, el tribunal podría volver a revisar las discusiones más adelante. Por ende, el tribunal no solo observa estrictamente la presentación de la cuestión, sino que también desempeña un papel activo por cuanto alienta y posiblemente facilita el acuerdo, así como entabla con las partes un análisis de los puntos clave de la controversia. El Código Procesal Civil dispone expresamente que, en la medida en que sea necesario, el tribunal debe analizar con las partes los puntos clave de la controversia, tanto los aspectos fácticos como sus ramificaciones jurídicas (artículo 139.1). En este aspecto, el tribunal también debe formular preguntas y tratar de garantizar que las alegaciones de las partes estén completas con respecto a todos los hechos y las pruebas pertinentes. El tribunal también debe garantizar que las solicitudes de reparación estén redactadas de manera correcta. Por ejemplo, si el tribunal tiene dudas sobre la admisibilidad de las pretensiones porque solamente repiten el texto de la reivindicación, el tribunal deberá presentar una notificación formal conforme al artículo 139.1 en la que se indique que se debe modificar el texto de las pretensiones para ser admisible.

Para garantizar que el tribunal haya comprendido completamente los alegatos de las partes y haya cumplido con sus deberes conforme al artículo 139.1, el presidente del tribunal presenta la cuestión (artículo 278.2). Esto es, en la mayoría de los casos, una representación concisa de la comprensión del tribunal sobre los puntos clave de las partes. Aunque el tribunal no puede formar una opinión concluyente en esta etapa, sino que debe tener una actitud abierta, el presidente del tribunal normalmente también presenta la visión preliminar del tribunal sobre el fondo para proporcionar a las partes una oportunidad adecuada de pronunciarse sobre la visión del tribunal. La opinión preliminar del tribunal se basa en la deliberación de sus miembros.

Aunque no es fácil “darle la vuelta” a la postura del tribunal, sí sucede que el tribunal cambie de opinión, sobre todo en las causas complejas. Si se plantean puntos nuevos que el abogado desearía analizar con el cliente antes de responder en la vista, también es habitual que cualquiera de las partes solicite un receso después de la presentación. Es práctica habitual que el tribunal otorgue la palabra primero a la parte en desventaja por la mayoría de los puntos en la introducción. Como se dispuso antes, no hay límite de tiempo para presentar las alegaciones orales, pero el tribunal espera (y afirma regularmente) que los puntos en su introducción se aborden de manera específica, en lugar de limitarse a repetir la esencia de los escritos.

Puede ser importante para las partes registrar determinadas declaraciones. Este es el caso, por ejemplo, si un determinado aspecto fáctico respecto del dispositivo acusado se describe con mayor detalle solamente durante la vista. De otro modo, será difícil basar una decisión sobre observaciones realizadas durante la vista oral. El tribunal también debe registrar las notificaciones de conformidad con el artículo 139 (véase el artículo 139.4), a menos que se hayan proporcionado por escrito antes de la vista.

Al final de la vista, el presidente del tribunal normalmente registra las solicitudes y fija una fecha para pronunciar la sentencia de la causa (artículo 310.1). Esto suele ocurrir de cuatro a ocho semanas después de la vista. Luego, el presidente del tribunal anuncia la clausura de la vista, que es el punto final del proceso. Cualquier decisión se remitirá procesalmente a ese punto. Para elaborar la sentencia, no se pueden tener en cuenta hechos o pruebas presentados con posterioridad (artículo 296a). En raras ocasiones, el tribunal se retira para seguir deliberando antes de cerrar la causa y regresa para pronunciar una decisión. Un veredicto ad hoc de este tipo es procesalmente posible pero muy poco frecuente en la práctica y, en esos casos inusuales, casi siempre es desfavorable al demandante, es decir, se desestima la acción. Presenta la convicción firme del tribunal de que la causa no tiene fundamento.

No obstante, los escritos posteriores a la vista siempre son importantes. Es posible presentarlos si han surgido puntos nuevos en escritos de la parte contraria o si las notificaciones del tribunal llegaron a conocimiento de la parte sin tiempo suficiente para permitirle que las abordara de manera adecuada durante la vista del tribunal (artículos 283 y 139.5)). En general, no se puede decir en qué momento, antes de la vista oral, esos nuevos puntos se considerarán demasiado tardíos para que se formulen observaciones adecuadas en la vista. A veces, los abogados hacen referencia a un plazo de una semana, pero esto no es concluyente a este respecto. Se puede plantear un hecho nuevo dos semanas antes de la vista y, aun así, justificar la autorización de la parte contraria para presentar un escrito posterior a la vista, siempre que los hechos presentados sean suficientemente complejos. Si es el demandante el que presenta nuevos puntos poco antes de la vista, los tribunales tienden a retrasar la fecha de la vista para que el demandado pueda responder de manera adecuada antes de ella y permitir así la preparación suficiente del asunto para la vista.

También es posible presentar un escrito posterior a la vista si se plantearon puntos nuevos solo durante la vista. El problema con los escritos posteriores a la vista es que se pueden introducir hechos nuevos que no se analizaron necesariamente en el momento de la resolución, ya que el procedimiento se cierra formalmente con el final de la vista oral. Por ende, si se plantea un punto nuevo pertinente para la toma de la decisión en un escrito posterior a la vista, el tribunal tal vez deba reabrir el procedimiento (artículo 156.1), lo que significa que se necesita otra fecha para la vista, a menos que las partes acepten una resolución en un procedimiento escrito según el artículo 128.2. Esto, desde luego, puede retrasar el procedimiento de manera considerable.

Sin embargo, es bastante difícil rechazar nuevos hechos o pruebas por estar presentados fuera de plazo. Aunque el Código Procesal Civil dispone esto en el artículo 296, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, se requiere demostrar un retraso real de la acción si la objeción presentada de manera tardía se admite en el procedimiento.¹⁵⁸ Esto significa demostrar que la acción se retrasaría en comparación con una situación en la que la presentación se realizó a tiempo (retraso relativo).¹⁵⁹ Aunque se impugne una alegación, es posible que ello no retrase la causa porque, de todas maneras, cualquier orden de prueba solo se habría emitido después de la vista (“final”). Solo sería realista la preclusión si la fecha de la vista ya se hubiera podido utilizar para resolver un punto probatorio desencadenado por la presentación tardía.

Las partes pueden presentar escritos posteriores a la vista incluso en ausencia de un permiso expreso a ese efecto. Como la vista está cerrada, no se pueden tener en cuenta para la resolución nuevos hechos planteados en escritos posteriores a la vista (artículo 296a). Sin embargo, el tribunal tiene la obligación de leer todos los escritos posteriores a la vista para determinar si existen más alegatos en esos escritos que justifiquen la reapertura del asunto en virtud del artículo 156. Dicha reapertura se encuentra sujeta al criterio del tribunal; debe equilibrar el retraso adicional con las cuestiones de economía judicial.

5.6.10 Sentencia

La sentencia puede ser una resolución sobre el fondo (por ejemplo, conceder la reparación solicitada por el demandante) o una desestimación de la causa por falta de infracción o de legitimación (artículo 300.1). También puede, no obstante, ser una medida de prueba o una suspensión del procedimiento de infracción a la espera de una acción de nulidad o un procedimiento de oposición (artículo 148). También puede consistir en reabrir la causa y programar otra fecha para la vista (artículo 156). El pronunciamiento tiene lugar en una vista oral separada, normalmente en la mañana del día de la semana que el tribunal dedica a las vistas y antes del inicio de la primera vista de la causa programada. En la fecha de pronunciamiento de la resolución, debe estar lista la sentencia con la redacción completa (artículo 310.2), motivo por el cual, aunque no es frecuente, se puede posponer la fecha para pronunciar la sentencia.

Las partes no necesitan asistir al pronunciamiento (artículo 312.1). Normalmente, no asiste ningún abogado, sino que lo hace alguien de la oficina del abogado externo como parte del público. El pronunciamiento solamente repite la orden del tribunal (es decir, la reparación o la desestimación ordenados) y la decisión sobre las costas y la ejecución. En casi todas las causas, no se brindan más motivos de manera oral, sino que ya está disponible la opinión escrita. Dependiendo del tribunal, los abogados de las partes pueden obtener una copia de la decisión en la oficina del secretario judicial.

Después de pronunciar la decisión, ya existe jurídicamente la reparación ordenada, aunque la sentencia redactada en su totalidad solamente se notifica de manera oficial a las partes algunos días después.¹⁶⁰ Por consiguiente, si se trata de un mandamiento judicial, el pronunciamiento es la primera oportunidad en la que puede desplegar efectos. Para que una decisión de primera instancia sea realmente “vinculante” en el sentido de “exigible”, el demandante debe pagar una caución de garantía (que se ordena como parte de la reparación en la sentencia; cf. artículo 709). Cualquier decisión de primera instancia debe estar acompañada por una decisión sobre su “exigibilidad preliminar”, lo que significa definir el requisito para hacer cumplir la decisión antes de que sea definitiva, en particular mientras esté pendiente la apelación.

El demandante ya puede estar preparado para dicha caución de garantía, que normalmente se proporciona como una garantía bancaria. Se puede notificar al abogado del demandado el mismo día en que se completa el proceso. Por consiguiente, el demandado debe cumplir de inmediato el mandamiento judicial, aunque no se hayan notificado los motivos de la decisión. No obstante, la presentación de medidas de objeción requiere la notificación de la resolución y una copia “exigible” de la sentencia, proporcionada por el secretario judicial (artículo 750.1).

Hay varias formas especiales de decisiones. Si alguna de las partes no asiste a la vista (a pesar de habérsele enviado la citación adecuada), se puede pronunciar una sentencia en rebeldía. Una sentencia en rebeldía contra el demandante (artículo 330) solamente requiere una petición correspondiente del demandado. Si el demandado no comparece, se supone que los hechos presentados por el demandante ante el tribunal en los alegatos orales han sido reconocidos por el demandado (artículo 331). Por lo tanto, el tribunal solo puede proveer una sentencia en rebeldía contra el demandado si las conclusiones jurídicas basadas en los argumentos fácticos del demandante respaldan las pretensiones de este. Una sentencia en rebeldía es muy peligrosa, ya que se puede exigir su cumplimiento sin pagar una caución de garantía.

En ocasiones especiales, cualquiera de las partes puede estar bajo presión de hacer concesiones. Para el demandante, esto podría suceder como una “renuncia” procesal según el artículo 306. Conforme esta disposición, durante la vista, el demandante puede desistir de la pretensión que hizo valer para que se desestime junto con su demanda si el demandado lo solicita. Esto constituiría la desestimación de la demanda con efecto de cosa juzgada. Un desistimiento meramente voluntario conforme al artículo 269 no tiene ese efecto procesal, motivo por el cual el demandado tiene el derecho de negar el consentimiento al desistimiento del demandante si ya ha tenido lugar una vista sobre el fondo (artículo 269.3). No obstante, una demanda de la que se ha desistido, desde luego no puede volver a esgrimirse si se ha llegado a un acuerdo. Sobre esta base, el demandado podría hacer que se desestimara por inadmisible una demanda reafirmada. Sin embargo, en ocasiones, los demandados en estos supuestos insisten en que se dicte una sentencia de renuncia en virtud del artículo 306 y no se conforman con un desistimiento.

Para el demandado, la concesión se puede hacer en forma de un “reconocimiento” con arreglo al artículo 307. Esto puede ocurrir si el demandante no envió una carta de advertencia antes de presentar la demanda y el demandado desea evitar las costas. En tal caso, si el acuse de recibo se presenta sin demora indebida, el demandante deberá correr con las costas del procedimiento (artículo 93).