Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.8.2 Acciones para detener las amenazas de emprender procedimientos por infracción

El artículo 128 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) permite a una persona perjudicada por amenazas injustificadas de infracción de patentes solicitar a un tribunal un mandamiento judicial para detener esas amenazas, una reparación declaratoria y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultado de las amenazas. Por persona “perjudicada” se entiende toda persona afectada negativamente por las amenazas. Este puede ser el destinatario directo de la amenaza (p. ej., un competidor del titular de la patente que recibe un escrito de requerimiento), pero también puede incluir a otros que pueden verse indirectamente afectados por dicha amenaza, incluidos los clientes o proveedores de la persona.

Sin embargo, la “amenaza” no está definida en la Ley. Si una comunicación o un acto constituye una amenaza es una cuestión de hecho considerada objetivamente. El tribunal considerará la comunicación relevante y el contexto de acuerdo con el entendimiento de un destinatario ordinario, en la posición del destinatario real, leyendo el escrito o la comunicación que se dice que contiene la amenaza, en el curso normal de la actividad.¹⁴⁰ Sin embargo, la amenaza debe referirse a una patente australiana y a procedimientos sustanciados en Australia. Es importante destacar que la “mera notificación” de la existencia de una patente no constituye una amenaza de infracción a los efectos del artículo 128.¹⁴¹ La carga de la prueba recae sobre la parte que amenaza con emprender un procedimiento por infracción, y para poder emprenderlo debe convencer al tribunal de que los actos en cuestión infringieron (o infringirían) una reivindicación válida.¹⁴² La falta de demostración dará lugar a que las amenazas se consideren injustificadas.

Se puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; sin embargo, debe demostrarse que los daños y perjuicios fueron causados “como resultado de las amenazas”. El tribunal también tiene la facultad discrecional de conceder la indemnización por daños y perjuicios adicionales teniendo en cuenta diversas cuestiones, incluida la flagrancia de las amenazas.¹⁴³ Finalmente, en la práctica, las acciones tipificadas en el artículo 128 suelen dar lugar a reconvenciones por infracción.¹⁴⁴ El destinatario de la amenaza también puede optar por solicitar la revocación de la patente.¹⁴⁵