Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

7.4.4 Objeto del examen y fundamentos para anular la decisión emitida en primera instancia o en apelación

Si una parte no está satisfecha con la decisión, puede alegar que la decisión emitida en primera instancia o en apelación por el TAD de la JPO —como organismo administrativo— es incorrecta debido a defectos de procedimiento o de Derecho sustantivo (o ambos), y exigir que se revoque la decisión. Cada uno de estos defectos debe haber tenido, por sí solo o con otros, un efecto en la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación.

Los recursos contra las decisiones de la JPO son demandas administrativas. En principio, las partes implicadas en las demandas administrativas pueden reivindicar y probar cualquier hecho nuevo con relación a la decisión administrativa. No obstante, la presentación de hechos o pruebas nuevos debe ser limitada en los procedimientos contra la JPO para que las partes puedan beneficiarse de un juicio efectivo por parte de la JPO como organismo administrativo especializado ante cualquier litigio administrativo.

En la causa de la máquina de tejer,¹⁵³ el Tribunal Supremo sentenció que, en los recursos contra las decisiones de la JPO, las partes no podían señalar nuevos hechos que no hubiesen indicado en el proceso ante la JPO, aun estando relacionados con la novedad de la invención o aun habiendo sido citada en procedimientos previos la misma disposición de la Ley de Patentes. En otras palabras, en los procedimientos judiciales que buscan impugnar una decisión de la JPO, no se pueden introducir nuevos documentos para alegar nuevos fundamentos de hecho a favor de la nulidad, ni siquiera fundamentos de la anulación en virtud de la misma disposición de la Ley de Patentes.

Por ejemplo, en virtud de la norma “de la máquina de tejer”, si un demandante reivindica una falta de novedad con base en las referencias A, B y C del estado de la técnica, y la JPO revoca la patente debido a la referencia A del estado de la técnica sin referirse a las referencias B y C del estado de la técnica, el Tribunal Superior de PI solo puede tener en cuenta la referencia A del estado de la técnica para determinar los fundamentos a favor de la falta de novedad.

El Tribunal examinará los asuntos (por ejemplo, la novedad o la actividad inventiva) que el TAD de la JPO analizó en primera instancia y en apelación. A las partes se les debe dar la oportunidad de que tanto la JPO como el Tribunal Superior de PI escuchen sus argumentos, sobre todo teniendo en cuenta que:

• estas causas suelen implicar asuntos altamente técnicos;
• la JPO y el Tribunal cuentan con diferentes conocimientos especializados y se espera que examinen los asuntos de forma individual.

Es probable que la JPO tenga más experiencia que el Tribunal Superior de PI con relación a asuntos muy técnicos, a pesar de que el Tribunal Superior de PI cuenta con funcionarios judiciales de investigación con conocimientos especializados que prestan ayuda a los jueces en las causas relativas a las patentes.¹⁵⁴ Los jueces del Tribunal Superior de PI revisan y deciden la validez de la decisión de la JPO a partir de su experiencia y con la ayuda de los funcionarios judiciales de investigación en lo que respecta a los aspectos técnicos de la causa.

Desde este punto de vista, la decisión que el Tribunal Supremo tomó en 1976 en la causa de la máquina de tejer sigue vigente hoy en día. Además, según el Tribunal Supremo, en la causa de la estructura de los envases alimentarios, las partes pueden añadir nuevas pruebas para reforzar sus argumentos sobre la base de la referencia A del estado de la técnica al recurrir una decisión de la JPO.¹⁵⁵ Si el Tribunal concluye que la decisión de la JPO sobre la referencia A del estado de la técnica es incorrecta y debe anularse, la causa se remitirá a la JPO para que se celebre un nuevo juicio y la JPO podrá examinar después las referencias B y C del estado de la técnica.