Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.7 Tutela en vía civil de la patente

El titular de la patente podrá hacer efectivas las facultades inherentes al que goza de un derecho legal de exclusiva.⁹⁸ Así tiene derecho a impedir a cualquier tercero, que no cuente con su consentimiento, que pueda proceder a la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o su importación o posesión para alguno de los fines mencionados. También podrá reprimir que pueda ser utilizado un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias lo hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. Asimismo, podrá evitar que pueda proceder al ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

En el caso de que el titular de la patente advierta que no están siendo respetados sus derechos puede lograr que se hagan efectivos acudiendo al ejercicio de las acciones judiciales que están previstas en la ley para reaccionar contra la infracción de esta clase de derechos de exclusiva. La LP contiene en el ámbito español una regulación especial, ser coherente con las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de protección de derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/CE⁹⁹) y con las del Acuerdo sobre los ADPIC.

El catálogo de acciones especiales que están tipificadas en la ley española para la tutela de los derechos de patente se encuentra recogido de manera explícita en la LP (en concreto, en el artículo 71 de la LP). En su seno se incluyen tanto las acciones que persiguen la obtención de órdenes judiciales tendentes a poner fin a la conducta infractora, como las que tienen por objeto poner fin a los efectos ya producidos e incluso las referentes a la obtención de una indemnización de daños y perjuicios.

12.7.1 Acciones para impedir la infracción de la patente

Las acciones de cesación y de prohibición constituyen el paradigma de la defensa del derecho de patente, pues impiden o ponen fin a la invasión del ámbito de exclusiva que está reservado al titular de la patente. Con ellas se pretende que el demandante pueda reaccionar para impedir el inicio o la persistencia en la violación del derecho de patente.

En concreto, puede distinguirse entre dos clases principales de acciones de esta índole, que son las siguientes:

1. 1. La acción de cesación de los actos que infrinjan el derecho de patente: mediante su ejercicio puede exigirse ante el tribunal competente que se ponga fin a un comportamiento que vulnera la patente y que se impida, además, al infractor que pueda volver a reproducir tal conducta; el supuesto de hecho que legitima para el ejercicio de esta acción es que se esté desarrollando una conducta infractora (fabricación, comercialización, importación, etc.) o que se vaya a reiterar o reanudar su comisión; el sustento de esta acción es puramente objetivo, pues basta con que se esté incurriendo en esta clase de proceder que invade el ámbito de lo reservado al derecho de exclusiva, con independencia de que se haga de manera que puede ser culpable o incluso aunque la actuación no esté dotada de ese elemento subjetivo (no hace falta, a estos efectos, que el demandado sea consciente de que está infringiendo); es decir, no es preciso que se haya actuado con dolo o culpa para que se pueda ser sujeto pasivo de esta clase de acción, pues lo que importa es detener cualquier clase de actividad infractora; y
2. 2. La acción de prohibición de los actos que infrinjan el derecho de patente: lo que se pretende con su ejercicio es que se prohíba al demandado que pueda realizar una conducta que se ha detectado que va a resultar infractora, aun cuando todavía no se ha incurrido en ella, pero resulta inminente que ello va a producirse; la situación que justifica esta acción es la existencia de un riesgo de que vaya a ocurrir, de una manera que resulte objetivamente previsible, el inicio de una conducta infractora.

En Derecho español cabe la posibilidad de que se puedan anticipar pronunciamientos cesatorios y prohibitivos, siquiera con una duración meramente provisional, solicitando una medida cautelar con ese objeto. En cualquier caso, se haya acudido o no a esa posibilidad de anticipación interina de la tutela, se trata de pedimentos que el demandante podrá solicitar ante el tribunal para que este se pronuncie al respecto en su fallo final sobre el litigio en materia de patentes.

La ley española de patentes, en consonancia con la Directiva 2004/48/CE, permite en su artículo 71(2) que las acciones de cesación y de remoción, además de poder dirigirse contra el infractor de la patente, puedan también hacerse extensivas a aquellos intermediarios a cuyos servicios se hubiera recurrido para poder cometer la infracción de derechos de propiedad industrial ajenos (aunque los actos de esos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción). El TJUE (sentencia de 12 de julio de 2011, C-324/90, entre otras) ha subrayado que las medidas que pueden imponerse a los intermediarios deben ser efectivas y disuasorias de futuras infracciones, pero deben ser equitativas y proporcionadas, sin que puedan llegar a ser excesivamente gravosas ni a suponer un deber general de supervisión general y activa sobre terceros. En este aspecto la regulación especial de la LP debe conjugarse con la contenida en la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en España, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

Una vez emitido el fallo judicial definitivo que condena a la cesación de los actos que infrinjan una patente, se prevé en la ley un mecanismo de garantía para motivar al demandado para el cumplimiento de lo ordenado y hacerle soportar un gravamen económico si no lo hace.

El tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante, que resulte adecuada a las circunstancias, a razón de una suma de dinero a pagar por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general, así como la fecha a partir de la cual surgirá la obligación de indemnizar, no se fijarán, sin embargo, hasta que se llegue a la fase de ejecución de sentencia. Con lo que el cumplimiento voluntario de la resolución judicial permitiría eludir lo que puede llegar a entrañar una gravosa consecuencia.

12.7.2 La acción de indemnización de los daños y perjuicios

La infracción sufrida en el derecho de exclusiva que confiere la patente permite al perjudicado exigir una indemnización que repare las consecuencias desfavorables que hubiera padecido como consecuencia de esa conducta. Por su trascendencia para los implicados y la relevancia que suele merecer en el contexto de las contiendas sobre patentes merece que se le dedique una atención especial. Es frecuente, y suele ser además lo conveniente, que las reclamaciones indemnizatorias gocen del respaldo de un dictamen pericial, para cuya elaboración y posterior valoración deberían tenerse presentes las consideraciones que se exponen seguidamente.

12.7.2.1 Presupuestos para que se genere la obligación de indemnizar

La indemnización tiene en ciertos casos, que están legalmente acotados, un sustento puramente objetivo. Pero en los restantes la imputación solo podrá serlo a título de culpa.

Si la infracción se ha cometido porque, sin haber obtenido previamente el consentimiento del titular de la patente, se ha fabricado el objeto protegido, se ha importado este o se ha utilizado el procedimiento patentado, el responsable de esa conducta está obligado, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado.¹⁰⁰ Se trata de un comportamiento que solo exige el requisito objetivo de que el acto haya sido realizado para que surja la obligación de indemnizar. En estos casos, como indica la jurisprudencia,¹⁰¹ se considera que el fabricante está obligado a conocer la invención por medio de la publicidad registral.

En cambio, si la conducta infractora ha consistido en la realización de cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente que fuera distinto a los que han sido reseñados en el párrafo precedente, será preciso que concurra una premisa adicional para que surja la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Tendrá que haberse actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia del autor de esa clase de conducta para que pueda exigírsele el pago de una indemnización. El requerimiento para la cesación en ese modo de actuar dirigido por el titular de la patente, informando al afectado tanto de la existencia del derecho de exclusiva, convenientemente identificado, como de que se está incurriendo en su infracción, se considera, a partir de su realización sin que hubiera sido atendido, como el supuesto paradigmático de la conducta a sabiendas por parte del infractor. De manera que el afectado podrá soslayar una condena indemnizatoria si atiende ese requerimiento y se aquieta a lo que razonable y fundadamente le solicita el titular de la patente; pero puede verse condenado a su pago si se resiste a ello y persiste en su conducta.

12.7.2.2 Alcance de la indemnización

La indemnización de daños y perjuicios puede comprender tanto el daño emergente padecido por el titular de la patente (o su licenciatario, en su caso), como el lucro cesante (ganancia dejada de obtener) a causa de la violación del derecho de exclusiva.¹⁰² El daño producido debe ser, en principio, acreditado por la parte demandante, si bien debe considerarse (según explica la sentencia del TS n.º 263/2017, de 3 de mayo) que los tribunales están facultados para apreciar si en cada caso concreto puede apreciarse que la existencia del daño resulta ser una consecuencia necesaria de la conducta ilícita.

También pueden reclamarse los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. Entre ellos pueden considerarse los costes de adquisición de un producto infractor para analizarlo, la obtención de certificados registrales y los informes de detectives privados.

Además, el titular de la patente podrá exigir la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada que hubiera sido causado por el infractor por cualquier causa. En especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquella en el mercado.

De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que este haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

12.7.2.3 Criterios para el cálculo del lucro cesante

El perjudicado por la infracción tiene la posibilidad de acudir a reglas legales que contribuyen a facilitarle el cálculo de la indemnización que puede reclamar al que cometió la infracción de su derecho de exclusiva. Queda a la elección del perjudicado la opción de reclamar con arreglo a uno u otro de los criterios legales, solo pudiendo seleccionar uno de ellos, sin que quepa la acumulación de ambos.

Conforme al primero de esos criterios legales, puede optar por exigir una compensación económica por las consecuencias económicas negativas padecidas, para lo que el interesado puede elegir, a su vez, como alternativas para concretar su reclamación, entre dos posibilidades: a) remitirse a los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor ; o b) reclamar los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado. El concepto beneficios supone el resultado de detraer de los ingresos obtenidos, o previsibles, según sea el caso, los correspondientes gastos relacionados directamente con la fabricación y/o comercialización del producto objeto de la exclusiva, pero no los que supongan gastos fijos o estructurales en los que se incurriría con independencia de la explotación de aquel, pues no debe perderse de vista el principio de plena indemnidad del perjudicado. Lo deducible son los gastos de explotación directamente relacionados con la actividad infractora, es decir, costes que hubiera sido preciso asumir de manera directa y exclusiva para la obtención de los beneficios anudados a la conducta infractora del derecho ajeno. Lo que no tendrán que deducirse son los costes estructurales que no resulten directamente imputables a la explotación del bien o servicio concernido por la infracción. Se trata de aquellos otros costes que no puedan atribuirse precisamente a la explotación de lo que ha resultado afectado por la infracción, sino que forman parte, de una manera compartida, del sostenimiento de toda la actividad general del empresario.

Para fijar la ganancia dejada de obtener podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de aquel.

El segundo de los criterios alternativos de cuantificación consiste en la posibilidad de exigir el pago de la denominada regalía hipotética. Se trata de una ficción legal que entraña un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante atendiendo al precio que se hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. Puede tomarse en consideración lo que conforme a un criterio de mercado resultase probado como justo precio por tal concepto.

Cualquiera de los criterios elegidos resulta además compatible, independientemente de la ubicación sistemática de la regla, con la reclamación de resarcimiento por daño moral (en coherencia con la interpretación que el TJUE efectuó, en sentencia de 17 de marzo de 2016, C-99/15, a propósito del texto del artículo 13 de la Directiva de Aplicación de la UE) cuya indemnización procederá aun no probada la existencia de perjuicio económico. El derecho a reclamar por este motivo no es exclusivo de las personas naturales. Porque la jurisprudencia ha admitido que las personas jurídicas también pueden reclamar por daño moral en la medida en que haya podido resultar afectado su prestigio, pues el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación del titular de un derecho no es patrimonio exclusivo de las personas físicas.¹⁰³

12.7.3 Otras acciones para la defensa del derecho de patente

Existen además otras acciones tipificadas con carácter especial en la ley española que tienden a combatir los efectos ya producidos por la infracción. Se trata de las siguientes:

1. 1. La acción para la remoción de los efectos de la infracción: lo que se puede perseguir con ella es tratar de revertir la situación indeseable creada por la infracción; se trata de hacer desaparecer del tráfico mercantil, en la medida de lo posible y a costa del infractor, los efectos que ha generado la vulneración del derecho de exclusiva; para ello el demandante tiene la posibilidad de solicitar que se retengan los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado a fin de que no pueda emplearse con esa finalidad;¹⁰⁴ también puede pedir que se proceda a la transformación de esos objetos o medios aprehendidos o que se lleve a cabo su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente;¹⁰⁵ o incluso puede reclamarse la atribución en propiedad de los mismos (en este caso con la compensación de su valor);¹⁰⁶ y
2. 2. La acción para la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas;¹⁰⁷ esta posibilidad no está concebida con carácter retributivo, ni a modo de sanción impuesta al infractor, sino exclusivamente para contribuir, de un modo que resulte proporcionado, a restablecer, en la medida de lo posible, la alteración producida en el tráfico mercantil y contribuir al restablecimiento, cuando ello fuera preciso, del correcto posicionamiento en el mismo del demandante.

Junto a esas acciones típicas, existen otras no explicitadas en el texto de la ley que indudablemente asisten al titular de la patente al amparo de la normativa general. En concreto, la acción meramente declarativa de la comisión de la infracción, que persigue que sea proclamado que se ha cometido un acto concreto que es vulnerador del derecho de exclusiva. Esta podría ser ejercitada con carácter único, si lo que se persigue es simplemente dotar de seguridad jurídica a determinada situación que es objeto de polémica. O puede hacerse, como resulta bastante frecuente en la práctica, a modo de preludio, no imprescindible porque de otro modo se consideraría implícita, para el ejercicio de las otras acciones tendentes a reaccionar contra la comisión de una violación del derecho de patente.

12.7.4 Modo de ejercicio de las acciones

Las acciones pueden ejercitarse de una manera individualizada, limitando el ejercicio concreto de una de ellas, si con ello se satisficiera de manera suficiente el derecho del sujeto demandante. Pero también pueden ejercerse de una manera acumulada, utilizando de una manera conjunta todas aquellas que se consideren precisas para la completa tutela del derecho de exclusiva.

Queda a la elección del demandante optar por una u otra solución en función de sus intereses y de las circunstancias concurrentes en cada caso.

12.7.5 Plazo para el ejercicio de las acciones

Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.¹⁰⁸

12.7.6 Costas

Las costas comprenden en el ordenamiento jurídico español una partida concreta de gastos que se generan como consecuencia de un proceso judicial que han de poder ser incluidos dentro de las categorías marcadas por ley (en concreto, en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se trata de los siguientes:

• honorarios de defensa y representación técnica;
• anuncios y edictos que sean de publicación obligatoria;
• depósitos necesarios para la presentación de recursos;
• derechos de peritos;
• copias, certificaciones, notas y documentos que hayan de solicitarse por ley (salvo que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos);
• derechos arancelarios por actuaciones necesarias para el proceso; y
• importe de la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional (cuando sea preceptiva). Su montante final puede resultar relevante y es por lo tanto una consecuencia económica de todo litigio judicial de la que se debe ser consciente tanto en el momento de tomar la decisión de iniciarlo como cuando se está decidiendo sobre su resultado.

El tratamiento de las costas en los litigios en materia de patentes sigue las reglas generales establecidas para los procesos judiciales civiles.

Lo que exige atender a las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La regla principal que informa el sistema responde al principio del vencimiento objetivo, de manera que aquel que resulta vencedor en un pleito tiene derecho a que la parte contraria le pague las costas que le ha supuesto tener que acudir a la vía judicial.

No obstante, existen algunas reglas especiales, en las que cada parte soportaría sus propias costas y las comunes por mitad. Se trata de las siguientes:

• si el juez estimase que el caso que se le sometió presentaba, de un modo objetivo, serias dudas, bien de hecho (que el sustrato fáctico sobre el que versase el litigio no hubiese quedado suficientemente aclarado o que fuere un tanto equívoco) o bien de derecho (que las normas aplicables fuesen susceptibles de diversas interpretaciones, que no existiesen pronunciamientos consolidados sobre esa materia o que hubiesen mediado divergentes pronunciamientos al respecto por parte de distintos tribunales);
• si la estimación de la demanda, en lugar de íntegra o sustancial, lo hubiera sido solamente favorable a algunas de las pretensiones de la parte demandante, desestimándose otras (salvo que se apreciase temeridad del litigante);
• si el demandado se allanase a la demanda antes de contestarla (salvo que se aprecie conducta de mala fe por su parte); y
• si el procedimiento terminara por desistimiento que fuera consentido por la contraparte.

Cuando se dicta sentencia el juzgador no puede adoptar una decisión sobre las costas a su prudente arbitrio. Tiene que sujetarse a los criterios legales que han sido expuestos. Y cuando decida apreciar una excepción debe motivar suficientemente su decisión.

En la segunda instancia, a la que se accede mediante un recurso ordinario, también opera, desde la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre,¹⁰⁹ el principio del vencimiento objetivo. En cambio, cuando se trata del recurso extraordinario de casación se aplica una regla especial, pues en caso de estimación del recurso no se imponen las costas a ninguna de las partes.

Los pronunciamientos judiciales en materia de costas se limitan a determinar el sujeto al que se impone el pago de estas. Si tras la firmeza de la sentencia no llegaran las partes a un acuerdo para el cumplimiento del correspondiente pronunciamiento judicial, tienen derecho a instar la tasación de costas, para que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que está al servicio del tribunal fije la cifra concreta a pagar por el condenado, en función de la cuantía del asunto o de otros datos de relevancia al efecto. Si hubiera discrepancia de los interesados sobre ello se solventaría en un cauce contradictorio ante el tribunal. Una vez aprobada la resolución definitiva al respecto podría instarse, de ser preciso, su ejecución forzosa.