Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.7.3 Medidas cautelares permanentes

Una vez demostrada la infracción de patente, como se analizó en el apartado 8.5, el titular de la patente puede solicitar una orden judicial que impida al demandado fabricar, utilizar o ceder sus productos o usar sus procedimientos.¹⁵⁹ El titular de la patente también puede solicitar una orden para que el demandado tome medidas, por ejemplo, para destruir los productos con los que se haya cometido la infracción.¹⁶⁰ Son diferentes tipos de medidas cautelares permanentes. En este apartado, nos centramos en las cuestiones relativas a las medidas cautelares.

8.7.3.1 Elementos

Las medidas cautelares permanentes constan de cinco elementos.

La persona que solicita medidas cautelares por una infracción (es decir, el titular de la patente). El demandante debe estar registrado como titular de la patente al cierre de los alegatos del juicio de determinación de los hechos. El licenciatario no exclusivo no tiene derecho a presentar una reivindicación de medidas cautelares por una infracción porque no tiene derechos exclusivos de uso de la patente. Si un grupo de personas posee conjuntamente el derecho de patente, una de ellas puede solicitar de forma independiente medidas cautelares porque el ejercicio de la reivindicación es un acto de conservación.

La parte sujeta a la orden de medidas cautelares (es decir, la persona que comete la infracción). El titular de la patente puede solicitar medidas cautelares contra una persona que infringe o es probable que infrinja su derecho de patente al usar la invención patentada sin estar legitimada para hacerlo. Sin embargo, se debe formular una solicitud de eliminación u otra medida de conformidad con el artículo 126.2) de la Ley de Patentes a la persona que posee o tiene el derecho de eliminar el producto o las instalaciones ilícitos sujetos a la orden de destrucción.¹⁶¹ En los casos donde un grupo de personas ha hecho uso de la invención patentada y esos actos constituyen de manera individual una infracción de patente,¹⁶² el titular de la patente puede solicitar medidas cautelares con relación a esos actos contra cada uno de los infractores.

Utilización de la invención patentada con fines comerciales. Para que se trate de una infracción de patente, la parte infractora debe haber explotado la invención patentada con fines comerciales. La utilización de la invención con fines personales o domésticos no constituye una infracción. Siempre que la invención patentada se haya utilizado con fines comerciales, el número de usos y la escala de la utilización, así como si se obtuvo algún beneficio al respecto, resultan irrelevantes. La implementación para operaciones comerciales sin lucro constituye igualmente un uso con fines comerciales.

Especificación del acto ilícito y la obligación del demandado de revelar el acto concreto. El demandante debe especificar cada acto ilícito que haya cometido el demandado. Si el demandado niega el acto ilícito especificado, la carga de la prueba corresponde al demandante. La Ley de Patentes exige que el demandado revele su conducta real y, si no presenta la conducta específica sin ninguna causa justificada, el tribunal puede considerar que la conducta ilícita alegada por el demandante es cierta.

Infracción o probabilidad de infracción. El titular de la patente puede solicitar medidas cautelares contra la implementación de la invención patentada por la otra parte si esta está cometiendo en esos momentos un acto ilícito o incluso si, en caso de que no lo esté cometiendo, es probable que cometa un acto ilícito en el futuro.

8.7.3.2 Alcance

El alcance de las medidas cautelares permanentes consta de tres elementos.

Solicitud de medidas cautelares. Cuando se cumplen los criterios indicados anteriormente para que se trate de una infracción de patente, la medida judicial por defecto del tribunal consiste en dictar de manera automática medidas cautelares permanentes según la solicitud del demandante, por lo general para prohibir los usos de la otra parte que constituyen la infracción de patente. Si la invención patentada está relacionada con una pieza o un componente del producto del demandado, pueden surgir problemas acerca de hasta qué punto las medidas cautelares permanentes cubren el producto completo y si el demandante puede pedir también la destrucción del producto completo, además de las medidas cautelares. En la legislación, no se ha aclarado esta cuestión. Algunos tribunales inferiores han dictado medidas cautelares únicamente contra la pieza ilícita y han ordenado la destrucción del equipo de fabricación porque la pieza ilícita se podía separar y comercializar de manera independiente del resto del producto.¹⁶³

Petición de eliminación de los productos ilícitos. El titular de la patente puede exigir la eliminación de los productos que constituyen la infracción (incluidos los productos obtenidos mediante la infracción si la invención pertinente es un producto de una invención de procedimiento), la eliminación de las instalaciones utilizadas para el acto ilícito y otras medidas necesarias para impedir la infracción.¹⁶⁴ La petición de la eliminación de esos productos debe acompañar a una solicitud de medidas cautelares y no se puede solicitar de manera independiente. Se debe especificar de manera clara en el apéndice qué productos se eliminarán. El tribunal desestimará la petición de eliminación respecto de las piezas que el demandante no especifique en su solicitud.

Otras medidas necesarias para impedir la infracción. La Ley de Patentes permite al titular de la patente reivindicar “otras medidas necesarias para impedir la infracción”. Sin embargo, una interpretación inverosímil e ilimitada del término podría dar lugar a una carga excesiva para la otra parte más allá del alcance de protección del derecho de patente. Se debe determinar si esas medidas son necesarias haciendo un balance entre las posibles desventajas para la otra parte si se dicta la medida y las posibles desventajas para el titular de la patente si se desestima la reivindicación.¹⁶⁵

A continuación, se presenta un ejemplo de una orden judicial de medidas cautelares contra una infracción:

1. A. El demandado no producirá, utilizará, cederá, arrendará ni importará ninguno de los productos descritos en el [apéndice 1], “PRODUCTOS utilizados por el demandado”, así como tampoco ofrecerá su cesión o arrendamiento ni los expondrá con estos fines.
2. B. El demandado desechará los bienes acabados y semiacabados (artículos que tengan la estructura de los bienes acabados, pero que todavía no estén terminados) de cada uno de los productos descritos en el [apéndice 1], “PRODUCTOS utilizados por el demandado en la oficina central, la sucursal, la oficina, la oficina comercial, la planta o el almacén del demandado”. El demandado descartará también todos los equipos empleados exclusivamente para la producción de los bienes.