Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.4.2 Motivos de revocación

5.4.2.1 Falta de patentabilidad

De conformidad con el artículo 21.1, en conjunto con el artículo 22.1, una patente alemana se revocará o declarará nula si resulta que la materia de la patente no es patentable según los artículos 1 a 5. Estos artículos regulan la elegibilidad de patente y las exclusiones legales (artículos 1, 1a); el orden público, la clonación o manipulación genética de los seres humanos, embriones o animales, las variedades de plantas o animales y métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal (artículo 2); la novedad (artículo 3); la actividad inventiva (artículo 4) y la susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5). Lo mismo se aplica a la revocación de una patente europea con efecto en Alemania (con respecto a la parte alemana), de conformidad con el artículo II.6) de la Ley sobre Convenios de Patentes Internacionales.²⁵ Los incisos solamente pueden proporcionar una descripción general muy breve de estos temas y se enfocarán en aspectos que hayan surgido en la práctica.

5.4.2.1.1 Falta de elegibilidad de la patente

Las patentes solamente se pueden conceder para invenciones en un sector técnico (artículo 1.1). El FCJ ha definido la enseñanza técnica en el Derecho de patentes como una “enseñanza para utilizar de manera metódica fuerzas naturales controlables para lograr un resultado causal y perceptible”.²⁶ Más tarde, la Corte Suprema Federal puso la definición en perspectiva declarando que el concepto de tecnología debe dejar lugar para futuros desarrollos y, por lo tanto, no se le puede dar una definición definitiva.²⁷ Hoy, la aplicabilidad principal del artículo 1 se da en el sector de las invenciones implementadas en computadora y los métodos comerciales. A pesar de que los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los esquemas, las normas y los métodos para realizar acciones mentales, jugar o hacer negocios, los programas para computadoras y la presentación de información están específicamente excluidos de ser “invenciones” de conformidad con el artículo 1. Esta exclusión solo corresponde a la materia o actividad “como tal” y generalmente se interpreta de manera restringida. Por ejemplo, el FCJ ha decidido que un método matemático solamente se puede considerar no técnico si no tiene relación con la aplicación específica de fuerzas de la naturaleza en el contexto de la enseñanza reivindicada. Por el contrario, existe una conexión suficiente con la aplicación específica de las fuerzas de la naturaleza si se utiliza un método matemático para obtener conocimientos más fiables sobre la condición de, por ejemplo, un vehículo aéreo sobre la base de valores medidos disponibles y la influencia del funcionamiento del sistema utilizado para determinar esta condición.²⁸

Actualmente, los tribunales alemanes examinan la patentabilidad de invenciones implementadas en computadora y patentes relacionadas con métodos comerciales con el siguiente método de tres pasos:

1. 1. ¿Al menos parte de la aplicación pertenece al sector técnico? (artículo 1.1))
2. 2. ¿Es la materia de la patente un programa informático como tal (o una actividad comercial o un método matemático)? (artículo 1.3), en conjunto con el artículo 1.4))²⁹
3. 3. Si la solicitud contiene instrucciones que sirven para resolver un problema técnico concreto mediante medios técnicos, se debe examinar la novedad y la actividad inventiva, pero no se deben tener en cuenta las características “no técnicas”.

Por lo tanto, la mayoría de las patentes de invenciones implementadas en computadora superan el obstáculo inicial de la elegibilidad de la patente, pero una cantidad apreciable de ellas no superan el de la actividad inventiva, particularmente si el punto crucial de la invención es “solo” una mejora en el software o el algoritmo que impulsa un determinado sistema técnico (como una computadora). El método alemán es similar al método “Comvik” de la OEP,³⁰ y lo mismo se aplica a los resultados.

Por el contrario, la jurisprudencia alemana no tiene problema en patentar invenciones que se basan (principalmente) en el descubrimiento de una ley natural, incluida la función biológica de la secuencia de ADN o similares. El FCJ ha decidido que una enseñanza sobre una acción técnica que enseña el uso de un descubrimiento para lograr un determinado éxito está abierta a la protección de patente independientemente de si la enseñanza contiene un “excedente inventivo” además del uso dirigido a un fin de la ley natural descubierta. Esto también aplica a la disposición de una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína humana.³¹

5.4.2.1.2 Falta de novedad

El artículo 3 de la Ley de Patentes alemana se corresponde sustancialmente con los artículos 54 y 55 del CPE. Se considera que una invención es novedosa si no forma parte del estado de la técnica, lo que incluye todo el conocimiento que se haya puesto a disposición del público por cualquier medio antes de la fecha que determina la prioridad de la solicitud. Además, las solicitudes alemanas, europeas e internacionales con fechas de presentación más tempranas y que se hayan puesto a disposición del público solamente después de la fecha de prioridad de la solicitud más tardía, también cuentan como estado de la técnica (ficticio), pero solo a los fines de la novedad (artículo 3.2 y 4). La novedad de todo tipo de sustancia o mezcla de sustancia incluida en el estado de la técnica no se excluye cuando está prevista para el uso en un método para aplicación quirúrgica o terapéutica en el cuerpo humano o animal, o bien para métodos de diagnóstico utilizados sobre el cuerpo humano o animal y cuando su uso para dicho proceso no está incluido en el estado de la técnica (artículo 3.3 y 4).

En vista de que el fundamento legal es idéntico, los tribunales alemanes han intentado armonizar su jurisprudencia sobre la novedad con la de la OEP. Como resultado, solamente existen pequeñas diferencias, si las hubiera, que aún son perceptibles de vez en cuando. A partir de la importante decisión del FCJ en la causa Olanzapina³² ahora es jurisprudencia consolidada que una divulgación (estado de la técnica) también puede incluir lo que no se menciona de manera expresa en la reivindicación de la patente o en la descripción, pero que es llanamente evidente desde el punto de vista de una persona experta en la materia de modo que puede llevar a cabo la enseñanza protegida y, por lo tanto, no es necesario divulgar esa materia de manera específica, sino que “se desprende de ello”. Sin embargo, la inclusión de materia llanamente evidente no permite que el conocimiento de la persona experta complemente la divulgación. En cambio, solo sirve para el fin de verificación completa del contenido y de su significado, es decir, la información técnica, que el lector experto en la materia inferirá de la fuente con respecto a los antecedentes de su conocimiento experto.³³

Un par de decisiones particularmente interesantes sobre el alcance y los límites de la divulgación implícita en un documento del estado de la técnica ficticio del artículo 54.3 son las dos decisiones del FCJ sobre una patente respecto de un método para separar proteínas de coagulación de sangre terapéuticas de plasma humano o de animales. En la primera decisión, se mantuvo la patente porque se halló que en el documento del estado de la técnica decisivo no se había divulgado de manera implícita un paso de liofilización final, aunque dicho paso se consideró como el “medio de elección” y podría, “en la mayoría de los casos, ser casi indispensable”.³⁴ Sin embargo, el FCJ consideró en esta decisión que el experto en la materia también tenía medios alternativos a su disposición para crear un concentrado del factor VIII adecuado para el uso terapéutico. Por lo tanto, finalmente se desestimó la acción de revocación. Sin embargo, una empresa afiliada del demandante en la acción de revocación [denominado en adelante “el demandante”] a quien el titular de la patente también había demandado por infracción de patente presentó otra acción de revocación con base en el mismo motivo y la misma referencia del estado de la técnica. Esta vez, la apelación del demandante prosperó y la patente se declaró nula por falta de novedad.³⁵ El FCJ sostuvo que la alternativa que había reconocido en primera sentencia, llenar la preparación en ampollas, en realidad no era un paso “alternativo”, sino un paso de preparación para la posterior liofilización, que era el medio habitual en la fecha de prioridad para garantizar un uso terapéutico a largo plazo. Si, a partir de la descripción de un proceso para la producción de un concentrado de proteínas adecuado para el uso terapéutico, es perceptible para una persona experta en la materia que se necesitan más pasos del proceso para lograr la capacidad de uso terapéutico, la medida que era el medio generalmente usado en la práctica en la fecha de prioridad para lograr este objetivo está cubierta por el contenido de la divulgación de la publicación.

5.4.2.1.3 Falta de actividad inventiva (carácter evidente)

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Patentes y el artículo 56 del CPE, se considera que una invención implica actividad inventiva si no es evidente para una persona experta en la materia a partir del estado de la técnica. Si bien la norma aplicable es la misma, la metodología para determinar la actividad inventiva difiere enormemente entre la OEP y los tribunales alemanes. En particular, los tribunales alemanes no aplican el método de solución de problemas específico de la OEP.

El punto de partida para la evaluación de la actividad inventiva según la jurisprudencia alemana es cualquier referencia que una persona experta en la materia consideraría realista ante inventionem; no hay preferencia por los “elementos más recientes del estado de la técnica”. Sin embargo, la elección de los puntos de partida debe justificarse.³⁶

Igualmente, el problema al que da respuesta la invención no se debe definir meramente al determinar la diferencia entre la invención y el elemento más reciente del estado de la técnica, porque esto sería de nuevo en retrospectiva. A veces, es creíble que la persona experta en la materia pudiera haber resuelto este problema; a veces, el problema interpretado de ese modo puede ser artificial. En general, los tribunales alemanes tratan de definir el problema en términos generales y realistas y sin insinuaciones para llegar a la solución.³⁷ No obstante, es verdad que la formulación del problema tiene relativamente poco efecto sobre la cuestión final y determinante del carácter evidente. El problema indicado en la patente no siempre es adecuado para evaluar el carácter evidente; un problema diferente también puede haberle sugerido la solución a la persona experta en la materia.³⁸

La jurisprudencia alemana sobre la evidencia es voluminosa y compleja y no se puede analizar en profundidad en un tratado como el presente. En particular, en causas de química y biotecnología, el criterio de una expectativa razonable de éxito se ha aplicado recientemente en varias ocasiones.³⁹ En general, determinar el carácter evidente requiere que una persona experta en la materia hubiera llegado a la invención, y no que simplemente pudiera haberlo hecho,⁴⁰ lo que significa que el estado de la técnica pertinente debe haber contenido una enseñanza, una sugerencia o una motivación para llegar a la invención. De manera excepcional, la persona experta en la materia también puede tener motivos para usar, a fin de resolver el problema, un medio que pertenezca al conocimiento técnico general y que se podría tener en cuenta para una multitud de aplicaciones. Esto requiere que el uso del medio sea objetivamente adecuado para resolver el problema debido a su funcionalidad y que no haya circunstancias especiales que hagan que su uso parezca imposible, difícil o inútil de otro modo desde un punto de vista técnico.⁴¹ La carga de la prueba para todos estos requisitos recae en el demandante.⁴² Los indicios secundarios no pueden sustanciar una actividad inventiva ni reemplazar un examen crítico de esta.⁴³

5.4.2.1.4 Otros

Otros motivos asociados a la falta de patentabilidad —como la falta de susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5), la vulneración del orden público (artículo 2), la exclusión de variedades de plantas y animales (artículo 2a.1)1)), la exclusión de métodos para el tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal (artículo 2a.1)2)), entre otros— no han desempeñado prácticamente ningún papel en la práctica hasta el momento.

5.4.2.2 Divulgación insuficiente

Una patente debe revocarse o declararse nula si no divulga la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia la lleve a cabo (artículo 21.1)2) en conjunto con el artículo 22). Las anulaciones de patentes en su totalidad por este motivo son bastante inusuales en Alemania, donde se atribuye a la persona experta en la materia un grado elevado de conocimientos y se reconoce que por lo general una manera de practicar la invención es suficiente, aunque no funcionen muchas otras maneras que estén comprendidas en una expresión genérica de una reivindicación.⁴⁴ Además, las reivindicaciones funcionales amplias (reivindicaciones de uso extendido) han sido aprobadas por el FCJ en una causa,⁴⁵ lo cual es contrario a la práctica ante la OEP. La generosidad del FCJ alcanza determinados límites en el caso de las reivindicaciones que contienen rangos abiertos que generalizan la materia más allá de la contribución de la invención al estado de la técnica.⁴⁶ El grado de generalización que se permite en este contexto depende, en cada caso concreto, de si la protección otorgada por la respectiva versión de la reivindicación se encuentra dentro del alcance de lo que, desde el punto de vista de una persona experta en la materia, se puede inferir de la patente, teniendo en cuenta la descripción y las realizaciones contenidas en esta, como la forma más general de la enseñanza técnica mediante la que se resuelve el problema subyacente de la invención.⁴⁷

5.4.2.3 Usurpación

Según el artículo 21.1)3), también se revocará una patente si su contenido esencial se ha tomado de las descripciones, los dibujos, los modelos, los dispositivos o el equipo de otra persona o de un proceso utilizado por otra persona sin su consentimiento (usurpación). Sin embargo, este motivo de revocación no tiene consecuencias en la práctica, porque, en el caso de la usurpación, el titular legítimo también puede exigir que el titular de la patente se la ceda (artículo 8), lo cual suele ser el medio más atractivo de reparación.

5.4.2.4 Indicaciones adicionales

El artículo 21.1)4), en conjunto con el artículo 22.1), establece que la patente deberá revocarse o declararse nula si la materia de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada originalmente. Por ende, las disposiciones aplicables sobre las indicaciones adicionales corresponden a aquellas consagradas en los artículos 123.2, 100.c) y 138.1.c) del CPE.

Por lo tanto, la jurisprudencia de los tribunales alemanes sobre las indicaciones adicionales es, en líneas generales, coherente con la jurisprudencia de la OEP. En particular, tanto las decisiones alemanas como las de la OEP frecuentemente hacen referencia al patrón para las indicaciones adicionales, que consiste en si las modificaciones se pueden derivar de manera directa y no ambigua de la solicitud que se presentó.⁴⁸ Sin embargo, el concepto de divulgación “directa y no ambigua” en Alemania se interpreta de manera más amplia y busca evitar que se imponga al solicitante o el titular de la patente un límite indebido relativo al agotamiento del contenido de la divulgación de la solicitud que se presentó o la solicitud de prioridad, si está en juego la prioridad.⁴⁹ Además, los tribunales alemanes invierten un esfuerzo considerable en interpretar cuidadosamente la materia reivindicada, a veces incluso contra su redacción literal, cuando es el resultado de una descripción según la cual dos términos en las reivindicaciones se deben sustituir entre sí, lo que puede ayudar a defenderse de una acción relativa a indicaciones adicionales.⁵⁰

De conformidad con la jurisprudencia alemana, en principio pueden utilizarse como base para una modificación no solo las reivindicaciones originales y la descripción general, sino también los ejemplos y dibujos, ya que se consideran parte de la divulgación de la solicitud. La principal pregunta que debe plantearse es si la característica que se va a incluir en la reivindicación se puede considerar una posible forma de realizar la invención. Por lo tanto, se permite realizar una modificación mediante la toma de una característica de un ejemplo, en lugar de hacerlo mediante la limitación de la reivindicación al ejemplo como un todo, siempre de la reivindicación de la patente o de la solicitud que se presentó se desprenda que la combinación nueva de las características seleccionadas es una posible forma de realizar la invención.⁵¹ El mismo criterio se aplica en casos de generalizaciones a partir de los dibujos.

La jurisprudencia del FCJ es ciertamente mucho menos formalista en comparación con la OEP cuando se trata de limitaciones de rangos numéricos en la solicitud presentada. Generalmente, se considera que un rango numérico divulga todos los valores intermedios posibles entre el límite inferior y superior, es decir, todo valor y subrango dentro de este rango se divulga del mismo modo.⁵² El FCJ también es menos formalista que la OEP cuando se trata de admitir renuncias al derecho exclusivo de uso y ha hallado una solución pragmática para causas en las que una solicitud de patente ha sido limitada por una modificación no permitida durante la acción judicial y más tarde se impugna en un procedimiento de oposición o de revocación. Mientras que en la OEP esta situación puede tenderle al titular de la patente una “trampa ineludible” en la que ninguna opción permita cumplir tanto el artículo 123.2 como el 123.3 del CPE, la jurisprudencia alemana sí ofrece una solución: si la inserción de una característica que no se ha divulgado en la solicitud presentada da como resultado una mera restricción de la materia protegida, la característica en cuestión puede permanecer en la reivindicación, pero no se puede recurrir a ella para respaldar la patentabilidad.⁵³ Si, por el contrario, la característica insertada trata un aspecto que no se ha divulgado en la solicitud como parte de la invención de ningún modo (aliud), la patente debe revocarse o declararse nula.⁵⁴