5.6.6 Recopilación de información
5.6.6.1 Mecánica básica de las alegaciones
Uno de los principios fundamentales por los que se rige toda acción civil conforme al Código Procesal Civil es que las partes deben presentar todos los hechos y las pruebas pertinentes para las pretensiones sustantivas del litigio (“Beibringungsgrundsatz”; artículo 138.1 del Código Procesal Civil). El tribunal no puede, de oficio o voluntariamente, explorar hechos o pruebas (con algunas excepciones como peritos designados por el tribunal y órdenes de presentar determinados documentos que se comentarán más adelante). Por lo general, corresponde a la parte que presenta las alegaciones la carga de fundamentar y, en caso de impugnación por parte de la contraria, de probar los hechos que constituyen la base de la alegación. Por lo tanto, en un caso de infracción de patente, la parte que afirma que la parte contraria es responsable de infracción de patente (y, por lo tanto, sujeta a una determinada reparación) debe hacer las alegaciones fácticas necesarias y, en caso de impugnación, debe recurrir a las pruebas.
No obstante, esto no significa que dicha parte (quien plantea la acción o demandante)137 deba tener un conocimiento concluyente de los hechos, y mucho menos poseer pruebas en ese sentido cuando inicia una acción por infracción de patente. Basta con especificar determinados hechos que el demandado puede admitir, negar o rebatir. El límite a esto es la pura especulación: el demandante no puede limitarse a alegar determinados hechos sin base alguna para obligar procesalmente al demandado a pronunciarse sobre ellos. Las “demandas especulativas de información” no son posibles en el sistema procesal alemán. Si hay una base suficiente a partir de la cual se puede inferir una alegación de hecho y, a pesar de ello, el demandado decide no abordar determinadas alegaciones de hecho, estas se consideran admitidas (artículo 138.3). Si se niegan los argumentos del demandante, el tribunal debe practicar pruebas. Los detalles de estas normas de alegación se proporcionan en la sección 5.6.4.6 de este capítulo.
5.6.6.2 Compra de prueba
La manera más fácil de obtener información objetiva es comprar los dispositivos acusados de infracción y someterlos a un análisis empírico. Está bien establecido que cualquier forma de “compra de prueba” es una manera legítima de procurarse la información necesaria para iniciar una acción por infracción, aunque el comprador (que también puede ser el abogado del demandante) no comunique este contexto. Los límites posibles son las formas ilícitas de obtener dicha información.
5.6.6.3 Revelación probatoria limitada previa al juicio (órdenes de inspección)
Sin embargo, en algunos casos, el titular de la patente no tiene acceso a los dispositivos acusados de infracción ni a la ejecución del método acusado. Además, puede que ni siquiera la ingeniería inversa sea adecuada para divulgar todas las características pertinentes (por ejemplo, características del tipo “producto definido en función de un proceso”). Por consiguiente, aunque el titular de la patente tuviera una base suficiente para hacer determinadas alegaciones fácticas de infracción (véase la Sección 5.6.4.6 de este capítulo) y pudiera presentar una acción sobre esa base, la presunción podría ser incorrecta y la acción se desestimaría en cuanto al fondo. Aunque este es un riesgo general que el titular de una patente (como demandante) debe asumir cuando interpone una acción, no es satisfactorio si ese riesgo se basa en información fáctica insuficiente. Por lo tanto, al aplicar puntos clave de la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,138 la Ley de Patentes prevé un sistema procesal específico (también “previo al juicio”) que permite al titular de la patente afirmar hechos concretos, lo que permite la adopción de medidas previas a la presentación de cualquier acción de reparación permanente.
La parte fundamental de este régimen legal está prevista en el artículo 140c de la Ley de Patentes, en virtud del cual cualquier persona que, con suficiente probabilidad, infrinja una patente, puede ser demandada para que presente un documento o inspeccione un elemento (por ejemplo, un dispositivo o proceso) que se encuentra bajo su control si esto es necesario a los fines de determinar la existencia de la infracción (véase el artículo 140c.1) de la Ley de Patentes). El requisito básico para dicha orden de inspección es que exista cierta probabilidad de infracción. Por lo tanto, el titular de la patente debe fundamentar la infracción distinguiendo las características ciertas y aquellas respecto de las cuales hay una incertidumbre de hecho y, al mismo tiempo, explicando la base para inferir una determinada probabilidad del uso de dichas características en los dispositivos o métodos del demandado. Estas obligaciones de presentar un documento o de acceder a la inspección también se pueden imponer mediante una medida preliminar (artículo 140c.3) de la Ley de Patentes). Se trata de la parte que permite una revelación de hechos antes de presentar una acción para obtener una medida permanente.
Bajo la protección de este régimen legal,139 la jurisprudencia, en particular la de los tribunales regionales y los tribunales superiores regionales de Düsseldorf,140 ha desarrollado un proceso muy equilibrado pero bastante complejo para una orden de inspección ex parte respecto de los dispositivos y procesos poseídos y utilizados respectivamente por un probable infractor de patente. Aunque los matices de este proceso son sutiles, generalmente se basa en una combinación de una medida preliminar (según el artículo 140c.3) de la Ley de Patentes) con un “procedimiento de prueba independiente” (con arreglo al artículo 485.1 del Código Procesal Civil). Con el primero de ambos aspectos, se ordena al probable infractor de la patente que acepte la inspección (realizada por parte de un perito designado por el tribunal), mientras que el segundo permite la obtención de pruebas en forma de un dictamen pericial antes del inicio de cualquier procedimiento de reparación permanente (la acción principal por infracción). De este modo, el dictamen pericial correspondiente se puede adoptar como prueba pericial auténtica en un posible procedimiento posterior sobre el fondo para la medida permanente (respecto de la prueba pericial, véase la sección 5.6.7.1 de este capítulo). Si los dispositivos o métodos acusados de infracción que se deben inspeccionar están ubicados en las instalaciones del probable infractor de patente y se deniega el acceso, se puede emitir una orden de registro adicional (artículo 758a).141 En circunstancias específicas, la inspección incluso se puede llevar a cabo en las instalaciones de un tercero, siempre que se pueda considerar que el infractor está en posesión de los productos pertinentes o tenga influencia suficiente sobre la realización del procedimiento protegido. Si el probable infractor de la patente se niega a la inspección o deniega el acceso a las instalaciones, las órdenes de inspección o de registro se deben ejecutar con la ayuda de un oficial de justicia, quien, a su vez, puede llamar a oficiales de policía para obtener apoyo.
La clave de este proceso es equilibrar los intereses de las partes, es decir, el interés en obtener la prueba para demostrar la infracción contra el interés de preservar la información confidencial. Este es el motivo por el que en el proceso de inspección habitual se prevé que un perito independiente designado por el tribunal realice la inspección. Solamente los abogados (o abogados de patentes) del titular de la patente, pero no este, tienen permitido asistir a la inspección, mientras que el perito y los abogados también actúan bajo una medida de protección que les impide comentar los hallazgos con otras personas, ni siquiera con el titular de la patente. Para garantizar que se preservan los derechos del demandado, se suele obligar al perito a conceder al demandado un cierto tiempo (por ejemplo, dos horas) para que se ponga en contacto con sus abogados mientras se aplaza la inspección. En este sentido, se recomienda que las empresas cuyas instalaciones puedan estar sujetas a dichas órdenes que contraten abogados disponibles con poca antelación para comparecer en dicho contexto.
Si bien el perito simplemente no puede confiscar los dispositivos o documentos (a menos que la confiscación figure en la orden y se ejecute mediante el oficial de justicia), sí puede documentar los hallazgos de la inspección mediante fotografías, capturas de pantalla y medios similares, entre ellos la deconstrucción, si la orden lo autoriza y siempre que no se produzcan daños. Si se trata de datos o códigos digitales, es posible permitir que el perito descargue dichos datos, para lo que el demandado debe colaborar facilitando contraseñas si así se establece en la orden de inspección.
Posteriormente, el perito designado por el tribunal redacta un dictamen pericial sobre los resultados de la inspección con respecto a los hechos y los fundamentos de la infracción de la patente objeto de la demanda. Este informe se entrega sin editar al tribunal y a los abogados del probable infractor de la patente, así como a los abogados individuales del titular de la patente, quienes están vinculados por la obligación de protección en la orden de inspección original. Asimismo, como se ha mencionado, esta orden contiene la obligación de mantener la confidencialidad incluso frente a su cliente (el titular de la patente). El FCJ ha confirmado que dicha obligación es jurídicamente válida y que es suficiente para proteger al demandado.142 Por ende, el probable infractor de patente por lo general no puede solicitar que solamente se entregue una versión editada del informe a los abogados del titular de la patente obligados por las medidas de protección.
En este aspecto, el régimen de confidencialidad difiere del nuevo régimen legal previsto en el artículo 145a de la Ley de Patentes en combinación con los artículos 16 a 20 de la nueva ley sobre la protección de información comercial confidencial (“Geschäftsgeheimnisschutzgesetz”)143 debido a que el nuevo régimen legal exige que al menos una persona de cada parte tenga acceso a la información confidencial y protegida (véase el artículo 191.2 de la Ley sobre la protección de secretos comerciales). Este es el motivo por el cual el artículo 145a de la Ley de Patentes, que permite las medidas de protección previstas en la nueva ley de protección de la información comercial, excluye expresamente los procedimientos en virtud del artículo 140c de la Ley de Patentes.144 Por lo tanto, en la primera etapa de los procedimientos escritos posteriores a la presentación del dictamen pericial conforme al artículo 140c de la Ley de Patentes, el dictamen pericial no se entrega al titular de la patente (ni a un empleado o persona contratada por el titular de la patente que no sea el abogado presentado en autos). En cambio, se debe realizar una evaluación sobre si dicha divulgación está justificada a la luz de la posible información de carácter confidencial contenida en el dictamen pericial. Al tomar esta decisión, el tribunal debe equilibrar los intereses de las partes (es decir, el interés de demostrar la infracción frente al interés de proteger la información confidencial). Si hay en juego información confidencial y un dictamen pericial no ha confirmado la probabilidad de infracción, la divulgación no está justificada. Si hay una probabilidad considerable de infracción, la divulgación puede justificarse aunque afecte a la información confidencial. En muchas situaciones, basta con divulgar el dictamen pericial editado.145 La cantidad de solicitudes de órdenes de inspección es reducida; incluso los tribunales regionales que tratan cuestiones de patentes a menudo solo tramitan unas pocas solicitudes al año.
5.6.6.4 El artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América
Debido a la falta de revelación probatoria suficiente, se ha generalizado que los demandantes en las acciones por infracción en Alemania (y a veces también los demandados) invoquen el artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América. Esta disposición permite a los tribunales federales de este país ordenar a una persona que reside en su distrito que dé testimonio o presente un documento para su uso en un procedimiento extranjero o internacional. En la práctica, dicha norma no se interpreta de manera restrictiva,146 por lo que esta forma de revelación probatoria se ha utilizado con frecuencia en procedimientos judiciales alemanes de patentes en los que participan estadounidenses en calidad de partes o terceros que estén en posesión de pruebas pertinentes para el litigio alemán. Esta norma no solo ha adquirido importancia respecto de la información técnica, sino también para los contratos de licencia en el contexto de los argumentos de defensa basados en las condiciones FRAND justas, razonables y no discriminatorias.
Sin embargo, es importante destacar que el demandante no tiene la obligación procesal de usar la revelación probatoria dispuesta en el artículo 1782 para afirmar hechos o pruebas porque, con respecto al artículo 23 del Convenio de La Haya sobre la Obtención Pruebas,147 Alemania ha declarado su objeción, de modo que no admite las solicitudes de revelación probatoria previa al juicio.148 De hecho, en muchas situaciones, los resultados de la revelación probatoria de los Estados Unidos de América podrían incluso demorar la acción. Por lo tanto, puede ser una estrategia beneficiosa confiar en los requisitos de alegación dispuestos en la práctica alemana del proceso civil, particularmente la carga probatoria secundaria del demandado cuando se trata de sus productos (véase la sección 5.6.4.6 de este capítulo).
En alemán, “el que plantea la acción” (“Anspruchsinhaber”) se utiliza para describir que la parte tiene derecho fundado a obtener una determinada reparación, independientemente de todo tipo de acción procesal con base en esta. En el presente documento, se hace referencia a la posición procesal de la parte como “demandante”. Esas posiciones no necesariamente deben coincidir. Por ejemplo, en una acción de sentencia declaratoria de no infracción, el demandado sería la parte que afirma tener derecho a una reparación por infracción de patente, es decir, el demandante del derecho fundado a esa reparación.
Por lo tanto, el proceso también se denomina “procedimiento de inspección de Düsseldorf” (“Düsseldorfer Besichtigungsverfahren”); véase T. Kühnen “Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren” GRUR 576 (2020).
El “procedimiento de prueba independiente” conforme al art. 485 también puede ser significativo, independiente de la medida cautelar preliminar respecto de la inspección, si el dispositivo está disponible públicamente, pero hay riesgo de que el objeto de la prueba se pierda (porque, por ejemplo, está sujeto a degradación u otros cambios).
BGH (FCJ), 16 de noviembre de 2011, X ZB 37/08, 2010 IIC 724 (Lichtbogenschnürung).
Véase Ohly/Stierle, “Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess”, GRUR 1229, 1240 (2021). Además, las observaciones anteriores sobre los motivos que expliquen por qué exigir una persona al demandante no concordaría con la justificación subyacente del “procedimiento de inspección de Düsseldorf”; véase T. Kühnen “Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren” GRUR 576 (2020).
Lichtbogenschnürung, X ZB 37/08.
Véanse los cuatro factores Intel descritos en la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. Intel Corp. contra Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004). Pueden consultarse más detalles sobre esto en Mirza, 2019 GRUR Int. 781.
Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, 18 de marzo de 1970, 847 UNTS 241.
LG München (Tribunal Regional de Múnich), 20 de diciembre de 2018, 7 O 10495/17 (Qualcomm contra Apple).