Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.6.10 Pruebas

Las causas relativas a las patentes se caracterizan por peticiones (a menudo numerosas) destinadas a excluir o limitar el uso de pruebas, incluidas las peticiones que van en contra de los dictámenes periciales.²⁰² Es una práctica habitual resolver estos problemas con bastante antelación al juicio para que las partes acudan con sus presentaciones debidamente perfeccionadas de acuerdo con las órdenes judiciales que las limitan.

10.6.10.1 Peritos técnicos y económicos

Daubert establece una lista de verificación no excluyente que los tribunales de primera instancia pueden utilizar para evaluar la fiabilidad de la declaración de los peritos científicos: 1) si la técnica o teoría del perito puede probarse o se ha probado (es decir, si la teoría del experto puede debatirse en cierto sentido objetivo o si, por el contrario, es simplemente un criterio concluyente subjetivo cuya fiabilidad no se puede evaluar de forma razonable); 2) si la técnica o teoría ha sido objeto de revisión entre pares y publicación; 3) la tasa de error conocida o potencial en la aplicación de la técnica o teoría; 4) la existencia o el mantenimiento de las normas y los controles; y 5) si la técnica o teoría ha tenido una aceptación general en la comunidad científica.

Además de la distinción temática entre peritos científicos o técnicos y económicos (indemnizaciones por daños y perjuicios), las causas relativas a las patentes incluyen dos tipos diferentes de pruebas periciales. El primero, común en la mayoría de los demás tipos de litigios, implica la aplicación de una metodología técnica, científica o económica aceptada a los hechos planteados durante el juicio para llegar a las conclusiones sobre las cuestiones de hecho. Un perito puede declarar, por ejemplo, sobre los resultados de su análisis para determinar la composición química del producto objeto de acusación. Dado que este tipo de declaración se refiere a un análisis que el perito realiza de forma periódica fuera del contexto del litigio, entra directamente en el marco de la regla del FRE y de Daubert. Como consecuencia, presenta pocas cuestiones nuevas.

El segundo tipo de declaración presenta más dificultades. En las causas relativas a las patentes, se suele pedir a un perito que emplee sus conocimientos científicos, técnicos o especializados para evaluar un concepto jurídico hipotético. Cabe mencionar los siguientes ejemplos:

• ¿Quién es “una persona experta en la materia”?
• ¿Consideraría una “persona experta en la materia” en el momento de la supuesta infracción que las diferencias entre la reivindicación de la patente y el producto objeto de acusación son “insignificantes”?
• En el momento en el que se presentó la solicitud de la patente, ¿habría tenido una “persona experta en la materia” la motivación para combinar ideas conocidas para crear la invención reivindicada?
• ¿Qué tarifa por regalías habrían acordado el titular de la patente y el infractor si hubiesen mantenido una negociación en el momento de la primera infracción sabiendo que la patente era válida y se había infringido?

La función de control del tribunal está más matizada en estos ámbitos. Dado que representa un concepto jurídico hipotético, necesariamente parte del tipo de metodología generalmente aceptada y revisada entre pares que se contempla en la regla 702 del FRE y en Daubert.

Los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para determinar el proceso y el momento para decidir acerca de la admisibilidad de la prueba pericial. Aunque pueden resolver las impugnaciones de Daubert en conjunto con la sentencia por vía sumaria y las peticiones in limine, estos planteamientos tienden a dar poca importancia a la investigación Daubert. Por ello, muchos jueces estudian la admisibilidad de la prueba pericial a través de un programa específico de sesiones informativas o audiencias para las peticiones Daubert en la orden de administración de la causa.

El momento óptimo para programar estas peticiones es después de que los peritos hayan prestado declaración sobre sus dictámenes, pero mucho antes de la conferencia previa al juicio. Esta forma de programar la sesión informativa y la audiencia garantizará que se disponga de un expediente completo, pero también concederá al tribunal el tiempo adecuado para estudiar el fondo de cada impugnación. Además, la consideración inicial de las impugnaciones Daubert previene el riesgo de que se niegue a una parte practicar una prueba pericial en el juicio, lo que en algunos casos puede suponer una dura sanción por un error corregible. Por ejemplo, una impugnación común de Daubert habitual a un perito experto en indemnizaciones por daños y perjuicios se basa en la supuesta fecha incorrecta de negociación hipotética para la determinación de una regalía razonable. La determinación de esta fecha puede resultar problemática, no solo porque depende de la información técnica relacionada con la infracción, que habitualmente va más allá del ámbito de los expertos en indemnizaciones por daños y perjuicios, sino también porque las sentencias por vía sumaria del tribunal de primera instancia pueden influir en esa fecha. En estas circunstancias, incluso si la metodología del experto en indemnizaciones por daños y perjuicios es adecuada, puede que la base de hecho para el análisis sea incorrecta desde el punto de vista jurídico. Una vez analizado el contenido de la sentencia por vía sumaria, el perito puede revisar su análisis para incluir la información correcta, por lo que si la cuestión se plantea mediante una petición in limine en vísperas del juicio, sería injusto aceptar la petición y recusar al perito. Por consiguiente, muchos tribunales conocen de las impugnaciones Daubert al mismo tiempo que las peticiones de sentencia por vía sumaria, pero de manera independiente de estas.

10.6.10.2 Peritos especializados en Derecho de patentes

En ocasiones, las partes proponen presentar una prueba pericial relativa al Derecho de patentes, los procedimientos de la USPTO, la terminología sobre patentes, el historial de tramitación o las cuestiones sustantivas (por ejemplo, la anterioridad) y procedimentales (por ejemplo, aquello que el “examinador de patentes razonable” consideraría importante) a través de un abogado de patentes o un exempleado de esa oficina. Para respaldar esta prueba pericial, las partes suelen señalar que las normas sobre las pruebas permiten concretamente aportar dictámenes sobre las cuestiones importantes²⁰³ y presentar pruebas periciales sin especificar en primer lugar los hechos o datos subyacentes.²⁰⁴

Normalmente, las declaraciones sobre las cuestiones de Derecho formuladas por especialistas en Derecho de patentes —en contraste con una descripción general del funcionamiento del proceso de patentes— es inadmisible. Como en cualquier otro ámbito, corresponde únicamente al tribunal, y no a los peritos, dar instrucciones al jurado sobre el Derecho subyacente. Por el contrario, a menudo se admiten declaraciones de peritos sobre los procedimientos y la terminología empleados en las patentes y los historiales de tramitación. No obstante, en muchos casos, esas declaraciones pueden resultar redundantes teniendo en cuenta las instrucciones previas al jurado en las que se explican estos procedimientos. Dado que es probable que las instrucciones que se proporcionan al jurado sean más neutras, generalmente será un medio preferible para presentar esta información al jurado. Sin embargo, puede que las instrucciones proporcionadas al jurado no sean lo suficientemente concretas para explicar un hecho procesal pertinente de la USPTO en un caso particular y, en esas circunstancias, es probable que la prueba pericial sea más adecuada y útil para el jurado.

La admisibilidad de la prueba pericial sobre patentes propuesta en relación con las cuestiones más importantes dependerá a menudo de si el experto no se limita a aplicar el Derecho de patentes a un supuesto conjunto de hechos, de modo que influye de forma esencial en la decisión del jurado. Esto sucede especialmente si el experto en patentes propuesto carece de los conocimientos técnicos correspondientes. Por lo tanto, el dictamen del perito especialista en patentes sobre cuestiones como la infracción, la evidencia y la anterioridad basado en las conclusiones técnicas supuestas o proporcionadas por otro perito suele ser inadecuado. De igual manera, las declaraciones en las que se aplica el Derecho de patentes a las cuestiones que están relacionadas con el procedimiento de patentes pero dependen de las conclusiones técnicas ofrecidas por otras personas, como la fecha prioritaria correcta de una reivindicación en una solicitud de continuación, suelen ser inadecuadas. Por el contrario, si el perito especialista en patentes también cuenta con los conocimientos técnicos pertinentes, debería estar tan capacitado para declarar en el marco de esos conocimientos como cualquier experto no jurídico con conocimientos técnicos similares.

En los juicios ante el tribunal en los que no existe ninguna preocupación por la excesiva confianza de los jurados en la prueba pericial, los tribunales admiten más libremente la declaración de peritos especialistas en Derecho de patentes. Esto incluye, por ejemplo, las declaraciones relativas a si un examinador de patentes razonable consideraría importante un determinado estado de la técnica o unas determinadas declaraciones en una resolución de conducta no equitativa. Los tribunales determinaron que estas declaraciones son útiles y las permitieron.²⁰⁵

En ocasiones, la prueba pericial versa sobre las capacidades de los examinadores de patentes, su carga de trabajo, el tiempo que dedican a las solicitudes o cuestiones similares. Estas declaraciones, que pretenden reforzar o debilitar la presunción legal de validez, no son admisibles.²⁰⁶ La deferencia que el jurado debe conceder a las medidas adoptadas por los examinadores de patentes es una cuestión de Derecho como cualquier otra.

10.6.10.3 Testigos inventores y empleados técnicos

Los testigos que son inventores y otros empleados técnicos suelen declarar en el juicio sobre la invención y sobre otras cuestiones técnicas. Con frecuencia, estos testigos podrían considerarse expertos y, si se presentan adecuadamente como tales, su declaración podría constituir una prueba pericial. Dado que es probable que sus funciones no “suelen implicar prestar declaración en calidad de peritos”, a estos empleados no se les exige un dictamen pericial, salvo orden especial. Sin embargo, normalmente conviene solicitar dicho dictamen y es una disposición que podría incluirse en la orden de la vista consultiva para la gestión de la causa.²⁰⁷

Si los inventores y otros empleados técnicos no se dan a conocer como expertos, pueden surgir cuestiones de difícil delimitación con respecto de su declaración. Por ejemplo, cuando un inventor o compañero de trabajo testifica ante un jurado acerca de la invención, normalmente es necesario acompañar la declaración sobre los hechos históricos con una explicación de la tecnología utilizada. A veces, estas explicaciones se impugnan como prueba pericial no revelada. Otras declaraciones que suelen impugnarse son las que el inventor o el empleado hacen sobre el carácter del estado de la técnica en el momento en el que se produjo la invención. Aunque la declaración sobre la invención y el estado de la técnica puede ser muy técnica, puede consistir en la descripción de hechos históricos sin la expresión de la opinión. En ese caso, la declaración no pericial es admisible sin la divulgación por parte de expertos. No obstante, estas declaraciones se emplean en ocasiones para intentar presentar una opinión no revelada como prueba. Los tribunales tienen discrecionalidad para admitir como prueba un resumen de las pruebas admisibles.²⁰⁸

10.6.10.4 Peticiones in limine

Las peticiones in limine ofrecen al tribunal la oportunidad de establecer procedimientos y limitaciones sustantivas que agilizan las pruebas, acortan los juicios y reducen la confusión del jurado. Aunque en cierto modo son sustantivas, estas peticiones constituyen en gran medida requisitos procesales y la base probatoria de las declaraciones de los peritos. Por este motivo, algunos tribunales optan por conocer de las peticiones in limine al principio de los juicios para estar más familiarizados con las controversias que es probable que se produzcan y después continuar con algunas de ellas hasta que las cuestiones se desarrollen en el transcurso del proceso. Si estas cuestiones se aplazan hasta el juicio, los procedimientos pueden alargarse e interrumpirse.

Las peticiones in limine pueden englobar una amplia variedad de cuestiones de interés. Cabe mencionar los siguientes ejemplos:

• una petición para impedir una comparación entre el producto objeto de acusación y un producto equivalente vendido por el titular de la patente (por temor a que el jurado se centre en el producto del titular de la patente y no en la invención reivindicada);
• una petición para excluir el estado de la técnica no divulgado (el título 35 del USC, artículo 282.c), exige que dicha divulgación se lleve a cabo al menos 30 días antes del juicio);
• una petición para desestimar una acción o excepción por falta de pruebas;
• una petición para impedir que un perito testifique sobre cuestiones que no se señalaron en el dictamen pericial;
• una petición para prohibir la remisión a procedimientos relacionados en la Oficina de Patentes; y
• una petición para impedir el uso del término “secuestrador de patentes” y otros términos peyorativos al referirse a entidades no practicantes.

La resolución de estas peticiones puede implicar cuestiones jurídicas, así como los hechos y el proceso judicial de la causa concreta.

La variedad de posibles peticiones in limine puede saturar a los jueces mientras se preparan para el juicio. Además, algunas peticiones in limine pueden encubrir peticiones Daubert o de sentencia por vía sumaria. Como consecuencia, varios jueces aplican normas para acumular, agilizar y priorizar estas peticiones, incluidos los requisitos siguientes:

• todas las peticiones in limine y las respuestas deben registrarse juntas en la orden previa al juicio;
• cada litisconsorcio estará limitado a tres peticiones in limine, a menos que el tribunal determine lo contrario;
• la petición in limine y las respuestas deben indicar las autoridades de las que dependen; y
• cada petición in limine puede estar respaldada por un máximo de tres páginas de alegatos y puede estar impugnada por un máximo de tres páginas de alegatos; además, el litisconsorcio que realiza la petición in limine puede añadir un máximo de una página adicional en respuesta a su petición.
• Asimismo, si más de una parte respalda o se opone a una petición in limine, dicho respaldo u oposición se combinará en un único escrito de tres páginas (y, en el caso de la parte demandante, una sola respuesta de una hoja), a menos que el tribunal determine lo contrario.