Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.7.6 Carácter inventivo

El artículo 22.3 de la Ley de Patentes prevé que “por ‘carácter inventivo’ se entiende que, en comparación con el estado de la técnica, la invención tiene características sustantivas destacadas y representa un progreso evidente y que el modelo de utilidad tiene características sustantivas y representa un progreso”. Para la evaluación del carácter inventivo, las Directrices para el Examen de Patentes contienen disposiciones detalladas, incluidas las relativas a las “características sustantivas destacadas” y al “progreso evidente”.

Que una invención tenga “características sustantivas destacadas” significa que la invención es clara y sustancialmente diferente del estado de la técnica; para examinarla se suele seguir la “regla de los tres pasos”. Que una invención “represente un progreso evidente” significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos en comparación con el estado de la técnica.

Al evaluar si una invención posee o no carácter inventivo, no solo se tiene en cuenta la solución técnica en sí, sino también el sector técnico al que pertenece la invención, el problema técnico resuelto y los efectos técnicos producidos por la invención. La invención debe considerarse en su conjunto. Al evaluar el carácter inventivo, se permite combinar diferentes soluciones técnicas divulgadas en uno o más estados de la técnica para evaluar la invención reivindicada. Esto difiere del principio de “comparación separada” en la evaluación de la novedad.

4.7.6.1 Evaluación de las características sustantivas destacadas

Determinar si una invención tiene características sustantivas destacadas consiste en determinar si, para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, la invención reivindicada no es evidente en comparación con el estado de la técnica. Si la invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica, entonces no tiene características sustantivas destacadas; en cambio, si no es evidente, sí las tiene.

Normalmente, se siguen tres pasos para determinar si una invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica. El primer paso consiste en determinar el estado de la técnica más próximo. El estado de la técnica más próximo se refiere a la solución técnica del estado de la técnica que está más estrechamente relacionada con la invención reivindicada. Esto se convierte en la base para determinar si la invención reivindicada tiene o no características sustantivas prominentes. Cabe señalar que, al determinar el estado de la técnica más próximo, se considera en primer lugar el estado de la técnica en el mismo sector técnico o en sectores similares. El segundo paso consiste en determinar las características distintivas de la invención y el problema técnico efectivamente resuelto por la invención. El tercer y último paso consiste en determinar si la invención reivindicada es evidente o no para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

4.7.6.1.1 Determinación de las características técnicas distintivas

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Oerlikon Textile GmbH contra Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,¹⁴⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el concepto inventivo de una invención se tiene en cuenta al determinar las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más próximo. Si el concepto inventivo de la invención es la combinación de elementos técnicos correspondientes y el estado de la técnica no ha divulgado ni explícita ni implícitamente las enseñanzas de tal combinación ni ha divulgado los efectos técnicos que pueden producirse mediante dicha combinación, la combinación de elementos técnicos reivindicada por la invención debe tratarse como un todo al determinar las características técnicas distintivas. No es apropiado determinar las características técnicas distintivas basándose en un único elemento técnico.

4.7.6.1.2 El problema técnico efectivamente resuelto

Para determinar el “problema técnico efectivamente resuelto” —como se menciona en el segundo paso de la regla los tres pasos— se analizan en primer lugar las características técnicas distintivas de la invención reivindicada cuando se comparan con el estado de la técnica más próximo. Luego, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se determina basándose en los efectos técnicos que las características técnicas distintivas consiguen en la invención reivindicada.

El artículo 13 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Cuando los efectos técnicos que las características distintivas logran en la solución técnica definida en las reivindicaciones no se especifican en la descripción y los dibujos adjuntos, el tribunal popular puede determinar el problema técnico efectivamente resuelto que puede reconocer una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente sobre la base del conocimiento común general en la técnica, la relación entre las características técnicas distintivas y otras características técnicas en las reivindicaciones y el papel de las características técnicas distintivas en la solución técnica definida en las reivindicaciones.

Si la determinación hecha por la decisión acusada no indica o indica incorrectamente el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones, la evaluación del carácter inventivo por parte del tribunal popular sobre las reivindicaciones, de conformidad con la ley, no se verá afectada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Edan contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁶ la Corte Popular Suprema estableció que el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se refiere a la tarea técnica que mejora el estado de la técnica más próximo para lograr mejores efectos técnicos. El problema técnico se identifica comparando la invención con el estado de la técnica más próximo y no sobre la base del estado de la técnica que aparece en la descripción.

En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa Strix Ltd contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁷ la Corte Popular Suprema estableció que las funciones y los efectos técnicos de las características técnicas distintivas son la base fundamental para identificar el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones. Al determinar cuáles son las funciones y los efectos técnicos, el tribunal popular prestará atención a si la solución técnica definida en las reivindicaciones se corresponde con la solución técnica con funciones y efectos técnicos específicos que aparece en la descripción. Si existe una diferencia sustancial entre ellas, las funciones y los efectos técnicos que pueden lograrse mediante las características técnicas distintivas se determinarán de acuerdo con las circunstancias específicas de la solución técnica definida en las reivindicaciones.

En una apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Shandong Haowo Electric Co.,¹⁴⁸ la Corte Popular Suprema estableció que, al determinar el problema técnico efectivamente resuelto por la invención, el tribunal popular no subestimará el carácter inventivo de la patente exigiendo la generalización ni sobreestimará el carácter inventivo simplemente considerando los roles, las funciones o los efectos técnicos de las características técnicas distintivas en la solución técnica patentada como el problema técnico efectivamente resuelto por la invención.

4.7.6.1.3 Motivación técnica

La motivación técnica debe determinarse a la luz del estado de la técnica en su conjunto, es decir, si existe la motivación técnica de aplicar las características técnicas distintivas al estado de la técnica más próximo para resolver el problema técnico existente (es decir, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención). Por otro lado, impulsa a una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente a mejorar el estado de la técnica más próximo y llegar a la invención reivindicada cuando se enfrenta a un problema técnico. Se suele considerar que existe tal motivación técnica en el estado de la técnica en las siguientes circunstancias:

• Las características técnicas distintivas son de conocimiento común (por ejemplo, medios habituales en la técnica o medios técnicos divulgados en libros de texto o de referencia para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
• Las características técnicas distintivas son medios técnicos relacionados con el estado de la técnica más próximo (por ejemplo, los medios técnicos divulgados en otras partes del mismo documento de referencia son los mismos que la función de las características distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
• Las características técnicas distintivas son medios técnicos pertinentes divulgados en otro documento de referencia que son los mismos que la función de las características técnicas distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁴⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la solución técnica de la patente en este caso era un todo y que las características técnicas contenidas en ella no estaban aisladas. Por lo tanto, las características técnicas no podían separarse y no podía ignorarse su función en el conjunto de la solución técnica. Al determinar si una característica técnica particular del estado de la técnica es igual o equivalente a una característica técnica esencial de la patente, el tribunal popular deberá considerar si desempeña la misma función en las respectivas soluciones técnicas.

En la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center,¹⁵⁰ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando se enfrenta al problema técnico que debe resolverse, la motivación técnica que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede aprender del estado de la técnica debe consistir, en principio, en medios técnicos específicos y definidos en lugar de ideas abstractas o líneas generales de investigación. Determinar la motivación técnica del estado de la técnica basándose únicamente en la coherencia de una dirección de investigación o en exigencias abstractas y generales en el sector técnico puede dar lugar a un error de análisis ex post facto y el carácter inventivo de la invención puede subestimarse.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa Shenzhen DJ Lingmou Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁵¹ la Corte Popular Suprema estableció que la cuestión de si el planteamiento de un nuevo problema técnico o el descubrimiento de un defecto técnico en el estado de la técnica se tiene en cuenta en la evaluación del carácter inventivo depende de las circunstancias específicas del caso. En determinadas circunstancias, el “planteamiento de un nuevo problema técnico” y el “descubrimiento de un defecto técnico” pueden ser más importantes que la “solución de un problema técnico”. En la evaluación del carácter inventivo, no tener en cuenta si el problema planteado es evidente para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede conducir a un error del análisis ex post facto.

4.7.6.2 Evaluación del progreso evidente

Al evaluar si una invención representa o no un progreso evidente, la consideración principal debe ser si la invención produce o no efectos técnicos ventajosos. Normalmente, se considera que una invención produce efectos técnicos ventajosos y representa un progreso evidente cuando:

• la invención produce mejores efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica;
• la invención proporciona una solución técnica con un concepto técnico diferente que puede producir efectos técnicos que están sustancialmente al mismo nivel que los del estado de la técnica;
• la invención representa una nueva tendencia de desarrollo técnico; o
• a pesar de los efectos negativos en algunos aspectos, la invención produce efectos técnicos positivos sobresalientes en otros aspectos.

4.7.6.2.1 Otros factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo

4.7.6.2.2 Producción de efectos técnicos inesperados

El efecto técnico de una invención es un factor importante en la evaluación del carácter inventivo. Si, en comparación con el estado de la técnica, los efectos técnicos producidos por la invención representan un evidente cambio cualitativo o un cambio cuantitativo que no puede ser razonablemente esperado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, se producen efectos técnicos inesperados. Al determinar si existen efectos técnicos inesperados, es necesario considerar de forma integral las características del sector técnico al que pertenece la invención, especialmente la previsibilidad de los efectos técnicos y la motivación técnica en el estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Boehringer Ingelheim GmbH contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁵² la Corte Popular Suprema evaluó el carácter inventivo de un compuesto cristalino novedoso y estableció que, aunque los compuestos cristalinos pueden diferir en parámetros físicos y químicos debido a su diferente organización molecular, siguen siendo compuestos. Por lo tanto, las disposiciones relativas al carácter inventivo de las invenciones químicas de las Directrices para el Examen de Patentes son aplicables a la evaluación de su carácter inventivo. Para evaluar el carácter inventivo de los cristales, debe considerarse la estructura microscópica del cristal junto con el hecho de si aporta o no efectos técnicos inesperados.

4.7.6.2.3 Lograr el éxito comercial

Cuando resulte difícil evaluar el carácter inventivo de una solución técnica con la regla de los tres pasos o se llegue a la conclusión preliminar de que una solución técnica carece de carácter inventivo, desde la perspectiva del efecto motivador en la sociedad y la economía, se puede considerar el éxito comercial. Si el éxito comercial de la solución técnica se atribuye a otras razones, como un avance en las técnicas de venta o la publicidad, no se utiliza como base para evaluar el carácter inventivo.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidez de un modelo de utilidad, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Hu Ying,¹⁵³ la Corte Popular Suprema estableció que el éxito comercial es una consideración secundaria en la evaluación del carácter inventivo. Lo que debe evaluarse es si la invención o el modelo de utilidad ha alcanzado realmente el éxito comercial y si este se debe directamente a las características técnicas de la solución técnica de la invención o del modelo de utilidad (que mejoran en comparación con el estado de la técnica) y no a otros factores. La causa inmediata del éxito comercial de una invención o de un modelo de utilidad se destacará al evaluar el carácter inventivo. Por lo tanto, en tales casos, es necesario llevar a cabo un análisis detallado de las causas del éxito comercial para excluir la influencia de factores distintos de las características técnicas en dicho éxito.

4.7.6.2.4 Determinación de doctrinas contrarias

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa Chongqing Lifan Automobile Sales Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China,¹⁵⁴ la Corte Popular Suprema estableció que una “doctrina contraria” determinada en la decisión del acusado suele ser relativa a motivaciones técnicas. Al considerar si existe o no una doctrina contraria en el estado de la técnica, el tribunal popular realizará el análisis y la determinación basándose en los conocimientos y las capacidades cognitivas de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente y tomará el estado de la técnica como un todo. En el caso de un documento de patente que constituya el estado de la técnica, el defecto técnico registrado en la técnica anterior se considera la percepción subjetiva del solicitante de la patente y no el conocimiento objetivo de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente. Una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no estará necesariamente limitada por el contenido relacionado con el defecto técnico y, por lo tanto, no podrá encontrar la motivación técnica correspondiente en el estado de la técnica. Además, incluso si se indica un defecto técnico, sigue siendo necesario observar si está relacionado con el problema técnico efectivamente resuelto por las características técnicas distintivas y con la determinación de la motivación técnica.