Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.3.4 Argumentos de defensa en demandas por infracción de patente

4.3.4.1 Defensa del estado de la técnica

Según el artículo 67 de la Ley de Patentes, cuando un supuesto infractor tenga pruebas de que la tecnología o el diseño que ha explotado forma parte del estado de la técnica o es un diseño anterior, dicha explotación no constituye una infracción del derecho de patente. Esta disposición se añadió a la Ley de Patentes de 2008 en consideración de que el alcance de la protección de los derechos de patente no debe abarcar el estado de la técnica y las tecnologías que son evidentes y equivalentes al estado de la técnica (véase la sección 4.8.9 relativa a la defensa de un diseño anterior).

Con respecto a la definición del estado de la técnica, el artículo 22.5 de la Ley de Patentes establece que “el término ‘estado de la técnica’ se refiere a cualquier tecnología conocida por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Esta formulación se introdujo en la Ley de Patentes de 2008. Anteriormente, la disposición había definido diferentes ámbitos geográficos de divulgación pública a través de publicaciones, uso público u otros medios. Para determinar el estado de la técnica de una patente, se tiene en cuenta la versión de esta disposición en la Ley de Patentes que fuera aplicable en la fecha de presentación de la solicitud de patente. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estuviera en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”.

Para determinar si se admite la defensa del estado de la técnica, el principal factor que debe tenerse en cuenta es la relación entre la solución tecnológica supuestamente infractora y el estado de la técnica. Aunque la solución técnica supuestamente infractora constituya una infracción literal, la defensa del estado de la técnica es admisible siempre que el presunto infractor pueda aportar pruebas que demuestren que la tecnología supuestamente infractora forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa Strix Ltd contra Ningbo Shenglida Electric Manufacturing Co.,⁹⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que la aplicación de una defensa del estado de la técnica solo depende de si todas las características técnicas del producto supuestamente ilícito que de manera presunta entran en el alcance de la protección del derecho de patente son idénticas o equivalentes a las características técnicas correspondientes de soluciones técnicas divulgadas al público en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no puede excluirse por el mero hecho de que el producto supuestamente ilícito sea idéntico a la patente.

Con respecto al método para juzgar si procede la defensa del estado de la técnica, el artículo 14.1 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando todas las características técnicas que supuestamente están comprendidas en el alcance de la protección de un derecho de patente sean idénticas o no presenten diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes a una solución técnica del estado de la técnica, los tribunales populares determinarán que la solución técnica explotada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Patentes de [2008].

Esta disposición aclara que las características técnicas que se comparan con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica son las que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente, y no todas las características técnicas de la tecnología utilizada por el supuesto infractor. Si ambas son idénticas o no presentan diferencias sustanciales, la tecnología implementada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Yancheng Zetian Machinery Co. contra Yancheng Geruite Machinery Co.,⁹⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando se examina la defensa del estado de la técnica, la solución técnica que debe compararse con el estado de la técnica es la supuestamente infractora, y no la patentada. El método de examen consiste en determinar las características técnicas que supuestamente entran dentro del alcance de la protección del derecho de patente en relación con las reivindicaciones de la patente y juzgar si existen características técnicas idénticas o equivalentes divulgadas en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no exige que la solución técnica supuestamente infractora sea completamente idéntica al estado de la técnica. Las características técnicas de la solución técnica supuestamente infractora que sean irrelevantes para el alcance de la protección del derecho de patente no se tendrán en cuenta al determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Beijing Sogou Technology Development Co.,⁹⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para determinar si las características técnicas que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente son idénticas o no presentan diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica, la atención debe centrarse en los problemas técnicos que debe resolver la patente y en las funciones y efectos técnicos de las características técnicas controvertidas que se mencionan en las reivindicaciones. Se examina la diferencia entre ambas en relación con los medios, las funciones, los efectos y el grado de impacto.

Para determinar si existe una “diferencia sustancial” en la defensa del estado de la técnica, puede utilizarse como referencia la doctrina de los equivalentes. En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Foshan Shunde Fashion Electrical Appliances Mfg. Co. contra Zhejiang iSMAL Hi-Tech Electrics Co.,⁹⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una característica técnica en la solución técnica supuestamente infractora y la característica técnica correspondiente en una solución técnica anterior son medios habituales directamente intercambiables en el sector técnico, se puede determinar que no existe una diferencia sustancial.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,⁹⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que la defensa del estado de la técnica es admisible cuando la solución técnica patentada indica de manera específica sus aspectos inventivos y enfatiza que todas las características técnicas distintas de los aspectos inventivos son componentes generales, si las características técnicas correspondientes a los aspectos inventivos se han divulgado en el estado de la técnica, pero no otras características técnicas, y si la combinación de la tecnología anterior y los componentes generales conduce inevitablemente a una solución técnica general anterior correspondiente a la solución técnica patentada.

4.3.4.2 Defensa basada en una solicitud en conflicto

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

“Novedad” significa que la invención o el modelo de utilidad no forma parte del estado de la técnica, que ninguna persona física o jurídica ha presentado una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación y que el contenido de la solicitud se ha divulgado en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación de la solicitud.

Por “solicitud en conflicto” se entiende una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos [presentada] antes de la fecha de solicitud y [cuyo contenido] se divulga en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de dicha fecha. Una solicitud en conflicto puede utilizarse para realizar comparaciones separadas con una patente a fin de evaluar la novedad, pero no puede utilizarse en combinación con otro elemento del estado de la técnica, con otras solicitudes en conflicto o con conocimientos generales muy extendidos para evaluar la capacidad inventiva de la patente. Si una solución técnica se ha divulgado en una solicitud en conflicto, se considera que carece de novedad en comparación con la solicitud en conflicto y, por lo tanto, no se le puede conceder una patente. En consecuencia, una solución técnica supuestamente infractora que haya sido divulgada en una solicitud en conflicto no está dentro del alcance de la protección de la patente, según el mismo razonamiento que se sigue para determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa Cixi Bosheng Plastic Products Co. contra Chen Jian,⁹⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando un supuesto infractor afirme que no infringió la patente sobre la base de que la solución técnica supuestamente infractora se divulgó en una solicitud en conflicto, los tribunales populares pueden examinar si ha lugar a la defensa de solicitud en conflicto con arreglo a las disposiciones relativas a la defensa del estado de la técnica. Dado que las defensas basadas en la existencia de una solicitud en conflicto y en el estado de la técnica difieren en su definición y naturaleza, los criterios para determinar la admisibilidad de la defensa de solicitud en conflicto son compatibles con la propia naturaleza de la solicitud. Solo podrá determinarse ha lugar a la defensa basada en una solicitud en conflicto cuando cada característica técnica de la solución técnica supuestamente infractora se haya divulgado por separado y en su totalidad en una solicitud en conflicto y no presente novedad alguna en comparación con dicha solicitud.

4.3.4.3 Defensa de fuente legítima

En el artículo 77 de la Ley de Patentes se establece que “cualquier persona que, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que fue fabricado y vendido sin la autorización del titular de la patente, no estará obligado a pagar una indemnización, siempre que pueda probar la fuente legítima del producto”. Según esta disposición, la defensa de fuente legítima tiene dos prerrequisitos. En primer lugar, la persona actuó de buena fe sin culpa subjetiva al utilizar, ofrecer en venta o vender el producto infractor y no sabía o no debería haber sabido que el producto en cuestión era un producto infractor. En segundo lugar, puede probarse la fuente legítima del producto infractor utilizado, ofrecido a la venta o vendido por el demandado. Si se admite la defensa de fuente legítima, el demandado no es responsable de pagar una indemnización.

Con respecto a la defensa de fuente legítima, el artículo 25, párrafos 2 y 3, de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

“Sin conocimiento” […] significa que no se sabe ni se debería haber sabido.

“Fuente legítima” […] significa que un producto se obtiene a través de un procedimiento comercial normal, como un canal de venta legítimo o un contrato de venta ordinario. Para que se admita la defensa de fuente legítima, la persona que utiliza, ofrece para la venta o vende el producto deberá aportar las pruebas pertinentes de conformidad con la práctica comercial.

Para definir los requisitos de las pruebas que demuestren la existencia de una fuente legítima en una controversia, la práctica comercial se determina en función de si los sujetos comerciales son personas físicas, “establecimientos industriales y comerciales gestionados por particulares o empresas”, el precio del objeto, las formas habituales de comercio en la industria o región, etc.

Con respecto a si se ordena el cese de la infracción cuando se admite la defensa de fuente legítima, el artículo 25.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una persona, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que dicho producto se fabrica y vende sin autorización del titular de la patente, y la fuente legítima del producto pueda demostrarse mediante pruebas, los tribunales populares apoyarán la afirmación del titular del derecho de ordenar a dicha persona que ponga fin a los actos mencionados de utilización, ofrecimiento para la venta o venta, a menos que el usuario del producto supuestamente ilícito aporte pruebas que demuestren que se ha pagado una contraprestación razonable por dicho producto.

La “contraprestación razonable” en esta disposición se refiere a un precio o condición comercial que sea básicamente equivalente o ligeramente inferior al del producto patentado. Si la contraprestación es significativamente inferior al precio o condición comercial del producto patentado, normalmente se presume que el comprador debería haber sabido que el producto adquirido no estaba autorizado por el titular de la patente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de diseño, en la causa Guangdong Archie Hardware Co. contra Yang Jianzhong,¹⁰⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que la defensa de fuente legítima es un derecho concedido por ley a los usuarios y vendedores de buena fe de productos ilícitos. De acuerdo con el principio de que la carga de la prueba recae sobre la parte que presenta la demanda, para invocar la defensa de fuente legítima, el usuario o vendedor de un producto infractor debe aportar pruebas (por ejemplo, facturas de compra, recibos y comprobantes de pago) que demuestren que el producto infractor se obtuvo de forma legítima. La defensa de fuente legítima tiene dos prerrequisitos, a saber, que en el usuario o vendedor no se observe culpabilidad subjetiva y que el producto supuestamente ilícito se haya obtenido de una fuente legítima. En cuanto a la condición subjetiva, el usuario o vendedor del producto supuestamente ilícito tiene que demostrar que no sabía que estaba utilizando, ofreciendo a la venta o vendiendo un producto ilícito. Como hecho negativo, la carga de la prueba suele recaer en el titular del derecho para demostrar la condición subjetiva de que el supuesto infractor conocía o debería haber conocido el carácter ilícito. En cuanto a si existe una fuente legítima para el producto supuestamente ilícito, el usuario o el vendedor carga con la responsabilidad de probar que existe un canal de compra legítimo, un precio razonable y un proveedor directo para el producto supuestamente ilícito.

Con respecto a la admisión de la defensa de fuente legítima alegada por un vendedor, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad Baokou (Xiamen) Sanitary Ware Co. contra Guantao Peilong Water Heating Installation and Maintenance Store,¹⁰¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un vendedor puede probar que ha cumplido con las reglas de comercio legítimas y normales del mercado, que el producto que se vende se obtuvo de una fuente cierta, un canal legítimo y a un precio razonable, que su acto de venta fue de buena fe y que cumplió con la práctica comercial, se puede presumir que el vendedor no tiene culpa subjetiva. En esta circunstancia, el titular del derecho deberá presentar pruebas en contrario.

Con respecto a la asunción de responsabilidad cuando se admite una defensa de fuente legítima, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa Guangzhou Surui Mechanical Equipment Co. contra Shenzhen Helitai Technology Co.,¹⁰² la Corte Popular Suprema sostuvo que una defensa de fuente legítima libera de la obligación de pagar una indemnización, pero no exime de responsabilidad por infracción. La defensa de fuente legítima de un vendedor no cambia la naturaleza ilícita del acto de vender el producto infractor ni libera al vendedor de la responsabilidad de cesar las ventas del producto infractor. El vendedor sigue debiendo asumir todos los costos razonables del titular del derecho para obtener el cese de la infracción.

4.3.4.4 Defensa de los derechos de uso anterior

El artículo 9.2 de la Ley de Patentes establece que “si dos o más solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invención o creación, el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero”. La defensa de los derechos de uso anterior pretende compensar la deficiencia de este principio del primero en presentar. Según el artículo 75.2) de la Ley de Patentes, no se considerará que ha infringido el derecho de patente la persona que, “antes de la fecha de presentación de la solicitud, ya haya fabricado el producto idéntico, utilizado el procedimiento idéntico o realizado los preparativos necesarios para su fabricación o utilización y siga fabricándolo o utilizándolo dentro del alcance original”.

Con respecto a la defensa de los derechos de uso anterior, el artículo 15 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un supuesto infractor alegue derechos de uso anterior de una tecnología o diseño adquiridos ilegalmente, los tribunales populares no admitirán dicha alegación.

En cualquiera de los siguientes casos, los tribunales populares determinarán que la circunstancia de “realizar los preparativos necesarios para su fabricación o uso” recogida en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes se ha producido si:

1. 1) se han completado los principales dibujos técnicos o documentos de proceso para llevar a cabo una invención o creación; o
2. 2) se han fabricado o adquirido los principales equipos o materias primas para implementar una invención o creación.

El “alcance original” establecido en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes abarca la escala de producción existente y la escala de producción alcanzable haciendo uso del equipo de producción existente o a partir de los preparativos de producción existentes en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Cuando, después de la fecha de presentación de la solicitud de patente, el titular del derecho de uso anterior transfiere o concede licencias a otros para aplicar la tecnología o el diseño que ha aplicado o ha hecho los preparativos necesarios para aplicarlos, los tribunales populares rechazarán la alegación del supuesto infractor de que dicho acto constituye una aplicación continuada dentro del alcance original, a menos que la tecnología o el diseño se transfieran o sucedan junto con la empresa original.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,¹⁰³ la Corte Popular Suprema sostuvo que los dibujos de diseño son la base fundamental para el procesamiento y la inspección de productos en el ámbito de la fabricación de maquinaria. Por lo tanto, cuando un supuesto infractor haya diseñado los dibujos de las piezas clave del producto supuestamente ilícito y todas las demás piezas de este sean piezas generales, se puede determinar que el supuesto infractor ha terminado los principales dibujos técnicos esenciales para la implementación de la invención o creación y ha hecho los preparativos necesarios para fabricar el producto supuestamente ilícito, por lo que se puede sostener la defensa de los derechos de uso anterior.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Jiangxi Yintao Pharmaceutical Co. contra Shaanxi Hanwang Pharmaceutical Co.,¹⁰⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que la admisibilidad de una defensa de los derechos de uso anterior depende principalmente de si el supuesto infractor, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, había explotado la patente o realizado los preparativos técnicos o materiales necesarios para explotarla. Si los expedientes de solicitud de registro del producto supuestamente ilícito —en este caso, un producto farmacéutico— muestran que el presunto infractor había terminado los documentos de proceso y el equipo para fabricar el producto farmacéutico supuestamente ilícito antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se considera que había hecho los preparativos necesarios para fabricar o explotar la patente. Dado que un Departamento Regulador de Productos Médicos revisa y concede la certificación de fabricación de un producto farmacéutico, los preparativos necesarios para la fabricación o el uso no se determinarán en función de la aprobación de dicha certificación.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa Beijing Yingtelai Technology Co. contra Beijing SinoShield Chuangzhan Doors Co.,¹⁰⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el fabricante no es el demandado, pero el vendedor puede demostrar que el producto supuestamente ilícito se obtuvo de una fuente legítima y que el fabricante gozaba de derechos de uso anterior, el vendedor también puede alegar la defensa de los derechos de uso anterior.

4.3.4.5 Otras circunstancias que no se consideran infracción de patente

Además de los argumentos de defensa descritos anteriormente, según el artículo 75 de la Ley de Patentes, ninguna de las siguientes circunstancias se considerará infracción de patente:

• el agotamiento del derecho de propiedad intelectual (es decir, después de la venta de un producto patentado o de un producto adquirido directamente de acuerdo con un procedimiento patentado por el titular de la patente o cualquier persona física o jurídica autorizada por el titular de la patente, otra persona utiliza, ofrece en venta, vende o importa dicho producto);
• cualquier medio de transporte extranjero —que atraviese temporalmente el territorio, las aguas o el espacio aéreo territoriales de China— que utilice la patente de que se trate en sus dispositivos e instalaciones para sus propias necesidades y de conformidad con cualquier acuerdo celebrado entre China y el país al que pertenezca el medio de transporte extranjero, de conformidad con cualquier tratado internacional en el que ambos países sean partes o en virtud del principio de reciprocidad;
• cualquier persona que utilice la patente en cuestión especialmente con fines de investigación y experimentación científica; y
• excepciones Bolar (es decir, cualquier persona que fabrique, utilice o importe un producto farmacéutico o equipo médico patentado con el fin de proporcionar la información necesaria para el examen y la aprobación administrativos y cualquier otra persona que fabrique o importe un producto farmacéutico patentado o un equipo médico patentado para dicha persona).