Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.11 Temas seleccionados

5.11.1 Acción para la concesión de una licencia obligatoria

5.11.1.1 Motivos para solicitar una licencia obligatoria

Una licencia obligatoria es el derecho no exclusivo de utilizar con fines comerciales una patente concedida. Esta licencia no la concede de manera voluntaria el titular de la patente, sino el FPC tras la solicitud de quien solicita la licencia. Los requisitos previos para otorgar una licencia obligatoria por parte del tribunal están previstos en la Ley de Patentes alemana y requiere, antes de nada, que quien solicita la licencia haya intentado sin éxito, dentro de un período razonable, obtener el permiso del titular de la patente para usar la invención en condiciones razonables. La prioridad de los intentos infructuosos de obtener una licencia es la consecuencia de que conceder una licencia obligatoria sea una ultima ratio: el titular de la patente solo debe ser obligado a conceder una licencia si se ha negado a concederla —en absoluto o en condiciones razonables — a pesar de que una licencia sería necesaria para satisfacer intereses superiores. Los intereses superiores que constituyen los motivos para conceder una licencia obligatoria se regulan en el artículo 24 de la Ley de Patentes.

El fundamento más importante es el interés público que exige la concesión de una licencia obligatoria (véase el artículo 24.1 de la Ley de Patentes), en particular, se considera que la salud pública y la seguridad pública son intereses públicos relevantes. Una forma especial de interés público está codificada en el artículo 24.5 de la Ley de Patentes, según el cual se puede conceder una licencia obligatoria para garantizar un suministro adecuado del producto patentado en el mercado alemán si la invención patentada no se utiliza (de manera predominante) en Alemania. Sin embargo, la mera existencia de un interés público per se no justifica la concesión de una licencia obligatoria. En cambio, es necesario tener en cuenta las circunstancias particulares de una causa específica y equilibrar los intereses en cuestión. Solo puede concederse una licencia obligatoria si esto da como resultado que el interés público prevalece sobre el interés del titular de la patente de mantener su posición de monopolio. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del FCJ, debe afirmarse la existencia de un interés público en la concesión de una licencia obligatoria si un medicamento para el tratamiento de una enfermedad grave tiene propiedades terapéuticas que los medicamentos disponibles en el mercado no tienen o no necesitan en la misma medida, o si su uso evita efectos secundarios indeseables que habría que aceptar si se administraran otros medicamentos.¹⁹⁸

De conformidad con el artículo 24.2, también puede concederse una licencia obligatoria para una patente que impida al titular de otra patente con una fecha de presentación o de prioridad posterior explotar su invención porque al hacer uso de dicha patente se infringe la patente más antigua (es decir, la patente con una fecha de presentación o de prioridad anterior). En esta situación, se requiere además que la invención protegida por la patente más reciente demuestre un avance tecnológico importante de relevancia económica sustancial en comparación con la invención reivindicada por la patente más antigua. En las situaciones cubiertas por el artículo 24.2 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede, a cambio, solicitar la concesión de una licencia cruzada para el uso de la invención protegida por la patente más reciente.

La disposición del artículo 24.2 de la Ley de Patentes también se aplica a las causas en las que un obtentor no puede obtener o explotar una variedad patentada sin infringir una patente más antigua. La concesión de una licencia obligatoria para una patente que reivindica una invención en el sector de la tecnología de semiconductores solamente es posible cuando la licencia es necesaria para eliminar las prácticas anticompetitivas perseguidas por el titular de la patente que hayan sido establecidas por el tribunal o en procedimientos administrativos (véase el artículo 24.4 de la Ley de Patentes).

5.11.1.2 Alcance de una licencia obligatoria

Por medio de una licencia obligatoria, se concede al solicitante de la licencia un derecho no exclusivo (no una obligación) de utilizar comercialmente una invención protegida por una patente concedida. El derecho se limita a la finalidad para la que se ha concedido y también puede estar sujeto a más condiciones y límites. Por ejemplo, puede exigirse que se adjunte al producto una notificación relativa a la patente que es objeto de la licencia obligatoria, o la licencia obligatoria puede concederse solamente respecto de determinadas reivindicaciones de la patente, estar limitada a determinadas actividades (por ejemplo, formas farmacéuticas de un medicamento)¹⁹⁹ o contener restricciones temporales o geográficas. Además, la concesión de una licencia obligatoria puede estar supeditada a una caución de garantía por parte del solicitante de la licencia.

Debido a que la concesión de una licencia obligatoria no establece un contrato de licencia ordinario, las partes no necesitan actuar como partes normales de un contrato de licencia. El titular de la patente solamente debe tolerar el uso de su patente; no se le impide explotar la patente como lo desee y no está obligado a mantener o defender la patente. Además, no es necesario que justifique que la invención es factible o adecuada para el propósito previsto y tampoco necesita proporcionar el conocimiento técnico requerido para el uso de la invención. Obviamente, quien solicita la licencia debe abonar tasas de licencia por su derecho a utilizar la invención en una cuantía determinada por el tribunal teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, que son, entre otras, el valor económico del derecho a utilizar la invención. Se permite al solicitante de la licencia que impugne la validez de la patente presentando una acción de revocación o una oposición. A diferencia de una licencia no exclusiva normal, una licencia obligatoria también se podría conceder respecto de una patente para la cual ya se haya concedido una licencia exclusiva.

Una licencia obligatoria está vinculada a la empresa que hace uso de la invención respecto de la que se concedió la licencia obligatoria y solamente se puede conceder en combinación con dicho negocio; no es posible conceder solo la licencia obligatoria.

El FPC puede fijar la duración de la licencia obligatoria directamente o por medio de una condición resolutiva. Si no se ha fijado una duración, el titular de la patente puede pedir que el FPC retire la licencia obligatoria si ya no se cumplen los requisitos previos para su concesión. La licencia obligatoria finaliza ipso iure cuando expira la patente.

5.11.1.3 Aspectos procesales

5.11.1.3.1 Procedimiento sobre el fondo

Los procedimientos sobre el fondo relativos a una licencia obligatoria siguen las mismas normas y son tramitados por los mismos tribunales que se han mencionado con respecto a los procedimientos de revocación (véase la sección 5.4.1.1). El objeto de la acción puede ser la concesión, la adaptación o la retirada de una licencia obligatoria; las partes del procedimiento son el titular de la patente como licenciante y el solicitante de la licencia.

Cuando se presenta una demanda para la concesión de una licencia obligatoria, quien solicita la licencia no necesita especificar las condiciones de la licencia obligatoria solicitada. Si, en el momento de presentar la demanda para la concesión de una licencia obligatoria, el solicitante de la licencia todavía no ha intentado suficientemente obtener una licencia en condiciones razonables, puede continuar sus esfuerzos durante el procedimiento. Si sus intentos dan resultado y se celebra un contrato de licencia después de que se haya iniciado la acción para la concesión de una licencia obligatoria, se puede retirar la acción o, de manera alternativa, el demandante o ambas partes pueden presentar una declaración de que no hay necesidad de pronunciarse sobre ella (“einseitige oder übereinstimmende Erledigungserklärung”).

Una sentencia que concede una licencia obligatoria no obliga al titular de la patente a celebrar un contrato de licencia, sino que establece directamente el derecho de quien solicita la licencia (pero no su obligación) de utilizar la invención patentada y su obligación de cumplir con las condiciones establecidas en la sentencia (en particular, de abonar las tasas de licencia). Como en los procedimientos de revocación, las costas suelen imponerse a la parte vencida o, en una causa donde ambas partes declararon que no había necesidad de pronunciarse (“übereinstimmende Erledigungserklärung”), a la parte que habría sido vencida, a menos que la equidad exija otra cosa (véanse los artículos 81.1) y 84.2) de la Ley de Patentes y las normas aplicables del Código Procesal Civil).

5.11.1.3.2 Procedimientos sumarios

Si hay pendiente una acción para la concesión de una licencia obligatoria, quien solicita la licencia puede además iniciar un procedimiento de medidas preliminares dirigido a la concesión de una licencia obligatoria. Sin embargo, no es posible solicitar una medida preliminar si no hay pendiente un procedimiento sobre el fondo. La solicitud de una medida preliminar se debe presentar ante el FPC, que debe programar una vista oral, que se prepara mediante declaraciones por escrito de las partes y después de la cual se dictará una sentencia. La sentencia tendrá el mismo efecto que la sentencia en los procedimientos sobre el fondo (véase la sección 5.11.1.3.1).

Se concede una medida preliminar si quien solicita la licencia fundamenta (no prueba) que los requisitos materiales para la concesión de una licencia obligatoria se cumplen y que hay una necesidad urgente en el interés público para la concesión inmediata de la licencia obligatoria. El umbral para este último requisito es bastante alto y solamente se cumple si se requiere una decisión inmediata para evitar graves perjuicios al público si hubiera que esperar el resultado del procedimiento sobre el fondo. En tiempos recientes, solo se ha dictado una medida preliminar en una causa de licencia obligatoria.²⁰⁰ La medida preliminar depende del procedimiento sobre el fondo. Por lo tanto, si se retira o desestima la demanda, el efecto de la medida cautelar preliminar cesa.

La concesión de una licencia obligatoria por medio de una medida preliminar puede depender de que quien solicita la licencia proporcione una caución de garantía para compensar los posibles daños y perjuicios del titular de la patente. El solicitante de la licencia quizá deba proporcionar otra caución de garantía para la ejecución de la sentencia no firme por la que se concede la licencia obligatoria. Esto debe analizarse detenidamente: si se inicia un procedimiento de medidas preliminares y se ejecuta una sentencia no definitiva porque la concesión de una licencia obligatoria mediante una medida preliminar resulta injustificada desde el inicio, o si la sentencia se revoca más adelante, el solicitante de la licencia deberá compensar al titular de la patente por los daños y perjuicios causados.

5.11.1.3.3 Apelación

Se puede interponer un recurso de apelación ante el FCJ contra la sentencia tanto en los procedimientos sobre el fondo como en los procedimientos de medidas cautelares. Los procedimientos de apelación son muy similares y básicamente siguen las normas mencionadas para la apelación en los procedimientos de revocación.