Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

9.7 Vías civiles de reparación

9.7.1 Medidas cautelares

A menudo, el motivo principal por el que el titular de la patente inicia un proceso judicial por infracción es obtener una medida cautelar contra la parte demandada para impedir que infrinja la patente. Los tribunales de Inglaterra y Gales tienen potestad para conceder medidas cautelares “en todas las situaciones en las que consideren que es justo y conveniente”.¹⁴²

Por lo general, el juez de sala define el texto exacto y el alcance de las medidas cautelares en la audiencia consiguiente a la sentencia. Normalmente, las medidas cautelares tienen un carácter general, es decir, impiden a la parte demandada infringir la patente, a diferencia de las medidas que prohíben al demandado realizar determinados actos que el tribunal considera constitutivos de infracción de acuerdo con lo observado en el juicio.

La concesión de medidas cautelares está sujeta a la discrecionalidad del tribunal. En el asunto Evalve Inc. c. Edwards Lifesciences Ltd,¹⁴³ el entonces juez Birss examinó la importante cuestión de si conceder una medida cautelar y con qué condiciones hacerlo, y señaló los principios generales siguientes:

1. i) Las medidas cautelares generales para impedir infracciones futuras son la vía de reparación habitual que se concede al titular de la patente.
2. ii) La parte demandada debe exponer los motivos por los que no debería imponerse dicha medida.
3. iii) Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias. El interés público y los efectos de la medida para terceros son aspectos importantes. […]
4. iv) Idealmente, el interés público puede justificar la denegación o anulación de la medida cautelar y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios en su lugar. […]
5. v) El punto de partida de toda reflexión sobre el interés público en relación con una vía de reparación tras un juicio en materia de patentes es la idea de que todo el sistema de patentes está repleto de disposiciones con las que se trata de hallar un equilibrio entre varios intereses públicos.
6. vi) La posibilidad de adoptar una medida cautelar de exclusión es una muestra importante del carácter monopolístico de los derechos de patente. Si bien por lo general los monopolios son contrarios al interés público, cuando se determina que una patente es válida y que ha sido objeto de infracción, la protección mediante una medida cautelar del monopolio de la patente responde a un interés público, porque vela por los objetivos del sistema en su conjunto, entre ellos, promover la inversión en innovación.
7. vii) Por lo tanto, cuando […] coexisten varios intereses públicos incompatibles entre sí, debe tenerse en cuenta que el legislador está en mejores condiciones que los tribunales para examinar las cuestiones y hallar un amplio equilibrio adecuado. La facultad de denegar o conceder una medida cautelar por motivos de interés público no tiene por objeto reconfigurar el amplio equilibrio entre los distintos intereses públicos en el sistema de patentes establecido por el Parlamento. Esa potestad debe ejercerse con prudencia y en circunstancias limitadas.¹⁴⁴

En una causa bien resuelta, los tribunales estuvieron dispuestos a conceder una medida cautelar cuyo alcance excedía la vida de la patente, con el objetivo de privar a la parte demandada de las ventajas de las que se había beneficiado al infringir la patente mientras estaba vigente.¹⁴⁵

Los tribunales también tienen potestad para adaptar las medidas cautelares a las características de la causa. Por ejemplo, en las causas en las que el titular de la patente tiene la obligación de conceder licencias en condiciones FRAND, puede redactarse la medida cautelar de manera que expire si la parte demandada acuerda una licencia en condiciones que el tribunal considera FRAND.¹⁴⁶ En cambio, habida cuenta de que la concesión de las medidas cautelares es una decisión discrecional del tribunal, algunos tribunales han estado dispuestos, acertadamente, a denegar o limitar una medida definitiva tras determinar la existencia de infracción y a sustituirla por una indemnización por daños y perjuicios.

9.7.2 Reparación financiera: indemnización por daños y perjuicios y liquidación de beneficios

La etapa relativa a la cuantía de los procesos judiciales en materia de patentes consiste en el procedimiento en el que se decide el importe (es decir, la cuantía) de la reparación financiera. La reparación puede consistir en una indemnización por daños y perjuicios o en una liquidación de beneficios. Esta etapa, en la que el proceso suele bifurcarse, sigue a la fase en la que se determina la responsabilidad.

Por lo tanto, si se determina la validez de la patente y la existencia de infracción, se deben iniciar procesos separados para determinar el importe de la compensación que debe pagarse al titular de la patente. Es frecuente que las partes, tras haber negado la responsabilidad durante varios años y, a menudo, en varias otras jurisdicciones fuera de Inglaterra y Gales, lleguen al proceso judicial agotadas emocional y económicamente, por lo que el titular de la patente puede estar razonablemente satisfecho con la situación una vez que ha obtenido unas medidas cautelares adecuadas. Por estos motivos, las partes a menudo llegan a un acuerdo para resolver la controversia antes de iniciar el procedimiento de fijación de la cuantía o, al menos, al comienzo de este procedimiento. En consecuencia, las sentencias y demás decisiones judiciales sobre la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción de patentes son relativamente poco frecuentes.

Si bien la indemnización por daños y perjuicios tiene un carácter reparador, en virtud del artículo 13 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹⁴⁷ incorporada al Derecho interno del Reino Unido por medio del artículo 3 del Reglamento sobre Propiedad Intelectual (observancia, etc.) de 2006,¹⁴⁸ es posible conceder alguna forma de indemnización incrementada.

El titular de la patente puede solicitar una reparación económica por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios, pero no ambas. Antes de escoger, el titular tiene derecho a obtener una cantidad limitada de información de la parte infractora, de conformidad con los principios establecidos en el asunto Island Records Ltd. c. Tring International plc.¹⁴⁹ Es más frecuente que el titular opte por una valoración de los daños, si bien es posible que prefiera la liquidación de beneficios por motivos comerciales.

Al calcular la indemnización por daños y perjuicios, el tribunal tiene en cuenta si el titular fabrica productos de conformidad con la patente, concede licencias para explotar la licencia o mantiene ambas actividades. Si el titular concede licencias sobre la patente, tendrá derecho a obtener una indemnización equivalente a lo que obtendría si el infractor hubiera firmado un acuerdo de licencia en las condiciones habituales exigidas por el titular. Si el titular de la patente fabrica productos de conformidad con la patente, el análisis es más complicado, si bien el principio sigue siendo el mismo, a saber, poner al titular en la situación en la que estaría si no se hubiera cometido la infracción. El tribunal debe analizar numerosos factores, como la medida en la que los productos del titular de la patente y los del infractor compiten entre sí, la medida en que la presencia del infractor ha provocado la caída de los precios en el mercado y la medida en que las ventas del producto patentado habrían generado un aumento en las ventas de otros productos del titular de la patente. Si el titular de la patente no fabrica productos de conformidad con la patente ni concede licencias sobre ella, el tribunal normalmente valora la cuantía de la reparación del titular a partir de una regalía razonable.

El tribunal planteará la valoración de la reparación de manera diferente si el titular de la patente escoge la liquidación de beneficios. La liquidación de beneficios es de carácter restitutorio, pues está concebida para privar a la parte infractora de la ganancia ilícita obtenida de la infracción de la patente y restituir esos beneficios al titular de la patente. Si el producto o proceso patentado es solo una parte del producto —lo que sucede casi inevitablemente con artículos compuestos, como un teléfono móvil o un automóvil—, el tribunal debe calcular la repartición del valor atribuible al componente patentado.

9.7.3 Otras vías de reparación

9.7.3.1 Revocación y declaración de invalidez

Si el tribunal determina que la patente es inválida, emitirá una orden de revocación de la patente que será ejecutada por la UKIPO. También emitirá una declaración de invalidez de la patente.

9.7.3.2 Certificado de impugnación de la validez

Si la impugnación de la validez de la patente no ha prosperado, el titular puede solicitar un certificado de impugnación de la validez, que se incorpora al registro de la patente ante la UKIPO. Si posteriormente prospera otra impugnación de la patente, el titular puede obtener las costas por resarcimiento en las que haya incurrido para defenderse de la impugnación, a menos que el tribunal determine lo contrario.

9.7.3.3 Publicación y difusión de la sentencia

El tribunal puede ordenar la difusión y publicación de la sentencia, cuyo costo asume la parte vencida.¹⁵⁰ El tribunal tiene discrecionalidad para decidir sobre esta cuestión, y la decisión sobre si es adecuado publicar la sentencia, así como dónde y cuánto tiempo se publicará, dependerá de las circunstancias. Si prosperan las pretensiones del titular de los derechos, esta orden suele emitirse únicamente para disuadir a los futuros infractores o sensibilizar al público. Si vence la parte demandada, por lo general solo se dicta esta orden cuando existe la verdadera necesidad de disipar la inseguridad comercial.¹⁵¹ Así, es posible que se deniegue esta orden cuando la publicación podría provocar una situación bochornosa para una de las partes.¹⁵²

9.7.3.4 Entrega y destrucción de los productos

Como se señala claramente en el artículo 61 de la Ley (véase la sección 9.5.3), el tribunal tiene la potestad de ordenar que la parte infractora entregue o destruya los artículos ilícitos que están bajo su control o, en circunstancias excepcionales, que la parte demandada reclame los productos ilícitos a los terceros a quienes se suministraron dichos productos. En general, esta orden se considera complementaria a las medidas cautelares y se dicta para contribuir a la efectividad de la medida. Sin embargo, también puede dictarse esta orden en otras circunstancias, por ejemplo, puede ordenarse la entrega de los productos para evitar que la parte demandada venda las existencias obtenidas mediante actos de infracción tras el vencimiento de la patente.¹⁵³

9.7.4 Condena en costas y valoración de las costas

En la audiencia consiguiente a la sentencia, normalmente se pide al juez de sala que determine la repartición de las costas del procedimiento. El juez se basa en el análisis de cuál de las partes es la vencedora global desde una perspectiva comercial para condenar en costas a la otra parte. No obstante, a menudo se aplica un criterio basado en el análisis de cada una de las cuestiones, que da como resultado que la parte vencedora global no obtenga las costas en relación con determinadas cuestiones respecto de las que no prosperaron sus pretensiones, e incluso es posible que deba pagar las costas a la parte vencida en determinadas circunstancias.¹⁵⁴ Es posible, por ejemplo, que una parte impugne la validez de una patente por motivos de anterioridad (novedad), evidencia e insuficiencia, pero solo prospere la pretensión relativa a la evidencia. En esas circunstancias, la parte que impugnó la validez alcanza el objetivo de invalidar la patente, pero es posible que no obtenga las costas relativas a las cuestiones de la anterioridad y la insuficiencia. Además, si el juez considera que la impugnación se basó en pretensiones poco razonables, puede imponer a la parte impugnante el pago de las costas del titular relativas a esas pretensiones.

El juez de sala no determina la cuantía de las costas que deben abonarse entre las partes. Si las partes no llegan a un acuerdo al respecto, la cuantía se determina a partir de una valoración exhaustiva (lo cual se examina en la sección 9.7.5). Sin embargo, el juez de sala puede adoptar un criterio amplio basado en los principios descritos y, en consecuencia, ordenar a la parte condenada en costas que abone un porcentaje concreto de las costas de la parte a favor de la cual se han determinado las costas, y establecer condenas en costas opuestas respecto de distintas cuestiones. Esta orientación del juez a menudo contribuye a alentar que se alcance un acuerdo en materia de costas. La excepción a esta norma es que se haya exigido a las partes hacer una estimación de las costas (véase la sección 9.6.5.3.1). Suponiendo que la parte vencedora se haya ajustado al presupuesto, el juez de sala puede ordenar a la parte vencida que pague todas (o prácticamente todas) las costas a la parte vencedora.

En general, el tribunal puede basar la condena en costas en unas normas determinadas o en el principio de resarcimiento. Las normas excluyen los honorarios de los abogados que asesoran a las partes y las ayudan a comprender el proceso. Por lo tanto, las costas tasadas en virtud de normas suelen ser de entre el 65 % y el 75 % de las costas totales, aproximadamente. Las costas por resarcimiento equivalen a cerca del 90 % de las costas totales, pero se conceden con muy poca frecuencia, solamente en las circunstancias en las que el tribunal está convencido de que, por algún motivo, debe imponerse una penalización a la parte condenada en costas (por ejemplo, si ha tenido un comportamiento reprochable respecto de una o varias cuestiones de la causa).

Una vez determinada la parte condenada en costas y la que las obtendrá, el juez de sala suele ordenar un pago a cuenta de las costas que una parte debe pagar a la otra. Esta suma no se limita a una cantidad mínima irreductible que la parte condenada en costas probablemente recuperará, y el juez de sala, que aplica una vez más un criterio amplio, por lo general puede fijarla en aproximadamente el 60 % de los gastos en los que incurrió la parte.¹⁵⁵ Por lo tanto, si se aplica el criterio basado en el análisis de cada una de las cuestiones y se determina el pago a la parte vencedora del 70 % de las costas en las que incurrió, el juez de sala puede ordenar un pago a cuenta del 60 % de las costas. Por ejemplo, si la parte a cuyo favor es la condena en costas incurrió en un gasto de 1 millón de GBP, el pago a cuenta del 60 % del 70 % sería de 420 000 GBP.

9.7.5 Valoración exhaustiva de las costas

Como se ha señalado, en la audiencia consiguiente a la sentencia, el juez de sala suele dar dos instrucciones en relación con las costas: i) la decisión sobre cuál de las partes recibirá las costas y el porcentaje de costas que obtendrá; y ii) la orden relativa al pago a cuenta.

En muchas situaciones, las partes reflexionan sobre los comentarios del juez de sala y negocian la suma que una de ellas pagará a la otra en concepto de costas. Invariablemente, si se recurre la sentencia, las costas se pagan con el compromiso de la parte beneficiaria de reembolsarlas si el recurso prospera, o bien se guardan en depósito.

Si no pueden negociarse las costas, las normas establecen un marco para que un juez especializado en costas realice la valoración exhaustiva en un procedimiento previsto en la regla 47 del CPR.