Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

2.6 Procedimientos judiciales en materia de patentes y tramitación de causas

2.6.1 Competencia territorial, jurisdicción y normas de asignación de causas

El Tribunal Federal de Australia y los tribunales superiores de los estados y de los territorios son competentes para entender de los asuntos incoados por infracción de patentes. Se le concede jurisdicción al Tribunal Federal directamente a partir de la Ley de Patentes de 1990 (Cth).⁵³ Además, con arreglo a la ley de Patentes de 1990 (Cth), a los tribunales superiores de los estados y de los territorios, en su calidad de “tribunales competentes”, también se les otorga competencia de manera directa en relación con una serie de asuntos específicos (entre los que se incluyen, en esencia, los procedimientos por infracción).⁵⁴

El procedimiento por infracción de patente normalmente se inicia en el Tribunal Federal. Se trata de una jurisdicción nacional con numerosos jueces que cuentan con una amplia experiencia en litigios en materia de patentes y que a menudo han ejercido la abogacía antes de su nombramiento. Los procedimientos de primera instancia del Tribunal Federal son oídos y resueltos por un juez único. En Australia no se celebran hay juicios con jurado para resolver las causas en materia de patentes.

La parte interesada puede incoar un procedimiento en materia de patentes ante el Tribunal Federal con sede en cualquier estado o territorio australiano. Las normas de procedimiento y los procesos están estandarizados en toda Australia. Por lo general, la parte interesada optará por incoar un procedimiento ante el registro del Tribunal Federal que se encuentre en el estado o en el territorio en el que lleva a cabo su actividad o donde se encuentran sus representantes legales. Debido a la estandarización de las normas procesales y a la amplia experiencia de los miembros del Tribunal Federal en toda la jurisdicción nacional, se considera que el lugar donde se incoa el proceso no ofrece ningún beneficio ni desventaja.

La opción más frecuente suele ser incoar el procedimiento de revocación de patente posterior a la concesión ante los tribunales federales, aunque también se puede entablar el procedimiento ante los tribunales superiores. Cabe la posibilidad de que la parte interesada inicie el procedimiento debido a que pretende “despejar el camino” antes de la comercialización de una tecnología. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la revocación posterior a la concesión se presenta como una reconvención de un procedimiento por infracción.

En el Tribunal Federal, hay una serie de divisiones de práctica nacional, una de las cuales se ocupa de la PI e incluye la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo.⁵⁵ Las competencias de esta subdivisión incluyen:

• las controversias en materia de patentes, en especial las controversias por infracción y las relativas a la validez; así como
• los recursos contra el Comisionado de Patentes, por ejemplo, tras su denegación de una solicitud de patente.

El Tribunal Federal cuenta con unos 54 jueces. Todos los jueces del Tribunal Federal ejercen en varios ámbitos de práctica nacionales, aunque solo 15 ejercen en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo, como se menciona en el portal del Tribunal Federal.⁵⁶

El Tribunal Federal gestiona un sistema individual de expedientes en función del cual se asigna una causa a cada juez, y este se ocupa de ella desde su presentación hasta la vista final. Los procedimientos relacionados con patentes están sujetos a la Nota de práctica en materia de PI (IP-1).⁵⁷ Esta nota proporciona directrices sobre cómo deben tramitarse los procedimientos de patentes, tanto en los litigios relativos a la validez como en las causas por infracción, e incluye pautas sobre el uso de documentos técnicos de referencia consensuados y acerca de las declaraciones de tomas de posición sobre infracción.

Los jueces del Tribunal Federal se ocupan de manera activa de la tramitación de los expedientes de las causas que se les asignan, y en la legislación por la que se rige el Tribunal Federal se exige que las partes lleven a cabo los procedimientos de la manera más rápida, económica y eficaz posible.⁵⁸ En aras de la eficacia, el Tribunal Federal limita cada vez más el alcance de las diligencias previas al juicio, en particular la revelación de la prueba. El juez encargado del expediente establece un calendario para las distintas etapas, tales como la revelación de pruebas, la presentación de pruebas y las diligencias previas, y procurará minimizar el alcance de las controversias interlocutorias relacionadas con estas etapas procesales. Si bien la situación varía en función de la naturaleza de la causa, a menudo, ya en la fase temprana, el juez suele fijar una vista final, lo que proporciona un punto final práctico al itinerario que componen las etapas de revelación de pruebas, presentación de pruebas y diligencias previas al juicio.

Las partes pueden estar representadas por abogados, ya se trate de abogados que actúan ante los tribunales o de procuradores o, como suele ocurrir, de una combinación de ambos. Si una de las partes es una persona física, también puede optar por representarse a sí misma. Cuando las empresas se constituyen en partes, deben contar con la representación de abogados; sin embargo, cuando el tribunal lo autorice, podrán estar representadas por una persona que no sea un abogado.

2.6.2 Declaraciones sobre la causa

Para incoar un procedimiento en el Tribunal Federal de Australia por infracción de patente o por la revocación de una patente por motivos de invalidez, una de las partes debe presentar una solicitud inicial en la que se especifique la reparación que se pretende.⁵⁹ Por lo general, la solicitud inicial estará acompañada por un escrito de demanda o una declaración jurada con más información respecto del fundamento de la pretensión.⁶⁰ Antes de incoar el procedimiento, el demandante también debe presentar una declaración de medidas auténticas donde se especifiquen las medidas adoptadas para resolver las cuestiones que son objeto de controversia.⁶¹ Por lo general, el titular de la patente debe enviar un escrito de requerimiento antes del inicio del procedimiento y conceder un plazo adecuado (que puede ser breve en caso de urgencia) a la contraparte para que responda. De conformidad con las normas del tribunal, estos documentos se deben notificar a la contraparte.⁶²

La parte demandada en el procedimiento por infracción de patente debe presentar un escrito de contestación a la demanda en el plazo de 28 días a partir de la notificación del escrito de demanda.⁶³ No obstante, en algunos casos, el plazo de presentación del escrito de contestación puede variar por orden del tribunal. Por ejemplo, la parte demandada puede solicitar más tiempo para responder, en particular si necesita que el demandante proporcione más detalles sobre la infracción antes de poder responder a la demanda.

Como alternativa, en determinadas circunstancias, el Tribunal Federal también permite que las partes presenten una declaración concisa, como máximo de cinco páginas, en la se expongan los hechos clave que dan lugar a la demanda, las pretensiones de reparación, los motivos jurídicos principales y el supuesto daño sufrido por el demandante.⁶⁴

Cabe destacar que, en Australia, los demandantes pueden solicitar medidas provisionales o una acción de cesación de carácter cautelar, en relación con una posible infracción de patente. El demandante puede dirigirse al juez de turno del Tribunal Federal para que disponga acelerar la presentación y notificación de la solicitud inicial y las alegaciones con el fin de facilitar la vista urgente de la solicitud de medidas interlocutorias.

2.6.3 Tramitación temprana de la causa

La tramitación de causas de propiedad intelectual se rige por la normativa específica del Tribunal Federal de Australia. Esta normativa está complementada por la Nota de práctica en materia de PI (IP-1), que, cuando se lee junto con la Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas (CPN-1), permite establecer los principios clave del procedimiento de tramitación de causas aplicado por el tribunal.

Las normas que se refieren a la tramitación de causas de patentes están estructuradas para hacer especial hincapié en la resolución rápida, eficaz y lo menos costosa posible de cada asunto. El objetivo clave de la tramitación de las causas es reducir costos y demoras de modo que haya menos controversias, promover el uso eficaz de la prueba pericial y asegurar que la investigación de los hechos no se extienda más de lo exigido por la justicia y que haya la menor cantidad posible de solicitudes interlocutorias necesarias con miras a la resolución justa y eficiente de las causas.

El tribunal reconoce que los procedimientos en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de propiedad intelectual variarán en cuanto a la complejidad; por lo tanto, se adopta un enfoque flexible para llevar adelante los procedimientos, lo que permite a los profesionales adaptar la tramitación de la causa según la necesidad. Las vistas de tramitación de la causa son fundamentales para su despacho; el juez responsable del expediente es quien las realiza, y uno de sus objetivos es determinar las cuestiones que son objeto legítimo de controversia entre las partes en la etapa más temprana. En la primera vista de tramitación de la causa, cabe esperar que los representantes legales de las partes entiendan la causa de tal modo que puedan ayudar a elaborar orientaciones para su gestión con el fin de asegurar la celebración del juicio de manera rápida y poco onerosa.

En el curso de la vista inicial y de las posteriores vistas de tramitación de la causa suelen plantearse las siguientes cuestiones:

• la magnitud y el alcance de la demanda y de cualquier reconvención, incluidos los ámbitos que puedan suscitar controversia en relación con la infracción y los motivos probables de cualquier reconvención en la que se pretenda revocar la patente;
• si el titular de la patente tiene la intención de solicitar la autorización necesaria para poder modificar las reivindicaciones de la patente;
• la estrategia del titular de la patente para demostrar la infracción (en caso de controversia) y cómo limitar las controversias a los aspectos fundamentales para la solución de las cuestiones planteadas, por ejemplo, exigiendo al supuesto infractor que facilite la descripción del producto, el método o el proceso;
• cuando se alegue que existen varios tipos de presuntas actividades infractoras, cómo puede organizarse la demanda por infracción a la luz de los ejemplos representativos de conductas infractoras convenidos;
• la posibilidad de que alguna de las partes solicite autorización para aportar pruebas de experimentos realizados a los fines del procedimiento;
• la especialización de los testigos periciales, si se propone que más de un perito sea convocado por cada una de las partes y, de ser así, los motivos;
• la revelación de pruebas documentales previa al juicio. El tribunal no autoriza la revelación probatoria de manera automática, sino que corresponde a las partes establecer la conveniencia de dicha revelación;
• la preparación temprana de un documento técnico de referencia consensuado donde se expongan las cuestiones que no son objeto de controversia comprendidas en el ámbito de los conocimientos generales comunes, incluidos los aspectos de la tecnología pertinentes para que el tribunal comprenda la patente, la argumentación presentada en relación con las alegaciones de infracción y toda reconvención que tenga por fin la revocación de la patente;
• el cronograma de preparación de las pruebas periciales y no periciales;
• por lo general, las partes convendrán en que resulta eficiente examinar las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad por separado y antes de entrar en las cuestiones relativas a la cuantía de los daños y perjuicios o de la liquidación de beneficios. Para dirimir estas cuestiones por separado durante la causa, se dictan órdenes en una etapa temprana del proceso; y
• si es conveniente someter el procedimiento a mediación y cuándo. Con frecuencia, las partes acuerdan —o el tribunal dispone— que, una vez concluidas las alegaciones, las partes concurran a una mediación llevada a cabo por un secretario judicial o un mediador externo, que facilitará las negociaciones para llegar a un acuerdo.

El tribunal procurará establecer los procedimientos para una vista final tan pronto como se sepa cuándo estarán las partes en disposición de concluir las diligencias previas necesarias.

Los juristas son alentados a deliberar sobre los procedimientos desde una etapa temprana con el fin de determinar si el tribunal puede adoptar procedimientos alternativos que faciliten una solución eficaz para la controversia. El tribunal tiene la facultad para designar:

• un perito judicial que investigue sobre las cuestiones y los hechos pertinentes para el procedimiento e informe al respecto;
• un árbitro que considere y determine asuntos específicos antes de la vista final; o
• un asesor que apoye en la vista y el juicio o en la resolución del procedimiento.

En la práctica, estas medidas rara vez se adoptan en las causas de patentes durante la fase en la que se determina si existe responsabilidad.

En las vistas de tramitación de las causas resulta habitual valorar la evolución del litigio cuando se delibera sobre la posibilidad de que las partes sustancien el procedimiento de manera más eficaz:

• en lo que respecta al titular de la patente, reduciendo el número de reivindicaciones o el número de patentes objeto del procedimiento; o
• por lo que hace a la parte que pide la revocación, limitando el número de documentos sobre el estado de la técnica presentados para demostrar la falta de actividad inventiva o la falta de novedad.

Una vez presentadas las declaraciones testificales de los peritos y respondidas las preguntas correspondientes, el tribunal suele ordenar que los peritos se reúnan y preparen un informe pericial conjunto. Este proceso facilita el inicio de un diálogo directo entre los peritos que prevé asegurar que el objeto de su testimonio oral se limite a las cuestiones pertinentes que son realmente objeto de controversia. La experiencia ha demostrado que, con frecuencia, durante el proceso de elaboración del informe pericial conjunto se eliminan las controversias semánticas o periféricas que, de lo contrario, parecerían importantes en los informes escritos.

Una vez concluida la fase preparatoria, el juez encargado del expediente celebrará una vista más detallada, previa al juicio, sobre la tramitación de la causa, en la cual se tratará el desarrollo de la vista del juicio. Durante esa vista, las partes discuten el cronograma, si los testigos pueden comparecer por videoconferencia o en persona, la gestión de la prueba pericial conjunta mediante el aporte de pruebas concurrentes (véase la sección 2.6.7.4) y el orden de las presentaciones, entre otras cuestiones prácticas.

2.6.3.1 Programación

Cuando se presenta un procedimiento por infracción o revocación de patente ante el Tribunal Federal de Australia, el tribunal suele asignar el expediente a un juez, quien se encargará de todas las vistas de tramitación de la causa, así como de la vista final. Este sistema tiene varias ventajas, que incluyen que el juez responsable del expediente está familiarizado con el asunto en el momento de la celebración de la vista final. También resulta una disciplina útil para las partes que el juez que entienda de sus solicitudes procesales a lo largo del procedimiento sea el mismo que celebrará la vista final.

Por lo general, el procedimiento por infracción de patente o de revocación de patente será asignado a un juez de la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo, es decir, a un juez con experiencia en causas sobre patentes.

Durante el procedimiento, el juez determinará la fecha de la última vista del juicio. En algunos casos, el juez puede fijar la fecha en una fase temprana del procedimiento. Sin embargo, no es infrecuente que la fecha de la vista se fije en una fase posterior del procedimiento, por ejemplo, después de los alegatos o de la presentación de pruebas.

2.6.4 Medidas provisionales y medidas cautelares preliminares

El Tribunal Federal de Australia tiene jurisdicción de equidad para dictar acciones de cesación provisionales con el fin de que el presunto infractor deponga una determinada conducta hasta que se pueda determinar el fondo del asunto.⁶⁵ Estas acciones de cesación se denominan requerimientos cautelares o, si se conceden a la espera de que se admita una solicitud de requerimiento cautelar, requerimientos cautelares provisionales.

Los requerimientos cautelares pueden ser útiles para que los titulares de patentes que los solicitan preserven el statu quo en el mercado durante el período de preparación para el juicio y la vista y mientras la sentencia permanece retenida. Es importante tener en cuenta que el “precio” de un requerimiento cautelar o provisional es que el demandante asuma el compromiso ante el tribunal de indemnizar a la contraparte de los posibles daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la acción de cesación dictada, cuestión que se analiza en la sección 2.6.4.3 del presente capítulo. Otra cuestión que los profesionales deben tener en cuenta es que, en lugar de conceder un requerimiento cautelar, el tribunal puede estar dispuesto a convocar una vista final anticipada. Esta opción puede beneficiar a una de las partes o a ambas, y elimina la necesidad de que el titular de la patente que solicita la acción de cesación se comprometa a indemnizar a la contraparte por los posibles daños y perjuicios. También es probable que la anticipación de la vista acelere la solución final de la controversia, al eliminar la posibilidad de demoras derivadas de la apelación de toda decisión del tribunal consistente en conceder o rechazar un requerimiento cautelar.

Las solicitudes de requerimiento cautelar deben presentarse tan pronto como sea razonablemente posible después de que el demandante tenga conocimiento de una conducta supuestamente ilícita. La concesión de requerimientos cautelares queda a discreción del tribunal. En general, los factores que van en contra de la concesión de una solución de equidad se aplican por igual a los requerimientos cautelares, como cuando se da la negligencia del demandante para hacer valer su derecho de equidad (demoras). Además, el hecho de que un demandante no actúe con celeridad para solicitar un requerimiento cautelar o provisional tiende a socavar toda afirmación de que uno de esos requerimientos es necesario de manera urgente para mantener el statu quo y proteger la posición del demandante antes de la valoración sustantiva de los derechos de las partes.

Cuando sea necesario solicitar medidas cautelares con carácter urgente (sin perjuicio de los aspectos prácticos de la obtención de pruebas para establecer la existencia de indicios razonables de infracción de patente), los profesionales deben estar familiarizados con los apartados 3.1 a 3.5 de la Nota de práctica en materia de PI (IP-1). En dicha nota se dispone que, cuando se solicita una reparación urgente, una vez que se ha preparado la documentación adecuada para respaldar dicha solicitud, se debe contactar al auxiliar (o “secretario”) del juez de turno con el fin de programar la vista relativa a la solicitud. El juez de turno asignado del Tribunal Federal, que cambia de vez en cuando, está indicado en la lista diaria del sitio web del Tribunal Federal.

En el momento de decidir si concede el requerimiento cautelar solicitado, el tribunal considerará si el demandante ha establecido indicios razonables (por lo general, en respuesta a la pregunta de si hay algún motivo de peso para que se considere la cuestión) y si el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión del requerimiento cautelar.⁶⁶ En la mayoría de las ocasiones se exigirá al demandante que se comprometa ante el tribunal al resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Estos conceptos se describen con más detalle a continuación.

2.6.4.1 Indicios razonables (o motivos de peso para que se considere la cuestión)

Al conocer de una solicitud de requerimiento cautelar, el tribunal no adoptará una decisión definitiva sobre los derechos de las partes ni sobre el fondo del asunto. En cambio, intentará determinar de forma preliminar la solidez de la causa presentada por el demandante, quien no tiene que demostrar que tiene motivos razonables para alegar una infracción ante el tribunal, sino que simplemente debe demostrar que, habida cuenta de las circunstancias, tiene argumentos suficientemente sólidos para justificar la concesión del requerimiento cautelar con el fin de preservar el statu quo en espera del juicio. Como en cualquier procedimiento sustantivo, se necesitarán pruebas (y, a menudo, pruebas periciales) para establecer indicios razonables. Sin embargo, dadas las circunstancias —a menudo urgentes— en las que debe obtenerse reparación, las pruebas pueden ser menos detalladas y expresarse de una manera más circunstancial que en el juicio.

Si bien el titular de la patente solo necesita establecer indicios razonables o justificar que hay motivos de peso para el juicio, cuanto más sólidos sean sus argumentos, más probable será que el criterio de mayor conveniencia favorezca la concesión de un requerimiento cautelar, como se analiza más detalladamente en la sección 2.6.4.2.

Como en todo procedimiento sobre patentes, la defensa contra las solicitudes de requerimiento cautelar a partir de demandas por infracción de patente permite al presunto infractor impugnar la validez de la patente. Sin embargo, si el demandado solo puede presentar argumentos discutibles de que la patente no es válida, no logrará que se desestimen los indicios razonables de infracción de patente esgrimidos por el demandante. Los argumentos de que la patente es inválida deberán ser suficientemente sólidos, de modo que no se pueda decir que el demandante tiene indicios razonables de la infracción, dado que una patente inválida no puede infringirse.

2.6.4.2 El criterio de mayor conveniencia

Al considerar si el criterio de mayor conveniencia favorece o contradice la concesión de un requerimiento cautelar, el tribunal tiene en cuenta las repercusiones que dicha medida tendrá sobre el demandante, el demandado y los terceros. Como se menciona en la sección 2.6.4.1, el criterio de mayor conveniencia se considera a la luz de la solidez del argumento del demandante. En igualdad de condiciones, una argumentación más sólida en favor de la infracción sugerirá que el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión de una acción de cesación.

Como punto de partida, un factor clave que se debe considerar a fin de determinar cuál es el criterio de mayor conveniencia es si la indemnización por daños y perjuicios sería una reparación adecuada para el demandante. Es decir, que habría que determinar si, en caso de que no se concediera el requerimiento cautelar y el demandado llevara a cabo las acciones que han dado lugar a la demanda, el demandante sería adecuadamente compensado por esa conducta mediante un mandato de indemnización por daños y perjuicios si la cuestión se resolviera finalmente a su favor. Si la indemnización por daños y perjuicios se considerase una reparación adecuada, no cabría la concesión del requerimiento cautelar, ya que no habría necesidad de preservar el statu quo en espera del juicio.

Los factores que concurren en contra de esa decisión incluyen a) que el demandado no esté en una posición financiera que le permita pagar los daños y perjuicios otorgados, b) la probable dificultad para cuantificar los daños y perjuicios, c) la escasa probabilidad de que parte de los daños y perjuicios que pueda sufrir el titular de la patente sean resarcibles como daños y perjuicios por infracción de patente, y d) la irreversibilidad del efecto que la conducta del demandado tiene sobre el demandante, incluso si se dicta una acción de cesación contra el demandado en el juicio (p. ej., ante el hecho de que el acceso del demandado a un determinado mercado cambie irrevocablemente la naturaleza del mercado).

Con respecto a las patentes farmacéuticas, el funcionamiento del Plan de Prestaciones Farmacéuticas —que permite al Gobierno subvencionar la compra de productos farmacéuticos en Australia— tiene efectos importantes en el criterio de mayor conveniencia. Según la legislación por la que se rige el Plan de Prestaciones Farmacéuticas, la entrada de una segunda marca de producto farmacéutico en el mercado australiano tiene como consecuencia la reducción del precio al que el titular de la patente puede vender la primera marca de producto farmacéutico en Australia y, por lo tanto, la cuantía de las subvenciones pagadas por el Gobierno australiano con arreglo al Plan de Prestaciones Farmacéuticas. El tribunal puede prever la concesión de un requerimiento cautelar para restringir la explotación de la segunda marca en virtud de que, si la segunda marca entra en el mercado, el titular de la patente sufrirá un perjuicio irrevocable porque se reducirá el precio al que puede vender la primera marca.⁶⁷

Además de considerar cómo se verá afectado el demandante si no se concede un requerimiento cautelar, el tribunal también tendrá en cuenta el efecto sobre el demandado y los terceros si efectivamente se concede. Al proceder de este modo, el tribunal tendrá en cuenta que el demandado y los terceros pueden beneficiarse del compromiso que asumió el demandante ante el tribunal de asumir el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Si, en la práctica, el requerimiento cautelar pusiera fin a la disputa (p. ej., porque la actividad del demandado se vería afectada de manera irreversible, o porque la agilidad del mercado fuese tal que, cuando la disputa se resolviera finalmente, el producto del demandado ya no tendría valor comercial), dicha circunstancia puede pesar en contra de conceder la acción de cesación o al menos puede implicar que el demandante tenga que presentar indicios razonables más sólidos. Del mismo modo, otro argumento en contra de la concesión del requerimiento cautelar sería que los terceros se vieran perjudicados de un modo difícil de compensar mediante el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios.

En última instancia, el ejercicio de ponderación será discrecional y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

2.6.4.3 El compromiso en materia de resarcimiento por daños y perjuicios

Si un demandante pide un requerimiento cautelar, casi siempre se le exigirá que se comprometa a resarcir a la contraparte de los posibles daños y perjuicios. El formato del compromiso es el establecido en la Nota de práctica sobre el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios (GPN-UNDR).⁶⁸ En esencia, ese compromiso exige que el demandante asuma que se someterá al mandamiento que el tribunal considere “justo” para el pago de una indemnización a toda persona afectada por la ejecución del requerimiento cautelar, con independencia de que sea parte en el litigio, y a pagar dicha indemnización. Es decir, si en la vista final, después de agotar las vías de recurso, el demandante no logra demostrar su derecho a que se dicte un mandamiento final por infracción de patente, se le exigirá que compense a quienes hayan sido afectados negativamente por el requerimiento cautelar, a saber, el demandado y terceros, en el período en que haya operado.

En cuestiones de patentes farmacéuticas, el Gobierno australiano ha adoptado la práctica de formular pretensiones sustanciales en virtud del compromiso habitual en materia de daños y perjuicios en circunstancias en las que el titular de la patente que ha presentado la demanda ha logrado obtener un requerimiento cautelar para impedir la explotación en Australia de una segunda marca de su producto, pero en última instancia no ha logrado que se dicte un mandamiento final, ni en el juicio ni tras haber recurrido.

Las reclamaciones en relación con el compromiso habitual del solicitante en materia de daños y perjuicios en el contexto de los casos de patentes farmacéuticas tienden a volverse prolongadas y difíciles, y no se puede asumir que vayan a tener éxito. Ello se tiene en cuenta al evaluar el criterio de mayor conveniencia.

2.6.4.4 Acciones de cesación quia timet

Puede suceder que el demandante y titular de la patente se dé cuenta de que el demandado está preparándose para realizar actos que infringirían una patente, aunque todavía no haya pasado a la práctica. En tal situación, el demandante puede pedir un requerimiento cautelar con carácter quia timet, es decir, una acción de cesación para detener la amenaza de infracción de patente, y son aplicables los mismos principios expuestos anteriormente, aunque, en este caso, el demandante también tendrá que demostrar con cierto grado de probabilidad que el demandado tiene la intención de hacer algo que infrinja la patente. Las acciones de cesación quia timet se solicitan a menudo en el contexto de las patentes farmacéuticas, donde la estricta regulación del mercado provoca que deban adoptarse ciertas medidas públicas antes de que un producto pueda introducirse en el mercado.

2.6.5 Revelación de pruebas y recopilación de información

En esta sección se abordan los procesos de revelación de pruebas en el Tribunal Federal de Australia, dado que los asuntos de patentes se tramitan principalmente en dicha jurisdicción. La revelación de pruebas es un tipo de proceso llevado a cabo por orden del tribunal que requiere que una de las partes en el litigio divulgue documentos (o la existencia de estos) a otra parte.⁶⁹ Hay otros tres procesos de divulgación de documentos ordenados por el tribunal: órdenes de presentación y citaciones, que se trata brevemente en la sección 2.6.5.4, y revelación de pruebas preliminar, que se abordan en 2.6.5.5.

La revelación de pruebas en el Tribunal Federal se rige por la parte 20 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth), como se aclara en la parte 10 de la Nota de práctica principal del Tribunal Federal: Marco judicial nacional y tramitación de causas (CPN-1), la Nota de práctica en materia de PI (IP-1), párrafos 6.14 a 6.16 y 9.1, y la parte 3 de la Nota de práctica sobre la tecnología y los tribunales (GPN-TECH), que también se refieren a los procesos judiciales relativos a la revelación de pruebas.

2.6.5.1 Circunstancias en las que se ordenará la revelación de pruebas

La revelación de pruebas solo puede tener lugar por orden del tribunal.⁷⁰ Solo se dictará una orden de revelación de pruebas si facilita la resolución justa del procedimiento de la manera más rápida, económica y eficiente posible.⁷¹ Es decir, que no existe un derecho a la revelación de pruebas y el tribunal no está obligado por ningún acuerdo entre las partes con respecto a ella. El tribunal puede negarse a ordenar la revelación de pruebas, modificar su alcance o aplazar su consideración hasta un momento posterior del procedimiento. Si una parte solicita la revelación de pruebas antes de que todas las partes presenten y notifiquen su declaración jurada como prueba, es probable que necesite justificar ante el tribunal por qué se debe ordenar la revelación de pruebas en esa etapa del procedimiento. El tribunal puede considerar que hay más probabilidades de que se logren los objetivos de la regla 20.11 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) si la revelación de la prueba se ordena después de que todas las partes hayan presentado y notificado sus declaraciones juradas como prueba. De este modo, la carga de la revelación de la prueba puede reducirse al mínimo, ya que es más probable que se conozcan las lagunas específicas en la información que deban subsanarse mediante la revelación de pruebas.⁷²

Se entiende por “revelación habitual de pruebas” la orden dictada por el tribunal para que una parte presente todos los documentos que sean directamente pertinentes para las cuestiones planteadas en los escritos de alegaciones y que puedan localizarse tras una búsqueda razonable. La carga de dicha revelación puede ser significativa. En el párrafo 10.7 de la Nota de práctica principal se establece que la revelación de pruebas debe ser proporcional a la naturaleza, el tamaño y la complejidad del caso. Sin embargo, lo habitual en materia de patentes es que las partes negocien “categorías” de revelación de pruebas en las que se busquen documentos que respondan a determinadas descripciones específicas. Esta revelación de pruebas “no habitual” se aborda en la regla 20.15. Por ejemplo, en el marco de una determinada categoría se podrían solicitar documentos que registren o prueben los pasos dados en un proceso de fabricación particular cuando ello sea pertinente para demostrar la infracción de un método o una reivindicación de proceso.

No existe un proceso formal para negociar categorías de revelación de pruebas. Por lo general, en una etapa adecuada del litigio, las partes intercambiarán correspondencia en la que señalarán las categorías de interés y luego negociarán para llegar a un acuerdo, por ejemplo, sobre la redacción de esas categorías y el momento de la presentación de los documentos. Si no se llega a un acuerdo sobre algunas cuestiones, el asunto generalmente se lleva ante el juez responsable del expediente mediante solicitud interlocutoria, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia, o por documentos no controvertidos, de conformidad con la regla 17.02. El juez supondrá que las partes han intentado resolver las diferencias relativas a las categorías en la medida de lo posible antes de pronunciarse sobre las categorías que deben revelarse. También supondrá que las partes han determinado un cronograma adecuado para la producción, es decir, que han considerado cuánto tiempo puede llevar el proceso de revelación de pruebas dados el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de los documentos que deben llevarse a cabo.

Cada parte puede oponerse a las categorías de revelación de pruebas solicitadas por la contraparte por diversos motivos. Entre esos motivos cabe citar los siguientes: a) que los documentos solicitados no sean pertinentes de manera directa para alguna cuestión relacionada con el procedimiento, b) que los documentos no sean necesarios para que una parte pruebe su argumentación o impugne los argumentos de su oponente, c) que en la solicitud se exija demasiada información de manera injustificada (p. ej., un intento especulativo de localizar documentos que permitirían a la parte solicitante plantear una nueva causa), d) que la categoría sea innecesariamente amplia u opresiva y, por lo tanto, resulte excesivamente gravoso para la parte receptora cumplir con la categoría, y e) que la categoría solo produjera documentos sujetos a la prerrogativa del secreto profesional y no hubiera ninguna alegación razonable para renunciar a esa prerrogativa. Por lo general, estos asuntos se resuelven en una vista con referencia a los alegatos; sin embargo, al sostener que una categoría es opresiva, las partes suelen presentar una declaración jurada de un abogado que describe el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de documentos necesarios para ajustarse a la categoría. Con independencia de dicho testimonio, el tribunal puede ordenar que se revelen las pruebas de la categoría sobre la base de que la parte solo necesita realizar una búsqueda razonable de documentos como se establece en la regla 20.14)3).

2.6.5.2 Proceso de revelación de pruebas

A menos que se ordene lo contrario, la parte interesada debe realizar una búsqueda razonable de los documentos que correspondan al ámbito de cualquier categoría de revelación de pruebas ordenada que esté en su posesión, poder o control. En la regla 20.14)3) del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se señalan las cuestiones que deben considerarse cuando se determina qué constituye una búsqueda “razonable” en las circunstancias particulares de un procedimiento.

Existen dos etapas diferenciadas para llevar a cabo la revelación de pruebas: a) la entrega de una lista de documentos y b) la presentación de los propios documentos. En la regla 20.17)1) se establece que la revelación de pruebas entre las partes tiene lugar proporcionando una lista de documentos de conformidad con la regla 20.18. Esa lista de documentos se elabora siguiendo el formato del formulario 38 del Tribunal Federal, que está disponible en el sitio web del Tribunal Federal. Un representante idóneo de una de las partes, es decir, alguien con conocimiento suficiente sobre los documentos que figurarán en la lista debe preparar dicha lista bajo juramento o declaración formal.⁷³ En la Regla 20.17 se establece que en la lista de documentos deben describirse con cierto grado de detalle los documentos que entran dentro de las categorías cuya revelación se ha solicitado y que están o estuvieron en posesión o bajo el control de una parte. Si un documento ha dejado de estar en posesión o bajo el control de la parte dicha parte deberá ofrecer una explicación sobre cuándo y cómo dejó de estar en su posesión. En la lista de documentos también deben figurar los documentos sobre los cuales una parte alega la prerrogativa del secreto profesional.

En la regla 20.32 se establece que una parte puede solicitar al tribunal la orden para la presentación de los documentos mencionados en una lista de documentos. Una orden de este tipo suele dictarse con carácter prospectivo al mismo tiempo que otras órdenes relativas a la revelación de pruebas. Lo normal es que una parte presente las copias de los documentos en formato electrónico a la otra parte, a menos que haya alguna razón particular para seguir otro orden (p. ej., si se discute la autenticidad de un documento, puede ser necesario presentar la versión original del documento).

Las obligaciones de parte respecto de la revelación de pruebas de una parte son persistentes.⁷⁴ Ello significa que una vez proporcionada la lista de documentos, cada parte tiene la obligación permanente de notificar a la contraparte el descubrimiento de algún documento comprendido en las categorías de revelación de pruebas ordenadas pero que no figura en la lista de documentos. Esto puede deberse a un descuido o a que el documento se redactó una vez elaborada la lista de documentos. Sin embargo, las partes no están obligadas a presentar documentos que estén bajo la prerrogativa del secreto profesional y se hayan elaborado una vez iniciado el procedimiento.⁷⁵

2.6.5.3 Negativa de las partes a presentar documentos

Existen dos fundamentos por los que las partes puede intentar restringir la presentación de un documento, ya sea en su totalidad o en parte (es decir, ocultando parte del documento).

En primer lugar, las parte pueden negarse a presentar un documento en virtud del secreto profesional que ampara a los juristas o de secreto profesional de interés público.⁷⁶ Desde el punto de vista procedimental, el curso habitual en relación con las alegaciones controvertidas en relación con el secreto profesional implica a) que una parte, en su lista de documentos, afirme que un documento está protegido por el secreto profesional y no puede difundirse; b) que en caso de controversia sobre la alegación de secreto profesional (p. ej., sobre la base de que el documento no puede estar excluido de la difusión, o que se ha renunciado al secreto profesional que protege el documento, ya sea expresa o implícitamente), la otra parte debe presentar una solicitud interlocutoria en la que pida una orden que obligue a la presentación del documento, por ejemplo, conforme a la regla 20.32 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia o documentos no controvertidos según la regla 17.02; y c) que el tribunal que decidirá si concede la orden que obliga a presentar el documento en una vista.

En segundo lugar, las partes pueden intentar restringir la presentación de documentos amparándose en el secreto comercial. A menudo, en los procedimientos de patentes, los litigantes serán competidores. Los documentos presentados pueden revelar asuntos comercialmente confidenciales. Lo normal es que las partes negocien un protocolo adecuado para tratar dichos documentos antes de su presentación. Por ejemplo, las partes pueden acordar que los documentos solo se presentarán a abogados y asesores externos y a peritos, pero no a los representantes de la propia parte. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un protocolo adecuado para abordar la confidencialidad, puede ser necesario solicitar al juez responsable del expediente que dicte una orden al respecto.

2.6.5.4 Procedimientos alternativos a la revelación de prueba

El Tribunal Federal de Australia fomenta formas flexibles y alternativas de obtener pruebas que, de otro modo, las partes podrían solicitar por la vía de la revelación de pruebas. Un ejemplo en el contexto de las patentes son las descripciones de productos y procesos. Cuando se intenta probar la infracción de un producto o una reivindicación de proceso, a menudo puede resultar difícil para una parte saber qué documentos solicitar a la otra o centrarse en la prueba únicamente a partir de los documentos si dicho proceso infringe todos los elementos de una reivindicación. En los párrafos 6.14 a 6.16 de la Nota de Práctica en materia de PI (IP-1) se establece que, en esa situación, un tribunal puede ordenar a un presunto infractor que prepare y entregue una declaración jurada de una persona con conocimientos adecuados sobre la naturaleza del producto o proceso presuntamente infractor a fin de permitir a la contraparte presentar sus argumentos sobre la infracción o buscar documentos de manera más específica.

Las notificaciones de presentación son otro proceso mediante el cual cada parte puede solicitar documentos a la contraparte. Aunque los límites precisos entre una notificación por la que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos y la revelación de pruebas por categorías pueden parecer poco claros, la principal diferencia es que las notificaciones siguen un proceso más específico y su finalidad es la presentación de documentos identificados de forma concreta. Existen dos tipos de notificaciones por las que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos. El primero engloba los petitorios de documentos a los que se hace referencia en el escrito de alegaciones o la declaración jurada de una parte, que se produce sin la supervisión del tribunal a menos que exista una controversia en cuanto a la notificación (p. ej., una controversia sobre si el escrito de alegaciones o la declaración jurada “se refiere” de hecho al documento solicitado en la notificación).⁷⁷ El segundo tipo abarca las órdenes para que se presenten al tribunal determinados documentos.⁷⁸ La presentación conforme a la regla 30.28 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) no se limita a los juicios, y se ha establecido una práctica consistente en que las partes solicitan la presentación de documentos ante el secretario de conformidad con la regla 30.28 en cualquier momento de un procedimiento. Los documentos que pueden solicitarse conforme a esta norma no son únicamente aquellos a los que se hace referencia en una declaración jurada o un alegato.⁷⁹

Por último, se puede solicitar la presentación de documentos a terceros mediante citaciones.⁸⁰ Las citaciones se rigen por la parte 24 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) y también se abordan en las partes 1 a 10 de la Nota de práctica sobre citaciones y notificaciones de presentación (GPN-SUBP). Las citaciones son un tema sustancial en sí mismas, y está fuera del alcance de esta sección tratarlas en detalle. Al igual que lo que ocurre con la revelación de pruebas, no existe un “derecho” a una citación. Las citaciones solo podrán emitirse con autorización del tribunal.⁸¹ Las citaciones las emite el tribunal, no una parte, por lo que se obedece al tribunal, no a la parte que solicita la citación. Dado que la desobediencia de una citación constituye un desacato al tribunal⁸² y las citaciones imponen cargas a quienes no son partes en el litigio, existen reglas detalladas y estrictas con respecto a la forma y la notificación de las citaciones.⁸³ Al igual que en el caso de la revelación de pruebas, con las citaciones normalmente se procura obtener la presentación de categorías de documentos. Sin embargo, por lo general esas categorías tendrán que ser más limitadas y prescriptivas que las categorías de la revelación de pruebas, debido al hecho de que el destinatario de la citación no es parte en el litigio y no estará familiarizado con las cuestiones de un procedimiento.

Otra diferencia entre la revelación de pruebas, por un lado, y las notificaciones de presentación y citaciones, por el otro, es que una categoría de revelación de pruebas puede describirse de manera más amplia y la parte que debe revelar las pruebas tiene la obligación de buscar y presentar todos los documentos relevantes para el procedimiento dentro de esa categoría. Una notificación de presentación de documentos y una citación generalmente requieren una descripción más específica de los documentos solicitados y el destinatario tiene derecho a leer la categoría descrita solicitada de forma restrictiva y limitarse a presentar los documentos comprendidos estrictamente en esa categoría.

2.6.5.5 Revelación de pruebas previa al litigio o preliminar

En las reglas 7.22 y 7.23 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se establecen dos tipos de revelación de pruebas previa al litigio. De conformidad con la Regla 7.22, se permite que un posible demandante obtenga de un tercero una revelación de pruebas para determinar la descripción de un posible demandado, con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos jurisdiccionales establecidos en la regla 7.22)1) y la discrecionalidad del tribunal que se dispone en la regla 7.22)2). El tenor de la regla 7.23 permite que un posible demandante obtenga de un posible demandado una revelación de pruebas mediante documentos que tienen relevancia directa para dirimir la cuestión de si el posible demandante tiene derecho a obtener reparación, siempre que se cumplan los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23)1) y la discrecionalidad del tribunal que se establece en la regla 7.23)2). Es decir, que atendiendo a estas cuestiones, en la regla 7.23 se permite a un posible demandante especular al tratar de localizar documentos con el fin de plantear una causa contra un posible demandado.

Se debe cumplir cada uno de los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23)1). Cada posible demandante debe convencer al tribunal de que cree razonablemente que “puede” tener derecho a obtener reparación ante el tribunal por parte de un posible demandado y de que, tras haber indagado con prudencia, no tiene información suficiente para decidir si incoa un procedimiento, pero los documentos buscados mediante la revelación de pruebas le ayudarían a tomar la decisión.

El mecanismo previsto en la regla 7.23 puede resultar útil para obtener documentos que determinen si un producto que se vende en Australia se fabrica mediante un procedimiento patentado.

2.6.6 Procedimiento sumario (pronunciamiento judicial sumario)

2.6.6.1 Disponibilidad del pronunciamiento judicial sumario

En el Tribunal Federal de Australia, el pronunciamiento judicial sumario está disponible tanto para los solicitantes (es decir, la parte que alega la infracción de una patente) como para los demandados (es decir, la parte que defiende una alegación de infracción de una patente).

La normativa procesal relativa al pronunciamiento judicial sumario figura en la regla 26.01 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth). La solicitud de pronunciamiento judicial sumario requiere una declaración jurada en la que se establezcan los motivos de la solicitud y los hechos y las circunstancias en los que se sustentan esos motivos.⁸⁴

2.6.6.2 Fundamento para la solicitud del pronunciamiento judicial sumario: que no haya perspectivas razonables de éxito

La facultad del tribunal para optar por el pronunciamiento abreviado está prevista en el artículo 31A de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth). El tribunal puede dictar un fallo sumarial a favor de un demandante si está convencido de que el demandado no tiene perspectivas razonables de salir airoso del procedimiento,⁸⁵ y puede desestimar de inmediato un procedimiento si está convencido de que el demandante no tiene perspectivas razonables de obtener una resolución favorable en el procedimiento o en esa parte del procedimiento.⁸⁶

En el artículo 31A.3 se especifica que no es necesario que la defensa o el procedimiento sean en vano o que estén destinados al fracaso para determinar que no tiene ninguna perspectiva razonable de éxito. Esto se debe a que el criterio de “ninguna perspectiva razonable de éxito” se adoptó en el artículo 31A para facilitar la concesión a petición de parte del pronunciamiento judicial sumario, en comparación con el estándar del common law que se aplicaba anteriormente, que requería que el procedimiento o la defensa fueran en vano o estuvieran destinados al fracaso antes de que se pudiera conceder un pronunciamiento abreviado o una desestimación inmediata. Una “perspectiva razonable de éxito” es una perspectiva real, no descabellada.⁸⁷

La facultad del tribunal para dictar órdenes relativas al pronunciamiento abreviado o a la desestimación inmediata es discrecional.⁸⁸ El tribunal ejercerá sus facultades en relación con el pronunciamiento judicial sumario con cautela.⁸⁹ Esto debe tenerse en cuenta en especial en los casos en que una solicitud de fallo sumarial o de desestimación inmediata requiere poner en consideración cuestiones de hecho, de derecho o mixtas aparentemente complejas.⁹⁰ Cuando existan cuestiones de hecho susceptibles de ser impugnadas y discutidas, la disposición sumaria del procedimiento no sería adecuada.⁹¹ El procedimiento no se decidirá por la vía sumaria a menos que quede claro que no hay una cuestión real que deba juzgarse.

La parte que presenta la solicitud de resolución sumaria tiene la responsabilidad de persuadir al tribunal de que los procedimientos deben resolverse por la vía sumaria antes de que se celebre una vista completa (y antes de otros procesos judiciales que quizás aún no hayan ocurrido, tal como la revelación de pruebas). La carga de esa prueba es “pesada”.⁹² Si se establece un caso con indicios razonables que respalden la resolución por la vía sumaria, la responsabilidad de señalar alguna cuestión que haga necesario un juicio pasa a la parte contraria.⁹³

2.6.6.3 El pronunciamiento judicial sumario en el litigio en materia de patentes

El titular de la patente podría presentar una solicitud de fallo sumarial sobre la base de que el demandado “carece de perspectivas razonables” de defender la alegación de que su producto o método infringe la patente. Por ejemplo, el demandado puede admitir las alegaciones de hecho de fabricar, utilizar o vender el producto o de aplicar el método pertinente, y la única cuestión que el tribunal debe determinar es si ese producto o método infringe la patente. En estas circunstancias, el demandante podría considerar que la infracción es tan clara que el demandado no tiene “ninguna perspectiva razonable de defender con éxito” las alegaciones de infracción.

Del mismo modo, un demandado que presuntamente ha infringido una patente podría presentar una solicitud de desestimación inmediata sobre la base de que es evidente que su producto o método no infringe la patente, de modo que el demandante “no tiene perspectivas razonables de seguir litigando con éxito”.

Un demandado también podría presentar una solicitud de desestimación inmediata sobre la base de que la patente no es válida. Por ejemplo, si hay una publicación que divulga todos los elementos de la invención reivindicada en la patente, pero hay una disputa sobre la fecha de prioridad de la patente y, por lo tanto, una disputa sobre si la publicación constituye un estado de la técnica pertinente, el demandado puede decidir presentar una solicitud de desestimación inmediata sobre la base de que la cuestión de la fecha de prioridad puede determinarse sin pruebas exhaustivas.⁹⁴ En tal caso, la determinación de la fecha de prioridad permitiría solventar la cuestión de la validez de la patente.

Sin embargo, en la práctica rara vez se solicita el procedimiento judicial sumario en los litigios en materia de patentes en Australia, ni por parte de los demandantes ni por la de los demandados. Esto se debe probablemente al hecho de que los procedimientos sobre patentes suelen implicar cuestiones complejas de hecho y de derecho, que no suelen ser apropiadas para una resolución sumaria.⁹⁵

2.6.7 Pruebas

El titular de la patente que alega una infracción suele iniciar los procedimientos judiciales en materia de patentes, y el demandado niega la infracción y reclama la revocación de la patente. En general, el tribunal conoce de la infracción y la invalidez y las determina simultáneamente.

Una vez que se completan los pasos procesales iniciales, incluida la presentación de alegaciones, cada parte prepara las pruebas de acuerdo con un cronograma establecido por el tribunal. En los casos en materia de patentes, las pruebas suelen presentarse en forma de declaraciones juradas escritas y verificadas. Los documentos se pueden adjuntarse como anexos o elementos probatorios a las declaraciones juradas, que luego se presentan ante el tribunal y se admiten como prueba. Por lo general, antes del juicio se celebrarán una o más vistas consultivas para la gestión de la causa y las fases del procedimiento, a fin de determinar las partes de la declaración jurada que se utilizarán en el juicio. Cada parte también notifica a qué testigos de la parte contraria llamará para el interrogatorio.

En el juicio, cualquier declaración jurada en la que una parte pretenda basarse será “leída” de manera formal por la parte interesada y admitida como prueba. A una persona que haya aportado una declaración jurada se le puede exigir que comparezca para un interrogatorio oral por parte de la contraparte. El contrainterrogatorio del testigo no se limita únicamente al contenido de la declaración jurada: se puede abordar cualquier cuestión pertinente para el procedimiento. Una vez finalizado el contrainterrogatorio, la parte que llama al testigo tiene derecho a volver a interrogarlo en relación con las cuestiones que surjan en el contrainterrogatorio.

2.6.7.1 Prueba pericial

Las cuestiones relativas a la interpretación de las patentes y, en consecuencia, la infracción y la validez se consideran a través de la lente de un destinatario hipotético de la memoria de la patente: un experto en la materia. Los antecedentes y la experiencia del experto en la materia diferirán según el tema de la memoria. Desde luego, en última instancia, es el tribunal quien determina estas cuestiones. Aunque los jueces del Tribunal Federal que conocen de los asuntos de patentes suelen tener mucha experiencia y, a menudo, han sido ellos mismos asesores de patentes, no siempre tienen calificaciones técnicas. Por consiguiente, en casi todas las causas en materia de patentes se recurre a la prueba pericial independiente a fin de ayudar al tribunal a ponerse en el lugar del experto en la materia.

Aunque el Tribunal Federal de Australia puede nombrar a su propio perito o asesor (asistente técnico), rara vez se hace uso de estas facultades y, en la mayoría de los casos, los peritos de la competencia son contratados por las propias partes. El propósito de la prueba pericial es que el tribunal reciba el beneficio de la evaluación objetiva e imparcial de un asunto mediante el conocimiento especializado del perito.⁹⁶

Cuando se contrata a un testigo especialista con el fin de que elabore un informe o preste declaración sobre una opinión sostenida por el perito con base en su conocimiento especializado, se le facilita la Nota de práctica de la prueba pericial (GPN-EXPT) del Tribunal Federal y toda la información pertinente para que el perito pueda elaborar un informe independiente. La obligación final del perito es ayudar al tribunal y no actuar como abogado de una de las partes. Las partes y sus representantes legales tienen la obligación de mantener la independencia del perito y no deben presionarlo ni influenciarlo para que ajuste sus opiniones a los intereses de las partes.

La prueba pericial puede ayudar al tribunal en algunas de las cuestiones que se plantean en una causa en materia de patentes. Es importante destacar que, en relación con la interpretación de las patentes, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el contexto de una patente y el significado de cualquier término técnico o “términos de la técnica”.⁹⁷ En materia de infracción, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender la funcionalidad y las características de un supuesto producto o proceso infractor y cómo puede corresponderse con las reivindicaciones de patente en cuestión. En relación con la validez, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el alcance y la naturaleza de las divulgaciones en el estado de la técnica para ayudar en la evaluación de la novedad. Además, a menudo se recurre a la prueba pericial a fin de establecer el estado de los conocimientos generales comunes en el ámbito pertinente antes de la fecha de prioridad. Este es un paso importante para evaluar si la invención reivindicada habría sido “evidente” para un experto en la materia.

Aunque el tribunal escuchará y valorará las pruebas aportadas por los expertos en la materia convocados por las partes, en última instancia, todas estas cuestiones son de su competencia.

2.6.7.2 Declaraciones de posición, descripciones de productos y “documentos técnicos de referencia”

En los casos apropiados, se puede exigir a la parte que alega la infracción de patente que proporcione una declaración de posición sobre la infracción. Se trata de un documento que complementa una alegación de infracción y proporciona más información detallada sobre la alegación del titular de la patente respecto a que el producto impugnado adopta las características de las reivindicaciones de la patente. En el documento se establecen de manera concisa los hechos y las cuestiones en que se basa la alegación de infracción, incluida la referencia a los elementos de cualquier reivindicación que haya sido presuntamente infringida. Si bien no constituye una prueba, a menudo el documento se elaborará con el aporte de un perito.

Con frecuencia se solicita al demandado que proporcione una declaración de posición sobre la no infracción en respuesta. En algunos casos, también se puede solicitar al demandado que proporcione una descripción del producto. Se trata de una descripción detallada del producto o proceso, cuya infracción se alega. Este procedimiento se ha desarrollado en un intento de evitar trámites de revelación de pruebas o de experimentación largos y costosos para establecer la forma y la funcionalidad de la presunta infracción. Por lo general, un funcionario del demandado con conocimiento del producto es quien verifica la descripción del producto.

En los casos apropiados, el tribunal podrá exigir a las partes que presenten un documento técnico de referencia convenido. De ese modo pueden determinarse los antecedentes técnicos acordados para la invención reivindicada en la patente. El documento técnico de referencia suele incluir una descripción acordada de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad. En los casos apropiados, el documento técnico de referencia podrá ir acompañado de un glosario consensuado de términos clave. El documento técnico de referencia proporciona un punto de partida para que el tribunal aborde el estado de la técnica, particularmente en relación con la validez.

2.6.7.3 Consulta entre los peritos e informe conjunto

Cuando se contrata a varios peritos para que proporcionen pruebas, cada vez es más frecuente que el tribunal exija que los peritos celebren una consulta antes del juicio, a fin de intentar limar las diferencias entre ellos. En las declaraciones juradas de los peritos suele haber mucha información de contexto en torno a cuestiones no controvertidas relativas a la tecnología en cuestión y a los conocimientos generales comunes. Las partes y sus representantes legales no participan en la consulta entre peritos, pero, a menudo, se convocará a un funcionario judicial —por ejemplo, un secretario— para que actúe como facilitador.

Al finalizar la consulta, los peritos preparan un informe conjunto, en el que se identifican las cuestiones con respecto a las cuales están de acuerdo o en desacuerdo. El informe conjunto suele contener una explicación sucinta de las diferencias de opinión. Este procedimiento permite al tribunal y a las partes centrarse en las cuestiones que realmente están en disputa en el juicio.

2.6.7.4 Prueba concurrente

En la mayoría de los casos de patentes, el Tribunal Federal de Australia ha adoptado la práctica de la prueba pericial concurrente (también conocida coloquialmente como “careo de peritos”). En el juicio, después de prestar juramento, los peritos contratados por cada parte son interrogados conjuntamente. Antes de una vista en la que vaya a practicarse una prueba pericial concurrente, las partes y sus representantes legales se reúnen y estudian el orden del día, el orden y el modo en que se formularán las preguntas, y si el contrainterrogatorio tendrá lugar durante la prueba concurrente o después de ella.

La prueba pericial simultánea suele implicar el siguiente proceso:

1. 1. Los peritos de las partes elaboran un informe conjunto en el que señalan los puntos de acuerdo y desacuerdo.
2. 2. Los peritos son llamados conjuntamente al estrado de los testigos y
3. 3. se turnan para declarar.
4. 4. Un perito puede comentar las pruebas de otro perito.
5. 5. Los representantes de las partes contrainterrogan a los peritos, y cada uno de ellos puede declarar y comentar la declaración de otro perito.

Esta práctica facilita que cada perito considere y comente la opinión de otros peritos en tiempo real y permite que el tribunal y las partes se centren en las cuestiones reales en disputa. El objetivo es facilitar un entorno en el que los peritos, las partes y el tribunal puedan entablar un diálogo que permita un examen exhaustivo y directo de las cuestiones.

2.6.7.5 La prueba pericial en los procedimientos por infracción

La prueba pericial relacionada con las demandas por infracción se prepara y presenta de manera similar a la prueba de invalidez.

Entre las cuestiones relacionadas con la infracción sobre las que habitualmente se recibe prueba pericial cabe destacar las siguientes:

• cuestiones técnicas relacionadas con la interpretación adecuada de la memoria y las reivindicaciones;
• evaluaciones de si un producto o proceso posee los elementos referidos en las reivindicaciones pertinentes (p. ej., por un ingeniero, un médico, un especialista del sector o un abogado de patentes);
• cuestiones de conocimiento del sector pertinentes para la infracción (p. ej., los usos que se le pueden dar a un producto en particular o las características del mercado en el que se suministra el producto); y
• cálculos que influyen en la cuantía de la reparación a la que un solicitante puede tener derecho a la liquidación de los beneficios obtenidos por el demandado o en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Aunque hasta cierto punto es posible separar las cuestiones de infracción de las cuestiones de nulidad en los procesos de informe conjunto y de prueba concurrente, existe un grado significativo de superposición entre las cuestiones (particularmente en relación con la interpretación y los conocimientos generales comunes), de modo que cada parte presentará a menudo uno o más peritos que aporten pruebas sobre cuestiones de infracción y de invalidez.

2.6.8 Formación sobre causas específicas impartida a las personas responsables de la toma de decisiones

En las causas en materia de patentes, el tribunal utiliza una serie de herramientas para familiarizar a los jueces con la tecnología de las patentes que son objeto del litigio. Estas herramientas se han descrito en la presente sección e incluyen el uso de declaraciones juradas de peritos, las descripciones de productos y procesos, los documentos técnicos de referencia sobre la patente acordados por las partes, los informes conjuntos de peritos y las pruebas concurrentes de los peritos.

En asuntos complejos, el tribunal puede ordenar a los peritos de la oposición que cada uno inicie su exposición oral de las pruebas mediante la presentación de un breve tutorial que aborde los antecedentes tecnológicos de la controversia; dicho tutorial podrá ir acompañado de una presentación en PowerPoint o de cualquier otro material que el perito considere oportuno. En la medida en que sea necesario, el perito de la contraparte podrá remarcar los puntos que generan desacuerdo o ampliar los temas tratados por el otro perito. El objetivo es permitir que el tribunal conozca los antecedentes pertinentes para el litigio de manera que pueda participar en la presentación y pueda comprender los aspectos básicos del asunto. La transcripción del tutorial y los materiales de respaldo sirven como prueba, y los representantes legales pueden interrogar a la parte contraria sobre su contenido.

El Tribunal Federal emplea una serie de procesos que permiten a los responsables de la toma de decisiones adquirir formación específica relativa a la causa.

Una vez que esta se lleva a juicio, el Tribunal emplea periódicamente una serie de procesos innovadores destinados a ofrecer formación a los jueces de primera instancia en los detalles específicos de la causa. En particular, en las causas en materia de patentes en las que intervienen varios peritos, es habitual que el Tribunal ordene la elaboración de un informe pericial conjunto después de la presentación de las declaraciones juradas de los peritos. Esto implicará la convocatoria de una reunión entre los peritos, a menudo facilitada por un secretario del Tribunal, con el objetivo de sintetizar las cuestiones respecto de las cuales los peritos están de acuerdo y en desacuerdo. Durante esta reunión, se alienta a los peritos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones pertinentes para la causa y, cuando no sea posible, a explicar de forma breve las razones de su desacuerdo. La reunión culminará con la elaboración de un informe pericial conjunto que se presentará como prueba. Es probable que en la vista se aporten conjuntamente las pruebas de los peritos que contribuyeron a la elaboración del informe pericial conjunto. Esto significa que los peritos serán interrogados a la vez a los fines de promover un diálogo directo entre ellos y permitir aclarar posibles diferencias de opinión.

2.6.9 Carácter confidencial

Los tribunales australianos funcionan según el principio de justicia abierta. Sin embargo, la justicia abierta no es un concepto absoluto y, en ocasiones, debe equilibrarse con otras consideraciones, incluido el secreto comercial.

Durante los procedimientos judiciales relacionados con patentes, la primera etapa en la que es probable que surjan cuestiones relativas a la confidencialidad tiene lugar durante los procesos de divulgación (p. ej., la revelación de pruebas) o durante la notificación de las pruebas. En estas etapas, las cuestiones de confidencialidad suelen estar más relacionadas con la divulgación de información sensible a la parte contraria (a menudo, un competidor comercial) que con el suministro de información al público en general. En general, la parte que recibe documentos a los efectos de un litigio tendrá la obligación de utilizar dichos documentos solo con ese fin (es decir, que no podrán utilizarlos a los efectos de otros procedimientos o para otros fines, comerciales o de otra índole).⁹⁸

Más allá de esa obligación general, es habitual que las partes que entregan documentos que contienen información confidencial exijan a la parte que los recibe que se comprometa a restringir el uso y la divulgación de dichos documentos. Los compromisos pueden contraerse inter partes, ante el tribunal o entre las partes y ante el tribunal. La forma de asumir tales compromisos suele resolverse entre las partes sin intervención del tribunal; sin embargo, el tribunal puede intervenir si surge una controversia sobre el carácter confidencial que las partes no puedan resolver entre sí. Por ejemplo, puede plantearse una controversia sobre si el acceso a los documentos debe restringirse a representantes legales externos o si es necesario que la contraparte o sus empleados también tengan acceso a los documentos. En tales circunstancias, el tribunal sopesa las consideraciones que contraponen el riesgo de divulgación involuntaria o accidental con los beneficios de que una parte tenga acceso a información pertinente de manera que se pueda asesorar adecuadamente al cliente y este pueda dar instrucciones fundamentadas.⁹⁹

De conformidad con el principio de justicia abierta, en Australia las vistas de los procedimientos judiciales son públicas, y las pruebas aportadas durante las vistas en el marco del procedimiento pasan a ser públicas. Los acuerdos entre las partes para mantener el carácter confidencial de la información no impedirán que las pruebas aportadas en las vistas públicas se divulguen. Toda parte que desee presentar pruebas en el juicio y que esas pruebas sean confidenciales deberá solicitar al tribunal órdenes de ocultación o de no publicación de las pruebas. Dichas órdenes también pueden solicitarse al tribunal en etapas anteriores del procedimiento si las partes no logran llegar a un acuerdo para establecer un régimen de carácter confidencial entre ellas.

En el Tribunal Federal de Australia, la facultad de dictar estas órdenes está prevista en el artículo 37AF de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth). El motivo más importante para dictar este tipo de órdenes es que sean necesarias para evitar el menoscabo de la debida administración de justicia.¹⁰⁰ En el momento de decidir si dicta una orden, el Tribunal debe tener en cuenta que uno de los objetivos primordiales de la administración de justicia es salvaguardar el interés público en una justicia abierta. La desventaja comercial que pueda surgir de la divulgación de información confidencial puede motivar que se dicte una orden de ocultación o de no publicación, ya que ocasionar dicha desventaja puede menoscabar la debida administración de justicia.¹⁰¹ Dichas órdenes no se dictan a perpetuidad, y el Tribunal debe garantizar que no estén vigentes por más tiempo del razonablemente necesario para lograr el propósito para el cual se emitieron.¹⁰² También pueden dictarse autos provisionales de carácter confidencial conforme al artículo 37AI, a la espera de que el Tribunal determine si se debe dictar una orden conforme al artículo 37AF.

2.6.10 Solución alternativa de controversias

Según la legislación y el Reglamento del Tribunal Federal, existen mecanismos por los que las partes pueden optar por participar en una serie de procesos de solución alternativa de controversias o ser remitidos por el Tribunal Federal a esos procesos. Además, según la reglamentación del tribunal, las partes deben considerar opciones para la solución alternativa de controversias, incluida la mediación, tan pronto como sea razonablemente posible.¹⁰³

El tribunal puede decidir que se someta a mediación o arbitraje todo el procedimiento o parte de este.¹⁰⁴ En el procedimiento judicial en materia de patentes en Australia, la mediación es mucho más habitual que el arbitraje. Esto puede deberse al hecho de que un árbitro no puede revocar una patente. Alternativamente, las partes también pueden presentar una solicitud ante el tribunal para que se dicte una orden de remisión a los procedimientos de mediación o arbitraje.¹⁰⁵ Las partes también pueden acordar que los procesos de solución alternativa de controversias se lleven a cabo extrajudicialmente, con un mediador privado, aunque si este es el caso, las partes están obligadas a solicitar al tribunal instrucciones sobre la gestión del procedimiento.¹⁰⁶

En determinadas situaciones, toda la cuestión relativa a la validez o la infracción de la patente puede remitirse a algún tipo de solución alternativa de controversias en las primeras etapas de los procedimientos. Sin embargo, también puede decidirse remitir tan solo algunas partes de los procedimientos. Por ejemplo, una disputa entre las partes sobre el alcance de la revelación de pruebas o la cuantía de los costos puede remitirse a mediación, y esta será llevada a cabo por un secretario del tribunal que actuará como mediador.

Cuando un procedimiento se remite a mediación o arbitraje y las partes no nombran a un mediador o árbitro, se puede nombrar a un secretario del Tribunal Federal para llevar a cabo el proceso de solución alternativa de controversias.¹⁰⁷ Los secretarios están capacitados para llevar a cabo dichos procedimientos y actúan regularmente como mediadores bajo la facilitación de los tribunales, incluso en asuntos de patentes. La Nota de práctica principal del Tribunal Federal explica lo siguiente:

Cuando corresponda, el Tribunal recurrirá a las habilidades de los secretarios en materia de solución alternativa de controversias para ayudar a las partes a resolver cuestiones (ya sean de fondo o de forma) en la etapa más temprana y práctica del procedimiento, y el Tribunal utilizará su tecnología y sus mecanismos innovadores de reunión para ayudar a celebrar los procedimientos de solución alternativa de controversias de manera eficiente y rentable.¹⁰⁸

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Tribunal Federal ha recurrido cada vez más a las plataformas de videoconferencia, y esta tecnología se ha utilizado para facilitar las mediaciones realizadas por los secretarios del tribunal. En general, estas mediaciones se llevan a cabo en la plataforma de videoconferencia Microsoft Teams, y las partes tienen acceso a una sala de reuniones conjunta (donde todas las partes y el secretario se reúnen simultáneamente), así como a salas de reuniones individuales (que son utilizadas por cada una de las partes para hacer consultas durante el transcurso de la mediación).

Cuando un secretario del tribunal lleve a cabo la mediación, se podrá pedir a las partes que preparen una declaración de posición no confidencial (que las partes intercambiarán) y un informe confidencial (que se compartirá únicamente con el secretario, de manera confidencial y sin efectos jurídicos). En general, en la declaración de posición de carácter no confidencial se expondrán, de forma detallada, los argumentos de las partes sobre la cuestión en disputa, y en el informe confidencial dirigido al secretario se expondrá información de carácter confidencial respecto de las evaluaciones de las partes sobre sus perspectivas, costos y otros objetivos que puedan ser pertinentes para la mediación.

Las mediaciones realizadas por los secretarios del tribunal suelen tener una duración de un día, aunque si la disputa no se resuelve, el secretario puede extender el plazo. Las partes podrán contar con representación legal (incluidos sus procuradores y abogados defensores). Por lo general, cada parte también necesitará que esté presente en la mediación un oficial o empleado que tenga autoridad para aceptar cualquier acuerdo durante la mediación. En la Nota de práctica principal del Tribunal Federal se explica lo siguiente:

Las partes y sus representantes legales deben asistir a la mediación con el propósito de participar en negociaciones de buena fe y deben tener la capacidad, de manera práctica y con instrucciones flexibles, de participar significativamente en las negociaciones con miras a reducir las cuestiones en disputa y llegar a una solución mutuamente aceptable mediante concesiones recíprocas.¹⁰⁹