Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

4.8.6 Aplicación del artículo 23 de la Ley de Patentes

El artículo 23 de la Ley de Patentes es la base jurídica más importante para la concesión y confirmación de una patente de diseño. Para aumentar aún más los requisitos para la concesión de un derecho de patente de diseño y mejorar la calidad de las patentes, en 2008 se incorporó al artículo 23 de la Ley de Patentes la disposición del artículo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a los diseños anteriores que no difieren considerablemente de diseños anteriores o combinaciones de características de diseños anteriores. En el artículo 23, párrafos 1 a 3, de la Ley de Patentes se establece que podrá concederse una patente a un diseño que:

no sea un diseño anterior y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación[;]

[…] difiera considerablemente de un diseño anterior o de la combinación de características de un diseño anterior; [y]

[…] no entre en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación.

El artículo 23.4 de la Ley de Patentes establece que el término “diseño anterior” hace referencia a “cualquier diseño conocido por el público en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación”.

De conformidad con el artículo 16 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal popular, al determinar si un diseño cumple lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Patentes, juzgará integralmente el efecto visual global del diseño.

4.8.6.1 Definición de “diseño anterior”

El requisito de que el diseño “no sea un diseño anterior” (artículo 23.1 de la Ley de Patentes) y de que una invención o modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” (artículo 22.2 de la Ley de Patentes) se corresponden entre sí.

El artículo 17.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes define un diseño como diseño anterior en el caso de que, “en comparación con un diseño anterior de cualquier producto de una categoría igual o similar, el efecto visual global de un diseño sea idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles”.

4.8.6.2 Definición de “solicitud en conflicto” (diseño conflictivo)

Para evitar que se concedieran sucesivamente la misma solicitud o diferentes solicitudes respecto del mismo diseño, en el artículo 23.1 de la Ley de Patentes se añadió la noción de solicitudes en conflicto (diseños conflictivos): “… y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación. La expresión “persona física o jurídica” se refiere también al titular de la patente o al solicitante de la patente. Las disposiciones sobre solicitudes en conflicto son importantes para prohibir el doble patentamiento.

El artículo 19 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además el concepto del “diseño idéntico” mencionado en el artículo 231 de la Ley de Patentes:

Cuando, en comparación con otro diseño de un producto de una categoría igual o similar para el que se haya presentado una solicitud de patente antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación, […] el efecto visual global de un diseño es idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras.

4.8.6.3 Definición de las diferencias significativas

La expresión “diferir considerablemente de” del artículo 23.2 de la Ley de Patentes se refiere a dos situaciones. En primer lugar, el diseño para el que se concede el derecho de patente es considerablemente diferente del diseño anterior (es decir, una comparación separada). En segundo lugar, el diseño difiere considerablemente de la combinación de características del diseño anterior (es decir, comparación de las características combinadas del diseño anterior con el diseño patentado). Esto es similar a la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y modelos de utilidad.

4.8.6.3.1 Definición de “impacto significativo”

Con respecto a las comparaciones por separado entre el diseño patentado y un diseño anterior, el artículo 17.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Si la diferencia entre un diseño y un diseño anterior de un producto de una categoría igual o similar no tiene un impacto significativo en el efecto visual general, el tribunal determinará que el diseño no tiene una “diferencia considerable” según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de Patentes.

La disposición es coherente con el requisito del artículo 23 de la Ley de Patentes de 2000 de que un diseño “no sea similar a” un diseño anterior. También es coherente con los criterios relativos a la determinación de la infracción de patente de diseño previstos en el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, que establece que si no existe una diferencia sustancial en el efecto visual global entre el diseño supuestamente infractor y un diseño patentado, el tribunal determinará que son similares.

Con respecto a la determinación de la similitud establecida en la Ley de Patentes de 2000, en una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Honda Technology Research Industry Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,¹⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el método básico para determinar si un diseño patentado es idéntico o similar a un diseño anterior es observar cada diseño en su conjunto sobre la base del nivel de conocimientos y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios y examinar de forma integral si las diferencias entre ambos tienen un impacto significativo en el efecto visual del diseño del producto. El término “en su conjunto” significa que deben tenerse en cuenta todas las características del diseño de la parte visual del producto y no solo partes específicas del mismo. La expresión “integral” se refiere a la combinación de todos los factores que afectan al efecto visual global del diseño del producto.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,¹⁷³ la Corte Popular Suprema destacó además que la observación global y el juicio integral consisten en si los consumidores ordinarios pueden determinar diferencias considerables en el efecto visual entre la patente patentada y un diseño anterior en su conjunto y no en cambios parciales de diseño. En tales determinaciones, los consumidores ordinarios observarán las similitudes y diferencias entre las partes visuales del diseño patentado y el diseño anterior y examinarán de forma integral sus respectivos impactos en el efecto visual global.

4.8.6.3.2 Comparación de las características combinadas de diseños anteriores con la patente de diseño

Con respecto a la comparación de las características de diseño combinadas de un diseño anterior con una patente de diseño, el artículo 20.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

cuando, a partir de la motivación de diseños anteriores en su conjunto, se obtenga un diseño con un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico, solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras, en comparación con un diseño patentado, y sin un efecto visual único a través de la conversión, combinación o sustitución de características de diseño que los consumidores ordinarios puedan fácilmente imaginar, el tribunal popular deberá determinar que la patente de diseño no presenta diferencias considerables de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley de Patentes en comparación con la combinación de características de diseño anteriores.

Esta disposición hace referencia a las disposiciones y experiencias pertinentes en la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y los modelos de utilidad. En primer lugar, extrae lecciones del concepto de “motivación técnica” en la determinación de la capacidad inventiva al mencionar la “motivación del diseño”. Las condiciones generales de un diseño anterior pueden considerarse de forma integral y la determinación puede realizarse de acuerdo con la motivación del diseño proporcionada por el diseño anterior en su conjunto. Esto hace que los criterios de determinación sean más objetivos. En segundo lugar, los consumidores ordinarios —no los diseñadores del producto— están en condiciones de realizar la determinación para evitar tener que determinar la legitimidad de una patente de diseño basada en un tema diferente. En tercer lugar, la clave para determinar si una patente de diseño tiene alguna “diferencia considerable” es averiguar si su efecto visual global es fácil de imaginar. Es decir, debe observarse si, según el diseño anterior, es fácil pensar en obtener un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico (solo con diferencias parciales y sutiles) mediante métodos de diseño convencionales, incluso mediante la conversión, combinación o sustitución de características del diseño. En cuarto lugar, el factor de los “efectos técnicos inesperados”, empleado para determinar la capacidad inventiva, se utiliza como referencia y es necesario analizar si una patente de diseño tiene un “efecto visual único”. En el artículo 20.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes se enumeran siete circunstancias en las que se puede encontrar una “motivación de diseño” y en el artículo 21 se establecen los factores que deben tenerse debidamente en cuenta para determinar el “efecto visual único”.

4.8.6.3.3 “Atractivo estético” y características funcionales del diseño

El artículo 2.4 de la Ley de Patentes establece que se entenderá por “diseño”, con respecto a un producto total o parcial, cualquier nuevo diseño de la forma, del patrón o de su combinación, o la combinación del color con la forma o el patrón, que sea rico en atractivo estético y sea apto para la aplicación industrial. Con respecto al requisito del “atractivo estético” de los diseños, no se trata de si el producto es estéticamente llamativo, sino de si el efecto visual del producto es “decorativo”, un concepto relativo a la funcionalidad. El artículo 16.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “las características de diseño necesarias para desempeñar una función técnica concreta o solo con opciones limitadas no tendrán un impacto significativo en la observación global y el juicio integral del efecto visual de una patente para un diseño”.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.,¹⁷⁴ se señaló que la definición de las características funcionales del diseño depende de si, en opinión de los consumidores ordinarios del producto de diseño, la característica está determinada únicamente por la función específica, sin tener en cuenta si la característica tiene atractivo estético. Las características funcionales del diseño no tienen un impacto significativo en el efecto visual global del diseño. Cuando se trata del impacto en el efecto visual global de las características de diseño que son a la vez funcionales y decorativas, debe tenerse en cuenta su grado de ornamentación; cuanto más ornamentados sean, mayor será su impacto en el efecto visual global, y viceversa.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,¹⁷⁵ la Corte Popular Suprema señaló que, para obtener la protección de un derecho de patente de diseño, el diseño debe tener atractivo estético según lo establecido en la Ley de Patentes. Es decir, a partir de la realización de la función específica del producto, se han introducido mejoras innovadoras en el efecto visual del producto de modo que esté presente la combinación de funcionalidad y atractivo estético. Un diseño de producto con funcionalidad, pero sin atractivo estético, puede protegerse solicitando una patente de invención o modelo de utilidad en lugar de una patente de diseño.

Con respecto a la definición de las características funcionales del diseño, la Corte Popular Suprema señaló, en una controversia sobre la invalidación de los derechos de patente de diseño, la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Zhang Dijun,¹⁷⁶ que las características del diseño funcionales se refieren a aquellas características de diseño que, en opinión de los consumidores ordinarios, están determinadas únicamente por la función específica que debe realizarse sin tener en cuenta factores estéticos. Las características funcionales del diseño están relacionadas, en cierta medida, con la selectividad de las características del diseño. Si una característica de un diseño es el único diseño para una función específica, entonces los factores estéticos quedan excluidos de dicha característica de diseño, que es evidentemente una característica funcional. Si una característica de un diseño forma parte de un número limitado de opciones de diseño para realizar una función específica, esto demuestra firmemente que las características del diseño son un tipo de característica funcional. Sin embargo, aunque una característica de diseño solo constituya uno de varios métodos de diseño para realizar una función específica, aún puede considerarse una característica funcional, siempre y cuando la característica de diseño esté determinada únicamente por la función específica y no sea relevante para consideraciones estéticas.

4.8.6.3.4 Ausencia de conflicto con derechos legítimos

Los elementos constitutivos de un diseño son la forma, el patrón y el color, que pueden implicar una obra, un logotipo comercial, un nombre, un retrato y elementos protegidos por derechos legítimos adquiridos por otra persona antes de la fecha de presentación. Mientras se explote una patente de diseño, se pueden infringir o perjudicar los derechos o intereses legítimos anteriores de terceros. El artículo 23.2 de la Ley de Patentes establece que “todo diseño para el que se conceda un derecho de patente no debe entrar en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación”.

Para la determinación del conflicto de derechos, el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que “cuando una causa de infracción de patente implique un conflicto de derechos, el tribunal popular protegerá los derechos e intereses legítimos de la parte con un derecho anterior de conformidad con la ley”. Por otro lado, el artículo 12 establece que “los derechos legítimos mencionados en el artículo 233 de la Ley de Patentes pueden ser derechos e intereses legítimos sobre obras, marcas, indicaciones geográficas, nombres, nombres de empresas o retratos, así como nombres influyentes de productos, envases, decoración, etc.”. Estas disposiciones también se aplican como referencia al resolver las causas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Baixiang Foods Co.,¹⁷⁷ la Corte Popular Suprema estableció que el derecho a solicitar el registro de una marca es de gran importancia para determinar si un derecho de patente de diseño y un derecho exclusivo a utilizar una marca registrada constituyen un conflicto de derechos. Como un tipo de derecho esperable, el titular del derecho relacionado con una solicitud de registro de marca busca en última instancia el derecho exclusivo para hacer uso de la marca registrada. Solo cuando se registra la marca, puede materializarse el interés último derivado de la solicitud. En este caso, el derecho a solicitar una marca debe protegerse retroactivamente y debe reconocerse la importancia jurídica de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca. Si la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca es anterior a la fecha de presentación de la patente de diseño, el derecho exclusivo a la marca registrada puede prevalecer sobre el derecho de patente de diseño. Una vez registrada la marca, la explotación de la patente de diseño entrará objetivamente en conflicto con los derechos de marca; por lo tanto, en este caso, el tribunal decidió de acuerdo con el principio de protección de los derechos anteriores.