Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

12.4 La nulidad de la patente

La validez de una patente puede ser impugnada por las causas previstas en el artículo 102.1 LP. Dicho precepto establece que:

Se declarará la nulidad de la patente:

1. (a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley;
2. (b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia;
3. (c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada;
4. (d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión;
5. (e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

12.4.1 Causas de nulidad

12.4.1.1 Los requisitos de patentabilidad

El primero de los motivos de nulidad es la falta de alguno de los requisitos de patentabilidad. Según lo previsto en el artículo 4 LP “son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por lo tanto, los requisitos de patentabilidad son la novedad, la actividad inventiva y su aplicación industrial.

El artículo 5 LP prevé igualmente las excepciones a la patentabilidad, por lo que la patente puede ser igualmente impugnada por infringir dichas excepciones, es decir, tener un objeto no patentable.

En todo caso, los supuestos más frecuentes de causas de impugnación de la validez de una patente ante la jurisdicción civil son la falta de novedad y la actividad inventiva.

12.4.1.1.1 Novedad

Como establece el artículo 6 LP, en términos similares al artículo 54 CPE:

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica viene definido en el apartado segundo de dicho artículo 6 como:

Todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Ahora bien, a estos efectos el apartado tercero de dicho artículo 6 establece:

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.

La fecha relevante será la fecha de presentación de la solicitud, a menos que se haya reivindicado el derecho de prioridad “de una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,” que hubiera sido depositada dentro de los doce meses anteriores. “En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada”.¹⁷

Para valorar la novedad de una patente hemos de comparar cada reivindicación de la patente, interpretada de acuerdo con la descripción y los dibujos, con un solo antecedente (documento) del estado de la técnica.

Una reivindicación carece de novedad cuando un documento u otra forma de anticipación (divulgación) que forme parte del estado de la técnica anticipa de forma directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados en la reivindicación cuestionada.

En la práctica los tribunales nacionales seguimos los criterios de la Case Law of the Boards of Appeal de la OEP, sintetizada en el método descrito por las Directrices de Examen (Guidelines for Examination), así como las Directrices de la Oficina Española de Patentes. Para valorar la novedad seguimos un método de tres pasos:

1. 1. El primero consiste en determinar los elementos técnicos de la invención reivindicada, con el fin de compararlos con el o los documentos del estado de la técnica, lo que en la práctica consiste en dividir la reivindicación en elementos técnicos, de conformidad con los dictámenes periciales aportados por las partes.
2. 2. El segundo consiste en determinar si el documento propuesto por la parte que impugna la patente forma parte del estado de la técnica.
3. 3. El último consiste en valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia todos los elementos o etapas de la reivindicación cuestionada.

Para hacer esta última comparación, la primera regla fundamental para valorar la novedad es que no está permitido combinar diferentes documentos del estado de la técnica, para luego comparar sus enseñanzas con los elementos de la invención reivindicada. La combinación de anticipaciones no está permitida porque implica modificar el estado de la técnica, ya que la invención puede consistir en la combinación de diversas soluciones del estado de la técnica. Por lo tanto, la comparación ha de hacerse documento por documento¹⁸ (anticipación por anticipación), siempre que formen parte del estado de la técnica, con la reivindicación impugnada para determinar si divulga o no los elementos reivindicados. Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo documento, a menos que esa combinación esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepción cuando un documento (el documento principal) se refiere explícitamente a otros documentos, que también hayan sido publicados, para proporcionar más detalles de cierta característica.

La enseñanza técnica de un documento debe ser considerada en su integridad, como lo sería por un experto en la materia. No está justificado aislar forma arbitraria de su contexto diversas partes de un mismo documento, para extraer determinada información técnica diferente o incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado íntegramente. Para atacar la novedad de una reivindicación resulta admisible combinar diversos pasajes (enseñanzas) de un mismo documento, pero han de justificar razones para pensar que un experto lo hubiera hecho.

En el tercer paso de este método, para hacer la comparación entre lo divulgado y lo reivindicado, interviene la figura del experto en la materia o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invención. Se trata de un estándar de experto, una persona práctica en ese campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes (conocimiento general común) de este campo en la fecha relevante, así como de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentación. La característica especial de ese arquetipo de experto (o equipo de expertos) es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica y, en concreto, a los documentos que han de ser comparados con el invento reivindicado.

Por lo tanto, para hacer esa valoración ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese experto, leyendo el documento anticipatorio, consideraría divulgado. Lógicamente, conforme lo previsto en el artículo 335 LEC,¹⁹ esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como peritos en el proceso, pero esa figura no se debe identificar con ninguno de los peritos intervinientes, sino que ha de ser elaborada por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren aquellos peritos para poder justificar la comparación. La función del perito es pues proporcionar al juez la identificación, lectura y valoración correcta de los documentos que forman parte del estado de la técnica y que han sido alegados para perjudicar la novedad de la reivindicación cuestionada.

Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento anterior de forma explícita o de forma implícita.²⁰

Divulgaciones expresas: un documento que forma parte del estado de la técnica priva de novedad al invento reivindicado si de su lectura por aquel experto resultan de forma clara, directa y sin ambigüedad, es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden igualmente divulgadas las características implícitas para el experto de todos aquellos elementos que están explícitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretación del documento es propio del análisis de la actividad inventiva.

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el público cuando un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la información que le proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en práctica esa enseñanza técnica. Igualmente, un compuesto químico, cuyo nombre o fórmula esté mencionada en un documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la información del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo.

Divulgaciones implícitas: la falta de novedad también puede resultar implícitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la enseñanza del documento llega inevitablemente a un resultado que, situado dentro del ámbito de la reivindicación, consideraremos implícitamente divulgado.

Como regla general, se puede decir que una enseñanza o divulgación general no priva de novedad a un invento más específico; sin embargo, una divulgación específica, por el contrario, puede privar de novedad a la general.

En esta misma línea general, cuando una reivindicación independiente es novedosa, lo serán todas las reivindicaciones dependientes que incorporan, por remisión, todas sus características técnicas. Por el contrario, que se anule la reivindicación independiente por falta de novedad no implica necesariamente que dicha nulidad se propague a las reivindicaciones dependientes, puesto que incorporan características que pueden no estar divulgadas en el estado de la técnica.²¹ Regla aplicable igualmente para los casos de actividad inventiva.

Igualmente hay que tener presente la que se conoce como Two-lists principle. Para determinar la novedad de una selección, hay que decidir si los elementos seleccionados han sido divulgados en forma individualizada (concreta) en la anticipación alegada. Una selección de una única lista de elementos previamente conocidos no confiere novedad a la reivindicación. Sin embargo, si para llegar a una cierta combinación de características, hay que partir de una selección de dos o más listas de cierto tamaño, entonces la combinación de características resultante, no específicamente divulgada en el estado de la técnica, presenta novedad.

12.4.1.1.2 Actividad inventiva

El artículo 81 LP establece que “se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Precisando que para determinar el estado de la técnica no se tienen en cuenta las solicitudes de patente no publicadas antes de la fecha relevante, a la que se refiere el artículo 6.3 LP.

En palabras de nuestro Tribunal Supremo:

El criterio para juzgar sobre este requisito [actividad inventiva] es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva.²²

En la práctica de los tribunales españoles, como sucede en el caso de la novedad, seguimos el método problema-solución o “problem-solution approach” del Case Law de las Cámaras de Recursos de la OEP. Aun reconociendo que podrían aplicarse otros métodos para valorar la actividad inventiva y evitar el análisis ex post facto, el Tribunal Supremo ha admitido explícitamente su validez en los procesos civiles sobre la actividad inventiva.²³

Tal y como viene definido en las Directrices de Examen de la OEP, este método comprende tres pasos fundamentales:²⁴

1. 1. identificar el estado de la técnica más cercano (closest prior art),
2. 2. establecer el problema técnico objetivo (objective technical problem) a resolver,
3. 3. y, por último, concluir si la invención reivindicada habría sido o no obvia para el experto en la materia, partiendo del estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo a resolver.

Nuevamente en palabras del Tribunal Supremo, de forma sintética:

Primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo; después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico.²⁵

12.4.1.1.2.1 El documento del estado de la técnica más próximo

El documento de partida es aquel que, en una sola referencia, divulga la combinación de características que constituyen el punto de partida más prometedor para un desarrollo que conduce a la invención. Para seleccionar aquel antecedente, en primer lugar, ha de tenerse en cuenta que este debe estar dirigido a un propósito o producir efecto similar al de la invención o al menos pertenecer al mismo campo técnico o a un campo técnico estrechamente relacionado con el (campo técnico) de la invención reivindicada. En la práctica, el estado de la técnica más próximo es, por lo general, el que corresponde a un uso similar y requiere el mínimo de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada.

Cuando nos encontramos en un proceso civil de nulidad como jueces, nuestro deber de congruencia nos obliga a dar respuesta a la pretensión de nulidad, tal y como ha sido planteada por la parte que ejercita dicha acción, conforme con lo dispuesto en el artículo 218.1 LEC. En dicho precepto se establece que “las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”.

Por lo tanto, a diferencia de los que sucede en la Oficina, en la que el examinador debe elegir el documento que constituye el punto de partida más prometedor, ante un tribunal son las partes las que deben identificar cuál es el documento que considera más próximo.

Uno de los supuestos más frecuentes es que las partes señalen varios documentos; en tal caso habrá que examinarlos todos. Ahora bien, el deber de congruencia quedaría satisfecho si el Tribunal considerase que un experto hubiera rechazado dicho punto de partida como igualmente prometedor que otro. En resumen, estamos obligados a analizar el punto de partida propuesto por el instante de la nulidad, pero no tenemos la obligación de seguir todos los pasos del método, si el instante no justifica que las diferentes propuestas de documentos de partida son igualmente prometedoras. Igualmente deberíamos rechazar el punto de partida propuesto por el instante de la nulidad si el propietario de la patente demuestra, comparándolo con el propuesto por el titular, que no constituye un punto de partida igualmente prometedor.

Precisamente en este sentido, las Directrices de Examen de la OEP²⁶ afirman que:

En algunos casos hay varios puntos de partida igualmente válidos para la evaluación de la actividad inventiva, por ejemplo, si la persona capacitada puede elegir entre varias soluciones viables, es decir, soluciones a partir de diferentes documentos, que podrían conducir a la invención. Para conceder una patente, puede ser necesario aplicar el método problema-solución a cada uno de estos puntos de partida por turnos, es decir, con respecto a todas estas soluciones viables.

Aunque también es cierto que las propias Directrices matizan que:

sin embargo, la aplicación del método problem-solution desde diferentes puntos de partida, por ejemplo, desde diferentes documentos del estado de la técnica, solo es necesaria si se ha demostrado de manera convincente que estos documentos son igualmente prometedores.²⁷

12.4.1.1.2.2 El problema técnico objetivo

Formular el problema técnico objetivo exige, por una parte, comparar la invención con el estado de la técnica más próximo, y seguidamente plantear las modificaciones que habría que hacer en este para lograr las diferencias técnicas que ofrece la invención. Para ello hay que identificar primero las diferencias entre la divulgación y la reivindicación, para a continuación derivar los efectos técnicos de dichas diferencias.

Una vez identificado el estado de la técnica más próximo, el segundo de los pasos para aplicar el método problema-solución consiste en la determinación del problema técnico objetivo. Para ello, partiendo del documento del estado de la técnica más próximo a la reivindicación cuestionada, hemos de determinar cuáles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicación cuestionada. Una vez determinadas esas características diferenciales habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese efecto, formular el problema técnico objetivo.

Como regla general para determinar el problema técnico objetivo hemos de partir del problema que, de acuerdo con la descripción, ha solucionado la patente controvertida, pero si el examen demuestra que el problema descrito no se soluciona o si se ha descrito partiendo de un estado de la técnica inadecuado, hay que determinar cuál es el problema técnico objetivo que resuelve la patente.²⁸ Así puede suceder cuando el impugnante propone un estado de la técnica más próximo diferente de aquel del que se partió durante la concesión de la patente.

En el caso de que el tribunal considere que el documento del estado de la técnica o el problema técnico objetivo no se puede formular como propone el impugnante, lo lógico sería desestimar la pretensión de nulidad, ya que, al Tribunal, en un proceso civil, únicamente le corresponde analizar la validez en función de las alegaciones de las partes, no le corresponde examinar nuevamente los requisitos de patentabilidad.

12.4.1.1.2.3 El test de la obviedad

Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema técnico objetivo a solucionar por la invención, queda por valorar si la solución que ésta propone para dicho problema técnico es o no obvia para el experto en la materia.

Para hacer esta valoración solemos acudir al test Could-would. Como se establece en las Directrices de Examen de la OEP,²⁹ en la tercera etapa, la pregunta es si existe alguna enseñanza en el estado de la técnica en su conjunto que habría (no simplemente podría, sino que habría) inducido al experto, enfrentado al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano teniendo en cuenta dicha enseñanza, llegando así a algo que se encuentre dentro de los términos de las reivindicaciones y logrando lo que la invención consigue.³⁰

Como señala el Tribunal Supremo:

al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.³¹

Aunque, como aclaró dicho Tribunal en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo:

la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente.³²

12.4.1.2 Insuficiencia descriptiva

El artículo 27.1 LP establece que “la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla”. Por ello, el incumplimiento de dicha regla determina la nulidad.³³

El Tribunal Supremo ha considerado que, sin reconocer efectos vinculantes, pueden resultar útiles tres tipos de consideraciones de las Cámaras de Recursos de la OEP en la materia:

1. i) Por una parte, que el fracaso ocasional de un procedimiento tal y como se reivindica no afecta a su reproducibilidad si sólo son necesarios unos pocos intentos para transformar el fracaso en éxito, siempre que estos intentos se mantengan dentro de unos límites razonables y no requieran una actividad inventiva (T931/91).
2. ii) Por otra parte, que la reproducibilidad no se ve afectada si la selección de los valores de los distintos parámetros es una cuestión rutinaria y/o si se proporciona información adicional mediante ejemplos en la descripción (T107/91). La sala en el asunto T764/14 concluyó que el experto era capaz, basándose en el conocimiento general común y en la correspondiente variación rutinaria de las condiciones experimentales, de complementar la información contenida en el párrafo [0031] de la patente en litigio y, por lo tanto, de determinar (posiblemente con alguna ligera incertidumbre, pero) sin una carga indebida el valor de referencia [...].
3. iii) Y, además, “El CPE no exige que la invención reivindicada pueda llevarse a cabo con la ayuda de unos pocos pasos adicionales no divulgados. El único requisito esencial es que cada uno de esos pasos adicionales sea tan evidente para el experto que, a la luz de su conocimiento general común, resulte superflua una descripción detallada de los mismos (T721/89)”.³⁴

En la aplicación de esta causa de nulidad,

El experto sobre la materia no es distinto de aquel al que deberíamos acudir para juzgar sobre la actividad inventiva. En las sentencias 334/2016, de 20 de mayo, y 532/2017, de 2 de octubre, declaramos [Tribunal Supremo] que es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del ‘informe de búsqueda’. Es más, un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica.³⁵

12.4.1.3 La adición de materia

El artículo 102.1.c) LP contempla como causa de nulidad aquellos casos en los que el objetivo de la patente concedida “exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada […]”.

Esta causa de nulidad obedece a la prohibición que contempla el artículo 48.1 LP (precepto similar al art. 123 CPE), que establece que como regla general

Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente”.

La posibilidad de modificación de las reivindicaciones tiene como límite, contemplado en el apartado 5 del artículo 48 LP, “que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente”.

Nuevamente la práctica de nuestros Tribunales, sin reconocer efecto vinculante, siguen criterios de las Cámaras de Recursos de la OEP. Así,

El ‘contenido de la solicitud tal como se haya presentado’ hace referencia a la información divulgada por la solicitud en su conjunto, entendiendo por tal las reivindicaciones, la descripción y los dibujos.³⁶

Analizar esta causa de nulidad exige lógicamente comparar las reivindicaciones de la solicitud con las de la patente concedida, de tal manera que la reivindicación será nula si se ha añadido nueva materia protegida. La reivindicación será nula si incorpora características técnicas nuevas que para un experto no se deriven clara y directamente de la solicitud.³⁷

12.4.1.4 La ampliación de la protección

Referido a la patente concedida, como sucedía en el caso anterior, el artículo 48.6 LP prohíbe modificar la patente concedida durante el procedimiento de oposición o, en su caso, el de limitación, de modo que se amplíe la protección que confiere. Por su parte, el artículo 102.1.d) LP sanciona con la nulidad la reivindicación “cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión”. Igual que sucedía en el caso anterior tendremos que comparar la reivindicación concedida originariamente con la modificación introducida después de un procedimiento de oposición o la limitación posterior a su concesión.

La Corte Suprema explicó que:

La limitación es una modificación de las reivindicaciones, tal y como prevén los art. 105 LP y art. 105 bis CPE. Por lo tanto, la limitación no puede, ni añadir materia nueva para su protección (art. 48.5 LP y art. 123.2 CPE), ni tampoco ampliar el ámbito de protección (art. 48.6 LP y art. 123.3 CPE).³⁸

12.4.1.5 La patente inscrita por quien no tiene derecho

El artículo 10.1 LP comienza diciendo que “el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce”. Por lo tanto, el inventor puede solicitar la inscripción o ceder su derecho, pero si la patente se concede a una persona que no tiene derecho a su concesión, quien sea titular de ese derecho puede, o bien reivindicar su propiedad y que se le transfiera su titularidad (art. 12.1 LP), o bien pedir la nulidad de la patente, tal y como contempla el apartado 102.1.e) LP.

12.4.2 Los efectos de la nulidad

12.4.2.1 Nulidad parcial de la patente

La reivindicación es nula o es válida en su totalidad; si la nulidad afecta solo a parte de una reivindicación, esta puede limitarse, conforme con lo establecido en el artículo 102.2 LP, pero esa limitación solo puede proponerla su titular (art. 103.4 LP). El órgano jurisdiccional no puede limitar una reivindicación mediante una nulidad parcial, lo único que puede hacer es declarar la nulidad de la reivindicación en su totalidad. Cuando la ley en su artículo 104.5 LP habla de nulidad total o parcial de la patente, se refiere a la declaración de nulidad de todas sus reivindicaciones o solo de parte de ellas, no a la nulidad parcial de una reivindicación. El artículo 112.2 de la derogada Ley de Patentes de 1986 lo explicaba mejor cuando decía que:

Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Ahora bien, aunque la norma expresa se haya derogado, la regla que impide la nulidad parcial de una reivindicación sigue siendo aplicable, si una causa de nulidad afecta parcialmente a una reivindicación, está en la mano de su titular limitarla, pero si no lo hace, el juez tendrá que declararla nula totalmente.³⁹

12.4.2.2 Los efectos ex tunc de la nulidad

El artículo 104.1 LP establece que

La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el perjudicado contra el titular de una patente declarada nula, siempre y cuando este haya actuado de mala fe, según el artículo 104.3 LP

El efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

1. a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulida.
2. b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Una vez firme la sentencia en la que se declare la nulidad de la patente, dicha declaración tiene eficacia frente a todos.⁴⁰

12.4.3 La legitimación para ejercitar la acción de nulidad

La acción de nulidad puede ejercitarla cualquiera que tenga un interés legítimo, por ello, la ley dice que la acción de nulidad es pública,⁴¹ salvo en los supuestos en los que la haya registrado aquel que no tiene derecho a ello; en tal caso, la legitimación queda limitada a los que pueden ejercitar la acción reivindicatoria.⁴²

Dicha acción puede ejercitarse durante todo el período de validez de la patente y hasta cinco años después de que hayan expirado sus derechos.⁴³

12.4.4 Legitimación pasiva

La acción de nulidad debe dirigirse contra el titular registral y debe de notificarse a los que tengan derechos reales inscritos en el Registro de Patentes, a los efectos de que pueda personarse para intervenir en el proceso.⁴⁴

12.4.5 La limitación de la patente frente a la acción de nulidad

El artículo 103.4 LP permite al titular de la patente durante el procedimiento de nulidad “limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones”, para eludir alguno de los motivos de nulidad alegados. Añadiendo que “la patente, así limitada, servirá de base al procedimiento”.

Hay que recordar que la limitación no puede suponer ni adición de materia, tal y como hemos explicado, ni ampliar el ámbito de protección de la reivindicación limitada. Por lo tanto, para que la limitación sea finalmente eficaz será necesario, primero, que no sobrepase aquellos límites y, segundo, que el texto modificado de la reivindicación sea capaz de eludir la causa de nulidad alegada.

12.4.6 La jurisdicción competente para conocer de la acción de nulidad

La jurisdicción competente para conocer de la acción de nulidad por las causas reseñadas es siempre la jurisdicción civil.

12.4.6.1 Los recursos contra las resoluciones de la OEPM en materia de patentes

La concesión de una patente nacional es una decisión administrativa de la Oficina Española de Patente y Marca (OEPM) que puede ser recurrida ante los tribunales nacionales. Si el motivo de su impugnación alegado es la infracción de las normas administrativas que regulan su concesión, la competencia para conocer de la demanda corresponde a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.⁴⁵ Sin embargo, desde la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, cuando la impugnación de la resolución administrativa se base en la infracción de normas sustantivas sobre el derecho de patentes, la competencia corresponde a las Secciones civiles especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales.⁴⁶

12.4.6.2 La acción de nulidad ante los Tribunales Civiles especializados en mercantil

Si la resolución de la OEPM concediendo la patente no se impugna por ningún interesado, por el procedimiento de oposición, en el plazo de seis meses,⁴⁷ la decisión administrativa devendrá firme y los interesados solo podrán ejercer la acción de nulidad de la patente ante los tribunales especializados en lo mercantil.⁴⁸ Dicha pretensión puede hacerse valer por vía de acción o por vía de excepción. En el primer caso, conforme lo previsto en el artículo 104.4 LP, la declaración de nulidad produce efectos frente a todos y determinará la cancelación del registro. En cambio, si se hace valer solo por vía de excepción, tiene efectos únicamente entre las partes.

12.4.7 La carga de la prueba en los procesos de nulidad

Una vez concedida la patente mediante una resolución administrativa firme, no es el titular a quien corresponde volver a acreditar los requisitos de patentabilidad de su título, sino que es la parte que ejercita la acción de nulidad quien debe probar que la reivindicación impugnada adolece del motivo de nulidad alegado. En este sentido, el artículo 102.1.a) de la LP establece que:

Se declarará la nulidad de la patente: (a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

Si tiene que justificarse que no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad, esa carga lógicamente ha de pesar sobre el impugnante y no sobre el titular de la patente.⁴⁹