Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

3.7 Vías civiles de reparación

3.7.1 Medidas cautelares

En el Derecho brasileño, para evitar situaciones urgentes y posiblemente perjudiciales (en muchos de esos casos, no se puede presentar la acción principal), se pueden solicitar medidas cautelares, que están reguladas en los artículos 300 a 311 del CPC. En la LPI, esto se regula de manera específica en el artículo 209.1, que autoriza la concesión de una medida cautelar incluso antes de la notificación de la demanda a la parte opositora.

Se concede una medida cautelar cuando existen pruebas de la probabilidad del derecho y del peligro de perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 300 del CPC). Para conceder una medida provisional el juez puede, según el caso, exigir una garantía real o personal para compensar el perjuicio que la otra parte pueda sufrir. Se puede renunciar a la garantía real o personal si la parte con desventaja económica no puede proporcionarla (artículo 300.1 del CPC). Se pueden conceder medidas provisionales antes de la decisión definitiva o después de esta con justificación previa (artículo 300.2 del CPC). El objetivo de estas medidas puede ser anticipar el contenido de la pretensión final, pero, en este caso, solamente se pueden conceder cuando los efectos de la decisión sean reversibles (artículo 300.3 del CPC).

La medida provisional puede ser temporal, en cuyo caso pretende garantizar el resultado útil de la causa. Puede efectuarse mediante embargo, secuestro, listado de bienes, registro de protesta contra la enajenación de bienes o cualquier otra medida idónea para garantizar el respeto del derecho (artículo 301 del CPC).

Independientemente de la reparación del daño procesal, una parte es responsable de los perjuicios que la aplicación de la medida provisional cause a la otra parte si:

I. la sentencia le es desfavorable;

II. la parte no proporciona los medios necesarios para la notificación de la medida provisional al demandado en un plazo de 5 (cinco) días de haberla obtenido;

III. cesa la eficacia de la medida en cualquier causa judicial; [o]

IV. el juez acepta la alegación de preclusión o prescripción de la pretensión del actor. (Artículo 302 del CPC)

La medida provisional puede ser simultánea a la presentación de la acción. De ser así, se denomina “medida provisional solicitada con anticipación”. En este caso, la demanda puede estar limitada a la solicitud de una medida provisional y a la indicación de la solicitud de medida definitiva, con exposición de la controversia, el derecho que se pretende hacer valer y el peligro del perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 303 del CPC). Si se concede una medida provisional:

I. el demandante debe modificar la demanda para complementar los argumentos, adjuntar documentos nuevos y confirmar la solicitud de mandamiento judicial definitivo en un plazo de 15 (quince) días o un período más prolongado establecido por el juez [bajo sanción de finalización de la causa sin producir efectos de cosa juzgada (artículo 303.2 del CPC)];

II. se notificará la demanda al demandado y se le instará a comparecer en la audiencia de conciliación o mediación [si el juez así lo determina]; [y]

III. si las partes no resuelven la controversia por sí mismas, comenzará a correr el plazo para la [contestación]. (Artículo 303 del CPC)

La medida provisional solicitada con anticipación se convierte en definitiva si no se recurre la resolución que la concede (artículo 304 del CPC). En este caso, se da por concluida la causa (artículo 304.1 del CPC). Cualquiera de las partes puede pedir que se desarchive el expediente de la causa en la que se concedió esta medida para aportar pruebas a la demanda (artículo 304.4 del CPC).

El derecho a revisar, modificar o invalidar una medida provisional solicitada con anterioridad que no se cuestionó y que finalizó y se archivó se extingue al cabo de dos años, contados a partir del momento en que se divulga la decisión que pone fin al proceso (artículo 304.5 del CPC). La decisión en la que se concede la medida de reparación no constituye res judicata. Sin embargo, la estabilidad de los efectos pertinentes solo desaparece mediante una decisión que la revise, modifique o invalide, dictada como resultado de una acción interpuesta por una de las partes (artículo 304.6 del CPC).

También se puede pedir una medida cautelar con anticipación, indicando la controversia y sus fundamentos, el derecho que se persigue y el posible perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 305 del CPC). En este caso, se notifica al demandado este acto procesal y se le da un plazo de cinco días para contestar a la solicitud e indicar las pruebas que pretende aportar (artículo 306 del CPC). Si no se contesta a la solicitud, se considera que el demandado admite que los hechos alegados por el demandante ocurrieron realmente, en cuyo caso el juez tomará una decisión sobre la medida cautelar en un plazo de cinco días (artículo 307 del CPC).

Una vez que se ha aplicado la medida cautelar, el demandante debe presentar sus pretensiones principales en un plazo de 30 días. En este caso, se presenta en el mismo expediente de la causa de la solicitud de la medida cautelar, independientemente del anticipo de nuevas costas procesales (artículo 308 del CPC). Sin embargo, la medida cautelar concedida con anticipación deja de estar vigente si:

I. el demandante no presenta la pretensión principal dentro del plazo legal;

II. la medida cautelar no entra en vigor en un plazo de 30 (treinta) días; [o]

III. el juez desestima la pretensión principal presentada por el demandante o desestima la causa sin producir efectos de cosa juzgada. (Artículo 309 del CPC)

La denegación de la solicitud de la medida cautelar no impide a la parte que la solicita formular la pretensión principal ni influye en la decisión respecto a ella, a menos que el motivo de la desestimación sea el reconocimiento de preclusión o prescripción (artículo 310 del CPC).

Finalmente, también existe la posibilidad de conceder una medida provisional con base en las pruebas. Esto se rige por el artículo 311 del CPC. Esta medida de reparación se concede, independientemente de que se demuestre el peligro de perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa, cuando:

I. se haya observado abuso del derecho de defensa o intenciones dilatorias manifiestas de la parte;

II. las alegaciones solo puedan probarse realmente mediante documentos y existan fundamentos basados en la jurisprudencia consolidada o en un precedente vinculante;

III. se trate de una demanda de recuperación de la posesión basada en prueba documental adecuada del contrato de depósito, en cuyo caso se decretará la entrega el objeto en custodia, bajo sanción de multa; [o]

IV. la demanda esté acompañada por pruebas documentales suficientes de los hechos que constituyen el derecho del demandante contra las que el demandado no presente pruebas contradictorias que puedan generar dudas razonables.

Párrafo único. En los casos indicados en los puntos II y III, el juez puede decidir con anticipación. (Artículo 311 del CPC)

Dado que la concesión de la medida provisional, ya sea de naturaleza temporal o anticipada, requiere una prueba de la verosimilitud de los hechos alegados, el juez puede anticipar la práctica de la prueba pericial si teme que la concesión de la solicitud puede suponer un riesgo de daño irreversible.⁷⁸

3.7.2 Daños y perjuicios

El derecho a la indemnización por daños y perjuicios consiste en el derecho a recibir una compensación por la explotación indebida del objeto de una patente, incluida la explotación que se produjera entre la fecha de publicación de la solicitud de patente y la de su concesión. El titular de la patente cuyo derecho haya sido vulnerado tiene el derecho de obtener una compensación por la explotación indebida de su objeto (artículo 44 de la LPI). Si el infractor obtuvo conocimiento, por cualquier medio, del contenido de la solicitud presentada, antes de su publicación, el período de explotación indebida se cuenta, a los efectos de la compensación, a partir de la fecha de comienzo de la explotación (artículo 44.1 de la LPI). Si el objeto de la solicitud de patente hace referencia a material biológico depositado según el artículo 24.1 de la LPI, solo se concederá el derecho a recibir una compensación cuando el material biológico se haya hecho accesible al público (artículo 44.2 de la LPI). El derecho a obtener una compensación por la explotación indebida está limitado al contenido del objeto de la patente según el artículo 41, incluso en relación con el período anterior a la concesión de la patente (artículo 44.3 de la LPI).

La parte perjudicada puede iniciar las acciones civiles que considere oportunas de conformidad con el CPC. La indemnización por daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría obtenido si no se hubiera cometido la infracción (artículo 208 de la LPI). El artículo 225 de la LPI concede cinco años para ejercer la acción de daños y perjuicios, en vista de la pérdida del derecho de propiedad industrial.

La parte perjudicada también tiene derecho a recibir una compensación por las pérdidas y los daños ocasionados por los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial y los actos de competencia desleal no previstos en la LPI, es decir, los actos que dañen la reputación o perjudiquen los negocios de terceros o que creen confusión entre los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, o entre los productos y servicios objeto de comercio (artículo 209 de la LPI).

La doctrina ha definido los desafíos principales para determinar la existencia de infracción de patente:⁷⁹

• La ignorancia de los límites en las reivindicaciones independientes, en el que se determina la infracción sin observar las características esenciales del producto o proceso objeto de estudio y la existencia de una coincidencia total con las características del producto ilícito o del proceso infractor.
• Cuando se analiza la idea inventiva básica o el principio general en el que se basa la invención, no tener en cuenta el modo en que se reivindica la invención: “no es la idea subyacente a la invención la que está sujeta a protección, sino el modo en que el inventor materializó esta idea, según se reivindica en la patente”;⁸⁰
• La comparación entre los productos: “la existencia de coincidencia entre estos productos es totalmente irrelevante, ya que el producto del titular puede corresponder solamente a una de las posibles modalidades de invención reivindicadas o incluso no corresponder en absoluto”;⁸¹
• La infracción de reivindicaciones dependientes: “[l]a distorsión aquí se encuentra en tratar de asignar a las reivindicaciones dependientes la misma función que una reivindicación independiente ignorando por completo los límites impuestos por la dependencia”;⁸²
• La protección de la función inventiva, “[o]tro ejemplo de extrapolación indebida del alcance de una reivindicación yace en la noción de que la patente protege la función realizada por la invención, independientemente de las restricciones impuestas por los elementos de la reivindicación”;⁸³
• La dependencia de las patentes: “existe el error común de que obtener una patente otorga a su titular el derecho incondicional de explotar la invención patentada. Por supuesto, el derecho fundamental otorgado por la patente no es un derecho establecido en la ley, sino el derecho de excluir a terceros del uso de su objeto”;⁸⁴ y
• La parte caracterizadora de las reivindicaciones: “[o]tro error común es creer que, como la parte caracterizadora de las reivindicaciones define las características de la invención que son nuevas para el estado de la técnica, es precisamente esta parte caracterizadora la que determina la protección otorgada por la patente. […] Reiteramos que el alcance de una reivindicación está determinado por la suma de las características definidas antes y después de la expresión ‘caracterizado/a por’.”⁸⁵

3.7.2.1 Indemnización por daños y perjuicios

Los artículos 208 y 209 de la LPI establecen la posibilidad de obtener una indemnización íntegra por los daños y perjuicios sufridos, incluidos los daños a la propiedad y el lucro cesante. Además, el artículo 207 establece que la parte perjudicada puede iniciar cualquier acción civil que considere necesaria. Sin embargo, los daños y perjuicios no están restringidos a los casos de los artículos 208 y 209, debido a que la LPI garantiza a los titulares de patente todos los derechos que se derivan de la legislación civil. Por ende, la doctrina y la jurisprudencia brasileños también reconocen la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son in re ipsa y su remuneración deben reflejar “tanto la función punitiva en relación con el agente como la función compensatoria en relación con la víctima”.⁸⁶ Por lo tanto, según el Derecho brasileño, los daños potenciales corresponden a lo que se perdió (es decir, daño emergente) y a lo que razonablemente ya no se gana (es decir, lucro cesante), además de la posibilidad de la compensación por el dolor y el sufrimiento, que es de naturaleza punitiva.

El artículo 208 de la LPI establece que la cuantía de los daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si la infracción no se hubiera cometido. En cambio, en el artículo 210 de la LPI se indica que el lucro cesante está determinado por uno de los siguientes criterios, el que sea más favorable para la parte perjudicada:

I. los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si no se hubiera producido una infracción; o

II. los beneficios que recibió la parte infractora; o

III. la remuneración que la parte infractora habría pagado al titular del derecho por la concesión de una licencia que le permitiera legalmente explotar la materia objeto de la patente.

Estas dos disposiciones se deben interpretar en conjunto y la dificultad de prueba determina cuál de los criterios del artículo 210 elegirá el titular de la patente vencedor en la acción, teniendo en cuenta la opción más favorable dadas las circunstancias de hecho. Los daños y perjuicios pueden definirse en la liquidación de la sentencia⁸⁷ o indicarse en la propia demanda a criterio de la parte perjudicada.⁸⁸

3.7.2.2 Honorarios de los abogados

La parte vencida en los procesos judiciales también está obligada a pagar las tasas judiciales, que se corresponden con las costas (tasas debidas al Estado por iniciar acciones judiciales), y los gastos procesales (incluidos los honorarios de los peritos) en los que ambas partes hayan incurrido, además de abonar los honorarios de los abogados de la contraparte.

En la sentencia, el juez fija los honorarios de los abogados, que están regulados en el artículo 85 del CPC, del 10 por ciento al 20 por ciento de la cuantía de la sentencia, el beneficio económico obtenido o, si no se puede medir, la cuantía ajustada de la causa, teniendo en cuenta el grado de diligencia del profesional, el lugar donde se prestó el servicio, la naturaleza y la importancia de la causa y la labor realizada (artículo 85.2 del CPC).

3.7.3 Otras vías de reparación

En los artículos 201 a 204 de la LPI se especifican las medidas provisionales de registro e incautación que se pueden pedir, sin perjuicio de cualquier otra solicitud de medidas provisionales en las situaciones descritas con anterioridad. El artículo 201 de la LPI regula los procedimientos de registro e incautación en los delitos contra patentes de procedimiento. En estos casos, el funcionario judicial va acompañado de un perito, quien verifica preliminarmente la existencia del acto ilícito. El juez puede ordenar la incautación de los productos obtenidos por la parte infractora mediante el uso del procedimiento patentado. Esta medida también puede pedirse en las acciones civiles.

Si se ha ejecutado la medida de registro e incautación y la parte que la solicitó lo hizo de mala fe por motivos de rivalidad, mero capricho o error flagrante, es responsable de los daños y perjuicios (artículo 204 de la LPI).

En caso de los establecimientos industriales o comerciales legalmente constituidos y de funcionamiento público, los procedimientos preliminares ordenados por el juez están limitados a la incautación de los productos. Las actividades ejercidas de manera lícita por dichos establecimientos no se pueden interrumpir (artículo 203 de la LPI).