Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

10.5 Infracción de patentes

Tanto los tribunales de distrito como la USITC resuelven causas relativas a la infracción de patentes. En el presente apartado se analiza la función de los tribunales de distrito, mientras que el apartado 10.12 se centra en la función y los procesos de la USITC.

Los procesos judiciales en materia de patentes ante los tribunales de distrito comienzan con la interposición de una demanda civil, bien por el titular de una patente que afirma que esta se está infringiendo, o bien por una parte a la que se ha amenazado con iniciar un litigio para lograr que se declare que la patente es nula, no se ha infringido o no es aplicable.⁹⁵ En este último caso, el titular de la patente demandado normalmente interpondrá una reconvención por infracción de patente.

10.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

La interpretación de las reivindicaciones de las patentes es crucial para evaluar la infracción y la validez, y puede influir en el resultado de otras cuestiones importantes, como la inaplicabilidad, la habilitación y los recursos, o determinarlo. La decisión del Tribunal Supremo en el asunto Markman c. Westview Instruments⁹⁶ sentó los fundamentos de la práctica moderna para la interpretación de las reivindicaciones en los Estados Unidos de América. Esa decisión, reforzada por la del asunto Teva Pharmaceuticals USA, Inc. c. Sandoz, Inc.,⁹⁷ declaró que “la interpretación de una patente, incluida la definición de los conceptos usados en la reivindicación, es competencia exclusiva del tribunal”.⁹⁸

La decisión del Circuito Federal en el asunto Phillips c. AWH Corp.⁹⁹ constituye la síntesis de mayor autoridad de la jurisprudencia sobre la interpretación de las reivindicaciones. Un “principio fundamental” del Derecho de patentes es que “las reivindicaciones de una patente definen la invención sobre la que el titular de la patente tiene derecho de exclusión”.¹⁰⁰ La “base de referencia objetiva” para interpretar las reivindicaciones de patentes consiste en determinar “cómo alguien con conocimientos técnicos medios en la materia en cuestión entiende un concepto de la reivindicación” “en el momento de la invención, es decir, en la fecha de presentación efectiva de la solicitud de patente”.¹⁰¹ “El punto de partida se basa en la idea consolidada de que los inventores suelen ser personas expertas en el ámbito de la invención y que las patentes están pensadas y destinadas a ser leídas por otras personas con conocimientos amplios en dicho ámbito”.¹⁰² A menudo, otras pruebas aportarán contexto para definir qué significa que una persona tenga conocimientos técnicos medios en la materia. La “fecha de presentación efectiva de la patente” es la fecha real de presentación o la fecha de presentación de una solicitud a la que se considera prioritaria, lo que sea antes. Se entiende que un profesional cualificado “comprende los términos de los documentos de la patente y conoce los significados y usos especiales que pueden tener dichos términos en ese ámbito en cuestión”.¹⁰³ Por consiguiente, para interpretar las reivindicaciones de una patente es necesario que el tribunal examine “los mismos recursos que tendría esa persona, es decir, la memoria descriptiva y el expediente de tramitación de la solicitud de patente”.¹⁰⁴

Para definir correctamente los conceptos de una reivindicación debe tenerse en cuenta el contexto. La patente y el expediente de tramitación de su solicitud “suelen proporcionar el contexto tecnológico y temporal necesario para que el tribunal pueda determinar qué significa la reivindicación para una persona con conocimientos técnicos medios en la materia en el momento de la invención”.¹⁰⁵ Por lo tanto, las reivindicaciones de las patentes deben interpretarse tomando en consideración estas pruebas “intrínsecas” (es decir, la memoria descriptiva de la patente y el expediente de tramitación de la solicitud), así como las pruebas “extrínsecas” pertinentes (es decir, las pruebas que demuestran que los conceptos se usan en el ámbito correspondiente, como en diccionarios, tratados y declaraciones de inventores y expertos), si bien estas últimas no pueden contradecir ni invalidar las pruebas intrínsecas. El Circuito Federal explicó por qué las pruebas extrínsecas son, por definición, menos fiables que las intrínsecas:

En primer lugar, las pruebas extrínsecas, por definición, no forman parte de la patente y, al contrario que la memoria descriptiva, no se crean en el momento de tramitar la patente con el objetivo de explicar el alcance y el significado de esta. En segundo lugar, aunque las reivindicaciones se interpretan como las entendería una hipotética persona con conocimientos en la materia, es posible que las publicaciones extrínsecas no hayan sido escritas por o para profesionales cualificados, por lo que es posible que no reflejen los conocimientos de un profesional cualificado en el ámbito de la patente. En tercer lugar, las pruebas extrínsecas consistentes en dictámenes y declaraciones de peritos se crean en el momento del litigio y con ese objetivo, por lo que pueden tener un sesgo que no está presente en las pruebas intrínsecas […]. En cuarto lugar, existe un universo potencialmente ilimitado de posibles pruebas extrínsecas de relevancia marginal que podrían presentarse en cualquier cuestión de interpretación de las reivindicaciones […]. Por último, apoyarse indebidamente en pruebas extrínsecas entraña el riesgo de que se usen para alterar el significado de las reivindicaciones, a pesar de los “registros públicos incuestionables integrados por las reivindicaciones, la memoria descriptiva y el expediente de tramitación de la solicitud de patente”, lo que socavaría la función de comunicación pública de las patentes.¹⁰⁶

10.5.2 Infracción

El Derecho de patentes de los Estados Unidos de América establece la responsabilidad civil por la infracción directa e indirecta de una patente.

10.5.2.1 Infracción directa

El artículo 271.a) de la Ley de Patentes impone la responsabilidad civil directa por la patente a “cualquier persona que, sin autorización, elabore, utilice, se ofrezca a vender o venda una invención patentada en los Estados Unidos de América o importe en este país una invención patentada durante la vigencia de su patente”. Un producto o proceso objeto de acusación incurre en una infracción literal de la patente si contiene todos los elementos citados en una reivindicación.

Un demandado también puede ser declarado responsable de una infracción no literal si el producto o proceso objeto de acusación es similar a la invención patentada, pero no incurre en una infracción literal. La doctrina de equivalentes evolucionó para responder a la preocupación de que un “copista sin escrúpulos” pudiera evitar cometer una infracción literal de una invención patentada haciendo pequeñas modificaciones en la invención.¹⁰⁷ Con el criterio función-manera-resultado, un elemento objeto de acusación es equivalente a un elemento de una reivindicación “si en esencia desempeña la misma función básicamente de la misma manera para obtener el mismo resultado”.¹⁰⁸ Para determinar la equivalencia con este criterio, es necesario que se den los tres elementos. La decisión judicial con arreglo a la doctrina de equivalentes se basa en el estado de la tecnología en el momento de la infracción, no en el momento de emisión de la patente (como sucede en las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función).

Los tribunales han limitado la doctrina de equivalentes de varias maneras. De acuerdo con la norma que exige la presencia de todos los elementos, la prueba de equivalencia de la doctrina de equivalentes debe aplicarse a cada elemento. Por lo tanto, para concluir que se ha producido una infracción, es preciso que el producto o proceso objeto de acusación contenga todos los elementos de la reivindicación o sus equivalentes.¹⁰⁹ Además, la doctrina de equivalentes no es una opción cuando el titular de la patente haya delimitado un elemento de la reivindicación durante la tramitación, salvo que 1) una persona con conocimientos medios en la materia no pudiera prever el equivalente en el momento de la modificación; 2) el motivo de la modificación solo estuviera relacionado tangencialmente con el equivalente en cuestión, u 3) otra razón que sugiera que el titular de la patente no podría razonablemente haber previsto el supuesto equivalente.¹¹⁰ Asimismo, de conformidad con la norma de dominio público, el titular de una patente no puede invocar la doctrina de equivalentes para recuperar materia incluida, pero no reivindicada, en una patente.¹¹¹

10.5.2.2 Infracción indirecta

El Derecho de patentes de los Estados Unidos de América también impone responsabilidad civil a quienes activamente induzcan a otra persona a infringir una patente o contribuyan a dicha infracción. En el artículo 271.b) de la Ley de Patentes se establece que “[t]oda persona que activamente induzca a otra a la infracción de una patente será considerada responsable como infractora”. Para que la infracción sea inducida, el titular de la patente debe demostrar que el demandado “apoy[ó] y facilit[ó] con conocimiento de causa una infracción directa por otra persona”.¹¹² El requisito relativo al conocimiento de causa se cumple si se demuestra que hubo un conocimiento real o constructivo de la patente¹¹³ o que el demandado actuó con “ignorancia deliberada”.¹¹⁴ En la doctrina de la “ignorancia deliberada”, el inductor debe 1) haber creído subjetivamente que la infracción era muy probable, y 2) haber adoptado medidas deliberadas para evitar enterarse de ese hecho.¹¹⁵

El artículo 271.c) impone responsabilidad civil en las siguientes circunstancias:

[1] Cualquier persona que se ofrezca a vender o venda en el territorio de los Estados Unidos de América o importe en este país un componente de una máquina, manufactura, combinación o composición patentada, o un material o aparato para utilizarlo en un proceso patentado, [2] que constituya una parte esencial de la invención, [3] sabiendo que dicho elemento se ha creado o adaptado específicamente para usarlo en una infracción de dicha patente, [4] y cuando este no sea un artículo de primera necesidad ni un producto básico del comercio cuyo uso principal no constituya una infracción, [5] será considerada responsable como infractora indirecta.

El titular de la patente debe demostrar que el presunto infractor indirecto tenía conocimiento de la patente.¹¹⁶ El elemento [4] sirve como una excepción importante y blinda la venta de artículos de primera necesidad, es decir, productos cuyos principales usos no constituyen una infracción. Por consiguiente, en ausencia de pruebas de una conducta inductora, quienes vendan productos no patentados están protegidos frente a la responsabilidad civil, salvo que el producto en cuestión “no tenga usos comerciales que no guarden relación con [… la] invención patentada”.¹¹⁷

10.5.3 Excepciones

El artículo 282 de la Ley de Patentes prevé las siguientes excepciones: 1) ausencia de infracción, ausencia de responsabilidad civil por una infracción o inaplicabilidad; 2) nulidad de la patente; y 3) cualquier otro hecho o acto usado como excepción.

10.5.3.1 Nulidad de las patentes

Según el artículo 282.a) de la Ley de Patentes, “se presumirá la validez” de las patentes. Por lo tanto, el titular de una patente no tiene que demostrar su validez en una acción por infracción, sino que es el impugnante quien debe demostrar su nulidad aportando “pruebas claras y convincentes”.¹¹⁸

10.5.3.2 Otras excepciones

Un presunto infractor puede defenderse basándose en el hecho de que el titular de la patente lo ha autorizado a usar la tecnología, por ejemplo, por medio de una licencia.

Con arreglo a la doctrina de la primera venta (en ocasiones denominada “principio de agotamiento”), un tipo de licencia implícita por aplicación de la ley, la primera venta no restringida de un producto patentado agota el control del titular de la patente sobre dicho producto, que puede revenderse y repararse sin que el titular de la patente pueda hacer valer sus derechos.¹¹⁹ No es fácil distinguir la línea que separa una reparación permitida de una reconstrucción inaceptable, lo que da lugar a resoluciones sumamente imprecisas y válidas únicamente en un contexto determinado.¹²⁰ Estos problemas surgen con frecuencia en el contexto de las demandas por infracción indirecta en las que el presunto infractor suministra piezas de recambio especializadas.

Los tribunales reconocen desde hace tiempo una excepción de uso experimental basada en el common law. Sin embargo, el Circuito Federal ha interpretado esta doctrina de una forma bastante restrictiva y la limita a usos “para el divertimento, para satisfacer una mera curiosidad o para indagaciones estrictamente filosóficas”.¹²¹ Además de la doctrina de uso experimental basada en el common law, el artículo 271.e) crea una excepción para usos experimentales limitados para suministrar información con fines de regulación.

El artículo 273 de la Ley de Patentes reconoce el derecho de uso previo a un demandado que haya utilizado comercialmente la invención en los Estados Unidos de América al menos un año antes de 1) la fecha de presentación efectiva o 2) la fecha en que se hizo pública por primera vez la invención reivindicada, lo que sucediera primero. La excepción basada en el uso previo debe sustentarse con pruebas claras y convincentes.

Incluso cuando un demandado no pueda demostrar que no se ha infringido la patente o que esta es nula, puede evitar que se le atribuya responsabilidad civil si se demuestra que el titular de la patente se comportó de una manera injusta o hizo un uso indebido de la patente, o se prueba que es aplicable otra excepción basada en la equidad (doctrina de los actos propios o prescripción del enjuiciamiento). Una conducta injusta puede “desprenderse de la tergiversación de un hecho fundamental, la no divulgación de información importante o la presentación de información importante falsa, con el objetivo de inducir a engaño o error a la [US]PTO”.¹²² Si se concluye que existió una conducta injusta en relación con una o varias reivindicaciones, la patente en su conjunto será inaplicable.¹²³

De conformidad con la regla 9.b) del FRCP, las reivindicaciones por conducta injusta deben argumentarse con un alto grado de detalle y “deben señalar específicamente quién, qué, cuándo, dónde y cómo se cometió la tergiversación u omisión ante la [US]PTO”.¹²⁴ El infractor acusado debe demostrar la importancia y la intencionalidad con pruebas claras y convincentes.¹²⁵ Una vez establecidas estas cuestiones mínimas, el tribunal “debe sopesarlas para determinar si la equidad lleva a concluir que se produjo una conducta injusta”.¹²⁶ “La intencionalidad y la importancia constituyen requisitos independientes. Un tribunal de distrito no debe utilizar una ‘escala variable’ con la que una demostración endeble de la intencionalidad se considere suficiente porque la importancia se ha demostrado sobradamente, y viceversa”.¹²⁷

La excepción afirmativa del uso indebido de patentes existe para evitar los efectos perjudiciales para el mercado de que el titular de una patente amplíe el derecho de exclusión de esta.¹²⁸ El principio subyacente del uso indebido es que un presunto infractor debe demostrar con pruebas claras y convincentes que el titular de una patente ha “ampliado de forma inaceptable el alcance físico o temporal de la concesión de la patente” y ha causado “efectos nocivos para la competencia”.¹²⁹ No obstante, nunca se considerará que hay un uso indebido de la patente cuando la conducta del titular se circunscriba al derecho de exclusión de la patente.¹³⁰ En respuesta a la preocupación de que esta doctrina jurisprudencial era imprecisa, impredecible y demasiado general, el Congreso excluyó varias conductas concretas de la doctrina mediante la adición del artículo 271.d. Por ejemplo, la aplicación de una patente o la denegación de una licencia no pueden considerarse uso indebido de una patente.¹³¹

La exclusión basada en la doctrina de los actos propios se aplica cuando el titular de una patente engaña a un presunto infractor para que crea que no lo demandará si utiliza la tecnología patentada. La exclusión puede evitar todas las medidas de reparación en una reivindicación de infracción.¹³² La prescripción del enjuiciamiento hace inaplicable una patente cuando el titular tardó en tramitarla sin motivos justificados y dicho retraso tuvo efectos perjudiciales para el infractor acusado u otras personas.¹³³