Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.4.1 Procedimiento de primera instancia

5.4.1.1 Tribunal

La acción de revocación no se debe presentar ante el tribunal que conoce de la infracción, sino ante el FPC, con sede en Múnich. El FPC tiene un total de 25 tribunales, siete de los cuales son salas de nulidad que entienden en procedimientos de revocación de patentes. Cada tribunal se centra en áreas técnicas particulares y, por lo tanto, las acciones de revocación se asignan al tribunal respectivo en función del sector técnico de la patente objeto de la controversia.

5.4.1.2 Admisibilidad

El umbral para presentar una acción de revocación admisible contra una patente alemana es bastante bajo.

5.4.1.2.1 Forma y plazos

La acción de revocación debe estar redactada en alemán (artículo 126 de la Ley de Patentes)¹⁴ y se debe presentar por escrito o en un documento electrónico por los medios de comunicación indicados por el FPC. Si la patente controvertida es una patente europea que se presentó y concedió en otro idioma oficial (p. ej., inglés o francés), se debe proporcionar una traducción alemana. Las traducciones de referencias al estado de la técnica en inglés no se deben presentar en la primera instancia, sino que el FCJ generalmente pide las traducciones al alemán de las referencias pertinentes en la fase de apelación. La pretensión del demandante puede ser la revocación de la patente en su totalidad o de una parte de esta.

Con respecto al plazo de la acción de revocación, el artículo 81.2 establece la restricción de que estas acciones no pueden presentarse mientras se pueda notificar la oposición ante la oficina de patentes competente o cuando el procedimiento de oposición esté pendiente ante la oficina de patentes. Si, no obstante, se presenta una acción de revocación, se denegará por inadmisible.

Además de esto, no hay plazos ni otras restricciones de tiempo. Se puede presentar una acción de revocación incluso contra una patente que ya no está vigente si el demandante puede mostrar un interés especial en la anulación de la patente. Dicho interés podría, por ejemplo, resultar de que el titular de la patente haga valer o amenace con hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actividades supuestamente infractoras durante la vigencia de la patente. Dicho interés también podría surgir si el plazo de la patente vence en el transcurso del procedimiento de revocación pendiente y el demandante desea continuar con el procedimiento.

5.4.1.2.2 Contenido

El artículo 80.5 define el contenido obligatorio de una acción de revocación: identificar a las partes de los procedimientos (es decir, el demandante y el demandado), indicar la materia de la causa y los hechos y pruebas para respaldar los fundamentos. Además, la acción de revocación debe contener una petición específica.

5.4.1.2.2.1 Partes

El demandado se define en el artículo 81.1, según el cual la acción de revocación deberá estar dirigida contra el titular de la patente según su identificación en el registro oficial de la DPMA. Aunque el registro no refleje los cambios recientes en la titularidad de la patente y, por ende, sea incorrecto, el titular de la patente identificado en el registro todavía es el demandado legítimo. Si se identifica una pluralidad de titulares en el registro oficial de la DPMA, la acción debe estar dirigida contra todos ellos.

Con respecto a la legitimación procesal activa, prácticamente no existen restricciones. Por norma general, cualquiera puede presentar una acción de revocación contra una patente alemana, a menos que el demandante haya llegado a un acuerdo con el titular de la patente que impida dicha acción. Si la persona interesada en la revocación de la patente prefiere que su identidad siga siendo desconocida, la acción de revocación la puede presentar incluso un testaferro (p. ej., un abogado de patentes), aunque este está sujeto a las mismas restricciones jurídicas que la parte verdaderamente interesada. Si la acción de revocación se basa en la usurpación, solo la persona agraviada está facultada para presentar la demanda (artículo 81.3). Además, dicha persona puede, desde luego, justificar la acción de revocación con otros motivos de revocación (p. ej., falta de novedad o de actividad inventiva). Como ya se ha mencionado, puede aplicarse otra excepción a una acción de revocación contra una patente que ha caducado cuando el demandante debe tener un interés jurídico especial en la anulación de la patente.

Dos o más demandantes también pueden presentar en conjunto la acción de revocación de una patente. Si quedan pendientes varias acciones de revocación contra la misma patente, a menudo se acumulan los procesos. Además, en lugar de presentar una acción de revocación separada, también es posible que una parte se una a los procedimientos de revocación pendientes. Sin embargo, el litisconsorcio de las partes del lado del demandante solo es posible si la parte que se une tiene un interés jurídico especial para unirse a los procedimientos. Dicho interés podría dar como resultado, por ejemplo, que el titular de la patente reivindique o amenace con reivindicar la patente contra la parte que se une.

Las partes alemanas pueden presentar los procedimientos ante el FPC por sí mismas, no es obligatorio que estén representadas por un abogado o un abogado de patentes (artículo 97.1). Por supuesto, las partes pueden elegir que las represente un abogado o un abogado de patentes u otro mandatario. Otros mandatarios aptos están definidos en el artículo 97.2, según el cual una parte también puede estar representada por sus empleados o los empleados de una sociedad afiliada (artículo 15 de la Ley de Sociedades del 6 de septiembre de 1965),¹⁵ parientes mayores de edad, personas habilitadas para ocupar cargos judiciales y por las demás partes del litisconsorcio, si la representación no está vinculada a una actividad remunerada. No es admisible la representación por parte de un mandatario que no esté dentro de las categorías mencionadas. Sin embargo, las partes extranjeras deben estar representadas por un abogado de patentes o un abogado (artículos 97.1) y 25).

5.4.1.2.2.2 Petición

Debido a que la materia de una acción de revocación es la anulación de una patente, la petición debe estar referida a una patente específica que se anulará total o parcialmente con respecto a determinadas reivindicaciones. No son admisibles otras peticiones, por ejemplo, las que solicitan que se anulen determinadas características de una reivindicación de la patente o que se agreguen determinados pasajes aclaratorios a la memoria descriptiva de la patente en litigio.

5.4.1.2.2.3 Materia, hechos y pruebas que respaldan los fundamentos

En los fundamentos de la acción de revocación, el demandante debe exponer los motivos por los que se debe revocar la patente controvertida, ya sea total o parcialmente. Esto no solo requiere que se indique el motivo de revocación (p. ej., falta de novedad, falta de actividad inventiva, indicaciones adicionales o suficiencia), sino que también requiere una argumentación detallada. El demandante debe detallar el motivo por el cual una determinada reivindicación de la patente objeto de controversia carece, por ejemplo, de novedad o actividad inventiva respecto de un elemento determinado del estado de la técnica. Para ello, se debe citar un pasaje específico del documento del estado de la técnica para cada una de las características de la reivindicación. También se requiere presentar una argumentación detallada similar para los demás motivos de revocación. No es suficiente presentar una serie de documentos del estado de la técnica acompañados de la alegación general de que la patente no posee novedad ni actividad inventiva sobre la base de esos documentos.

5.4.1.2.2.4 Caución de garantía

Si el demandante no reside ni tiene su sede comercial en un Estado miembro de la UE, en el territorio de una parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en un Estado donde, en virtud de tratados internacionales, puede que no se pida dicho depósito en garantía, el demandado puede pedir que el tribunal ordene al demandante que presente una caución de garantía que cubra los gastos del procedimiento. La justificación de esto es garantizar que se reembolsen los gastos del procedimiento al demandado si el demandante debe hacerse cargo de los gastos procesales tras la desestimación de la acción de revocación. Sin una caución de garantía, el demandado debería hacer valer su demanda de reembolso en el extranjero, lo cual puede ser muy costoso y consumir mucho tiempo.

Igual que el procedimiento de infracción, el procedimiento de revocación alemán es de carácter preliminar, es decir, se inicia mediante una demanda por escrito (una acción de revocación) donde se expone en detalle el fundamento de la alegación de la nulidad de la patente por al menos uno de los motivos de revocación legales.

5.4.1.2.3 Procedimiento preliminar por escrito

Una vez presentada, la acción de revocación se traslada al tribunal competente dentro del FPC. La asignación de las causas se basa en la principal clase de patente de la CIP para garantizar que las juntas técnicamente competentes traten las acciones respectivas.

El tribunal competente luego verifica si la acción cumple con los requisitos de forma y, en particular, si se han abonado por adelantado las tasas judiciales adecuadas. Habida cuenta de que estas tasas dependen directamente del valor estimado de la materia controvertida, el tribunal también comprueba la propuesta del demandante en este aspecto, si la hubiera, y luego fija de manera preliminar el valor de la materia en controversia por medio de una decisión. Puede suceder que el tribunal esté en desacuerdo con la propuesta del demandante y fije un valor más alto; en tal caso, el demandante también debe abonar las tasas que se acumulen a partir de este valor más alto. El tribunal no procesará la acción de revocación hasta que todas las tasas necesarias se hayan abonado.

Las tasas judiciales en las acciones de revocación alemanas pueden ser bastante elevadas. Esto se debe a que normalmente se asume que el valor de la materia controvertida se encuentra dentro del rango de 250 000 euros a 30 000 millones de euros, lo que se traduce en tasas judiciales entre aproximadamente 10 000 y 545 000 euros. Si ya está pendiente una acción de infracción respecto de la patente controvertida, la regla de oro para calcular el valor de la acción de revocación es el valor de la acción de infracción más una suma total del 25 % por el propio uso y la concesión de licencia de la patente.

Una vez que se han verificado las formalidades y se han abonado las tasas necesarias, el FPC notifica la acción de revocación al demandado y lo invita formalmente a que conteste en el plazo de un mes (artículo 82). Si el demandado no responde a su debido tiempo, se puede tomar una decisión sobre la acción de inmediato, sin un proceso oral, y cada hecho afirmado por el demandado se considera probado. Si el demandado declara que no defenderá la patente, esta debe declararse nula sin realizar un examen del fondo.¹⁶ Si el demandado se opone a la acción de revocación dentro del plazo, como es normal, generalmente se le concede un plazo de dos a tres meses para presentar una contestación completamente sustanciada.

El demandado (titular de la patente) puede defender la patente de forma completa o de forma modificada (limitada). El tribunal no suele tener en cuenta otras versiones de reivindicaciones que aquellas defendidas por el demandado. De manera similar, el tribunal solo puede revocar la patente en la medida solicitada por el demandante, aunque tenga la convicción de que toda la patente es nula. Por el mismo motivo, el demandado solamente puede defender la patente de forma limitada en la medida en que se ha impugnado; las reivindicaciones que no son objeto de la demanda se mantienen, pero no deben modificarse.¹⁷ Esto parte del principio de la disposición de la parte en los procedimientos civiles, que también sustenta las disposiciones procesales aplicables de la Ley de Patentes (artículo 99).

Por el contrario, este principio se superpone y, en cierta medida, entra en conflicto con el principio del examen ex officio consagrado en el artículo 87, según el cual “el Tribunal de Patentes investigará los hechos de la causa ex officio”. No se limitará a las declaraciones fácticas y a las solicitudes de obtener pruebas de las partes. En la práctica, esto significa que el FPC puede, por ejemplo, considerar que una referencia del estado de la técnica es pertinente respecto de la novedad, aunque solo se haya reivindicado conforme a la falta de actividad inventiva o viceversa. El tribunal también puede hallar que una referencia del estado de la técnica en la que el demandante no se ha enfocado particularmente es muy pertinente. En algunas causas pasadas, el FPC incluso ha introducido en el proceso referencias del estado de la técnica por iniciativa propia. Aunque esta práctica no se aplica desde entonces, el FPC todavía puede centrar la atención de las partes en referencias que reflejan lo que considera que era conocimiento general común en la fecha de prioridad.

5.4.1.2.4 Evaluación preliminar por el tribunal

Una vez que todas las partes han tenido la posibilidad de presentar sus observaciones, el presidente del tribunal competente fija una fecha para el proceso oral y cita a las partes a comparecer en ellos. Además, el tribunal delibera sobre la causa y emite una primera comunicación. Según el artículo 83.1, el objetivo de este comunicado es meramente

llamar la atención de las partes hacia cuestiones que probablemente sean de particular importancia para la decisión o que favorezcan que la audiencia se centre en los temas esenciales para la decisión. Dicha indicación no se necesita si los aspectos por analizar parecen evidentes a partir de los argumentos de las partes.

Sin embargo, en la práctica la comunicación representa una opinión preliminar razonada sobre el fondo de la acción de revocación, que ya es un indicador bastante bueno del desenlace final en la mayor parte de las causas, pero no siempre. Esta opinión preliminar es vinculante para el tribunal en la medida en que desviarse de esta requiere la emisión de otra opinión preliminar, ya sea por escrito o verbalmente en la audiencia. El objetivo de ello es evitar un desenlace sorpresivo para las partes y salvaguardar el derecho de la parte vencida a ser oída.¹⁸

Según el artículo 83.1, la comunicación del tribunal, incluida la opinión preliminar, se debe emitir en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la acción de revocación. En preparación de la opinión preliminar, el tribunal puede fijar un plazo para los alegatos finales de las partes. En los procedimientos pendientes en materia de infracción, también se debe proporcionar la opinión preliminar al tribunal que conoce de la infracción. La justificación de esta disposición legal es salvaguardar que el tribunal que conoce de la infracción pueda tener en cuenta la opinión preliminar del FPC sobre la validez de la patente en litigio al decidir si se debe suspender el procedimiento de infracción.

5.4.1.2.5 Declaraciones por escrito

De conformidad con el principio de disposición de la parte, las partes procesales son básicamente libres de presentar alegatos o respuestas según lo deseen, aunque el tribunal estará completamente satisfecho con la acción de revocación y una contestación razonada y no invitará a las partes a presentar observaciones o peticiones adicionales a menos que se deban aclarar algunas cuestiones o peticiones.

No obstante, de conformidad con el artículo 83.2, el tribunal generalmente fija un plazo para que ambas partes presenten sus alegatos y peticiones finales cuando emite la opinión preliminar. Esta normalmente será también la última oportunidad de introducir peticiones auxiliares a tiempo. Solamente si el tribunal, antes o durante el juicio, llega a una decisión diferente de lo que se ha mantenido en la opinión preliminar, la parte perjudicada por este acontecimiento puede presentar otra petición. El tribunal tiene discrecionalidad para rechazar los fundamentos de la acción o las excepciones que se presentan tarde u otra versión modificada de la patente, si considera que estos nuevos alegatos requerirán que se posponga el proceso oral y si la parte no ha justificado suficientemente la demora (artículo 83.4).

En general, los procedimientos escritos tienen el principal propósito de preparar el proceso oral final en la máxima medida posible para que las peticiones, los medios de prueba y las líneas principales de argumentación se hayan aclarado antes de que comience la audiencia. El procedimiento escrito está abierto a la consulta pública del expediente previa petición, excepto cuando el titular de la patente pruebe la existencia de un interés en conflicto que justifica la protección (artículo 99.3).

5.4.1.2.6 Argumento complementario de defensa por modificaciones de la patente

Como se ha mencionado, el titular de la patente demandado puede optar por defender la patente según se concedió o de forma modificada (limitada). Para que una defensa limitada tenga éxito, es necesario que la modificación se admita como tal, es decir, que la materia de las reivindicaciones modificadas no exceda el contenido de la solicitud que se presentó originalmente (artículo 21.1)4)) y que no extienda el alcance de la protección de la patente (artículo 22.2). Además, la materia limitada debe cumplir con los requisitos de patentabilidad y suficiencia (artículo 21.1)1) y 21.1)2)). La admisibilidad de la modificación y su cumplimiento con los demás requisitos de la Ley de Patentes se examinan en el procedimiento de revocación. Por lo tanto, no se deben iniciar procedimientos separados respecto de la modificación o limitación.

Además, el demandado (titular de la patente) en una acción de revocación alemana tiene la opción de una defensa espaciada. Puede defender la patente controvertida en forma de una petición principal (p. ej., la patente según su concesión o una versión limitada de esta) y una o varias peticiones auxiliares que presenten más conjuntos limitados de reivindicaciones. Esto es bastante similar al procedimiento de oposición de Alemania y de la OEP. En la medida en que el demandado no defienda determinadas reivindicaciones contra la acción de revocación, se deben revocar esas reivindicaciones sin hacer un examen de fondo.¹⁹

La defensa del titular de la patente no se limita a un subconjunto de las reivindicaciones según su concesión, sino que también puede modificar las reivindicaciones mediante la inclusión de características tomadas de la descripción. La única limitación es la prohibición de agregar materia (artículo 21.1)4) y expandir el alcance de la patente (artículo 22.1), lo cual también excluye la sustitución de la materia reivindicada por un aliud. Por el contrario, cuando se recurre a un ejemplo o a una forma particularmente preferente de realizar la invención que se ha divulgado en la descripción de la solicitud de patente para justificar una modificación, por lo general el titular de la patente no está obligado a incluir en la reivindicación todas las características de este ejemplo o forma preferente de realizar la invención. Esto es así siempre que las características tomadas del ejemplo o la forma de realizar la invención se hayan divulgado originalmente como pertenecientes a la invención y que estas contribuyan a la solución reivindicada.²⁰

Como la falta de claridad no es motivo de revocación, las reivindicaciones impugnadas meramente por este motivo se deben mantener como están y no se pueden modificar. Incluso en el caso de una defensa limitada por parte del titular de la patente en los procedimientos de revocación, no es admisible un examen de la claridad de la reivindicación de la patente limitada, al menos en la medida en que la presunta ambigüedad ya estaba contenida en las reivindicaciones concedidas.²¹

No es obligatorio que la declaración de que la patente solamente se defiende de forma limitada o cualquier petición auxiliar, se presenten de inmediato cuando se presenta la contestación sustanciada a la acción de revocación, si bien es altamente recomendable para optimizar los procedimientos y asistir al tribunal a redactar una opinión preliminar significativa (véase la sección 5.3.2). Como norma fundamental, es recomendable que las partes anticipen sus argumentos completos en primera instancia, de manera similar a lo que sucede en el procedimiento de oposición ante la OEP. El tribunal puede rechazar las modificaciones presentadas después del vencimiento de un plazo fijado por el tribunal de conformidad con el artículo 83.4).

El FPC no examina la unidad o la convergencia de peticiones auxiliares. Además, el FPC no está obligado a examinar los diferentes petitorios auxiliares en el orden utilizado por el titular de la patente, pero generalmente seguirá ese orden.

Si el demandado (titular de la patente) limita de manera admisible la patente por voluntad propia y el demandante retira la petición de revocación en la misma medida, la patente se mantiene en parte con base en dicha limitación y se declara nula en la medida en que se extiende más allá de esta limitación, sin otro examen de fondo. Esta puede ser una manera para que las partes arreglen la controversia, aunque el método que se utiliza con mucha más frecuencia para finalizar los procedimientos de revocación es la retirada de la acción de revocación por parte del demandante. Dicha retirada tiene un efecto inmediato, incluso en apelación, y no requiere el consentimiento del titular de la patente.²² Entonces, la patente se mantiene como concedida.

5.4.1.2.7 Vista oral

La vista final que concluye el procedimiento de revocación sigue una determinada estructura. Primero, el presidente del tribunal inaugura la vista y comprueba la asistencia de las partes y de los testigos y otros llamados a comparecer, si los hubiera. Luego, se fija de manera definitiva el valor de la materia controvertida después de haber dado a las partes la oportunidad de formular comentarios. A menudo, el tribunal proporciona una indicación razonada con base en los alegatos de ambas partes y, posiblemente, también según el conocimiento general. Luego, esta indicación se analiza brevemente y, por lo general, las partes la aceptan.

Luego, el presidente del tribunal puede intentar explorar las posibilidades de arreglo. Cuando corresponde, el tribunal intenta favorecer dicho acuerdo o incluso puede presionar gentilmente a las partes para que lleguen a un acuerdo. Por lo tanto, se espera que los representantes debatan las posibilidades de un arreglo con sus respectivos clientes antes de la vista.

Si no se llega a un arreglo, el presidente del tribunal confirma y registra las peticiones de las partes. A continuación, el presidente (o el juez ponente en casos excepcionales) presenta el contenido esencial de los expedientes y explica la evaluación provisional del tribunal sobre la causa. A esto lo siguen las alegaciones de las partes y un análisis de la causa (artículo 91.1). Los jueces pueden formular preguntas a las partes y ocasionalmente se valen de esta oportunidad. Según la complejidad de la causa, el debate (incluidos los recesos) puede durar hasta un día completo.

La vista es pública (artículo 69), excepto en causas extremadamente excepcionales en las que se excluye al público del proceso a petición de una de las partes, debido a que la naturaleza pública del proceso amenaza con poner en peligro los intereses del solicitante que justifican la protección. De conformidad con el artículo 92, se toma el acta de la vista (incluida cualquier prueba), pero no hay transcripción de la audiencia. El acta suele ser bastante breve, aunque esto varía según el tribunal.

Después de que se haya oído a las partes y se haya analizado la causa de manera exhaustiva, el presidente del tribunal cierra la vista oral y el tribunal se retira para la deliberación. El tribunal puede volver a abrir la vista después de la deliberación o proceder a emitir la decisión. De manera alternativa, el tribunal puede fijar una fecha para emitir la decisión (artículo 94). También puede notificar la decisión a las partes en lugar de comunicarla de manera oral en la sesión. En la práctica, el FPC casi siempre anuncia su decisión el mismo día de la vista, después de la deliberación.

5.4.1.2.8 Resolución

De conformidad con el artículo 84.1, la resolución de la acción de revocación se produce en forma de sentencia. Normalmente, la sentencia concluye la controversia en esta instancia, pero es susceptible de apelación. El FPC tomará su decisión sobre la base de su convicción independiente lograda a partir de los resultados del proceso como un todo. La sentencia contiene los motivos de la decisión (artículo 93.1).

La sentencia del tribunal tiene una parte efectiva en la que se declara la nulidad total o parcial de la patente objeto de la controversia o se desestima la acción de revocación. La parte efectiva también contiene la decisión sobre los gastos procesales. De conformidad con el artículo 84.2 y las normas aplicables del Código Procesal Civil, por lo general las costas se imponen a la parte que pierda en la medida en que se desestima la acción de revocación, a menos que la equidad requiera lo contrario. Por último, el tribunal generalmente dictamina que su decisión sea ejecutable de manera provisional con respecto a las costas si el acreedor de estas proporciona una garantía equivalente al 120 % de la cuantía a la que tiene derecho. La cuantía real de las costas reembolsables se determina en un procedimiento aparte de fijación de costas.

La decisión completamente razonada por escrito se debe emitir en un plazo de cinco meses contado desde el anuncio de la decisión. En ella se debe exponer un razonamiento comprensible sobre todos los puntos controvertidos que fueron necesarios para que el tribunal llegara a su decisión. Sin embargo, el tribunal no necesita explicar los motivos de su decisión respecto de cada pretensión de la demanda o cada argumento de defensa alegados por las partes. Por ejemplo, el FPC a veces deja sin resolver la cuestión de la novedad, aunque fuera controvertida, pero anula patentes por falta de actividad inventiva.

Cuando una de las partes presenta una decisión paralela de una división de oposición de la OEP, un tribunal de apelación o un tribunal nacional de otro país del CPE, se supone que los tribunales alemanes toman nota de esta y, en la medida en que sea pertinente para la decisión en la causa de que se trate, analizan dicha decisión como una autoridad de peso, pero no vinculante.²³ Generalmente, el FPC está relativamente poco influenciado por el desenlace de procedimientos de oposición o apelación de la OEP precedentes o procedimientos de anulación en otros países.

5.4.1.3 Prueba

El FPC puede obtener pruebas en procesos orales de conformidad con el artículo 88.1 de la Ley de Patentes en conexión con el artículo 355.1 del Código Procesal Civil. La necesidad de recoger pruebas depende de si las cuestiones de hecho pertinentes que no se pueden aclarar de otro modo son controvertidas entre las partes. Las cuestiones respecto del contenido o la interpretación de la patente o la referencia del estado de la técnica, así como la evaluación de la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la divulgación y las indicaciones adicionales se consideran cuestiones de Derecho que no están sujetas a la obtención de pruebas. Por lo tanto, la obtención de pruebas ante el FPC es la excepción en lugar de la norma, particularmente debido a que el tribunal suele estar convencido de que posee los conocimientos necesarios para tratar todas las cuestiones técnicas controvertidas. El tribunal determina si se deben obtener pruebas ex officio.

En concreto, el tipo de pruebas que se practican consiste en la audiencia de los testigos, los peritos y las partes, en la inspección y en la consulta de documentos. En la práctica, solamente los peritos, la inspección y los testigos desempeñan algún papel en los procedimientos de revocación.

5.4.1.3.1 Peritos

Según la legislación alemana sobre el proceso civil, se debe hacer una distinción estricta entre los peritos nombrados por el tribunal (según el procedimiento previsto en los artículos 402 y siguientes del Código Procesal Civil) y los peritos aportados por las partes. Solo las declaraciones de los primeros se consideran “medios de prueba” formales y se presentan en la vista, mientras que se presume que las opiniones de los últimos son una mera parte de los alegatos de la parte que los presenta. Por lo tanto, si bien es posible que el FPC interrogue al perito de una parte en el proceso oral, es una excepción poco frecuente.

Si el FPC desea consultar a un perito del tribunal, debe tomar una decisión formal a tal efecto después de escuchar a las partes. Esto normalmente tiene lugar en los procesos orales y puede extender bastante la duración del procedimiento, porque primero se debe identificar, nombrar y citar de manera adecuada a un perito. Debido a que esto no es muy eficiente —y dado que los jueces técnicos comprenden los aspectos técnicos de la causa de que se trate debido a sus antecedentes técnicos—, el nombramiento de un perito judicial es muy poco frecuente. No obstante, un perito especialista puede ser muy útil y recomendable en causas complejas o en causas que impliquen áreas nuevas o sectores especializados de tecnología. El FCJ espera que el FPC se asegure de que su decisión se basa en los conocimientos técnicos adecuados, ya sea por medio de los jueces técnicos del tribunal o mediante un perito nombrado por el tribunal.

La remuneración del perito judicial (y de cualquier testigo) se rige por el artículo 128a de la Ley de Patentes y la Ley de Remuneración e Indemnización Judicial.²⁴

5.4.1.3.2 Testigos

De conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Civil, las pruebas obtenidas mediante la declaración de los testigos se ofrecerán al nombrar a los testigos y designar los hechos respecto de los cuales se debe interrogar a los testigos. Son aplicables las normas generales que rigen la obtención de pruebas en los procedimientos de revocación (artículo 88.3) de la Ley de Patentes), es decir, la decisión de obtener pruebas se debe notificar a las partes, que deben tener la oportunidad de asistir a la obtención de las pruebas. Se les permite dirigir preguntas adecuadas a los testigos o a los peritos designados por el tribunal en la vista. Los testigos desempeñan un papel principalmente en las causas sobre un presunto uso público anterior.

5.4.1.3.3 Inspección

La inspección de un modelo o aparato también puede servir como medio de prueba. Esto en ocasiones desempeña un papel en causas de ingeniería mecánica, particularmente si se alega un uso público anterior del aparato y si la funcionalidad o la composición exactas del aparato o piezas de este son cuestiones controvertidas.

5.4.1.4 Acceso al expediente judicial

Las partes en el procedimiento y los terceros pueden solicitar acceso al expediente judicial. La solicitud de acceso de un tercero se concederá a menos que una de las partes en el procedimiento de revocación demuestre que se verían afectados intereses legítimos de carácter confidencial al permitir que un tercero acceda al expediente judicial (p. ej., con respecto a aspectos comerciales o técnicos o a secretos comerciales). En general, un interés legítimo de una parte no puede justificar la denegación completa del acceso al expediente judicial, ya que la información que se debe mantener confidencial generalmente solo forma parte de escritos específicos o pasajes de estos. Por lo tanto, el acceso al expediente solo se restringe con respecto a los escritos específicos o los pasajes confidenciales correspondientes. Estos se ocultarán antes de conceder la inspección del expediente.