10.2 Oficina de patentes y procedimientos de revisión administrativa
10.2.1 Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
La USPTO examina las solicitudes de patente y emite patentes. Los procedimientos para el examen de las patentes están recogidos en el Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes.32
La figura 10.1 muestra el número total del solicitudes de patente (directas y en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) presentadas a la USPTO entre 2000 y 2021. En 2021, la USPTO recibió 591 473 solicitudes de patente, lo que supone un aumento considerable frente a las 425 966 solicitudes presentadas en 2006.
Figura 10.1 Solicitudes de patente presentadas en los Estados Unidos de América, 2000-2021
Fuente: Centro de Datos Estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent.
Si bien el sistema de patentes de los Estados Unidos de América ha autorizado a la USPTO a corregir los defectos y ajustar el alcance de las patentes mediante un proceso de nueva emisión,33 el Congreso no la autorizó a reexaminar o revocar patentes hasta 1980. A raíz de la AIA, la revisión administrativa de patentes es hoy un mecanismo sólido que se utiliza habitualmente para impugnar la validez de las patentes.
En 1980, el Congreso estableció un proceso de nuevo examen ex parte (una parte) que permitía a los titulares de las patentes o a terceros solicitar a la USPTO que revisase la validez de patentes ya emitidas.34 El proceso de revisión simplemente examinaba la novedad y la no evidencia sobre la base de un análisis limitado del estado de la técnica (patentes y publicaciones impresas). Este proceso se llevaba a cabo ex parte, es decir, solo el titular de la patente participaba en el proceso con la USPTO.
El proceso de nuevo examen ex parte rara vez se invocaba, por diversos motivos. Por ejemplo, a menudo se tardaban años en completarlo, por lo que los tribunales de distrito eran reticentes a suspender procesos de ejecución a la espera de que finalizara el nuevo examen. Asimismo, muchos posibles impugnantes percibían que el proceso se inclinaba hacia el mantenimiento de la validez. En consecuencia, la mayoría de los infractores acusados no veían el nuevo examen ex parte como una alternativa viable a los litigios.
En 1999, el Congreso estableció un procedimiento de nuevo examen inter partes (entre partes) más equilibrado que permitía a terceros impugnantes realizar observaciones sobre las respuestas del titular de la patente.35 Sin embargo, este proceso tampoco consiguió prosperar, porque era lento e impedía que los impugnantes pudieran usar los argumentos que se hubieran esgrimido durante el nuevo examen en un posterior proceso civil.
La explosión de la burbuja de Internet en marzo de 2000 hizo que muchas empresas emergentes se declarasen en bancarrota, por lo que las patentes de su software y relacionadas con su actividad en línea se sacaron a subasta. Un nuevo tipo de entidades especializadas en la defensa de derechos de patentes se hizo con estos activos, lo que desencadenó una oleada de demandas por inactividad. Los estragos de estas causas, algunos de los cuales amenazaban con inhabilitar importantes unidades de negocio, llevaron a las empresas tecnológicas a presionar al Congreso para reformar numerosos aspectos del sistema de patentes. En medio de este caos, en 2005 la USPTO estableció la Unidad Central de Nuevo Examen, que aceleró los procesos de nuevo examen y redundó en un mayor uso de estos procesos en la USPTO. Pese a ello, los tribunales de distrito seguían mostrándose reticentes a suspender causas paralelas, lo que se tradujo en la gravosa duplicación de los recursos administrativos y judiciales.
La aprobación de una reforma integral del sistema de patentes no fue fácil. Mientras el Tribunal Supremo y el Circuito Federal abordaban algunas de las cuestiones más peliagudas, como el endurecimiento de la norma para obtener medidas cautelares y la norma de la no evidencia, el Congreso centró su reforma en un asunto menos controvertido: la revisión administrativa de las patentes. Siguiendo la lógica del proceso de oposición a la concesión de patentes de la Oficina Europea de Patentes, el Congreso amplió y aceleró la revisión administrativa de las patentes como elemento clave de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos de América.
En la AIA se establecieron tres procedimientos de revisión principales: 1) la revisión inter partes (IPR), que sustituyó al nuevo examen inter partes por un proceso de revisión simplificado y más robusto;36 2) la revisión de los métodos comerciales protegidos por patentes, un procedimiento de revisión transitorio centrado en acabar con las patentes de métodos empresariales sospechosos;37 y 3) la revisión posterior a la concesión (PGR).38 La AIA mantuvo el nuevo examen ex parte.39 Además, estableció un examen complementario, un procedimiento acelerado para que la USPTO considerase, reconsiderase o corrigiese información que se consideraba relevante para la patente,40 y añadió un procedimiento especial (procedimiento de derivación) para determinar si una solicitud de patente “se derivaba” de una invención reivindicada por otra persona u otras personas y si, por lo tanto, dicho solicitante podía patentarla.41 La revisión de los métodos comerciales protegidos por patentes expiró en septiembre de 2020. La AIA mantuvo la Unidad Central de Nuevo Examen, que ahora gestiona la nueva emisión de patentes, los procesos de nuevo examen ex parte y los exámenes complementarios.
10.2.1.1 Representación en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
Para representar a las partes ante la USPTO —también en los procedimientos de revisión de patentes—, es necesario formar parte del Colegio de Abogados de Patentes.42 Para poder formar parte de este colegio, es preciso poseer la formación científica y técnica requerida y aprobar el examen de acceso, cuyo objetivo es comprobar que los candidatos conocen bien el Derecho de patentes y los procedimientos conexos.
10.2.1.2 Unidad Central de Nuevo Examen
Como se ha señalado, la USPTO estableció la Unidad Central de Nuevo Examen en 2005 con el fin de acelerar los procesos de nuevo examen ex parte e inter partes y aumentar su credibilidad. La plantilla de la Unidad Central de Nuevo Examen la componen examinadores principales de patentes sénior y examinadores de patentes supervisores, que tienen más conocimientos técnicos y dominan mejor los aspectos jurídicos de las patentes.
La AIA sustituyó e intensificó los anteriores procesos de revisión administrativa. Y, lo que es más importante, sustituyó el nuevo examen inter partes por una IPR simplificada y acelerada de la que se encarga la PTAB (véase el apartado 10.2.2.4). Con la AIA, la Unidad Central de Nuevo Examen seguía siendo la encargada del nuevo examen ex parte, con ligeras modificaciones. También añadió el examen complementario, un procedimiento posterior a la concesión que ofrecía a los titulares de patentes un nuevo proceso para solicitar un examen complementario de una patente ya emitida con vistas a “considerar, reconsiderar o corregir información” que se considerase relevante para la patente. En 2014, la USPTO transfirió a la Unidad Central de Nuevo Examen la responsabilidad y la supervisión de todas las solicitudes de nueva emisión.
10.2.1.3 La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes
La AIA amplió considerablemente la potestad de la USPTO para la revisión de patentes al establecer varios procedimientos de revisión bajo los auspicios de la PTAB, una nueva autoridad de revisión bajo el paraguas de la USPTO. La PTAB está compuesta por una División de Apelaciones y una División de Primera Instancia. La primera gestiona las apelaciones a las resoluciones negativas de los examinadores de patentes y cuenta con departamentos especializados en distintos ámbitos tecnológicos. La División de Primera Instancia se encarga de las causas controvertidas, como las IPR, las PGR y los procedimientos de derivación. En la PTAB trabajan unos 200 jueces administrativos de patentes (APJ) que cuentan con formación técnica en ciencias o ingeniería, formación jurídica y experiencia en litigios sobre patentes.
Aún más importante, la AIA sustituyó el nuevo examen inter partes por un proceso judicial de IPR simplificado y acelerado que puede emprenderse en cualquier momento, una vez transcurridos nueve meses tras la concesión de la patente.43 Unos años después de la aprobación de la AIA, las IPR redefinieron la ejecución de las patentes. El mecanismo de IPR para impugnar la validez de patentes ganó adeptos entre los infractores acusados. En el primer año completo que estuvo en funcionamiento (2012), la PTAB recibió más de 1 000 peticiones. La PTAB admitió la revisión de más del 80 % de estas peticiones y anuló muchas de las reivindicaciones revisadas. Las tasas de admisión y anulación se han equilibrado desde entonces. De las 13 927 peticiones de IPR presentadas hasta octubre de 2022, la PTAB admitió a revisión aproximadamente el 60 % de las peticiones, que impugnaban 8 578 patentes. La PTAB anuló al menos una reivindicación de 2 749 de esas patentes y anuló por completo 890 patentes.
La AIA también introdujo la PGR, que permite impugnar patentes nueve meses después de su emisión.44 Aunque tiene un mayor alcance que la IPR, la PGR no se usa de manera generalizada debido a su alto costo y a que sus beneficios no están claros. La IPR ofrece un posible beneficio más seguro: revocar una patente que se ha hecho valer contra quien la impugna.
Con la adopción de una norma modificada de novedad y primer solicitante, la AIA estableció procedimientos de derivación para resolver las controversias relativas a la titularidad de las invenciones.45 Estos procedimientos sustituyeron a los procedimientos de interferencia, que eran más frecuentes cuando en los Estados Unidos de América se aplicaba un régimen de novedad y basado en el principio del primero en inventar. Los procedimientos de derivación han sido relativamente poco frecuentes.
10.2.2 Procedimiento de revisión administrativa
10.2.2.1 Nueva emisión de patentes
La disposición relativa a la nueva emisión de patentes permite al titular de una patente solicitar a la USPTO que vuelva a emitir una patente “total o parcialmente inoperativa o nula, a causa de deficiencias en la memoria descriptiva o en los dibujos o porque el titular reivindica más o menos elementos de los que tiene derecho a reivindicar en la patente”.46 El error debe haberse cometido sin intención de engañar y el titular de la patente no puede introducir nuevos elementos en la solicitud de nueva emisión.
10.2.2.2 Nuevo examen ex parte
La AIA mantuvo y reformó levemente el nuevo examen ex parte. Cualquier persona puede presentar a la Unidad Central de Nuevo Examen, en cualquier momento, una solicitud de nuevo examen de cualquier reivindicación de patente sobre la base de:
el estado de la técnica, integrado por patentes o publicaciones impresas que esa persona crea que apoyan la patentabilidad de alguna reivindicación de una patente concreta, o declaraciones del titular de la patente formuladas en un procedimiento ante un tribunal federal o la [USPTO] en las que el titular se posicionó respecto del alcance de alguna reivindicación de una patente en particular.47
En un plazo de tres meses contados desde la petición, la dirección de la USPTO determina si esta plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad, que requiere demostrar que un examinador razonable consideraría la información importante para determinar la patentabilidad de una reivindicación.48 Si la dirección considera que la petición cursada plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad, el titular de la patente dispondrá de al menos dos meses desde el momento en que se llegue a esa determinación para presentar una declaración al respecto, lo que incluye la posibilidad de modificar la patente.49 Si el titular de la patente presenta dicha declaración, el solicitante recibirá una copia y podrá responder, tras lo cual la Unidad Central de Nuevo Examen efectuará sin demora un nuevo examen.50 Ninguna reivindicación modificada o nueva puede ampliar el alcance de una patente. Las decisiones de efectuar un nuevo examen pueden apelarse ante la PTAB51 y el Circuito Federal con respecto a las decisiones contrarias a la patentabilidad de las reivindicaciones originales o de las reivindicaciones propuestas, ya sean modificadas o nuevas, de la patente.52
10.2.2.3 Examen complementario
El examen complementario mejora el nuevo examen ex parte al ofrecer a los titulares de patentes un procedimiento de tres meses en cuyo transcurso la Unidad Central de Nuevo Examen puede considerar, reconsiderar o corregir información que se cree relevante para la patente.53 El titular de la patente puede solicitar el análisis de cualquiera de los elementos que sustentan la patentabilidad. Al contrario de lo que sucede con el nuevo examen ex parte, la información que fundamenta la solicitud no se limita a patentes y publicaciones impresas, sino que puede incluir otras referencias (“ofertas de venta”, “comunicaciones públicas” o “usos públicos”) y cuestiones (como los requisitos, la utilidad y la descripción escrita). El baremo para responder favorablemente o no a la solicitud es si uno o varios elementos de la información suministrada plantean un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad.
10.2.2.4 Revisión inter partes
Quien impugna una patente puede solicitar una IPR para anular, por no ser patentables, una o varias reivindicaciones de una patente “solo por un motivo que pueda invocarse con arreglo a los artículos 102 o 103, y únicamente sobre la base del estado de la técnica, compuesto por patentes o publicaciones impresas”.54
La figura 10.2 muestra el número de peticiones de IPR presentadas cada año desde el ejercicio fiscal de 2012 (el primer año en que los procedimientos de IPR estuvieron disponibles) a mayo de 2022.55 Estas estadísticas reflejan el rápido incremento de las IPR solicitadas tras la aprobación de la AIA en 2011.
Figura 10.2 Peticiones de IPR presentadas (2012 a 2022)
La figura 10.3 muestra las fases de las IPR, que se explican en más detalle a continuación.56
Figura 10.3 Fases de una revisión inter partes
Nota: TP = titular de la patente.
Durante la fase de petición, la PTAB decide si procede instituir una IPR. El titular de la patente puede formular una respuesta preliminar a la petición antes de la decisión de inicio, en un plazo de tres meses contados desde la presentación de la petición. La PTAB debe decidir si instituye el procedimiento de IPR en un plazo de tres meses tras recibir la respuesta preliminar (o tres meses contados desde el último día en que dicha respuesta pueda presentarse).57
El umbral para el inicio del procedimiento (si “existe una probabilidad razonable de que el solicitante obtenga un resultado favorable en relación con al menos una de las reivindicaciones impugnadas en la petición”)58 es inferior que la anterior norma relativa a la existencia de un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad para iniciar un nuevo examen inter partes. La AIA exige que la PTAB tome la decisión de inicio del procedimiento en un plazo de tres meses contados desde la respuesta preliminar del titular de la patente, si la hubiera. La decisión de inicio de la PTAB no puede apelarse.59 Si la PTAB instituye una revisión, comienza la fase de juicio y la Comisión proporciona al titular de la patente y al solicitante que ha impugnado la patente un proceso de revelación de pruebas escalonado.
Los juicios de la PTAB los administran tribunales de tres APJ. La USPTO estableció las normas aplicables a los procedimientos de la PTAB basándose en la AIA y en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y ha modificado periódicamente esas normas.60
10.2.2.4.1 Selección del fuero: revisión inter partes o sentencia declarativa
Salvo que haya sido demandada por infracción, la parte impugnante debe escoger entre solicitar una IPR o una sentencia declarativa ante el tribunal de distrito.61 Si quien impugna solicita una IPR tras haber solicitado una sentencia declarativa en el tribunal de distrito, esta última demanda civil se suspenderá automáticamente hasta que: “A) el titular de la patente pida al tribunal que cese la suspensión; B) el titular de la patente interponga una demanda civil o una reconvención en la que alegue que el solicitante […] ha infringido la patente; o C) el solicitante […] pida al tribunal que desestime la acción civil”.62 El objetivo de esta norma es evitar que el titular de la patente tenga que defenderse simultáneamente respecto de la sentencia declarativa y la IPR. La AIA establece asimismo que una IPR no puede instituirse si este procedimiento se pide más de un año después de que se notifique al peticionario que ha sido demandado ante un tribunal de distrito por haber infringido la patente.63
10.2.2.4.2 Inicio del procedimiento
La norma para instituir una IPR es que “exista una probabilidad razonable de que el peticionario obtenga un resultado favorable en relación con al menos una de las reivindicaciones impugnadas en la petición”.64 Se trata de un “umbral más bajo que el requisito de que sea ‘más probable que improbable”’.65 No obstante, la PTAB tiene una discrecionalidad importante para decidir si instituye una IPR o no, si bien debe admitir la revisión por todos los motivos planteados o denegarla por completo. El solicitante debe presentar una petición independiente por cada patente que desee impugnar.
10.2.2.4.3 Juicio
Las partes en una IPR pueden solicitar una conferencia telefónica en el mes posterior a la fecha de inicio del juicio para hablar sobre el orden de la programación y las peticiones que tengan previsto presentar durante la audiencia. La PTAB ha elaborado normas y una programación estándar para presentar la información razonablemente necesaria para las IPR de manera estructurada. En la AIA se establece que, por lo general, las IPR son públicas, pero una parte puede presentar una petición para sellar los documentos confidenciales. Asimismo, la AIA contempla medidas de protección para el intercambio y el suministro de información confidencial.
10.2.2.4.3.1 Modificación de las reivindicaciones
La PTAB permite a los titulares de las patentes modificar sus reivindicaciones en los procedimientos de IPR. Las modificaciones pueden anular las reivindicaciones impugnadas, proponer una cantidad razonable de reivindicaciones alternativas, o ambas. Las peticiones de modificación deben presentarse antes de que el titular de la patente responda, tres meses después de la decisión de inicio del procedimiento.66
10.2.2.4.3.2 Peritos
Aunque la AIA limita la revisión de la PTAB al estado de la técnica compuesto por patentes y publicaciones impresas, la Comisión permite el testimonio de peritos mediante una declaración que debe presentarse junto con la petición, con la respuesta preliminar y en otras fases oportunas de un procedimiento, según lo ordene o permita el tribunal que supervise el juicio. Por lo general, se permite el testimonio de peritos cuando sus conocimientos científicos, técnicos o especializados de otra índole puedan ayudar a quien vaya a juzgar los hechos a entender las pruebas o determinar un hecho controvertido.
10.2.2.4.3.3 Interpretación de las reivindicaciones
Desde 2018, la PTAB aplica las normas establecidas en Phillipsc. AWH Corp.67 Esta política armoniza el marco de interpretación de las reivindicaciones de la PTAB para las IPR con las normas aplicadas en las causas ante tribunales de distrito.
10.2.2.4.3.4 Vista oral
Las partes tienen derecho a solicitar una vista oral en el marco de una IPR. No obstante, estas vistas son mucho más simples y limitadas que los juicios sobre patentes ante tribunales de distrito o la USITC. Normalmente, en cada procedimiento la PTAB permite hacer un alegato de una hora a cada parte. Las vistas orales se programan a petición.
10.2.2.4.3.5 Norma sobre la revisión
En la IPR, el demandante es quien debe demostrar la nulidad de una patente mediante pruebas irrefutables.68 Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre en los procedimientos ante tribunales de distrito, en los procedimientos de IPR el titular de la patente no goza de una presunción de validez.
10.2.2.4.3.6 Acuerdo
La PTAB promueve que las IPR se concluyan con un acuerdo. El tribunal está a disposición de las partes para facilitar las conversaciones para llegar a un acuerdo y, cuando proceda, puede exigir estas conversaciones como parte del procedimiento.
10.2.2.4.3.7 Decisión escrita definitiva
El tribunal trasladará su decisión escrita definitiva, a más tardar, un año después de la fecha de inicio del juicio. Este plazo podrá ampliarse hasta seis meses si existen motivos justificados para ello.69
10.2.2.4.4 Apelación
Las decisiones definitivas de los juicios de la PTAB pueden apelarse ante el Circuito Federal (no así las decisiones de inicio).70
10.2.2.4.5 Preclusión
En la AIA se establece que el peticionario en una IPR no puede plantear “los argumentos que haya esgrimido o razonablemente podría haber esgrimido” en dicha revisión inter partes ante un tribunal de distrito o en procedimientos administrativos posteriores.71
10.2.2.5 Revisión posterior a la concesión
La figura 10.4 muestra el número de PGR solicitadas anualmente, desde el ejercicio de 2012 hasta mayo de 2022.72 Se solicitan muchas menos PGR que IPR.
Figura 10.4 Peticiones de PGR presentadas (2012 a 2022)
Las peticiones de revisión posterior a la concesión deben presentarse en un plazo de nueve meses tras la emisión o nueva emisión de la patente y pueden perseguir la anulación de reivindicaciones de una patente por cualquier motivo y sin limitación alguna en cuanto a las referencias al estado de la técnica.73 Cualquier persona que no haya emprendido un proceso civil para impugnar la validez de una reivindicación de una patente puede solicitar una revisión posterior a la concesión para impugnar la validez de la patente. La norma para instituir una revisión posterior a la concesión es que la información incluida en la petición demuestre que la probabilidad de que al menos una de las reivindicaciones impugnadas no sea patentable es superior a la probabilidad de que lo sea.74 Además, la PTAB puede instituir una revisión posterior a la concesión si la petición plantea una cuestión jurídica nueva o sin resolver que es importante para otras patentes o solicitudes de patente.75 En prácticamente todo lo demás, el proceso de juicio de la PGR y sus ramificaciones coinciden con el procedimiento de la IPR. Si se instituye la revisión posterior a la concesión y no se desestima, la PTAB emitirá una resolución definitiva en el plazo de un año (ampliable hasta seis meses más si existen causas justificadas).
En el cuadro 10.1 se comparan las principales características de las IPR y de las PGR.
Cuadro 10.1 Procedimientos de revisión administrativa de patentes
| Revisión en virtud de la AIA |
Revisión inter partes |
Revisión posterior a la concesión |
| Norma sobre la prueba |
El demandante debe demostrar la nulidad mediante pruebas irrefutables |
| Motivos para la revisión |
Arts. 102 y 103 del título 35 del USC |
Cualquier excepción relativa a la nulidad |
| Limitaciones al estado de la técnica |
Patentes y publicaciones impresas |
Sin límites |
| Umbral para instituir una revisión |
Probabilidad razonable de que una o varias reivindicaciones sean nulas |
La probabilidad de que al menos una de las reivindicaciones no sea patentable es superior a la probabilidad de que lo sea; o la petición plantea una nueva cuestión jurídica relativa a la patentabilidad |
| Momento de solicitar la revisión |
Más de 9 meses después de que se emita o se vuelva a emitir el título de patente o de la revisión posterior a la concesión |
En un plazo de 9 meses contado a partir de la fecha de emisión o nueva emisión del título de patente |
| Plazo para emitir una decisión |
Como máximo, de 12 a 8 meses contados a partir de la decisión de inicio |
| Modificación de las reivindicaciones |
El titular de la patente puede cancelar reivindicaciones o proponer un número razonable de reivindicaciones alternativas; existe la presunción de que solo es necesaria una reivindicación alternativa para cada reivindicación impugnada |
| Interpretación de las reivindicaciones |
“Significado ordinario y habitual”1 |
| Suspensión del procedimiento |
- 1) ¿La suspensión simplificará las cuestiones y acelerará el juicio?
- 2) ¿Ha finalizado la revelación de pruebas? ¿Se ha fijado la fecha del juicio?
- 3) ¿La suspensión aporta ventajas tácticas a la parte demandante o perjudica indebidamente a la parte demandada?
|
| Preclusión en las acciones civiles posteriores |
Argumentos que se han esgrimido o que es razonable pensar que podrían haberse esgrimido |
| Efectos del acuerdo |
Las disposiciones relativas a la preclusión no son aplicables |
10.2.2.6 Procedimiento de derivación
La AIA autoriza a la PTAB a llevar a cabo procedimientos de derivación para determinar si i) un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada de otro inventor que se menciona en la solicitud del peticionario, y ii) la solicitud anterior que reivindicaba dicha invención se presentó sin autorización.76 Para iniciar un procedimiento de derivación, se presenta una petición en la que se exponen los motivos por los que considera que un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada del solicitante. La petición debe presentarse en el plazo máximo de un año desde la fecha en que se publicó por primera vez la reivindicación de una invención igual o esencialmente igual a la reivindicación de la invención de la solicitud anterior.
Una vez finalizado el procedimiento, la PTAB emite una decisión por escrito donde indica si un inventor mencionado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada de un inventor mencionado en la solicitud del solicitante sin autorización. Si una parte no está conforme con la decisión final de la PTAB, puede recurrir ante el tribunal de distrito o el Circuito Federal.
10.2.3 Constitucionalidad
La constitucionalidad de los procedimientos judiciales de la PTAB y, en particular, la IPR se ha puesto en duda en múltiples ocasiones y por diversos motivos. Las partes han argumentado que estos procedimientos autorizan la apropiación de derechos de propiedad privada sin el debido proceso y que la designación de los jueces de la PTAB no respeta los requisitos de separación de poderes exigidos por la Constitución. En 2018, el Tribunal Supremo consideró que el proceso de IPR no infringe el artículo III ni la séptima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.77 Más recientemente, el Tribunal Supremo determinó que los APJ que integraban los tribunales de la PTAB habían sido designados incumpliendo la cláusula relativa a los nombramientos del artículo II de la Constitución.78 Para subsanar esta vulneración de la Constitución, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la parte del reglamento79 que impedía a la dirección de la USPTO revisar las decisiones definitivas adoptadas por los APJ en las IPR, y dejó claro que la dirección “puede revisar las decisiones definitivas de la PTAB y, tras dicha revisión, puede formular sus propias decisiones en nombre de la Comisión”.80 Como la presidencia nombra directamente a la persona encargada de la dirección de la USPTO, esta “solución a medida” subsanaba la vulneración constitucional.
Véase Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Oficina de Inscripción y Especialidad, Boletín de requisitos generales para la admisión en el examen de registro para ejercer la abogacía en causas de patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (octubre de 2021).
Las normas vigentes en el momento de esta publicación pueden consultarse en USPTO, Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes, Guía práctica consolidada para los juicios (noviembre de 2019).
77 Fed. Reg. 48680, 48702 (14 de agosto de 2012).
415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en sesión plenaria).
Oil States Energy Servs., LLC c. Greene’s Energy Grp, LLC, 138 S. Ct. 1365 (2018).
United States c. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (2021).
Arthrex, 141 S. Ct. en 1987.