Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

5.3.2 Sistema de doble vía: procedimientos por infracción de patente y de validez de patente

Una de las características distintivas del sistema de patentes alemán es su sistema de doble vía, en el que los procedimientos por infracción de patente y los de validez de patente están separados.

Los procedimientos por infracción se tramitan en los tribunales regionales de primera instancia, cuyas decisiones se pueden apelar ante tribunales superiores regionales y, finalmente, si se permite, ante el FCJ. En cambio, las acciones de nulidad que tratan la validez de una patente se deben presentar ante el FPC, y el FCJ es el tribunal de apelación. Las jurisdicciones separadas solo convergen en el FCJ. Ahora bien, los procedimientos de nulidad y de infracción también se tramitan por separado aquí.

Los tribunales que conocen de las causas por infracción no tienen competencia para revisar si se da un motivo para la revocación de la patente objeto del litigio. En cambio, el tribunal que conoce de la infracción está obligado por la concesión de la patente. Por consiguiente, no se admite la defensa de nulidad en los procedimientos de infracción, como sucede en otros ordenamientos jurídicos. No obstante, el tribunal que conoce de la infracción tiene discrecionalidad para suspender los procedimientos de infracción en vista de una acción de nulidad pendiente ante el FPC o un procedimiento de oposición pendiente ante la DPMA o la OEP. Normalmente, los demandados en un litigio en materia de infracción iniciarán un procedimiento de nulidad al mismo tiempo que presentan el escrito de contestación. Esto les permite pedir una suspensión de los procedimientos en materia de infracción.

En primera instancia, por lo general, solo se concede la suspensión si existe una probabilidad elevada de que la patente objeto del litigio sea invalidada en los procedimientos de oposición o nulidad. Los tribunales regionales aplican esta norma jurídica con distintos grados de rigor, es decir, algunos adoptan una postura levemente más generosa que otros respecto de la suspensión de los procedimientos. Si se suspenden los procedimientos de infracción, la suspensión suele durar hasta que se emite la decisión de primera instancia en los procedimientos de nulidad o en los procedimientos de oposición.

Si no se suspenden los procedimientos por infracción, estos son comparativamente rápidos, puesto que se emite una decisión de primera instancia en un período de 8 a 20 meses, según la complejidad de la causa y la carga de trabajo en ese momento del tribunal regional competente.¹¹ Por el contrario, la suspensión de los procedimientos puede evitar que el demandante haga valer su patente durante un período considerable, como en procedimientos de nulidad, donde por lo general no se puede esperar una decisión de primera instancia antes de 15 a 30 meses. La situación (a menudo denominada “desfase de la acción de cesación”) da al demandante una ventaja, porque puede interponer una acción de cesación en primera instancia (si presta una caución de garantía) antes de que haya una decisión sobre la validez de la patente.

En este aspecto, las opiniones preliminares adelantadas que el FPC puede formular conforme al artículo 83.1 de la Ley de Patentes¹² por escrito en un momento temprano de los procedimientos de nulidad desempeñan un papel importante en el ejercicio de la discrecionalidad del tribunal que conoce de la infracción sobre si se deben suspender los procedimientos de infracción. Si el FPC indica en tal opinión preliminar que tiende a considerar que una patente no es válida, el tribunal que conoce de la infracción generalmente suspenderá el procedimiento. En el futuro, la falta de sincronización entre los procedimientos de infracción y validez podrá reducirse aún más, porque recientemente se ha modificado el artículo 83.1 de la Ley de Patentes¹³ para establecer que el FPC debe emitir una opinión calificada en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la acción.